Mărcile color

Ionuţ Lupşa – Avocat, Vilău & Mitel Ion Dorăbăț – Avocat, Vilău & Mitel

"MARCA NAȚIONALĂ LA CINCI ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA

UNIUNEA EUROPEANĂ" seminar organizat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Cap Aurora, 29.08 – 31.08.2012

1. Concept Marca color este un tip de marcă non-tradițională, care poate fi definită ca fiind semnul compus dintr-una sau mai multe culori (combinaţie de culori), susceptibil de reprezentare grafică, capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

√ O marcă color poate fi compusă din:

- o culoare

- două sau

- mai multe culori (combinaţie ori combinaţii de culori)

Pe de altă parte, culoarea/culorile pot fi în combinaţie cu elemente verbale şi/sau figurative (caz în care marca devine figurativă ori combinată) dar culoarea poate dobândi separat distinctivitate şi în acest caz (a se vedea decizia CJUE, Have a Break) intrucat fiecare element al marcii beneficiaza de protectie si poate face obiectul contrafacerii.

√ O singură culoare este greu de acceptat la înregistrare (excepţie - distinctivitatea dobândită prin folosire). O combinaţie de culori este mai uşor de înregistrat, dar şi în acest caz trebuie respectate cerinţele de accesibilitate, inteligibilitate, claritate.

2. Criterii de apreciere a distinctivităţii

Factorii în funcţie de care se evaluează condiţia distinctivităţii dobândită prin folosinţă a unei mărci au fost stabiliţi prin decizia CJUE din 04.05.1999, Windsurfing Chiemsee (cauzele C-108/97 și C-109/97): - cota de piață deținută de marcă;

- intensitatea, aria geografică și continuitatea folosinței mărcii;

- suma investită de întreprindere pentru promovarea mărcii

- procentul persoanelor din segmentul de public relevant care identifică bunurile ca provenind de la o anumită întreprindere datorită mărcii

- declarații de la camere de comerț și industrie sau alte asociații profesionale

3. Decizie CJUE fundamentală referitoare la marcile color

Heidelberger Bauchemie v. Oficiul German (C-49/02 decizia din 24.06.2004) Oficiul German de brevete refuzase înregistrarea culorilor albastru și galben ca marcă pentru anumite produse folosite în domeniul construcțiilor (adezivi, solvenţi, vopsele etc) invocând lipsa caracterului distinctiv al mărcii. Curtea a reținut următoarele: √ a reiterat cele trei condiții necesare a fi îndeplinite de culori sau de combinațiile de culori pentru a constitui o marcă, respectiv: să constituie un semn; semnul să fie capabil de reprezentare grafică (reprezentarea grafică să permită semnului să fie reprezentat vizual, în special prin imagini, linii sau caractere, astfel încât să fie precis identificat); semnul să fie capabil să distingă produsele şi serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. √ culorile sau combinațiile de culori, solicitate la înregistrarea ca marcă, în abstract, fără contururi, şi cu nuanţe denumite prin cuvinte prin referire la o mostră de culoare şi particularizate în raport de un sistem de clasificare internaţională recunoscut pot constitui marcă dacă:

3. Decizie CJUE fundamentală referitoare la marcile color

- s-a stabilit că în contextul în care sunt folosite, acele culori ori combinații de culori reprezintă în fapt un semn şi

- cererea de înregistrare include un aranjament sistematic care

asociază culorile după o metodă predeterminată și uniformă √ Chiar dacă o combinaţie de culori satisface cerinţele pentru a putea constitui o marcă, este

necesar ca autoritatea competentă în domeniul înregistrării mărcilor să decidă dacă combinaţia de culori îndeplineşte celelalte cerinţe pentru înregistrarea ca marcă în raport cu bunurile şi serviciile societăţii care a solicitat înregistrarea, avandu-se in vedere:

- Toate circumstanţele cauzei, inclusiv orice folosire a semnului a cărui înregistrare ca

marcă este solicitată;

- Interesul public de a nu restricţiona nelegitim disponibilitatea culorilor pentru alţi comercianţi care comercializează produse şi servicii de acelaşi tip ca cele pentru care înregistrarea este solicitată.

4. Înregistrarea mărcilor color – jurisprudenţă

4.1. Motive absolute de refuz la înregistrare √ Cauza T-293/10, Seven Towns Ltd. v. OHIM - Decizia din 14.06.2012 a Tribunalului de Prima Instanță În cererea de înregistrare au fost menţionate următoarele informaţii cu privire la marca solicitată şi a fost menţionată următoarea descriere: “Şase suprafeţe aranjate geometric în trei perechi de suprafeţe paralele, fiecare pereche fiind aranjată perpendicular pe celelalte perechi, caracterizate prin: (i) oricare două suprafeţe adiacente au culori diferite iar (ii) fiecare suprafaţă are o structură de reţea formată din margini negre împărţind suprafaţa în nouă segmente egale”

4. Înregistrarea mărcilor color – jurisprudenţă Tribunalul a menţinut decizia Comisiei de Apel a OHIM de respingere la înregistrare a mărcii reţinând (motivul substanţial): - reprezentarea grafică a mărcii nu era clară, concisă, uşor accesibilă şi inteligibilă, descrierea mărcii fiind ambiguă şi contradictorie;

- modul greșit, neclar, contradictoriu în care elementele componente au fost combinate,

- precum şi incompatibilitatea acelei combinaţii cu conceptul de marcă color per se;

- în realitate marca era una tridimensionala ori figurativa, care corespundea formei exterioare a unui obiect particular cu o formă specifică.

4. Înregistrarea mărcilor color – jurisprudenţă √ Decizia din 02.12.2011 a Oficiului de Proprietate Intelectuală al Marii Britanii

privind cererea de înregistrare a mărcii nr. 2376879 o nuanţă de violet (dosar nr. O-432-11), Cadbury vs. Nestle

▪ Cadbury Ltd. a depus o cerere de înregistrare a mărcii alăturate, compusă din culoarea mov, pentru produse din clasa 30 – produse şi băuturi pe bază de ciocolată ▪ După ce ca urmare a dovezilor de folosire marca a fost acceptată la înregistrare şi publicată, împotriva acesteia a formulat opoziţie Nestle invocând mai multe motive, printre care:

- lipsa caracterului distinctiv, inclusiv cel dobândit prin folosinţă; - marca nu este un semn şi nu este susceptibilă de reprezentare grafică; - cererea de înregistrare a fost depusă cu rea-credinţă

Pentru întreaga decizie a se vedea http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-challenge-decision-results/o43211.pdf

4. Înregistrarea mărcilor color – jurisprudenţă

Marca a fost admisă la înregistrare pentru o parte a produselor solicitate în esenţă, întrucât: - Culorile şi combinaţiile de culori desemnate în abstract şi fără contururi, pot fi susceptibile să distingă bunurile şi serviciile unei întreprinderi de cele ale altora

- Reprezentarea grafică a mărcii este clară, accesibilă, precisă, autonomă, inteligibilă şi obiectivă

- Interesul general de a restrânge nerezonabil accesul concurenţilor la folosirea culorilor trebuie luat în considerare analizându-se dacă culoarea solicitată la înregistrare a dobândit caracter distinctiv pentru fiecare element din lista de produse;

- Din probatoriul administrat – documente, declaraţii de martori, studii de piaţă etc. examinatorul a tras concluzia că marca a dobândit distinctivitate prin folosinţă pentru produsele pentru care marca a fost admisă la înregistrare

4. Înregistrarea mărcilor color – jurisprudenţă

√ Decizia CJUE din 21.10.2004 în cauza C-447/02 P, KWS vs. OHIM privind înregistrarea culorii portocaliu Este de menţionat că prin decizia din 13.09.2010, în cauza T-97/08, Tribunalul a respins înregistrarea unei nuanţe a culorii portocaliu. KWS a solicitat înregistrarea ca marcă comunitară a culorii portocaliu per se, referinţa standard HKS7 pentru următoarele produse: Instalaţii de tratament pentru seminţe (...) – clasa 7; Instalaţii pentru uscatul seminţelor – clasa 11; Produse agricole, horticole şi forestiere – clasa 31; Consultanţă tehnică şi de afaceri în aria cultivării plantelor, în special în domeniul seminţelor – clasa 42

Deşi iniţial marca a fost respinsă pentru toate produsele solicitate pentru lipsa caracterului distinctiv, prin hotărârea CJUE admiterea mărcii la înregistrare pentru produse din clasa 42 a fost păstrată, cu următoarea motivare: - Culoarea portocaliu per se este capabilă să determine publicul relevant ca, atunci când face o alegere cu ocazia unei achiziţii subsecvente, să distingă serviciile respective de cele cu altă origine comercială; - O culoare per se este capabilă să dobândească, pentru bunurile şi serviciile pentru care este solicitată la înregistrare, un caracter distinctiv ca o consecinţă a folosirii acesteia

(a se vedea pentru intreaga decizie http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-447/02&language=en)

4. Înregistrarea mărcilor color – jurisprudenţă

√ Decizia CJUE din 13.07.2011 în cauza T-499/09, EvoniK Industries vs. OHIM privind înregistrarea unei mărci figurative

Reclamanta Evonik Industries a solicitat înregistrarea mărcii alăturate, semn figurativ având specificată culoarea revendicată Violet Pantone 513C, pentru produse şi servicii din clasele 1-45 din Clasificarea de la Nisa. Înregistrarea a fost respinsă ca fiind lipsită de caracter distinctiv întrucât: - A fost solicitată pentru toate clasele de produse şi servicii - Această culoare nu apare a fi o culoare specifică foarte rară, ci este o culoare simplă - Chiar dacă această culoare ar evoca o idee sau un sentiment pozitiv în spiritul consumatorului, în

absenţa elementelor particulare apte să o individualizeze, aceasta este inaptă în speţă sa indice provenienţa comercială

4. Înregistrarea mărcilor color – jurisprudenţă

4.2. Motive relative de refuz la înregistrare √ John Deere, cauza T-137/08, BCS SpA v.OHIM, decizia Tribunalului din

28.10.2009 ▪ Deere & Co. a solicitat înregistrarea ca marcă a unei combinaţii de culori galben şi verde pentru produse din clasele 7 şi 12 (acestea fiind, în esenţă, maşini destinate muncii în agricultură şi în silvicultură. Aranjamentul este descris ca fiind verde pentru corpul vehiculului şi galben pentru roţi ▪ BCS SpA a solicitat anularea mărcii invocând lipsa caracterului distinctiv şi existenţa unei

mărci italiene anterioare neînregistrate constând în combinaţia de culori verde şi galben.

▪ Atât Comisia de Apel a OHIM cât şi Tribunalul au decis menţinerea înregistrării mărcii întrucât (ulterior în faţa CJUE fiind încheiată o tranzacţie): - Utilizarea combinaţiei de culori verde şi galben permite publicului vizat să identifice originea

comercială a produselor pe care era aplicată combinaţia de culori menţionată - Relevanta este asocierea pe care o face publicul între o marcă şi un anumit producator şi nu

utilizarea exclusivă a mărcii - Publicul nu asocia BCS SpA cu această combinaţie de culori

5. Protecţia mărcilor color – jurisprudenţă Decizia Tribunalului Comercial din Bruxelles din data de 04.11.2011, MHCS vs.

Anglia Import-Export, cazul A/11/04774, nepublicată Producătorul Moët Hennessey Champagne Services (MHCS) a comercializat şampania Veuve Clicquot utilizând predominant culoarea alăturată, înregistrată atât ca marcă naţională, cât şi ca marcă comunitară pentru etichetele produsului. MHCS a introdus o acţiune în contrafacere împotriva producătorului şi distribuitorului belgian al vinului spumant Cava don Jaime, comercializat sub etichete galbene, alăturate, care de asemenea erau înregistrate ca mărci naţionale.

a se vedea PIBD propriete industrielle bulletin documentaire, no. 963/1.06.2012,IV, p. 113 şi http://www.altius.com/media/publications/ilo_newsletters/Favourable%20decision%20for%20Veuve%20Cliquot%20orange%20bubbles%20up.pdf)

5. Protecţia mărcilor color – jurisprudenţă

Instanţa a admis acţiunea reţinând că: - Publicul consumator percepe întotdeauna culoarea dominantă întrucât vede sticlele de şampanie

de departe astfel încât semnele sunt similare

- Marca portocalie este notorie, iar pârâtul a profitat de renumele acesteia şi a prejudiciat caracterul său distinctiv prin folosirea unei culori aproape identice

- Folosirea culorii de către Cava don Jaime reprezintă acte de concurenţă neloială

5. Protecţia mărcilor color – jurisprudenţă

√ Cazul Louboutin v. Yves Saint Laurent (Tribunalul

Districtual de Sud din New York, cauza 11Civ. 2381 (VM)/2011)

http://www.kenyon.com/newspublications/publications/2011/~/ media/Files/Publication%20PDFs/2011/Marsh_Oct2011_Louboutin.ashx Louboutin, titularul marcii alăturate (culoarea roşie folosită pe talpa încălţămintei), a introdus o cerere de ordonanţă preşedinţială împotriva Yves Saint Laurent. Anterior Louboutin acţionase acelaşi YSL în contrafacere şi concurenţă neloială după ce YSL începuse vânzările de pantofi de damă cu talpă roşie, ca cei de mai jos. În acelaşi dosar YSL a solicitat anularea mărcii deţinută de Louboutin, printre altele, pentru lipsa caracterului distinctiv şi fraudă.

Cazul Louboutin v. Yves Saint Laurent (cauza 11Civ. 2381 (VM)/2011)

√ Tribunalul Districtual de Sud din New York, prin decizia din 10.08.2011, a respins cererea de ordonanţă preşedinţială considerând că Louboutin nu avea sanse să câştige în acţiunea de fond întrucât:

- are serioase dubii cu privire la valabilitatea mărcii Louboutin – întrucât folosirea

tălpilor exterioare roşii pe pantofi are o funcţie estetică, iar recunoaşterea drepturilor Louboutin asupra unei tălpi roşii, fără anumite limite, ar ameninţa concurenţa loială

▪ n.ns.: Aceasta deşi în Cazul Qualitex v. Jacobsen [115 S. Ct. 1300 (1995) Curtea Suprema a SUA a decis ca nu există nicio regulă absolută care să interzică înregistrarea unei singure culori ca şi marcă, când acea culoare a dobândit un înţeles secundar şi prin urmare identifică şi distinge un brand în particular

- Apelul este inca pe rol

6. Mic studiu de caz

√ Red Bull este titularul următoarelor mărci color

6. Austria

√ Decizia din 12.06.2012 Curtea Supremă din Austria, (irevocabilă), RED BULL vs. RUN COOL Prin această decizie a fost interzisă comercializarea produsului alăturat reţinându-se următoarele: - Pârâtul a încălcat drepturile reclamantei asupra mărcii comunitare notorii 2534774 - Marca 2534774 formată din combinaţia abstractă albastru-argintiu este notorie (!) - S-a reţinut existenţa unui risc de asociere între produsul vizat şi combinaţia de culori albastru-argintiu - Combinaţia de culori albastru-argintiu are un caracter distinctiv independent şi nu este dosar un ornament, în raport de renumele său - S-a reţinut că pârâtul nu a putut justifica alegerea acestei combinaţii de culori

celebre, astfel încât s-a reţinut că aceasta a fost aleasă pentru a profita de renumele şi distinctivitatea combinaţiei de culori

6. Belgia

√ Decizia Preşedintelui Tribunalului Comercial din

Bruxelles din 08.06.2011 (apel pe rol), RED BULL vs. Energy Drink - for a night full of power (http://www.internationallawoffice.com/Colour marks: difficult to register, easy to protect ?)

Acţiunea a fost admisă reţinându-se că: - Băutura energizantă vândută în ambalaje inscripţionate cu combinaţia de culori albastru-argintiu acoperind părţi aproape identice ale cutiei în comparaţie cu produsul RED BULL şi cu

sloganul pentru o noapte plină de putere, creează un risc de confuzie cu marca color RED BULL

- Combinaţia de culori este un element independent şi distinctiv al

marcii fiind un receptor în pecepţia consumatorului mediu

6. Polonia

√ Decizia din data de 22.12.2010 a Tribunalului de Circuit din Varşovia, Divizia a 22-a pentru Mărci Comunitare şi desene industriale, RED BULL vs. Energy Power Shot

S-a reţinut că: - mărcile comunitare ale reclamantei CTM 002534774 şi 004381471 sunt caracterizate printr-o distinctivitate ridicată (atât intrinsecă, cât şi dobândită, ca urmare a folosirii îndelungate, intensitatea acţiunilor de marketing, promovare şi publicitate) - Ca urmare a caracterului abstract al mărcilor color, mărcile

color RED BULL sunt asociate univoc cu băutura energizantă RED BULL

6. Ungaria

√ Decizia din data de 04.04.2011 a Tribunalului

Metropolitan din Budapesta ca instanţă de marcă comunitară, RED BULL vs. T5 Energy Drink

S-a reţinut că: - Natura notorie şi reputaţia indubitabilă de care se bucură Marca color RED BULL - Consumatorii asociază clar combinaţia de culori albastru-

argintiu cu băuturile energizante ale reclamantului, care este un producător emblematic al acestui tip de produs, şi cu marca color

6. Romania Actiunea a fost respinsa intrucat: -Nu exista risc de confuzie -Nu s-a dovedit notorietatea -Marca nu are distinctivitate intrinseca ci doar dobandita -Studiile referitoare la impactul culorii asupra consumatorilor nu se refera la consumatorii romani In ceea ce priveste actiunea in anulare (lipsita de caracter distinctiv), actiunea a fost de asemenea respinsa intrucat marca a dobandit distinctivitate prin folosinta. Speta dar mai ales motivarea instantei ne duce cu gandul la urmatoarea intrebare: Este importanta culoarea pentru consumatori? Va propunem un test *

http://www.businessinsider.com/logo-quiz-can-you-identify-these-brands-when-their-names-are-stripped-out-2012-7?op=1

7. Concluzii – Receptarea de către consumatori a culorii

Identificaţi marca

7. Concluzii - Receptarea de către consumatori a culorii

7. Concluzii – Receptarea de către consumatori a culorii

Vă rugăm să identificaţi această marcă

7. Concluzii – Receptarea de către consumatori a culorii

7. Concluzii – Receptarea de către consumatori a culorii

Identificaţi marca

7. Concluzii – Receptarea de către consumatori a culorii

7. Concluzii – Receptarea de către consumatori a culorii

Identificaţi marca

7. Concluzii – Receptarea de către consumatori a culorii

7. Concluzii – Receptarea de către consumatori a culorii

Identificaţi marca

7. Concluzii – Receptarea de către consumatori a culorii

7. Concluzii

√ Tendinţa în piaţă este adoptarea de culori pentru a le reprezenta imaginea de brand, pentru a încerca să dobândească atractivitate mai mare.

√ Tendinţa oficiilor este de a limita drastic înregistrarea unei singure culori

(singura excepţie - distinctivitatea dobândită prin folosinţă), iar in ceea ce priveste înregistrarea unei combinaţii de culori de a incearca sa o subordoneze respectării unor reguli care să o poată face accesibilă, inteligibilă, clară etc.

√ Cu cât sunt mai puţine culori, cu atât acestea sunt mai greu de înregistrat

ori de protejat √ Cel puţin în cazul mărcilor color notorii şi celor distinctive (distinctivitate

inerentă sau dobândită) trebuie admis că atât înregistrarea, cât şi protecţia acestora este mult mai uşoară.

Vă mulţumim!

ionut.lupsa@vilaumitel.ro

ion.dorabat@vilaumitel.ro