1

APĂRAREA DREPTURILOR NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA1

Dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei, ca orice alt drept subiectiv, comportă un drept

material la acţiune, adică un drept al titularului de a apela la forţa de constrângere a statului atunci când

dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei este încălcat. Statul asigură protecţia drepturilor

subiective de proprietate industrială prin intermediul unor mijloace de drept administrativ, de drept

penal şi de drept civil.

1. Mijloace de drept administrativ

a) Contestaţia administrativă

Potrivit art. 48 din Legea nr.64/1991, „(1) Orice hotărâre luată de Comisia de examinare poate fi

contestată la OSIM în termen de 3 luni de la comunicare. (2) Contestaţia poate avea ca obiect şi o

limitare a brevetului, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi ».

Deşi exprimarea textului pare a fi foarte largă, calea de atac a contestaţiei este deschisă doar

persoanelor cărora li s-a comunicat hotărârea contestată. Această restricţie rezultă din modul de

reglementare al începutului termenului de trei luni, care curge de la comunicare. În consecinţă, o

hotărâre de respingere a cererii de brevet poate fi contestată numai de către solicitant. O hotărâre

de acordare a brevetului poate fi contestată tot de solicitant. În acest caz el nu este persoană

interesată să conteste hotărârea decât atunci când întinderea brevetului acordat este mai restrânsă

decât aceea care a fost solicitată prin revendicări întrucât revendicările au fost parţial respinse.

Desigur, contestaţia nu priveşte numai hotărârile privind acordarea brevetului sau respingerea

cererii de brevet, hotărâri care sunt luate în urma examinării condiţiilor de fond ale obiectului

protecţiei, ci şi alte hotărâri, cum ar fi cele privind priorităţile revendicate, repuneri în termenele

procedurale în faţa OSIM, revalidarea brevetelor, înscrieri de transmiteri de drepturi.

Contestaţia se soluţionează de către o comisie de reexaminare din cadrul OSIM, în primă instanţă.

Comisia de reexaminare reprezintă un organ administrativ-jurisdicţional care aplică o procedură

contencioasă prevăzută în Lege şi în Regulament care se completează, în lipsa unei prevederi

speciale, cu Codul de Procedură Civilă.

Potrivit art. 54 alin. (1) din lege, hotărârea Comisiei de reexaminare, motivată, se comunică

părţilor în termen de 30 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu contestație la Tribunalul

Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. În mod regretabil, legiuitorul a folosit și pentu

calea de atac împotriva hotărârii comisiei de reexaminare aceeași denumire ca și pentru calea prin

care aceasta a fost sesizată, și anume denumirea de contestație. Denumirea se explică totuși

deoarece în ambele cazuri se atacă un act administrativ. Hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi

atacate numai cu apel la Curtea de Apel Bucureşti.

1 © Răzvan Dincă, 2013, 2014. Acest material nu este o lucrare ştiinţifică definitivată. El este destinat exclusiv

studenţilor Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti, în vederea pregătirii seminarelor şi examenelor.

2

.

Potrivit art. 54 alin. (3) din lege, dispozitivul hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, luată de

Comisia de reexaminare, precum şi dispozitivul hotărârii pronunţate de instanţa judecătorească se

înscriu în registrele naţionale şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen

de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată. Potrivit art. 54

alin. (4), OSIM înscrie în registrele naţionale modificările intervenite ca urmare a unor hotărâri

judecătoreşti definitive şi irevocabile şi le publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în

termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată. În toate

cazurile, nerespectarea de către OSIM a obligaţiei de a efectua menţiunea în registru şi de a publica

hotărârea în termen de 60 de zile de la înregistrare antrenează atât sancţiunea disciplinară pentru

funcţionarul vinovat cât şi răspunderea patrimonială a OSIM faţă de partea prejudiciată prin

întârziere.

b) Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de

vămuire

Potrivit Legii 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de

proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, titularul unui brevet de invenţie sau

beneficiarul unei licenţe pentru exploatarea invenţiei poate cere în scris la Agenția Națională de

Administrare Fiscală, în calitatea sa de autoritate a administrației publice centrale în domeniul

vamal (OUG nr. 74/2013), blocarea în vamă a mărfurilor care aduc atingere dreptului său privind

invenţia. Această procedură este menită să prevină introducerea în circuitele comerciale naţionale a

unor mărfuri contrafăcute, astfel încât titularul brevetului poate opri comercializarea lor încă de la

intrarea pe teritoriul României.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 344/2005, procedura prevăzută de această lege nu se aplică în cazul

importului neautorizat al mărfurilor care sunt obiectul brevetului şi care totuşi au fost fabricate cu

consimţământul titularului dreptului. De asemenea, această procedură nu se aplică simplelor

incidente contractuale constând în nerespectarea de către licenţiat a condiţiilor şi limitelor în care

titularul a autorizat exploatarea brevetului.

Procedura de blocare în vamă a mărfurilor contrafăcute începe printr-o cerere de intervenţie depusă

de titularul de brevet la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Legea prevede anumite cerinţe

obligatorii privind conţinutul cererii şi documentele însoţitoare ale acesteia.

În cazul în care Agenția Națională de Administrare Fiscală acceptă cererea, stabileşte şi perioada

de intervenţie, de pana la un an. La expirarea acestei perioade şi cu condiţia achitării de către

titularul dreptului a tuturor costurilor ce decurg aplicarea acestei măsuri, la solicitarea scrisă a

acestuia, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate prelungi perioada de intervenţie cu cel

mult un an.

Pe baza cererii de intervenţie acceptate şi, când este cazul, după consultarea titularului, autoritatea

vamală reţine mărfurile susceptibile a aduce atingere brevetului şi/sau suspendă operaţiunea de

vămuire, notificând în scris această măsură atât titularului dreptului, cât şi

declarantului/deţinătorului/destinatarului mărfurilor.

3

Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reţinerea mărfurilor

şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, titularul dreptului nu face dovada formulării unei

acţiuni civile în justiţie sau a unei plângeri penale, autoritatea vamală dispune eliberarea mărfurilor

şi/sau acordarea liberului de vamă, dacă celelalte condiţii legale sunt îndeplinite. În cazuri

întemeiate, la cererea scrisă a titularului dreptului, Agenția Națională de Administrare Fiscală

poate prelungi termenul iniţial cu cel mult 10 zile lucrătoare. Pentru mărfurile perisabile, termenul

iniţial este de 3 zile lucrătoare, fără posibilitatea de a fi prelungit. În situaţia în care titularul

dreptului formulează o acţiune civilă în instanţă sau o plângere penală, autoritatea vamală retine

mărfurile pana la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor are posibilitatea de a obţine eliberarea mărfurilor

şi/sau acordarea liberului de vama, cu constituirea unei garanţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ

următoarele condiţii:

a) titularul dreptului să fi depus la Agenția Națională de Administrare Fiscală dovada formulării

unei acţiuni civile în justiţie sau a unei plângeri penale;

b) să nu se fi dispus pe cale judiciară măsura sechestrării sau indisponibilizării mărfurilor,

înainte de expirarea termenului prevăzut pentru introducerea acţiunii de către titularul dreptului;

c) toate formalităţile vamale sa fi fost îndeplinite, potrivit legii.

Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, în schimbul eliberării mărfurilor, garanţia pe care o constituie

declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor trebuie să fie suficientă pentru a proteja interesele

titularului dreptului.

Pe perioada reţinerii în vamă a mărfurilor contrafăcute, autoritatea vamală comunică titularului

dreptului informaţii privind aceste mărfuri, îi permite să le viziteze şi să culeagă eşantioane care să fie

folosite drept probe în acţiunea în contrafacere declanşată de titular.

Dacă în acţiunea în contrafacere s-a stabilit că mărfurile aduc atingere drepturilor titularului de brevet,

atunci mărfurile sunt fie distruse fie predate cu titlu gratuit, în funcţie de natura bunurilor, către

instituţii din domeniul ocrotirii sociale, organizaţii sau asociaţii non-profit cu caracter umanitar,

asociaţii ori cluburi sportive, instituţii de învăţământ sau persoane fizice care au avut de suferit de pe

urma dezastrelor, dacă există acordul scris al titularului dreptului şi dacă sunt mărfuri apte pentru

consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiţia de a nu fi comercializate. De asemenea, este posibil

ca, dacă este autorizat în acest sens printr-o hotărâre judecătorească, să preia el însuşi acele bunuri.

2. Mijloace de drept penal

Potrivit art. 35 C. pr. pen., infracţiunile care nu au fost date prin lege în competenţa altor instanţe

sunt de competenţa de primă instanţă a judecătoriei

a) Uzurparea calităţii de inventator

Art. 55 din Legea nr. 64/1991 dispune „Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. »

4

Însuşirea calităţii de inventator reprezintă fapta persoanei care afirmă în mod mincinos că este

autorul unei anumite invenţii, în scopul de a produce un anumit efect juridic. Nu este neapărat

necesar ca acest efect juridic să conste în dreptul la eliberarea brevetului. Elementele infracţiunii

sunt întrunite şi atunci când singurul efect urmărit este dreptul personal nepatrimonial la

recunoaşterea calităţii de inventator.

Potrivit art. 55 alin. (2) împăcarea înlătură răspunderea penală. Apreciem că atunci când efectul

juridic urmărit prin declarația mincinoasă ar aduce atingere și drepturilor altor persoane decât

inventatorul, astfel încât acestea sunt vătămate prin infracțiune (spre exemplu angajatorul

inventatorului ori cesionarul drepturilor sale patrimoniale), aceste persoane trebuie să participe la

împăcare pentru ca răspunderea penală să fie înlăturată.

b) Contrafacerea

Potrivit art. 56 alin. (1) din Lege, încălcarea dispoziţiilor art. 31 alin.(2) constituie infracțiunea de

contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În lipsa oricărei prevederi speciale derogatorii, fiind o infracţiune comisivă, infracţiunea de

contrafacere presupune forma de vinovăţie a intenţiei.

După intrarea în vigoare a OUG nr. 190/2005, acţiunea penală privind infracţiunea de contrafacere

se pune în mişcare din oficiu, iar nu la plângerea prealabilă a titularului dreptului, aşa cum

dispunea reglementarea anterioară. Potrivit art. 56 alin. (2), împăcarea înlătură răspunderea penală.

În acest caz, având în vedere că infracțiunea constă în acte de exploatare a invenției fără autorizația

titularului, apreciez că pentru înlăturarea răspunderii penale este suficientă împăcarea cu titularul,

împăcare care, cel puțin în planul consecințelor penale ale actelor respective, are semnificația unei

autorizări a posteriori care înlătură nu numai răspunderea penală ci și un element factual necesar în

conținutul constitutiv al infracțiunii.

Atunci când vizează medicamente și produce efecte dăunătoare sănătății, infracțiunea de

contrafacere poate intra în concurs ideal cu aceea prevăzută de art. 357 alin. (2) C. pen:

”Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de medicamente contrafăcute sau substituite care

sunt vătămătoare sănătăţii se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea

exercitării unor drepturi.”

c) Încălcarea confidenţialităţii

Art. 59 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 prevede că ”Divulgarea, de către personalul OSIM, precum

şi de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile

de brevet, până la publicarea lor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la

3 ani sau cu amenda.”

Înainte de publicare, invenţia supusă brevetării reprezintă şi un secret comercial iar această dispoziţie

conferă protecţia legii penale acestui secret. Infracţiunea are un subiect calificat incluzând personalul

OSIM (salariaţi dar şi colaboratori externi, experţi etc) precum şi persoanele care efectuează lucrări în

legătură cu invenţia adică orice persoană care, în exerciţiul atribuţiilor sale profesionale ia cunoştinţă de

datele din cererile de brevet. Această definiţie include developperi, consilieri în proprietate industrială,

5

avocaţi, salariaţi ai unităţii care depune cerea de brevet etc.

Noţiunea de cerere de brevet ar trebui înţeleasă în sens larg, cuprinzând şi descrierea şi desenele

explicative întrucât în lipsa acestei accepţiuni extensive, textul ar fi lipsit de sens şi de aplicare,

valoarea tehnică şi economică a datelor din cererea stricto sensu fiind mult inferioară celei din

descriere.

Potrivit alin. (2) al art. 62, „OSIM răspunde faţă de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare

a săvârşirii infracţiunii prevăzute la alin. 1.” Opinăm că această exprimare este nepotrivită întrucât

ea ar indica răspunderea civilă delictuală a OSIM pentru fapta altei persoane, indiferent dacă acea

persoană este un prepus al OSIM, membru al personalului său, sau o altă persoană care efectuează

lucrări în legătură cu invenţiile. O asemenea extindere a răspunderii OSIM pentru fapta altuia este

greu de justificat şi de aceea consider că textul ar trebui interpretat restrictiv ca aplicându-se doar

în cazul în care divulgarea a fost săvârşită de personalul OSIM, fiind o aplicaţiune specială a art.

1373 C. Civ.

d) Concurenţa neloială

Art. 5 lit f) din Legea nr. 11/1991 prevede „ Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare

de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă (…) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea,

oferirea spre vânzare sau vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând menţiuni false privind

brevetele de invenţii, … în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari. »

3. Mijloace de drept civil

Fiecare dintre faptele prevăzute ca infracţiuni poate genera pagube în patrimoniul titularilor

drepturilor asupra invenţiei. Repararea acestor pagube poate fi cerută pe calea acţiunilor civile.

Acţiunea civilă poate fi alăturată acţiunii penale şi judecată împreună cu aceasta, dar poate fi

introdusă şi pe cale separată.

Potrivit art. 64 alin. (2) din lege, cererile în justiţie din domeniul drepturilor de proprietate

industrială sunt scutite de taxe judiciare.

a) Acţiunea în contrafacere

i) Domeniul de aplicare şi sediul materiei. Acţiunea civilă în contrafacere are un câmp de aplicare

mai larg decât acţiunea penală, întrucât pentru introducerea acţiunii civile nu este necesar să se

demonstreze că actele de contrafacere s-au săvârşit cu forma de vinovăţie a intenţiei, culpa fiind

suficientă.

Dispoziţiile speciale ale Capitolului VI al Legii nr. 64/1991 „Apărarea drepturilor privind

invenţiile” urmează a se completa cu dispoziţiile dreptului comun privind apărarea drepturilor de

proprietate industrială, dispoziţii cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2005

privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, publicată în Monitorul Oficial

nr. 643 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, publicată în Monitorul

Oficial Nr. 897 din 7 octombrie 2005, precum și cu art. 977-978 C. proc. civ.

6

Unele dintre dispoziţiile ordonanţei menționate sunt expres limitate la cazul săvârşirii cu intenţie a

actelor de contrafacere. În orice caz, încălcarea din culpă a unui drept de proprietate industrială

este un delict civil şi, în virtutea art. 1357 şi urm. C. civ. ea determină obligaţia autorului încălcării

de a repara integral prejudiciul suferit de către titularul dreptului încălcat şi/sau de către aceia pe

care i-a autorizat să folosească invenţia.

ii) Pe calea acţiunii civile introduse de titularul de brevet se poate solicita :

A. încetarea pentru viitor încălcării drepturilor titularului de brevet, măsură a cărei executare

silită se face cu aplicarea penalităților pe zi de întârziere

B. retragerea sau scoaterea definitivă din circuitele comerciale şi/sau distrugerea produselor

contrafăcute, măsură a cărei executare silită se face cu aplicarea penalităților pe zi de

întârziere

C. distrugerea materialelor si echipamentelor care au servit contrafacerii, măsură a cărei

executare silită se face cu aplicarea penalităților pe zi de întârziere

D. despăgubiri cu titlu de reparare a prejudiciului suferit de titularul de brevet datorită

încălcării drepturilor sale

E. publicarea în presă a hotărârii judecătoreşti pe cheltuiala pârâtului sau prin grija acestuia,

măsură a cărei executare silită se face cu aplicarea penalităților pe zi de întârziere .

Potrivit art. 13 din OUG nr. 100/2005, dacă s-a dispus una dintre măsurile menţionate la punctele

A-C de mai sus, la cererea persoanei care a încălcat dreptul de proprietate industrială, instanţa

judecătorească poate să substituie măsura ordonând acestei persoane plata către partea vătămată a

unei despăgubiri în locul aplicării măsurii respective. Instanţa va proceda astfel dacă sunt

îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) persoana care a încălcat dreptul a acţionat fără intenţie şi din imprudenţă;

b) executarea măsurilor ce ar trebui ordonate ar cauza pentru acea persoană un prejudiciu

disproporţionat în raport cu fapta săvârşită;

c) plata despăgubirii este, în mod rezonabil satisfăcătoare în raport cu împrejurările cauzei. În

aplicarea acestei condiţii instanţa va avea în vedere că această convertire a obligaţiilor de a face

sau de a nu face în obligaţia de a da o sumă de bani echivalentă cu despăgubirile nu trebuie să

prejudicieze în nici un fel drepturile titularului de brevet. În special, instanţa va evita să acorde

acestei transformări efectele unei licenţe obligatorii, permiţând autorului contrafacerii să continue

pe o perioadă lungă sau nelimitată exploatarea invenţiei fără autorizaţia titularului de brevet, chiar

cu titlu oneros. Pentru licenţele obligatorii, art. 46 şi urm. din Legea nr. 64/1991 prevăd condiţii

speciale, a căror îndeplinire trebuie verificată de instanţa judecătorească în conformitate cu acele

texte.

Dacă s-a dispus măsura prevăzută la punctul D. de mai sus, atunci, potrivit art. 14 din OUG nr.

100/2005, la stabilirea cuantumului despăgubirilor la care se referă acel punct, instanţa

judecătorească poate aplica una din următoarele metode:

a) fie să evalueze consecinţele economice negative suportate de reclamant în urma încălcării, în

special pierderea câştigului suferită de partea vătămată şi beneficiile realizate în mod injust de

către persoana care a încălcat dreptul de proprietate industrială protejat, la care se adaugă, dacă

este cazul, elemente extra- economice, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului

încălcat;

b) fie, dacă este posibil, să fixeze o sumă forfetară pentru daunele-interese, sumă care va fi cel

puţin egală cu totalul redevenţelor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de

7

proprietate industrială protejat ar fi cerut titularului autorizaţia de a utiliza obiectul dreptului de

proprietate în cauză.

Potrivit art. 4 lit b) din OUG nr. 100/2005, si beneficiarul unei licenţe poate utiliza mijloacele

procedurale prevăzute de această ordonanţă, în măsura în care în care dovedeşte un interes

personal, legitim, născut şi actual pentru exercitarea lor si poate solicita repararea daunelor pe care

le-a suferit.

iii) Excepţie de la principiul non-cumulului între răspunderea civilă delictuală şi răspunderea

civilă contractuală. Daca încălcarea drepturilor născute in legătură cu invenţia reprezintă în acelaşi

timp neexecutarea unei obligaţii contractuale, atunci titularul dreptului încălcat va putea introduce

şi o acţiune în răspundere civilă contractuală, admiţându-se că, această materie derogă în mod

excepţional de la principiul non-cumului celor două forme de răspundere. Explicația pentru această

derogare este aceea că printr-un contract de licență de brevet, obligațiile asumate de beneficiar

reprezintă condiții ale exercitării dreptului autorizate de titular. Încălcarea acestor obligații implică

deci exploatarea obiectului dreptului în afara autorizației date de titular, asimilată exploatării fără

autorizare. În consecință, titularul poate opta între sancțiunea contractuală a încălcării obligațiilor

asumate de cocontractant (licențiat) sancțiunea extracontractuală aplicată pentru încălcarea

dreptului său exclusiv, sancțiune la care nu poate fi prezumat că a renunțat prin încheierea unui

contract ce urmărea tocmai exercitarea acestui drept.

iv) Sarcina probei în litigiile privind încălcarea brevetelor de procedeu. Art. 58 alin. (1) din lege

stabileşte că, în litigiile privind încălcarea drepturilor care rezultă din brevetul asupra unei invenţii

de procedeu, sarcina probei se răstoarnă în anumite condiţii determinate.

Ratiunea acestor dispoziţii rezultă din dificultatea specifică pe care o întâmpină în plan probatoriu

titularul unui brevet de procedeu care introduce o acţiune în contrafacere. Astfel, pentru a demonstra

încălcarea unui brevet de produs, este suficient ca titularul brevetului să demonstreze că un terţ

comercializează produse identice. Dimpotrivă, în cazul unui brevet de procedeu, în lipsa dispoziţiilor

art. 58 alin. (1) din lege, titularului brevetului nu i-ar fi suficientă proba că pârâtul comercializează

produse identice acelora care rezultă din aplicarea procedeului brevetat. El ar trebui să demonstreze că,

pentru a fabrica aceste produse, pârâtul foloseşte un procedeu identic cu cel brevetat. Procedeul folosit

de către pârât în propria sa întreprindere nu poate fi însă cunoscut reclamantului întrucât acesta nu are

nici un drept de a pătrunde în întreprinderea concurentă sau de a afla procedeele de fabricaţie folosite

de aceasta. De aceea, titularul unei brevet privind o invenţie de procedeu s-ar afla în imposibilitatea de

a proba că acel brevet a fost încălcat.

Pentru a preveni acest pericol, legiuitorul a dispus ca în litigiile privind brevetele de procedeu,

sarcina probei să treacă asupra pârâtului dacă următoarele condiţii sunt întrunite:

A. litigiul poartă asupra încălcării exclusivităţii titularului de brevet ;

B. brevetul are ca obiect o invenţie de procedeu ;

C. reclamantul trebuie să demonstreze că pârâtul a fabricat, folosit, oferit spre vânzare, vândut

sau importat un produs ;

D. acel produs este identic cu produsul obţinut prin procedeul brevetat al cărui titular e

reclamantul

E. ne aflăm în cel puţin una din următoarele situaţii :

a) fie produsul obţinut prin procedeul brevetat este nou;

8

b) fie s-a stabilit că suficientă probabilitate că produsul identic a fost obţinut prin

procedeul brevetat şi titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi

rezonabile, să stabilească ce procedeu a fost utilizat efectiv.

În aceste condiţii se naşte o prezumţie legală relativă în sensul că produsul fabricat, folosit, oferit

spre vânzare, vândut sau importat de pârât a fost realizat prin procedeul brevetat de către

reclamant.

v) Proba aflată sub controlul părții adverse. Potrivit art. 5 din OUG nr. 100/2005, la solicitarea

unei părţi care a prezentat elemente de probă, în mod rezonabil accesibile şi suficiente în susţinerea

afirmaţiilor sale şi dacă aceste elemente se află sub controlul părţii adverse, instanţa judecătorească

competentă poate să ordone ca aceste elemente de probă să fie produse de partea adversă, sub

rezerva asigurării protecţiei informaţiilor confidenţiale. Exprimarea textului este discutabilă. Se are

în vedere ipoteza în care pentru stabilirea faptului încălcării dreptului, este nevoie de coroborarea

unor mijloace de probă dintre care unele sunt accesibile reclamantului, pe când celelalte se află sub

controlul exclusiv al pârâtului. În aceste cazuri, sarcina probei care îi revine reclamantului este

redusă numai la administrarea mijloacelor de probă care îi sunt accesibile, iar dacă el îndeplinește

această sarcină, instanța va ordona pârâtului să producă mijloacele de probă aflate exclusiv sub

controlul său. Neprezentarea acestor mijloace de probă consolidează teza probatorie a

reclamantului care administrând toate probele care îi erau accesibile a stabilit încălcarea cu

suficientă probabilitate astfel încât ea să fie reținută până la proba contrară.

În temeiul alin. (2) al aceluiași articol, în cazul încălcărilor drepturilor de proprietate industrială

protejate, săvârşite la scară comercială, instanţele judecătoreşti competente pot, la cererea unei

părţi, să ordone comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, care se găsesc sub

controlul părţii adverse, sub rezerva ca protecţia informaţiilor confidenţiale să fie asigurată.

b) Litigii cu privire la calitatea de titular de brevet

Atunci când o persoană câştigă în mod definitiv şi irevocabil o acţiune introdusă împotriva

solicitantului sau titularului de brevet pe motivul că acesta din urmă nu este sau nu era îndreptăţit

la eliberarea brevetului, art. 63 din lege tratează în mod diferit consecinţele unei asemenea hotărâri,

după cum litigiul a fost soluţionat înainte sau după hotărârea de acordare a brevetului.

Dacă hotărârea prin care s-a soluţionat litigiul devine definitivă si irevocabila înainte de acordarea

brevetului, atunci se aplică art. 63 alin. (2) din lege, potrivit căruia „Dacă, înainte de acordarea de

către OSIM a brevetului de invenţie, printr-o hotărâre judecătorească se constată că dreptul la

brevet aparţine unei alte persoane decât solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest drept

poate, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii şi în condiţiile

prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi:

a) să continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusă ca pentru o

cerere proprie;

b) să depună o nouă cerere de brevet pentru aceeaşi invenţie. Pentru elementele care nu extind

conţinutul cererii iniţiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19 (principiul unităţii

9

invenţiei), cererea iniţială este declarată de OSIM ca fiind considerată retrasă începând cu

data de depozit a noii cereri;

c) să solicite respingerea cererii.”

În principiu, dacă persoana îndreptăţită nu optează pentru nici una dintre variante în termenul de

trei luni prevăzut de acest text, atunci acest drept de opţiune se stinge prin decădere iar OSIM va

continua procedura cu solicitantul iniţial, revenindu-se la prezumţia de drept comun prevăzută de

art. 13 alin. (5) din lege : « În toate procedurile în faţa OSIM solicitantul este considerat a fi

persoana îndreptăţită la acordarea brevetului. » Cu toate acestea brevetul eliberat la capătul unei

asemenea proceduri poate fi revocat din oficiu în condiţiile art. 28 din lege.

Dacă hotărârea devine definitivă şi irevocabilă după acordarea brevetului atunci este aplicabil art.

63 alin. (1) din lege. Potrivit acestui text, ”În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se

constată că o altă persoană decât cea care figurează în brevetul de invenţie este îndreptăţită la

acordarea brevetului, OSIM eliberează brevetul persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea

titularului.”

În litigiile privind calitatea de titular de brevet, OSIM nu poate fi citat decât pentru a prezenta

documentele utilizate depuse şi produse în cursul procedurii de brevetare. Potrivit art. 64 alin. (1)

din lege: „La cererea instanţei judecătoreşti, OSIM este obligat să înainteze actele, documentele şi

informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, recuperând aceste acte în final.

Citarea în instanţă se va face numai în acest scop. » Evident, teza finala nu poate fi interpretata ca

imunitate civilă a OSIM. El va fi citat doar în scopul aducerii actelor numai dacă reclamantul nu

are o pretenţie anume față de OSIM. Orice interpretare mai largă a tezei finale ar contraveni

principiilor constituţionale ale accesului liber la justiţie (art. 21) şi dreptului persoanei vătămate de

o autoritate publică (art. 52).

c) Dispoziţii procedurale speciale

Potrivit art. 60 alin. (1) din lege, „Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet

sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie, inclusiv drepturile patrimoniale

ale inventatorului, din contractele de cesiune şi licenţă, sunt de competenţa instanţelor

judecătoreşti » . Textul trebuie raportat la normele de competență materială ș teritorială din Codul

de procedură civilă.

Art. 2.1it.e) din vechiul Cod de procedură civilă prevedea : « Tribunalele judecă în primă instanţă

procesele si cererile în materie de creaţie intelectuală şi proprietate industrială » Pe acest temei s-a

decis constant că tribunalului îi revenea competenţa materială de drept comun pentru a judeca

litigiile privind invenţiile.

Noul Cod de procedură civilă nu prevede o normă specială de competență materială referitoare l

litigiile de proprietate intelectuală. De accea ele vor fi supuse în principiu art. 95 pct. (1) C.pr.civ.,

potrivit căruia tribunalalele judecă în primă instanță toate cererile care nu sunt date prin lege în

competența altor instanțe. Soluția este totuși în parte diferită față de aceea incidentă sub imperiul

vechiului cod deoarece de la textul sus-citat derogă art. 94 pct. (1) lit j) C.pr.civ. potrivit căruia

judecătoriile judecă în primă instanță orice alte cereri evaluabile în bani de valoare de până la

200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părților, profesioniști sau neprofesioniști.

10

Din punct de vedere administrativ, dacă la instanța care este competentă material să soluționeze

litigiul nu există secţii specializate de proprietate intelectuală, litigiile de proprietate intelectuală

sunt deferite secţiei civile.

În legătură cu hotărârile pronunţate în litigiile menţionate la art. 60 alin. (1), art. 60 alin. (2)

dispune că „Persoana interesată va comunica la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 30 de

zile de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, spre a fi înscrisă în Registrul

naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie

şi publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. În lipsa publicării în Buletinul Oficial de

Proprietate Industrială hotărârea nu este opozabilă terţilor »

d) Acţiunea în concurenţă neloială

Ca şi acţiunea civilă în contrafacere, acţiunea civilă în concurenţă neloială este o acţiune în

răspundere civilă delictuală specială. Răspunderea civilă delictuală, pentru că acesta este

regimul de drept comun aplicabil; specială, pentru că există câteva dispoziţii legale speciale care

guvernează acest tip de răspundere.

Diferenţa dintre cele două tipuri de acţiuni menţionate este aceea că, pe când acţiunea în

contrafacere sancţionează încălcarea unui drept (dreptul de proprietate intelectuală), acţiunea în

concurenţă neloială sancţionează neîndeplinirea unei obligaţii legale (aceea de a desfăşura

activitatea comercială în conformitate cu practicile de concurenţă onestă). În materia brevetelor de

invenţie, acţiunea în contrafacere şi acţiunea în concurenţă neloială diferă atât sub aspectul funcţiei

urmărite, cât şi sub aspectul actelor sancţionate. Pe când acţiunea în contrafacere sancţionează

încălcarea dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei, urmărind să asigure titularului său

exclusivitatea exploatării tehnice a acesteia, acţiunea în concurenţă neloială sancţionează

nerespectarea îndatoririi comerciantului de a nu aplica menţiuni false privind brevetele pe

produsele şi serviciile sale, menţiuni de natură să inducă în eroare publicul consumator şi să

deturneze clientela comercianţilor care care sunt îndreptățiți să aplice mențiuni privind brevetele.

e) Măsuri provizorii şi asigurătorii

Nu abordăm în acest context regimul general al măsurilor asigurătorii aplicabile pentru apărarea

drepturilor de proprietate intelectuală. Ne vom referi în acest paragraf numai la dispoziţiile speciale

prevăzute de Legea nr. 64/1991 măsurile asigurătorii aplicabile drepturilor privind invenţiile.

Astfel, potrivit art. 61, „(1) Dacă titularul unui brevet de invenţie sau persoanele titulare ale unui

drept de proprietate industrială protejat printr-un brevet de invenţie acordat de statul român şi

succesorii lor în drept, deţinut în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cărora le-au fost

încălcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea invenţiei în mod abuziv, fără

consimţământul titularului sau prin orice fapte de încălcare a drepturilor acestuia, sau orice altă

persoană care exercită dreptul de proprietate industrială cu consimţământul titularului face dovada

credibilă că dreptul său de proprietate industrială protejat printr-un brevet de invenţie face obiectul

unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente şi că această acţiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu

de reparat, poate să ceară instanţei judecătoreşti luarea unor măsuri provizorii.

(2) Instanţa judecătorească poate să dispună în special:

11

a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;

b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de

proprietate industrială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, cu completările ulterioare.

(3) Dispoziţiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziţiile Codului de procedură civilă

privitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală.

(4) Măsurile provizorii pot fi dispuse şi împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate

de către un terţ pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege. »

După cum dispune alin. 4 citat mai sus, aceste dispoziţii se completează cu dreptul comun, deci cu

prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor

de proprietate industrială şi ale art. 977-978C. Proc. Civ.

În acest sens, cu privire la măsurile de conservare a probelor, art. 6 din Ordonanță prevede că

înainte de judecarea fondului cauzei, având ca obiect un drept de proprietate industrială protejat,

instanţa judecătorească competentă poate, la cererea unei părţi care a prezentat elemente de probă,

în mod rezonabil accesibile, în susţinerea afirmaţiilor sale din care rezultă că o încălcare a avut loc

ori că această încălcare este iminentă, să ordone măsuri provizorii, rapide şi eficiente pentru

conservarea elementelor de probă pertinente cauzei, sub condiţia ca protecţia informaţiilor

confidenţiale să fie asigurată. Aceste măsuri pot include descrierea detaliată cu sau fără prelevare

de eşantioane, sechestrul mărfurilor litigioase şi, după caz, al materialelor şi instrumentelor

utilizate pentru a produce şi/sau a distribui aceste mărfuri, precum şi documentele în legătură cu

acestea.

Trebuie însă remarcat că OUG nr. 100/2005 nu prevede numai dispoziții de detaliu în materia

măsurilor de conservare a probelor, dar prevede și alte măsuri provizorii decât acelea prevăzute expres

de art. 64 din Legea 64/1991, precum și măsuri menite să asigure protecția titularului împotriva

eventualului risc de insolvabilitate al persoanei suspectate a-i încălca drepturile.

Sub primul aspect, potrivit art. 9 alin. (3) din Ordonață. la cererea reclamantului, instanţele

judecătoreşti competente pot să ordone sechestrul mărfurilor bănuite că ar aduce atingere unui drept de

proprietate industrială protejat pentru a împiedica introducerea lor sau circulaţia lor în circuitele

comerciale.

Sub al doilea aspect, art. 9 din OUG nr. 100/2005 permite instanței să dispună împotriva oricărei

persoane care încalcă în mod aparent un drept de proprietate industrială, împotriva unui intermediar ale

cărui servicii sunt utilizate de către un terţ în scop de încălcare a unui drept de proprietate industrială

protejat, constituirea unei garanţii destinate să asigure despăgubirea titularului dreptului protejat.De

asemenea, instanţa judecătorească competentă poate să ordone, dacă partea vătămată dovedeşte că

există circumstanţe care ar putea face imposibilă recuperarea daunelor-interese, sechestrul bunurilor

mobiliare şi imobiliare ale persoanei care se presupune că a încălcat un drept de proprietate industrială

protejat, inclusiv blocarea conturilor bancare şi a altor bunuri. În acelaşi scop se poate ordona

comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale ori accesul la informaţii pertinente

cauzei.

Potrivit art. 978 alin.(4) C.pr.civ. măsurile provizorii și de conservare se pot dispune cu aplicarea

corespunzătoare a dispozițiilor de drept comun privind ordonanța președințială. În cazul în care

cererea este formulată înainte de introducerea acțiunii de fond, prin hotărârea prin care s-a dispus

12

măsura provizorie se va fixa și termenul în care acțiunea de fond trebuie să fie introdusă, sub

sancțiunea încetării de drept a acelei masuri. Din alin. (6) al textului rezultă că termenul acordat de

instanță nu poate depăși 30 de zile de la dispunerea măsurii.

Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părții adverse, instanța il poate obliga pe

reclamant sa dea o cauțiune în cuantumul fixat de aceasta, sub sancțiunea încetării de drept a măsurii

dispuse.

Reclamantul este ținut să repare, la cererea părții interesate, prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii

luate, dacă acțiunea de fond este respinsă ca neîntemeiată. Cu toate acestea, dacă reclamantul nu a fost

în culpă ori a avut o culpă ușoară, instanța, în raport cu circumstanțele concrete, poate fie să refuze

obligarea sa la despăgubirile cerute de partea adversă, fie să dispună reducerea acestora.

Dacă partea adversă nu solicită daune-interese, instanța va dispune eliberarea cauțiunii, la cererea

reclamantului, prin hotărâre dată cu citarea părților. Cererea se judecă potrivit dispozițiilor privitoare la

ordonanța președințială, care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care pârâtul se opune la

eliberarea cauțiunii, instanța va fixa un termen în vederea introducerii acțiunii de fond, care nu poate fi

mai lung de 30 de zile de la data pronunțarii hotararii, sub sanctiunea incetarii de drept a masurii de

indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauțiune.

f) Apărarea drepturilor decurgând din brevet împotriva actelor de exploatare a invenţiei

brevetate anterioare eliberării brevetului

După cum se ştie, drepturile decurgând din brevet operează retroactiv, începând cu data naşterii

depozitului naţional reglementar. Totuşi, numai terţii care au încălcat în mod culpabil aceste drepturi

pot răspunde pentru prejudiciile astfel cauzate. Or culpa lor nu poate fi stabilită decât dacă la data

actelor de exploatare a invenţiei de către terţi demersurile solicitantului de brevet le erau opozabile.

În acest scop, legiuitorul a instituit dreptul provizoriu exclusiv de exploatare prevăzut de art. 32 din

lege, drept care se naște de la data publicării cererii de brevet. Chiar şi anterior publicării, solicitantul

poate adresa terţilor care exploatează soluţia în legătură cu care el a cerut brevetarea o somaţie prin

care să solicite încetarea actelor de exploatare.

Potrivit art. 57 din lege, în cazul în care aceste acte continuă să fie săvârşite şi după somare,

instanţa, la cerere, poate ordona încetarea săvârşirii lor până la rămânerea definitivă şi irevocabilă

a hotărârii OSIM privind acordarea brevetului sau respingerea cererii de brevet. Această măsură va

putea fi ordonată cu plata de către solicitant a unei cauţiuni stabilite de instanţă.

De asemenea, potrivit art. 56 alin. (4) şi (5) din lege: „(4) Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 31

alin. (1) de către terţi după publicarea cererii de brevet de invenţie atrage pentru persoanele

vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind

executoriu după eliberarea brevetului.

(5) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 31 alin. (1), actele prevăzute la art. 31 alin. (2) efectuate de

un terţ anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la care solicitantul i-a făcut o

somaţie, însoţită de o copie autentificată a cererii de brevet de invenţie, nu sunt considerate a aduce

atingere drepturilor conferite de brevet.”

13

Din alin. (4) rezultă aşadar că judecata unei cereri de despăgubiri pentru încălcarea dreptului

provizoriu de exploatare exclusivă se face conform dreptului comun cu menţiunea că dacă se va

pronunţa o hotărâre judecătorească de condamnare, ea nu va fi executorie decât sub condiţia

suspensivă a eliberării brevetului. Într-o exprimare criticabilă, alin. (5) permite concluzia că acelaşi

regim se aplică despăgubirilor pentru acte de exploatare a invenţiei săvârşite de către terţi între

depozitul reglementar al cererii de brevet şi publicarea acesteia, dar numai sub condiţia ca aceste

acte să fie ulterioare primirii din partea solicitantului a unei somaţii de încetare a actelor de

exploatare, însoţită de o copie legalizată a cererii de brevet.