Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
Facultatea de Drept
VIOLETA SLAVU
DREPTUL
PROPRIETĂŢII
INTELECTUALE
Ediţia a III-a
2011
CURS UNIVERSITAR
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ
OTILIA CALMUSCHI
Cuprins:
Unitatea de învăţare nr.1 CONCEPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Obiective specifice………………………………………………………………………………….7
Suport de curs……………………………………………………………………………………….7
1. Consideraţii preliminare………………………………………………………………7
1.1. Aspecte generale referitoare la dreptul de proprietate intelectuală.................. 7
1.1.1. Dreptul de proprietate intelectuală, factor de dezvoltare şi progres........... 7
1.1.2. Noţiunea de proprietate intelectuală şi componentele sale..........................8
1.1.3. Noţiunea de “proprietate”……………………………………………….10
1.2. Proprietatea industrială. Noţiuni generale……………………………………11
1.2.1. Noţiunea şi definirea proprietăţii industriale…………………………….....11
1.2.2. Natura juridică a drepturilor de proprietate industrială..............................12
1.2.3. Organul administraţiei publice centrale abilitat să asigure protecţia
proprietăţii industriale................................................................................13
Exerciţi...............................................................................................................................14
Cuvinte cheie......................................................................................................................15
Bibliografie selectivă................................................................................................................15
Unitatea de învăţare nr.2 INVENŢIA BREVETABILĂ
Obiective specifice……………………………………………………………………….17
Suport de curs……………………………………………………………………………17
2.1. Invenţia brevetabilă.....................................................................................................17
2.1.1. Noţiunea juridică de invenţie..............................................................................17
2.1.2. Categorii de invenţii brevetabile. Invenţia de servici...........................................18
2.1.3. Condiţiile de fond pozitive ale obiectului protecţiei invenţiei brevetabile.........23
2.1.3.1. Noutatea....................................................................................... 23
2.1.3.2. Categorii de priorităţi şi regimul lor juridic................................. 25
2.1.3.3. Activitatea inventivă.................................................................... 27
2.1.3.4. Aplicarea industrială.....................................................................28
2.1.4. Condiţiile de fond negative ale obiectului invenţiei brevetabile..........................28
2.2.Subiectele dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei..................................29
2.3. Procedura administrativă de eliberare a brevetului de invenţie sau de respingere a
cererii de brevet.................................................................................................................30
2.3.1. Înregistrarea cererii de brevet.............................................................................30
2.3.2. Protecţia provizorie.............................................................................................32
2.3.3. Examinarea cererii de brevet..............................................................................33
2.3.4. Admiterea sau respingerea cererii de brevet...................................................... 34
2.3.5. Retragerea cererii de brevet................................................................................34
2.3.6. Brevetarea în străinătate......................................................................................36
Exerciţi...............................................................................................................................37
Cuvinte cheie......................................................................................................................38
Bibliografie selectivă.........................................................................................................38
Unitatea de învăţare nr.3 DREPTURILOR NĂSCUTE DIN INVENŢIE ŞI
TRANSMISIUNEA ACESTORA
Obiective specifice.............................................................................................................40
Suport de curs....................................................................................................................40
3.1.Noţiune. Conţinutul, caracterele juridice şi limitele dreptului subiectiv de proprietate
industrială...........................................................................................................................40
3.1.1. Noţiunea şi conţinutul.........................................................................................40
3.1.2. Caracterele juridice.............................................................................................41
3.1.3. Limitele generale ale dreptului la exclusivitatea folosinţei invenţiei şi
limitele speciale ..........................................................................................41
3.1.4. Licenţa obligatorie..............................................................................................46
3.2.Categorii de drepturi şi obligaţii născute în legătură cu invenţia................................48
3.2.1. Categorii de drepturi...........................................................................................49
3.2.2. Drepturile titularului de brevet...........................................................................49
3.2.3. Drepturile inventatorului care nu este titular de brevet......................................49
3.2.4. Drepturile unităţii care nu este titulară de brevet...............................................50
3.3. Transmiterea drepturilor născute în legătură cu invenţia...........................................52
3.3.1. Sediul materiei....................................................................................................52
3.3.2. Obiectul transmiterii...........................................................................................52
3.3.3. Modalităţile de transmitere a drepturilor privind invenţia..................................52
3.3.3.1. Contractul de cesiune....................................................................53
3.3.3.2. Contractul de licenţă.....................................................................55
Unitatea de învăţare nr.4 APĂRAREA ŞI STINGEREA DREPTURILOR
PRIVIND INVENŢIA. KNOW-HOW
Obiective specifice……………………………………………………………………….61
Suport de curs……………………………………………………………………………61
4.1. Apărarea drepturilor privind invenţiile……………………………………………...61
4.1.1.Modalităţi administrative……………………………………………………….61
4.1.2.Mijloace de drept civil………………………………………………………….62
4.1.3.Mijloace de drept penal…………………………………………………………62
4.1.4.Proba faptelor incriminate………………………………………………………65
4.1.5.Soluţionarea cererilor………………………………………………………… 65
4.2.Stingerea drepturilor izvorâte din invenţii………………………………………… 68
4.2.1. Expirarea termenului de protecţie………………………………………………68
4.2.2. Decăderea titularului din drepturi………………………………………………68
4.2.3. Renunţarea titularului la brevetul de invenţii…………………………………...68
4.2.4. Revocarea din oficiu a hotărârilor O.S.I.M……………………………………..69
4.3. Realizări tehnice cu caracter de noutate relativă. Know-how-ul……………………70
Exerciţi...............................................................................................................................75
Cuvinte cheie......................................................................................................................76
Bibliografie selectivă.........................................................................................................76
Unitatea de învăţare nr.5 MARCA ŞI INDICAŢIILE GEOGRAFICE
Obiective specifice……………………………………………………………………….78
Suport de curs……………………………………………………………………………78
5. Marca şi indicaţiile geografice……………………………………………………… 79
5.1. Consideraţii introductive…………………………………………………………… 79
5.1.1. Natura juridică a mărcii……………………………………………………….79
5.1.2. Definiţia mărcii şi caracterele ei………………………………………………79
5.1.3. Deosebirea dintre marcă şi alte semne distinctive…………………………….81
5.1.4. Semne susceptibile de a constitui mărci………………………………………81
5.1.5. Funcţiile mărcii………………………………………………………………. 82
5.1.6. Categorii de mărci……………………………………………………………..83
5.2. Condiţiile de fond ale protecţiei mărcilor. Sisteme de dobândire a dreptului la
marcă….................................................................................................................91
5.2.1. Condiţiile de fond ale protecţiei mărcilor……………………………………..91
5.2.2. Sisteme de dobândire a dreptului la marcă……………………………………94
5.3. Subiectul dreptului la marcă. Procedura înregistrării mărcilor şi drepturile
conferite de marcă.................................................................................................97
5.3.1. Subiectul dreptului la marcă..............................................................................97
5.3.2. Procedura înregistrării mărcilor.........................................................................98
5.3.2.1. Depozitul naţional reglementar.................................................... 98
5.3.2.2. Examenul cererii de înregistrare...................................................98
5.3.2.3. Înregistrarea mărcii.....................................................................100
5.4. Durata protecţiei, reânoirea şi modificarea înregistrării...........................................100
5.5. Dreptul conferit de marcă şi limitele sale.................................................................101
Exerciţi............................................................................................................................103
Cuvinte cheie...................................................................................................................104
Bibliografie selectivă.......................................................................................................104
Unitatea de învăţare nr.6 TRANSMISIUNEA, APĂRAREA ŞI STINGEREA
DREPTULUI LA MARCĂ;INDICAŢIILE GEOGRAFICE
Obiective specifice...........................................................................................................106
Suport de curs..................................................................................................................106
6.1.Transmisiunea dreptului la marcă..............................................................................107
6.1.1. Consideraţii preliminare privind transmisiunea dreptului la marcă.................107
6.1.2. Cesiunea voluntară...........................................................................................108
6.1.3. Cesiunea forţată...............................................................................................110
6.1.4. Contractul de licenţă........................................................................................111
6.1.5. Aportul mărcii la capitalul social.....................................................................115
6.1.6. Contractul de franciză......................................................................................116
6.2. Apărarea dreptului la marcă......................................................................................122
6.2.1. Observaţia........................................................................................................122
6.2.2. Opoziţia............................................................................................................123
6.2.3. Contestaţia........................................................................................................124
6.2.4. Contrafacerea...................................................................................................125
6.2.5. Concurenţa neloială.........................................................................................126
6.3. Stingerea dreptului la marcă.....................................................................................129
6.3.1. Expirarea duratei de protecţie..........................................................................129
6.3.2. Renunţarea titularului la dreptul său asupra mărcii.........................................129
6.3.3. Abandonul mărcii............................................................................................130
6.3.4. Caducitatea......................................................................................................130
6.3.5. Decăderea........................................................................................................130
6.3.6. Anularea înregistrării mărcii............................................................................131
6.4. Indicaţiile geografice................................................................................................133
6.4.1. Importanţa indicaţiilor geografice...................................................................133
6.4.2. Precizări terminologice....................................................................................133
6.4.3. Procedura înregistrării indicaţiilor geografice.................................................134
Exerciţi............................................................................................................................136
Cuvinte cheie...................................................................................................................137
Bibliografie selectivă.......................................................................................................137
Unitatea de învăţare nr.7 CREAŢII DE ARTĂ APLICATĂ. DESENE ŞI
MODELE
Obiective specifice…………………………………………………………………… 139
Suport de curs…………………………………………………………………………..139
7.1. Creaţii de artă aplicată. Desene sau modele..............................................................139
7.1.1. Importanţa desenelor sau modelelor ...............................................................139
7.1.2. Dubla natură a desenelor şi modelelor ............................................................140
7.1.3. Sisteme de protecţie.........................................................................................140
7.1.4. Noţiunea de desen, model şi model de utilitate...............................................142
7.1.5. Caracterele generale ale desenelor sau modelelor ce le oferă
vocaţie la protecţie .............................................................................143
7.2. Subiectul protecţiei. Desenele sau modelele de serviciu. Condiţii pentru
protecţia desenelor sau modelelor.............................................................................144
7.2.1. Subiectul protecţiei.........................................................................................144
7.2.2. Desenele sau modelele de serviciu.................................................................144
7.2.3. Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor ...........................................145
7.2.4. Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie................................................148
7.3. Drepturi şi obligaţii născute în legătură cu desenul sau modelul..............................151
7.3.1. Drepturile titularului certificatului de înregistrare..........................................151
7.3.2. Limitele în exercitarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor ..............152
7.3.2. Transmisiunea drepturilor asupra desenelor si modelelor..............................153
7.4. Apărarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor..............................................154
7.4.1. Mijloace de drept administrativ......................................................................154
7.4.2. Mijloace de drept civil....................................................................................155
7.4.3. Mijloace de drept penal..................................................................................156
7.4.4. Încetarea dreptului exclusiv de exploatare.....................................................157
Exerciţi............................................................................................................................157
Cuvinte cheie...................................................................................................................158
Bibliografie selectivă.......................................................................................................159
Unitatea de învăţare nr.8 DREPTURILE AUTOR
Obiective specifice……………………………………………………………………...160
Suport de curs…………………………………………………………………………..160
8.1. Dreptul de autor .......................................................................................................161
8.1.1.Consideraţii preliminare..................................................................................161
8.1.2. Noţiunea de drept de autor.............................................................................162
8.1.3. Natura juridică a dreptului de autor..............................................................162
8.2. Condiţiile cerute pentru protecţia operelor în cadrul dreptului de autor...................163
8.2.1. Vocaţia la protecţie operelor în cadrul dreptului de autor..............................164
8.2.2. Subiectele dreptului de autor..........................................................................164
8.2.3. Prezumţia calităţii de autor.............................................................................166
8.2.4. Pluralitatea de autori.......................................................................................167
8.3. Obiectul dreptului de autor.......................................................................................169
8.3.1. Categorii de opere protejate............................................................................169
8.4. Conţinutul dreptului de autor....................................................................................170
8.4.1. Drepturile morale şi drepturile patrimoniale de autor.....................................170
8.4.1.1. Drepturile morale de autor......................................................................171
8.4.1.2. Drepturile patrimoniale de autor.............................................................173
8.5. Limitele exercitării dreptului de autor şi durata protecţiei........................................178
8.5.1. Limitele exercitării dreptului de autor............................................................178
8.5.2. Durata protecţiei drepturilor patrimoniale de autor........................................179
8.6. Modalităţi de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor pe cale
contractuală...............................................................................................................182
8.6.1. Enumerare.......................................................................................................182
8.6.2. Contractul de editare.......................................................................................182
8.6.3. Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală........................183
8.6.4. Contractul de închiriere..................................................................................184
8.6.5. Contractul de comandă...................................................................................185
8.6.6. Contractul de adaptare audiovizuală...............................................................185
Exerciţi.............................................................................................................................185
Cuvinte cheie....................................................................................................................186
Bibliografie selectivă.......................................................................................................186
Unitatea de învăţare nr.9 DREPTURILE CONEXE, GESTIUNEA COLECTIVĂ ŞI
APĂRAREA DREPTURILOR DE AUTOR
Obiective specifice…………………………………………………………………… 188
Suport de curs…………………………………………………………………………..188
9.1. Drepturile conexe dreptului de autor şi drepturi sui-generis....................................188
9.1.1. Noţiune...........................................................................................................188
9.1.2. Titularii şi conţinutul drepturilor conexe dreptului de autor..........................189
9.2. Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe......191
9.3. Apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe...............................................193
9.3.1. Răspunderea civilă..........................................................................................193
9.3.2. Răspunderea penală........................................................................................194
9.3.3. Răspunderea contravenţională........................................................................194
Exerciţi.............................................................................................................................197
Cuvinte cheie....................................................................................................................198
Bibliografie selectivă.......................................................................................................198
Bibliografie generală......................................................................................................198
I. OBIECTIVELE CURSULUI
I.1. Sub raport didactic
Cursul de dreptul proprietății intelectuale este o disciplină de specialitate, care se studiază în anul
III, semestrul II. Obiectivele acestui curs sunt:
Cunoaşterea principalelor noţiuni şi concepte ale dreptului proprietăţii intelectuale.
Cunoaşterea adecvată a specificului dreptului proprietăţii intelectuale ca ramură de drept
privat;delimitarea sa de ramurile de drept public,
Înţelegerea rolului dreptului proprietăţii intelectuale în raport cu ordinea internă , comunitară şi
internaţională contemporană
Analiza, evaluarea problemelor principale şi speciale ale dreptului proprietăţii intelectuale
Explicarea surselor, metodelor, principiilor, normelor şi instituţiilor dreptului proprietăţii
intelectuale,
Explicarea noţiunilor, conceptelor de bază ale dreptului proprietăţii intelectualel, în perspectiva
formării unui limbaj juridic riguros şi correct.
Cunoaşterea şi evaluarea principalelor obiecte ale protecţiei pe tărâmul dreptului proprietăţii
intelectuale
Dezvoltarea capacităţii de a argument,
Formarea unei gândiri clare cu privire la semnificaţia principalelor instituţii ale dreptul proprietăţii
intelectuale în cadrul general al societăţii civile.
Deprinderea abilităţilor de argumentare
Dobândirea deprinderii de a gândi logic pentru a da soluţii corecte, în temeiul legii,
Dobândirea şi sedimentarea conceptelor din domeniul proprietăţii intelectuale.
I.2. Sub raport metodologic
Cursul este structurat pe teme de larg interes ştiinţific şi aplicativ, cum sunt: invenția brevetabilă,
mărcile și indicațiile geografice, desene și modele, dreptul de autor și drepturile conexe
Însuşirea cunoştinţelor de dreptul proprietății intelectuale se face pe baza prelegerilor, a pregătirii şi
dezbaterii unor referate, rezolvarea unor speţe din jurisprudenţa
Sigur că nici „prelegerile”, nici „seminariile” nu pot înlocui studiul individual, pregătirea
temeinică, sistematică şi programată.
Prelegerea lămureşte noţiunile, conceptele, instituţiile juridice şi mecanismele dreptului
proprietății intelectuale; ea este menită să incite interesul pentru studiul individual, un început organizat
care să-l ajute pe student să-şi dezvolte o gândire independentă.
Prelegerile folosesc un vocabular accesibil, dar precis, clar, riguros în scopul de a obişnui
studentul cu disciplina “studiului individual”, a dezvoltării spiritului de cunoaştere, de însuşire a unui bagaj
de cunoştinţe ştiinţifice solide care să-l facă să înţeleagă că dreptul proprietății intelectuale.
Tematica prelegerilor este întregită cu definiţii, precizări, exemplificări, reprezentări grafice,
scheme, un set de întrebări, exerciţii şi teste-grilă pentru a ajuta studentul nu numai pe plan informative, dar
şi formativ-educativ.
I.3. Sub raport aplicativ
În cadrul activităţii de seminar se dezbat spețe sub aspect teoretic și practic, din jurisprudența
recentă, astfel încât să se asigure aplicarea practică a cunoştinţelor teoretice prezentate cu prilejul
prelegerilor sau în legătură cu referatele.
Prin urmare, seminariile sunt destinate a duce la sedimentarea cunoştinţelor, dar şi la învăţarea
studentului să lucreze cu termenii şi conceptele dreptului proprietății intelectuale, precum şi să facă eforturi
sistematice pe linia găsirii unor soluţii juridice în cazul unor probleme nu numai dificile, dar şi complexe.
Unitatea de învăţare nr.1
CONCEPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Obiective specifice unităţii de invăţare nr.1
După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi:
să definiţi dreptul proprietăţii intelectuale;
să identificaţi componentele dreptului proprietăţii intelectuale;
Să stabiţi categoriile de creaţii intelectuale protejate pe tărâmul proprietăţii
industriale;
să înţelegeţi natura juridică a drepturilor de proprietate industrială printr-o altfel
de abordare a conceptului de proprietate din dreptul comun;
să identificaţi organismul abilitat să asigure protecţia creaţiilor industriale.
Cuprins
2. Consideraţii preliminare
2.1. Aspecte generale referitoare la dreptul de proprietate intelectuală
2.1.1. Dreptul de proprietate intelectuală, factor de dezvoltare şi progres
2.1.2. Noţiunea de proprietate intelectuală şi componentele sale
2.1.3. Noţiunea de “proprietate”
2.2. Proprietatea industrială. Noţiuni generale
2.2.1. Noţiunea şi definirea proprietăţii industriale
2.2.2. Natura juridică a drepturilor de proprietate industrială
2.2.3. Organul administraţiei publice centrale abilitat să asigure protecţia
proprietăţii industriale
1.Consideraţii preliminare
1.1. Aspecte generale referitoare la dreptul de proprietate intelectuală
1.1.1. Dreptul de proprietate intelectuală, factor de dezvoltare şi progres
Activitatea creatoare a omului s-a constituit din toate timpurile ca un factor
decisiv în accelerarea progresului general al umanităţii, fapt ce a determinat în epoca
modernă integrarea drepturilor de proprietate intelectuală în ordinea juridică a ţărilor
civilizate.
În condiţiile actuale existenţa unor economii moderne orientate spre o piaţă liberă
este de neconceput fără aportul unanim recunoscut al proprietăţii intelectuale. Un
exemplu edificator, în acest sens îl constituie integrarea proprietăţii intelectuale în
sistemul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (O.M.C.) creată prin Convenţia de la
Marrakech din 15 aprilie 1994, drepturile intelectuale fiind integrate astfel în noua
concepţie privind schimburile comerciale internaţionale, ce vizează construcţia unei
societăţi moderne bazată pe organizarea pieţei în sistem concurenţial ce presupune şi o
circulaţie liberă a valorilor intelectuale, fapt ce le-a propulsat datorită creşterii
importanţei lor, în contextul procesului de globalizare a pieţelor spre centrul interesului
mondial1.
1.1.2. Noţiunea de proprietate intelectuală şi componentele sale
În sensul art.2 al Convenţiei de la Stockholm din 1967 prin care s-a constituit
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (O.M.P.I.), organizaţie cu caracter
interguvernamental specializată în cooperarea internaţională, prin proprietate
intelectuală se înţeleg drepturile privind operele literare, artistice şi ştiinţifice,
interpretările artiştilor interpreţi şi executanţi, fonogramele şi emisiunile radiofonice,
invenţiile din toate domeniile activităţii umane, descoperirile ştiinţifice, desenele şi
modelele industriale, marca de fabrică, marca de comerţ, marca de serviciu, numele şi
denumirile comerciale, protecţia împotriva concurenţei neloiale, precum şi orice alte
drepturi privind activitatea intelectuală în domeniul industrial, ştiinţific, literar şi artistic.
Într-o formulare concisă proprietatea intelectuală cuprinde deci ansamblul
regulilor prin care se realizează protecţia drepturilor de proprietate industrială, a
drepturilor de autor şi a know-how-ului.
În legea nr.344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire,2
dreptul de proprietate intelectuală este definit astfel : dreptul de autor, drepturi conexe,
dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor şi
modelelor industriale, dreptul asupra indicaţiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de
invenţie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecţie, dreptul asupra soiurilor
de plante (art.3 alin.1 pct.1).
1 Acordul de la Marrakech a fost ratificat de România prin Legea 133 publicată în Monitorul Oficial nr.360
din 27 dec. 1994.
2 Mon.Of.nr.1093 din 05.12.2005
Tehnica legislativă utilizată este aceea a enumerării diferitelor categorii de
drepturi subiective de proprietate intelectuală, enumerare enunţiativă şi nu limitativă
întrucât una din transformările semnificative ale dreptului de proprietate intelectuală
constă în extinderea protecţiei la obiecte care rămâneau înainte în afara dreptului şi care,
prin importanţa lor îşi revendică cu insistenţă vocaţia la protecţie. De exemplu
programele de calculator, noile soiuri de plante şi rase de animale3, topografii ale
circuitelor integrate4 etc.
În cadrul proprietăţii intelectuale între cele două mari domenii ce o compun –
dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială, există o serie de puncte de contact
care justifică, cu toate că sunt şi unele deosebiri , reunirea lor în cadrul unei diviziuni
unice a dreptului civil, dreptul proprietăţii intelectuale şi anume 5 :
- fondul comun de principii fundamentale ;
- legătura indisolubilă între autor şi opera de creaţie intelectuală, autorului fiindu-i
recunoscut un drept temporar de monopol de exploatare care răspunde necesităţii
de recompensare a autorului care reuşeşte să se impună prin idei noi în industrie
sau prin originalitate în literatură şi artă ;
- ambele tipuri de drepturi îşi au geneza în vechi privilegii regale.
Nu mai puţin trebuie să constatăm, s-a semnalat în doctrină, că această apropiere nu
priveşte ansamblul drepturilor de proprietate industrială. Evident că semnele distinctive
cum ar fi mărcile, numele şi denumirile comerciale, indicaţiile geografice sunt mai legate
de activitatea comercială şi răspund unei nevoi specifice acestei forme de activitate iar
creaţia inventivă se situează la confluenţa dintre activitatea industrială în sens larg şi
activitatea intelectuală.
Între cele două mari domenii ale proprietăţii intelectuale se constată de asemenea şi o
serie de deosebiri semnificative cum ar fi :
- în domeniul proprietăţii artistice şi literare personalitatea autorului este mai viguros
conturată. Astfel alături de monopolul de exploatare a operei au fost consacrate şi alte
numeroase prerogative reunite sub denumirea de drepturi morale (de exemplu : dreptul de
3 Legea 255/1998 publicată în Mon.Of., Partea I, nr.525 din 31.12.1998.
4 Legea nr.16/1995 publicată în mon.of., partea I, nr.45 ăn 9.03.1995.
5 Yolanda Eminescu, Tratat de proprietate industrială, vol. I. ; Creaţii noi, Bucureşti, Editura Academiei,
1982, p.15.
a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică ; dreptul de a retracta opera;
dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică, etc);
- exigenţele de ordin administrativ în domeniul proprietăţii industriale, prin care să se
ateste naşterea dreptului sunt mult mai mari şi se concretizează într-un titlu administrativ
cum este de exemplu brevetul în cazul invenţiilor sau certificatul de înregistrare în cazul
mărcilor sau în cazul desenelor sau modelelor industriale. Dimpotrivă în cazul proprietăţii
artistice şi literare în sistemul continental dreptul se naşte independent de orice
formalitate administrativă ;
- concurenţa în mediul industrial sau comercial este mult mai acerbă decât în mediul
artistic şi literar ceea ce determină diferenţe pe planul sancţiunilor aplicabile în cazul
atingerii aduse drepturilor de proprietate intelectuală.
1.1.3. Noţiunea de „proprietate” .
Precizăm că noţiunea de „proprietate” în cazul creaţiei intelectuale, bun incorporal,
nu se identifică cu noţiunea de „proprietate” ce priveşte bunuri corporale, astfel cum
aceasta este definită în art.480 C.civ. ca drept real, exclusiv, absolut şi perpetuu.
Distincţia principală priveşte caracterul limitat în timp al protecţiei juridice a creaţiei
intelectuale care prin natura sa nu poate fi perpetuă deoarece creaţiile intelectuale sunt
destinate să circule liber şi nestânjenit. Deci dreptul de proprietate intelectuală poartă
asupra unui bun incorporal cu caracter temporar. Drepturile intelectuale nu se pot
dobândi prin prescripţie şi nu pot fi sancţionate prin acţiunea în revendicare, conţinutul
acestor drepturi îl formează monopolul exclusiv de exploatare.
1.2.Proprietatea industrială. Noţiuni generale.
1.2.1. Noţiunea de proprietate industrială.
Art.1 pct.2 al Convenţiei de Uniune de la Paris6 pentru protecţia proprietăţii
industriale precizează că protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de
invenţii, modelele de utilitate, desenele şi modelele industriale, mărcile de fabrică sau de
6 Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 26 martie 1883, convenţie revizuită
succesiv la Bruxelles 1900, Washington 1914, Haga 1925, Londra 1934, Lisabona 1958, Stocholm 1967,
convenţie ratificată pentru prima dată în România în forma revizuită la Washington, în 1920 pentru ca apoi
prin Decretul nr.427/1963 (publicat în Buletinul Oficial nr.19 din 19.10.1963) şi prin Decretul
nr.1177/1968 (publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 6.01.1969) să se ratifice aderarea la toate celelalte
forme revizuite ale Convenţiei de la Paris.
comerţ, mărcile de serviciu, numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau
denumirile de origine, precum şi reprimarea concurenţei neloiale. Proprietatea
industrială reuneşte, după cum se evidenţiază din definiţie, drepturi cu caractere disparate
care pot fi grupate în patru categorii şi anume :
- drepturi privind creaţii industriale noi, creaţii de fond cum ar fi de exemplu
invenţiile ;
- drepturi privind semnele distinctive cum ar fi mărcile care se constituie ca
mijloace de identificare a produselor sau serviciilor furnizate publicului care are
astfel posibilitatea de a recunoaşte pe piaţă produsele şi serviciile respective ;
- drepturi privind creaţii de artă aplicată destinate a personaliza obiectele printr-un
element estetic cum sunt desenele şi modelele industriale ;
- măsuri privind reprimarea concurenţei neloiale menite să descurajeze orice acte
de concurenţă industrială sau comercială contrare uzanţelor oneste cum ar fi de
exemplu inducerea în eroare a publicului asupra naturii produsului sau modului
său de fabricaţie sau acte destinate a discredita un concurent etc.
Cursurile universitare definesc proprietatea industrială ca instituţie juridică şi ca drept
subiectiv după exigenţele definiţiilor din dreptul civil astfel7 :
- ca instituţie juridică, prin proprietate industrială se înţelege ansamblul normelor
care reglementează raporturile privitoare la creaţiile intelectuale aplicabile în industrie
precum şi la semnele distinctive ale unei asemenea activităţi ;
- ca drept subiectiv, proprietatea industrială reprezintă posibilitatea recunoscută de
lege titularului ,. persoană fizică sau persoană juridică de a folosi în exclusivitate o creaţie
intelectuală aplicabilă în industrie sau un semn distinctiv ale unei asemenea activităţi
industriale.
1.2.2. Natura juridică a drepturilor de proprietate industrială.
În literatura de specialitate au fost avansate o succesiune de opinii privind natura
juridică a drepturilor de proprietate industrială. Într-o primă perioadă drepturile de creaţie
industrială au fost considerate ca drepturi de proprietate, opinie criticată pentru ca
dreptul de proprietate industrială datorită caracterului său imaterial nu întruneşte
atributele clasice ale dreptului de proprietate (jus utendi, jus fruendi şi jus abutendi) şi
7 L. Mihai, Invenţia, Bucureşti, Ed. Universul Juridic, 2002, p.72 şi urm.
nici nu este susceptibil de dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă. O altă teorie este
aceea a drepturilor intelectuale potrivit căreia drepturile subiective consacrate în dreptul
roman trebuie completate şi cu drepturile intelectuale pe lângă categoriile clasice
cunoscute şi anume drepturi personale, obligaţionale şi reale.
Literatura de specialitate franceză a considerat drepturile de proprietate industrială ca
„drepturi de clientelă” caracterizate printr-un monopol exclusiv de exploatare, titularul
putând opune dreptul său „erga omnes”. Drepturile de clientelă ar reprezenta în această
concepţie, o a treia grupă de drepturi patrimoniale alături de drepturile reale şi cele de
creanţă. Teoria drepturilor de clientelă a suscitat o serie de rezerve considerându-se că ea
se fundamentează exclusiv pe funcţia dreptului de proprietate industrială de a cuceri
clientela pentru un bun material cum este invenţia sau cu ajutorul unui bun material cum
ar fi marca sau numele comercial, când în mod firesc – trebuie relevat conţinutul acestor
drepturi. În această ultimă optică drepturile de proprietate industrială constituie un drept
de proprietate incorporală, calificare care se consideră validată atât de legislaţie cât şi de
jurisprudenţă.
1.2.3. Organul administraţiei publice centrale abilitat să asigure protecţia
proprietăţii industriale.8
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) este organul de specialitate al
administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului cu autoritate unică pe teritoriul
României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale. O.S.I.M.-ul elaborează şi
supune spre aprobare Guvernului, strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în
România9 şi aplică politica Guvernului în domeniu. Acest organ exercită în principal
următoarele atribuţii :
- înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale,
eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe
teritoriul României ;
- este depozitarul Registrului naţional al cererilor depuse şi al Registrului naţional
al brevetelor de invenţie;
8 Hotărârea nr.573 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci publicată
în M.Of.nr.345 din 11 sept.1998, modificată prin H.G. nr.1396 din 18.11.2009, publicată în M.Of.Partea I
nr.813 din 27.11.2009. 9 Strategia naţională în domeniul Proprietăţii Intelectuale (2003 – 2007) Bucureşti, Edit. OSIM.
- este oficiul receptor pentru cererile de brevet de invenţie înregistrate internaţional
de către solicitanţi români, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare
în domeniul brevetelor;
- editează şi publică periodic în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială date
privitoare la cererile de brevet de invenţie şi la brevetele de invenţie;
- atestă şi autoriză consilierii în domeniul proprietăţii industriale10
;
- acordă la cerere asistenţă de specialitate şi îndeplineşte orice alte atribuţii în
domeniul proprietăţii industriale care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi
din acordurile internaţionale la care România este parte ;
- organizează cursuri de instruire pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor în
acest domeniu.
Aspecte de aprofundat/ studiu individual:
- instituţia consilierului de proprietate industrială (vezi Ordonanţa nr.66 din 17
august 2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în
proprietate industrială, republicată în M.Of. Partea I nr. 1.091 din 21 decembrie
2006).
- Teme de referat:
o Importanţa profesiei de consilier în proprietate industrială pentru
domeniul dreptului proprietăţii industriale;
o Drepturile şi obligaţiile consilierului în proprietate industrială
Verifică-ţi cunoştinţele!
1. Analizaţi comparativ conceptele de proprietate intelectuală şi proprietate
industrială.
2. Enumeraţi creaţiile intelectuale protejate pe tărâmul dreptului proprietăţii
industriale.
3. Definiţi proprietatea industrială ca instituţie juridică şi ca drept subiectiv.
4. Care este natura juridică a dreptului de proprietate industrială?
5. Care sunt atribuţiile OSIM?
6. Ce sunt consilierii în proprietate industrială?
7. Operele artistice se bucură de protecţie:
pe tărâmul dreptului proprietăţii industriale;
pe tărâmul dreptului proprietăţii intelectuale;
atât pe tărâmul dreptului proprietăţii industriale cât şi pe tărâmul
dreptului proprietăţii intelectuale.
10
O.G.nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilieri î proprietate industrială
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1019 din 21.12.2006
8. Dreptul de proprietate industrială este:
un drept de proprietate incorporal;
un drept de clientelă;
un drept personal nepatrimonial.
9. Dreptul proprietăţii intelectuale reglementează:
doar raporturile sociale privind proprietatea industrială;
numai raporturile sociale privind proprietatea literară şi artistică;
raporturile sociale privind creaţia intelectuală şi rezultatele acesteia
sub cele mai variate forme.
10. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este:
un organism de gestiune colectivă;
un organism de specialitate al administraţiei publice locale aflat în
subordine guvernului ;
un organism de specialitate al administraţiei publice centrale.
11. Consilierul în proprietate industrială:
poate fi şi avocat;
este întotdeauna şi avocat;
nu poate fi şi avocat.
12. Între proprietatea intelectuală şi proprietatea industrială există o corelaţie de
tip:
parte – întreg;
element – parte;
întreg – parte.
Cuvinte cheie:
proprietate intelectuală;
proprietate industrială;
drept de proprietate incorporală;
consilier de proprietate industrială;
OSIM.
☺Definiţi cuvintele cheie mai sus enumerate.
Bibliografie
Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2010, pp.1-5;
Lucian Mihai Invenţia, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002, pp.72 şi
urm.;
Viorel Roş Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed.Global Lex, Bucureşti,
2001, pp.31-32;
OMPI Introducere în proprietatea intelectuală, Ed.Rosetti, Bucureşti,
2001, pp.16-17;
Yolanda Eminescu Tratat de proprietate industrială, vol.I, Creaţii noi, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1982, pp.15;
H.G. nr.573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, modificată prin H.G. nr.1396 din 18.11.2009,
publicată în M.Of. Partea I nr.813 din 27.11.2009;
O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilieri
în proprietate industrială publicată în M. Of. Partea I, nr. 1019 din
21.12.2006
Unitatea de învăţare nr.2
INVENŢIA BREVETABILĂ
Obiective specifice unităţii de invăţare nr.2
După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi:
să identificaţi condiţiile de fond ale protecţiei invenţilor;
să înţelegeţi următorele concepte: depozit naţional reglementar, activitate
inventivă, drept de prioritate, protecţie provizorie;
să distigeţi între invenţia de produs şi invenţia de procedeu;
să cunoaşteţi principalele categorii de invenţii de servici;
să distingeţi între anterioritate şi divulgare;
să cunoaşteţi etapele brevetării;
Cuprins
2.1. Invenţia brevetabilă
2.1.1. Noţiunea juridică de invenţie
2.1.2. Categorii de invenţii brevetabile. Invenţia de servici
2.1.3. Condiţiile de fond pozitive ale obiectului protecţiei invenţiei brevetabile
2.1.3.1. Noutatea
2.1.3.2. Categorii de priorităţi şi regimul lor juridic
2.1.3.3. Activitatea inventivă
2.1.3.4. Aplicarea industrială
2.1.4. Condiţiile de fond negative ale obiectului invenţiei brevetabile
2.2.Subiectele dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei
2.3. Procedura administrativă de eliberare a brevetului de invenţie sau de respingere a
cererii de brevet
2.3.1. Înregistrarea cererii de brevet
2.3.2. Protecţia provizorie
2.3.3. Examinarea cererii de brevet
2.3.4. Admiterea sau respingerea cererii de brevet
2.3.5. Retragerea cererii de brevet
2.3.6. Brevetarea în străinătate
2.1. Invenţia brevetabilă
2.1.1 Noţiunea juridică de invenţie
Nu există o definiţie legală a invenţiei în Legea privind brevetele de invenţie
nr.64/1991 republicată în 200711
care împreună cu Regulamentul de aplicare12
constituie
11
Republicată în Monitorul Of. nr.541 din 8 august 2007. 12
Publicată în Monit.Of. nr.348 din 22 mai 2003.
actul normativ de bază pe plan intern privind invenţia brevetabilă. În Legea 62/1974
abrogată prin Legea nr.64/1991 se definea invenţia în art.10, într-o terminologie neunitară
şi ambiguă, invenţia fiind considerată fie o creaţie ştiinţifică sau tehnică fie o soluţie
tehnică. Definiţia a fost criticată în literatura juridică precizându-se în mod exact că o
creaţie ştiinţifică fără indicarea unei aplicaţiuni concrete nu poate fi calificată ca
invenţie.13
În aceste condiţii doctrinei i-a revenit sarcina de a defini invenţia utilizând
noţiuni extrinseci legii. Considerăm că invenţia poate fi definită ca fiind creaţia
intelectuală ce reprezintă soluţia concretă a unei probleme tehnice aplicabilă în industrie.
Noţiunea de „industrie” este utilizată lato sensu şi presupune atât industria cât şi
agricultura, prestările de servicii ca şi activitatea comercială. Cât priveşte invenţia
brevetabilă ea nu este definită în lege care stabileşte însă condiţiile concrete de
brevetabilitate ce trebuie riguros îndeplinite pentru ca invenţia să aibă vocaţie la
protecţie.
2.1.2. Categorii de invenţii brevetabile.
După obiectul invenţiei conform art.7 din lege, un brevet poate fi acordat pentru
orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu.
Invenţiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile, dacă se referă la :
- un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice
procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură ;
- plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenţiei nu se
limitează la un anumit soi de plante sau o anumită rasă de animale ;
- un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic şi un produs, altul decât
un soi de plante sau o rasă de animale, obţinută pe această cale ;
- un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic,
inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene, chiar dacă structura acelui
element este identică cu structura unui element natural.
Produsul nou este un corp determinat, bine conturat cu o compoziţie sau o structură
particulară ce îl diferenţiază de alte corpuri. Produsul nou pentru a fi brevetabil trebuie să
constituie, conform art.19 din lege o singură invenţie sau un grup de invenţii legate între
ele de asemenea natură încât să formeze un singur concept inventiv general.
13
Yolanda Eminescu, Op.cit., p.40
Procedeul sau mijlocul reprezintă agenţii, organele, procedeele care conduc la
obţinerea fie a unui rezultat fie a unui produs.
Aşadar procedeul se distinge de produs nu printr-o formă anume ci prin efectul
tehnic urmărit a fi realizat prin aplicarea sa. Exemplul curent care se dă în literatură este
acela al brichetei. Astfel două produse identice ca structură fizică (bricheta) pot constitui
două invenţii distincte de procedeu dacă la o brichetă efectul tehnic este producerea
flăcării iar la cealaltă brichetă efectul tehnic îl constituie eliminarea unui gaz lacrimogen.
După stadiul tehnicii invenţia brevetabilă poate fi de pionier sau obişnuită.
Invenţiile brevetabile în funcţie de gradul de complexitate mai pot fi clasificate în
invenţii simple care au un singur obiect care poate fi un produs sau un procedeu şi în
invenţii complexe care presupun utilizarea conjugată a mai multor elemente sau
mijloace, de exemplu un procedeu şi aparatura necesară elaborării invenţiei.
În funcţie de persoana titulară a protecţiei, invenţiile pot fi „libere” sau „de
serviciu.14
”. Statisticile mondiale evidenţiază că în peste 80% din soluţiile noi ce
întrunesc condiţiile legale pentru a fi brevetate sunt implicate şi unităţile în care
inventatorul îşi desfăşoară activitatea profesională. Este un aspect obiectiv şi în mare
parte generalizat al actului de creaţie din domeniul proprietăţii industriale întrucât
complicarea condiţiilor de realizare a unei invenţii plasează inventatorul într-o poziţie de
dependenţă faţă de mijloacele materiale şi tehnice ale unităţii. Aceste împrejurări
obiective au determinat fie o reglementare cu caracter derogator de la regula cu valoare
de principiu potrivit cu care dreptul la brevetul de invenţie aparţine inventatorului sau
succesorului său în drepturi, în cadrul general al protecţiei invenţiilor prin brevet, soluţie
promovată în dreptul francez şi de legiuitorul român în legea nr.64/1991 republicată în
2007, fie o consacrare legislativă distinctivă sub forma unei legi speciale cu caracter
autonom ca de exemplu legea germană privind invenţiile de serviciu.
Reglementarea invenţiilor de serviciu în majoritatea legislaţiilor naţionale evidenţiază
o optică comună şi anume aceea a unei recompensări echitabile atât a creaţiei în sine care
aparţine inventatorului cât şi a invenţiei efectuată de unitate asociată cu riscul material pe
14
Otilia Calmuschi , Inventatorul salariat şi regimul juridic al creaţiei sale , Studii de drept românesc,
2000, nr.3-4.
care aceasta şi-l asumă. S-a renunţat în acest mod atât la monopolul exclusiv al statului15
asupra invenţiei realizate cât şi o reconsiderare a poziţiei sociale a inventatorului, acest
salariat de excepţie care aparţine unei categorii restrânse şi privilegiate de salariaţi. În
analiza reglementării privind invenţiile de serviciu din art.5 din lege se impun câteva
precizări cu caracter general şi anume :
- dispoziţiile legale referitoare la invenţia de serviciu au în vedere calitatea de salariat
a inventatorului, noţiune care nu este definită în Legea brevetelor de invenţie ci în Codul
muncii (art.10). Astfel salariatul este persoana fizică obligată să presteze munca pentru şi
sub autoritatea unui angajator – persoană fizică sau persoană juridică – în schimbul
salariului, în temeiul contractului individual de muncă. Orice alt raport juridic de muncă
decât contractul individual de muncă nu naşte calitatea de salariat şi deci, în concluzie nu
intră sub incidenţa dispoziţiilor art.5 din lege, colaboratorii, militarii activi, militarii în
termeni sau membrii cooperatori;
- cât priveşte domeniul de aplicare, dispoziţiile art.5 din lege vizează, exclusiv
invenţiile brevetabile aşadar de exemplu inovaţiile ca şi know-how-ul fac obiectul unui
regim contractual prin care părţile de comun acord, stabilesc drepturile şi obligaţiile ce le
revin ;
- o altă consideraţie de ordin general se referă la precizarea privind caracterul supletiv
sau imperativ al dispoziţiilor art.5. Din examinarea dispoziţiilor legale, rezultă că acestea
au un caracter supletiv şi nu imperativ din moment ce dreptul la brevetul de invenţie
aparţine unităţii (art.5, lit.a) sau salariatului (art.5, lit.b) „în lipsa unei prevederi
contractuale mai avantajoase”. Pârghiile asupra cărora trebuie acţionat prin intermediul
clauzelor contractuale „mai avantajoase” nu privesc schimbarea devoluţiunii proprietăţii
asupra invenţiei realizate în condiţiile art.5 din lege care ar putea fi sursa unor
interpretări abuzive sau a unor presiuni administrative, ci în principiu repartiţia
avantajelor şi recompensarea inventatorului ;
- având în vedere dubla apartenenţă a invenţiilor de serviciu situate la confluenţa
dintre dreptul muncii şi dreptul de proprietate industrială apreciem că reglementarea
acestei categorii distincte de invenţii îşi are locul în legea privind brevetele de invenţii
15
Legea invenţiilor şi inovaţiilor nr.62 din 1974 abrogată prin legea nr.64/1991 stabilea în art.14 situaţiile
în care titular al brevetului nu putea fi decât o organizaţie socialistă în temeiul legii, desemnată de
ministere sau alte organe centrale.
sub forma unor dispoziţii cu caracter general care să constituie regimul juridic minimal ce
se completează cu clauzele contractuale convenite de părţile interesate şi cu dispoziţiile
dreptului muncii privind alte aspecte cum ar fi de exemplu detaşarea, transferul
salariatului în cursul realizării invenţiei, încetarea contractului de muncă şi mai ales
noţiunea de salariat.
Categorii de invenţii de serviciu. Drepturile şi obligaţiile părţilor.
Art.5 din lege consacră, din punctul de vedere al titularului de brevet, o împărţire
bipartită şi anume o primă categorie o formează :
- invenţiile realizate de salariat în executarea unui contract de muncă ce prevede o
misiune inventivă încredinţată în mod explicit, care corespunde cu funcţiile sale (art.5
lit.a), invenţii care în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase pentru
inventatorul salariat sunt brevetate pe numele unităţii, adică pe numele angajatorului –
persoană fizică sau persoană juridică ;
- invenţiile care rezultă dintr-un contract de cercetare, caz în care în lipsa unei clauze
contrare, dreptul la brevetul de invenţie aparţine unităţii care a comandat cercetarea (art.5
al.2). Se poate constata că în aceste două ipoteze una din condiţii este misiunea inventivă
încredinţată în mod explicit salariatului. În această primă categorie de invenţii de
serviciu, inventatorul şi unitatea au obligaţia reciprocă să se informeze în scris asupra
creării şi stadiului realizării invenţiei şi să se abţină de la orice divulgare. Încălcarea
obligaţiei de a informa atrage răspunderea persoanei vinovate (art.5 alin.3 şi 4).
În cazul invenţiilor pentru care o unitate este îndreptăţită la eliberarea brevetului,
aceasta are obligaţia ca în termen de 60 de zile de la data când salariatul a informat în
scris unitatea asupra redactării descrierii invenţiei, să depună la O.S.I.M. , cererea de
brevet. În cazul când termenul de decădere de 60 de zile nu a fost respectat, în lipsa altei
convenţii între părţi, dreptul la acordarea brevetului de invenţie, aparţine salariatului, în
condiţiile prevăzute de art.5 lit.b. De asemenea unitatea are obligaţia de a informa
inventatorul asupra stadiului examinării cererii de brevet în cadrul O.S.I.M., precum şi
asupra rezultatelor aplicării invenţiei.
În cazul invenţiilor reglementate de art.5 lit.a inventatorul beneficiază de o
remuneraţie suplimentară stabilită prin contract iar în cazul invenţiilor de serviciu
reglementate de art.5 alin.2 inventatorul are dreptul la o remuneraţie suplimentară
stabilită prin act adiţional la contract. Drepturile patrimoniale ale inventatorului salariat în
aceste cazuri se stabilesc în funcţie de efectele economice şi/sau sociale rezultate din
exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al invenţiei. Remuneraţia
suplimentară ca şi criteriile de stabilire a cuantumului acesteia îşi au izvorul în lege,
precizare importantă, întrucât în aceste condiţii inventatorul poate pretinde şi obţine
remuneraţia suplimentară chiar în lipsa unei clauze exprese inserată în contractul său
individual de muncă.
Cea de a doua categorie a invenţiilor de serviciu este reglementată în art.5 lit.b din
lege, caz în care dreptul la brevet aparţine salariatului fără ca acesta să aibă inserată în
contractul său individual de muncă o misiune inventivă încredinţată în mod explicit16
,
dacă invenţiile au fost realizate :
în exercitarea funcţiei sale ;
în domeniul activităţii unităţii ;
cu ajutorul unităţii fie prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor
specifice ale unităţii sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al
unităţii ;
dacă unitatea nu a depus la O.S.I.M. cererea de brevet în cazul invenţiilor
reglementate de art.5 lit.a sau art.5 alin.2 din lege.
Condiţiile nu se cer întrunite în mod cumulativ fiind suficientă încadrarea realizării
invenţiei într-o singură ipoteză. În acest caz dreptul la brevetul de invenţie aparţine
salariatului „în lipsa unei prevederi contractuale contrare”, clauză care poate fi inserată în
contractul individual de muncă al salariatului cu semnificaţia unei cesiuni a dreptului la
brevet consimţită de salariat în favoarea unităţii.
Unitatea are un drept de preferinţă la încheierea unui contract privind invenţia
realizată de salariat, ce trebuie exercitat în termen de trei luni de la oferta salariatului
(art.5 alin. fin. din lege). Oferta salariatului trebuie să fie reală, serioasă , fermă, neviciată
şi completă.17
În lipsa acordului privind preţul contractului acesta urmează să fie stabilit
de instanţele judecătoreşti. Dacă unitatea nu îşi exercită dreptul său de opţiune în
termenul stabilit, care este un termen de decădere, invenţia devine „liberă”.
16
N.Puşcaş, Invenţiile salariaţilor , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.201. 17
R.Popescu, În legătură cu dreptul de preferinţă al unităţii la încheierea unui contract privind invenţia
salariatulu săui, „Dreptul” nr.9/1995, p.31
Această a doua categorie de invenţii de serviciu, este o categorie intermediară între
invenţiile de serviciu propriu zise şi invenţiile libere.
Exercitarea de către unitate a dreptului său de preferinţă nu trebuie considerat ca
un act unilateral prin care unitatea este abilitată de lege să-şi atribuie singură dreptul de
proprietate asupra invenţiei ci doar ca manifestarea unei opţiuni. Atribuirea efectivă a
dreptului de proprietate asupra invenţiei din această categorie nu poate fi decât rezultatul
unui acord de voinţă manifestat de părţile contractului de cesiune, salariatul şi unitatea.
Preţul nu constituie o condiţie de atribuire a proprietăţii asupra invenţiei. În consecinţă
dezacordul părţilor cât priveşte cuantumul sau formele pe care le poate îmbrăca preţul nu
poate fi invocat pentru refuzul de încheiere a contractului. Legea română se referă în
acest caz la „preţ” evitând să-l califice, spre deosebire de legea franceză care prevede că
„salariatul trebuie să obţină un just preţ”.
2.1.3.Condiţiile de fond pozitive ale obiectului protecţiei invenţiei
brevetabile.
Fără a defini invenţia brevetabilă legea precizează condiţiile speciale pentru
eliberarea brevetului, necesar a fi îndeplinite cumulativ. Astfel potrivit art.7 un brevet
poate fi acordat cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să
fie susceptibilă de aplicare industrială.
2.1.3.1. Noutatea.
Sistemul protecţiei, potrivit dispoziţiilor legale este fundamentat pe conceptul de
noutate absolută în timp şi în spaţiu, apreciat în raport de stadiul tehnicii mondiale.
Astfel, potrivit art.10 o invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.
Stadiul tehnicii, definit de lege cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile
publicului printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau prin orice alt mijloc, până
la data depozitului cererii de brevet de invenţie. Noţiunea de „public” nu include
persoanele legal sau contractual obligate a păstra secretul informaţiilor ce le deţin în
legătură cu invenţia, cum ar fi de exemplu examinatorii din cadrul O.S.I.M. care
analizează invenţia pentru care s-a cerut protecţia.
Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor depuse la O.S.I.M. şi
al cererilor internaţionale pentru care s-a deschis faza naţională în România sau europene
desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit,
anterioară datei depozitului cererii de brevet de invenţie şi care au fost publicate la sau
după această dată, potrivit legii. Nu este exclusă, brevetabilitatea oricărei substanţe sau
compoziţii cuprinse în stadiul tehnicii pentru utilizarea acesteia sau pentru o utilizare
specifică în cadrul unei metode pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin
chirurgie sau terapie sau în cadrul oricărei metode de diagnosticare practicate pe corpul
uman sau animal, dacă utilizarea sa în cadrul acestei metode nu este cuprinsă în stadiul
tehnicii.
Criteriul cu ajutorul căruia se apreciază noutatea este efectul tehnic nou care nu
putea fi prevăzut dinainte şi care este determinant pentru stabilirea noutăţii potrivit şi
practicii O.S.I.M.
Faptele de natură a face invenţia publică se numesc anteriorităţi. În doctrină18
în
cadrul noţiunii generale de anterioritate se distinge între divulgare, care emană de la
autorii invenţiei şi anterioritatea în sens restrâns caz în care comunicarea publică a
invenţiei emană de la un terţ.
Pentru a fi distructivă de noutate, anterioritatea trebuie să fie certă cât priveşte
existenţa şi data, suficientă pentru a permite unui om de specialitate executarea invenţiei,
omogenă să se refere deci la o singură invenţie sau la un grup de invenţii care formează
un singur concept inventiv general, şi publică deci susceptibilă de a fi cunoscută de
public în ţară sau în străinătate. Proba anteriorităţii revine persoanei care o invocă,
contestând noutatea invenţiei şi care poate utiliza orice mijloace de probă. Anteriorităţile
pot consta de exemplu în brevete elaborate având ca obiect aceeaşi invenţie, cereri de
brevete publicate, articole de specialitate etc. Cercetarea anteriorităţilor este nelimitată
în timp şi spaţiu. Conform art.11 din lege, divulgarea invenţiei nu este luată în
considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de
brevet şi dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a :
a). unui abuz evident în privinţa solicitantului sau predecesorului în drepturi al
acestuia;
b). faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus invenţia
într-o expoziţie internaţională oficială sau oficial recunoscută, în sensul Convenţiei
privind expoziţiile internaţionale, semnatîă la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile
18
Yolanda Eminescu, Legea brevetelor de invenţii, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1993, p.62 şi urm.
ulterioare. În acest din urmă caz, legea impune totodată ca solicitantul să declare că
invenţia a fost expusă efectiv şi să depună un document în susţinerea declaraţiei sale.
Noutatea se apreciază la momentul constituirii depozitului naţional reglementar.
Aprecierea noutăţii poate fi posibilă şi la un moment anterior constituirii depozitului prin
invocarea unei priorităţi.
2.1.3.2. Categorii de priorităţi şi regimul lor juridic.
Priorităţile care pot fi invocate pentru a se stabili data faţă de care se apreciază
noutatea sunt : prioritatea de depozit naţional reglementar, prioritatea unionistă şi
prioritatea internă.
Prioritatea de depozit naţional reglementar.
Art.14 din lege stabileşte că cererea de brevet de invenţie conţinând datele de
identificare a solicitantului, însoţită de descrierea invenţiei, de revendicări şi, dacă este
cazul, de desene explicative, toate redactate în limba română, se depune la O.S.I.M. şi
constituie depozitul naţional reglementar. Conform art.17 depozitul cererii conferă un
drept de prioritate cu începere de la data depozitului cererii faţă de orice alt depozit
privind aceeaşi invenţie având o dată ulterioară. Cererea de brevet de invenţie se înscrie
în Registrul Naţional al cererilor de brevet depuse, fiind secrete până la momentul
publicării datelor din acest registru în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Prioritatea unionistă este reglementată în art.20 din lege care prevede că
persoana, sau succesorul său în drepturi, care a depus o cerere de brevet de invenţie,
model de utilitate ori certificat de utilitate într-un stat parte la Convenţia de la Paris
pentru protecţia proprietăţii industriale sau pentru un membru la Organizaţia Mondială a
Comerţului beneficiază, pentru a efectua depunerea unei cereri de brevet, pentru aceeaşi
invenţie, de un drept de prioritate pe o perioadă de 12 luni calculată de la data de depozit
a primei cereri. Textul legal transpune o normă cu caracter unionist din Convenţia de la
Paris (art.4) fiind extinsă şi la normele din anexa 1 C a Acordului de la Marrakech ce se
referă la drepturile de proprietate intelectuală legate de comerţ (T.R.I.P.S.).
Dreptul de prioritate19
se întemeiază pe o ficţiune deoarece recunoaşte timp de 12
luni, ca dată a cererilor de brevet depuse în orice ţară a Uniunii de la Paris sau parte la
19
Otilia Calmuschi, Cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii industriale, Bucureşti, Edit
.Academiei, 1990, p.31 şi urm.
Convenţia de la Marrakech ulterior unui prim depozit efectuat, data primului depozit .
Înlăuntrul termenului de prioritate de 12 luni nu se poate stabili valabil o posesie
anterioară şi personală în favoarea unui terţ. Trăsăturile definitorii ale priorităţii unioniste
constau :
primă cerere de brevet poate fi depusă în ţările Uniunii şi în ţara care poate fi alta
decât ţara de origine dacă nu există o interdicţie în acest sens ;
dreptul de prioritate se naşte de la data primului depozit naţional reglementar;
soarta anterioară a primului depozit nu influenţează soarta dreptului de prioritate;
cererea posterioară trebuie să aibă ca obiect aceeaşi invenţie.
Prioritatea poate fi recunoscută şi pentru o cerere care revendică sau ar fi putut
revendica prioritatea unei cereri anterioare la o dată de înregistrare ulterioare datei de
expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de două luni de la data expirării
acestui termen, cu plata taxei legale, dacă :
cerere expresă este formulată în acest sens ;
cererea este formulată în termen ;
cererea prezintă motivele pentru care termenul de prioritate nu a fost respectat ;
O.S.I.M. constată că au fost depuse toate diligenţele pentru depunerea cererii
ulterioare, sau că nerespectarea termenului nu a fost intenţionată.
Dacă solicitantul cererii de brevet de invenţie invocă un drept de prioritate care
aparţine altei persoane, pentru recunoaşterea priorităţii este necesară depunerea la
O.S.I.M. în maximum 3 luni de la invocarea priorităţii a unei autorizaţii din partea
cedentului din care să rezulte că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea primului
depozit, O.S.I.M.-ul urmând să hotărască în termen de 6 luni de la data de depozit.
Prioritatea internă este reglementată în art.21 din lege care stabileşte că dacă într-un
termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie acordată de
OSIM este depusă o cerere de brevet de invenţie ulterioară, de către solicitantul cererii
anterioare sau de către succesorul său în drepturi, atunci în cererea ulterioară poate fi
revendicat un drept de prioritate pentru aceeaşi invenţie (drept de prioritate internă).
În cazul invocării unui drept de prioritate internă printr-o cerere ulterioară, cererea
anterioară a cărei prioritate a fost revendicată este considerată ca fiind retrasă, dacă nu s-a
luat o hotărâre.
Prioritatea internă poate fi revendicată odată cu depunerea cererii ulterioare sau într-
un termen de 2 luni de la data depunerii cererii.
În alin.3 al art.21 din lege sunt enumerate situaţiile în care prioritate internă nu este
recunoscută şi anume:
cel puţin una din cererile de brevet de invenţie a beneficiat de o prioritate, în
condiţiile art.1720
în cererea anterioară au fost revendicate priorităţi interne şi una dintre ele are
dată anterioară termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii
ulterioare;
actul de prioritate internă nu a fost depus în termenul prevăzut de
regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Prioritatea internă reprezintă o instituţie nouă reglementată de legiuitor prin
modificările aduse Legii nr. 64/1991 prin Legea nr.278/2007.
Prioritatea unionistă şi cea internă se invocă odată cu depunerea cererii de brevet
sau cel mai târziu în termen de două luni de la această dată, cu plata taxei legale,
nerespectarea termenului conducând la nerecunoaşterea priorităţii invocate.
2.1.3.4. Activitatea inventivă.
Cea de a doua condiţie de brevetabilitate se consideră îndeplinită conform art.12
din lege dacă invenţia implică o activitate inventivă deci dacă pentru o persoană de
specialitate ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.
O invenţie, conform Regulamentului de aplicare a legii se consideră că nu implică
o activitate inventivă dacă se constată folosirea evidentă de mijloace cunoscute, o
combinaţie de caracteristici care rezultă în mod evident din stadiul tehnicii sau o selecţie
evidentă dintr-un număr de posibilităţi cunoscute. Folosirea evidentă de mijloace
cunoscute presupune soluţii posibile care decurg firesc pentru o persoană de specialitate
în domeniu, invenţia nu diferă de stadiul cunoscut al tehnicii decât prin utilizarea unor
mijloace echivalente, o nouă utilizare folosind proprietăţi deja cunoscute, înlocuirea într-
un dispozitiv cunoscut a unui material cu alt material recent descoperit etc. O definiţie a
20
Art. 17 din legea nr.64/1991 republicată dispune:Orice persoană care a depus, în conformitate cu art.14
alin.1 şi art.16 alin.2, o cerere de brevet la OSIM sau succesorul său în drepturi beneficiază de un drept de
prioritate, cu începere de la data depozitului cererii faţă de orice alt deposit, privind aceeaşi invenţie,
având o dată ulterioară.
activităţii inventive concisă şi riguros exactă a fost dată în doctrina franceză în care se
precizează că activitatea inventivă există când tehnica curentă este depăşită în principiile,
în mijloacele de realizare sau în rezultatele obţinute.
2.1.3.4. Aplicarea industrială.
Cea de a treia condiţie de brevetabilitate este prevăzută în art.13 din lege care
stabileşte că o invenţie este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi
fabricat sau utilizat cel puţin într-unul din domeniile industriale, inclusiv în agricultură.
Aplicarea industrială reprezintă posibilitatea ca invenţia să fie aplicată repetat în oricare
din domeniile vieţii economice şi sociale.
Aplicarea trebuie să fie evidentă chiar dacă este posibilă în viitor pentru că altfel
s-ar restrânge sfera invenţiilor brevetabile prin excluderea invenţiilor de perspectivă. Nu
poate avea aplicabilitate industrială invenţia care are ca obiect un dispozitiv sau un
procedeu a cărui presupusă funcţionare este în mod evident contrară legilor fizice, cum ar
fi un mecanism de tip perpetuum mobile. Caracterul industrial exclude din categoria
invenţiilor brevetabile creaţiile estetice întrucât invenţia prin obiectul ei trebuie să se
situeze în domeniul industrial, şi de asemenea descoperirile ştiinţifice întrucât invenţia
este o realizare susceptibilă de o aplicare industrială ce trebuie să aibă un efect tehnic
nou.
2.1.4. Condiţiile de fond negative ale obiectului invenţiei brevetabile.
Legea brevetelor de invenţie stabileşte o serie de condiţii negative privind
obiectul invenţiei brevetabile în prezenţa cărora pentru creaţia intelectuală respectivă nu
se acordă brevet de invenţie. Astfel potrivit art.9 nu se acordă brevet de invenţie pentru :
a). invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor
moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii persoanelor, animalelor sau plantelor
şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere
să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziţie legală. De
altfel Camera de Recurs a Oficiului European de brevete a admis ca principiu al ordinii
publice apărarea mediului ;
b). soiurile de plante şi rasele de animale precum şi procedeele esenţial biologice
pentru obţinerea plantelor sau animalelor;
c). invenţiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi
dezvoltării sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv
secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene. Dispoziţia dă curs Directivei europene din 6
iulie 1998 art.61 şi art.17 din Codul de Proprietate intelectuală francez care interzice
clonajul şi modificarea identităţii germinale.
Potrivit art.8 din Lege nu sunt considerate invenţii în sensul legii :
a). descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice ;
b). creaţiile estetice ;
c). planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie
de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator ;
d). prezentările de informaţii.
2.2.Subiectele dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei
Soluţia unei probleme tehnice ca şi modul concret de a o rezolva este prin natura
ei strâns legată de persoana fizică, singura care poate fi autorul unei invenţii. În principiu,
conform art.3 din lege dreptul la protecţie, deci la brevetul de invenţie aparţine
inventatorului sau succesorului său în drepturi. În literatura juridică se distinge între
subiectele primare şi subiectele derivate ale protecţiei.21
Subiectele primare sunt
persoanele titulare directe ale brevetului eliberat de O.S.I.M. în urma declanşării
procedurii administrative. Pot fi subiecte primare şi alte persoane fizice sau juridice decât
inventatorul şi anume :
moştenitorii autorului ;
persoana căreia inventatorul i-a transmis acest drept ;22
invenţiilor realizate în condiţiile art.5 lit. a din lege, de un inventator salariat,23
sau în temeiul art.5 alin.2 din lege pe baza unui contract de cercetare.
Subiectele derivate sunt persoanele care dobândesc brevetul prin transmiterea
acestuia de la un titular anterior care poate fi subiectul iniţial, primar, sau un alt subiect
derivat.
21
A. Petrescu, L. Mihai, Drept de proprietate industrială , Universitatea din Bucureşti, 1987, p.61 22
Conform art.47 din lege nu numai dreptul la brevet dar şi dreptul la acordarea brevetului poate fi
transmis, caz în care subiectul protecţiei deşi nu este autor al invenţiei se implică direct în procedura
administrativă de eliberare a brevetului, chiar în lipsa vocaţiei la protecţie. 23
Ar fi fost mai indicat să se întrebuinţeze în lege menţiunea de angajator şi nu aceea de „unitate”.
Invenţia poate fi realizată de un inventator individual sau împreună de mai mulţi
inventatori. În această ultimă situaţie suntem în prezenţa coautorului reglementat în art. 4
din lege care precizează că fiecare dintre aceştia au calitatea de coautor al invenţiei, iar
dreptul aparţine în comun acestora. Coautori sunt numai persoanele care au desfăşurat
împreună o activitate inventivă, ce se departajează net de persoanele al căror aport a
constat numai într-un ajutor tehnic de specialitate, în calitate de executanţi a unor
indicaţii. Coautoratul este un principiu voluntar şi se concretizează într-o înţelegere între
autori ce se depune odată cu cererea de brevet sau ulterior acestui moment , în formă
autentică. În caz de neînţelegere între autori, coautoratul poate fi decis prin hotărâre
judecătorească, la cererea părţii care invocă această calitate. Fără a fi o ipoteză de şcoală
aceeaşi invenţie poate fi creată de mai multe persoane independent una, de alta caz în
care dreptul de brevet aparţine aceleia care a depus o cerere de brevet a cărei dată de
depozit este cea mai veche, iar dacă o prioritate a fost recunoscută, aparţine persoanei a
cărei cerere de brevet are cea mai veche dată de prioritate (art.4 alin.2). Dispoziţiile sunt
aplicabile numai cu condiţia publicării, conform legii, a documentaţiei privind cererea
sau, după caz, cea privind brevetul având data de depozit sau de prioritate recunoscută
cea mai veche.
2.3.Procedura administrativă de elaborare sau respingere a cererii de brevet
2.3.1. Înregistrarea cererii de brevet. Înregistrarea cererii de brevet (art.14 şi
urm.) ce se finalizează cu publicarea acesteia constituie prima etapă a procedurii
administrative ce se desfăşoară în cadrul O.S.I.M. în vederea eliberării brevetului.
Cererea de brevet de invenţie conţine datele de identificare ale solicitantului considerat a
fi persoana îndreptăţită la acordarea brevetului, este semnată de acesta24
şi se depune
direct la Registratura generală O.S.I.M. personal, prin poştă sau în formă electronică sau
prin mijloace electronice .Cererea este însoţită de descrierea invenţiei, de revendicări şi
dacă este cazul, de desene explicative. În conţinutul cererii, mai pot fi incluse : datele de
24
Art.9 al legii brevetelor de invenţii din 1967 reglementa categoria invenţiilor de întreprindere, brevetul
fiind acordat organizaţiilor socialiste în condiţiile în care nu se putea determina activitatea creatoare a unor
persoane fizice determinate. Această categorie de invenţii fără autor nu este recunoscută de legislaţia
actuală fiind de altfel contrară ansamblului reglementărilor sale cât şi cerinţelor europene.
identificare ale mandatarului autorizat desemnat de solicitant,25
revendicarea unei
priorităţi, referire la o cerere de brevet anterioară, înregistrată într-un stat parte la
Convenţia de la Paris, sau la un membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului,
indicarea expresă a dorinţei solicitantului privind publicarea cererii sau la examinarea de
fond care constituie cea de a doua etapă a procedurii de brevetare.
Descrierea constă în expunerea invenţiei, aşa cum aceasta este revendicată, astfel
încât problema tehnică şi soluţia acesteia să poată fi înţelese de o persoană de specialitate,
( art.16 lit.e din Regulament). În cazul în care lipseşte o parte a descrierii, în scopul
atribuirii datei de depozit aceasta poate fi depusă ulterior (art.15, alin.2 din lege).
Întinderea protecţiei conferită prin brevet este determinată de conţinutul
revendicărilor, descrierea şi desenele invenţiei servind la interpretarea acestora .
Revendicările şi desenele privind invenţia pot fi depuse şi în termen de 2 luni de
la data de depozit a cererii de brevet. Revendicările se bazează pe descriere şi trebuie să
definească obiectul protecţiei solicitate prin caracteristicile tehnice ale invenţiei (art.18
din Regulament) .
Dacă invenţia se referă la un microorganism la care publicul nu a avut acces,
solicitantul trebuie să dovedească printr-un act că, anterior datei de depozit a cererii de
brevet de invenţie sau a datei priorităţii recunoscute microorganismul a făcut obiectul
unui depozit la o autoritate de depozit internaţională.
Invenţia trebuie să fie expusă în descriere, revendicări şi desene suficient de clar,
complet şi corect, din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, astfel încât o persoană de
specialitate din domeniu să o poată realiza (art.18).
Data de depozit este data la care au fost înregistrate la O.S.I.M. cererea în care se
solicită explicit sau implicit acordarea unui brevet de invenţie, indicaţii care să permită
stabilirea identităţii solicitantului, descrierea invenţiei integrală sau parţială. Cererea de
brevet de invenţie se înscrie în Registrul Naţional al cererilor de brevet depuse, datele
nefiind publice. Depozitul naţional reglementar se consideră constituit şi conferă un drept
de prioritate numai după ce se depune toată documentaţia prevăzută de art.14, în limba
română, cu îndeplinirea condiţiilor de formă impuse de lege. Aşadar legea distinge între
25
Mandatarul autorizat este consilierul în proprietate industrială care îndeplineşte condiţiile prevăzute în
Ordonanţa Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate
industrială, publicată în Monit.Of.nr.758 din 17 oct.2000.
data de depozit, după care numai în urma verificărilor întreprinse, depozitul cererii
produce efectele unui depozit naţional reglementar singurul care are ca efect
recunoaşterea priorităţii de depozit faţă de orice alt depozit privind aceleaşi invenţii,
având o dată ulterioară (art.17).
Cererile pentru care a fost constituit depozitul naţional reglementar, sunt publicate
după expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau dacă a fost recunoscută o
prioritate, de la data acestei priorităţi. Excepţie face conţinutul cererilor ce privesc
invenţiile create pe teritoriul României considerate secrete de stat, cărora li se atribuie
acest regim de către instituţiile în drept pentru apărarea naţională şi pentru păstrarea
siguranţei naţionale cu susţinerea solicitantului şi acordarea unei compensaţii materiale
acestuia de către instituţia care a atribuit caracter de secret de stat. Acest caracter
încetează numai prin hotărâre a aceloraşi instituţii.
O.S.I.M. păstrează caracterul secret atribuit de instituţiile în drept documentelor
depuse (art.40). Cererile de brevet de invenţii declarate secrete de stat vor putea fi
publicate în termen de 3 luni de la data încetării acestui regim.
La cererea unei persoane fizice sau juridice îndreptăţite, publicarea se poate face
într-un termen mai scurt de 18 luni. Publicarea cererii se menţionează în Buletinul Oficial
de Proprietate Industrială şi poate fi însoţită de un raport de documentare.
2.3.2. Protecţia provizorie
Cererea de brevet de invenţie publicată după expirarea unui termen de 18 luni de
la data de depozit sau a priorităţii recunoscute (art.23) conferă titularului un drept
exclusiv de exploatare şi îi asigură acestuia , provizoriu, o protecţie similară cu cea
conferită de brevet, cu excepţia cazurilor în care cererea de brevet de invenţie a fost
respinsă, retrasă sau declarată ca fiind retrasă (art.33). Instituţia protecţiei provizorii se
justifică întrucât după publicare, invenţia, devine accesibilă publicului şi în principiu, o
persoană de specialitate o poate realiza şi exploata întrucât titularului nu i s-a acordat
încă, printr-o hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, brevetul de invenţii.
Deşi legea conferă titularului protecţiei provizorii un drept exclusiv de exploatare,
similar cu cel conferit de brevet, trebuie să constatăm totuşi că acest efect are un caracter
atenuat întrucât titularul protecţiei provizorii nu poate introduce o acţiune în
contrafacere, nefiind încă titular de brevet.
2.3.3. Examinarea cererii de brevet (art.25), constituie cea de a doua etapă a
procedurii de brevetare şi poate fi cerută la data de depozit, ori în termen de 30 de luni de
la această dată. Pentru cererile de brevet de invenţii clasificate ca secrete de stat,
examinarea poate fi cerută la data de depozit a cererii sau în termen de 3 luni de la
încetarea acestui regim dar nu mai târziu de 30 de luni înainte de expirarea duratei de 20
de ani de protecţie a brevetului.
O.S.I.M.-ul examinează în această fază următoarele aspecte :
- dacă solicitantul este o persoană fizică sau juridică străină cu domiciliul sau
sediul în afara teritoriului României, care poate beneficia de dispoziţiile legii române, în
condiţiile tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este
parte (art.6). Cât priveşte apatrizii această categorie poate beneficia de dispoziţiile legii
române dacă au domiciliul în România sau au domiciliul în străinătate cu condiţia să nu
se contravină convenţiilor internaţionale la care România este parte sau pe bază de
reciprocitate ;
- dacă cererea de brevet şi documentele însoţitoare sunt redactate în limba română
şi îndeplinesc condiţiile de formă cerute de lege (art.14-16) ;
- dacă descrierea, revindecările şi desenele sunt suficient de clare, complete şi
corecte (art.18) ;
- dacă priorităţile invocate sunt justificate prin acte de prioritate şi sunt depuse în
termenele stabilite de lege (art.17, 20-21) ;
- dacă cererea de brevet se referă numai la o singură invenţie sau la un grup de
invenţii ce formează un singur concept inventiv general (art.19). Cererea care nu
îndeplineşte această condiţie, poate fi divizată de solicitant, din proprie iniţiativă sau la
cererea O.S.I.M. ;
- dacă invenţia este brevetabilă şi nu face parte din categoria creaţiilor intelectuale
pentru care nu se acordă brevet (art.9) sau care nu sunt considerate invenţii în sensul legii
(art.8) ;
- dacă sunt îndeplinite condiţiile de fond pozitive ale invenţiei brevetabile (art.7,
10-13) : . noutate,
. activitate inventivă,
. aplicare industrială.
Această a doua fază a procedurii de brevetare se finalizează printr-un raport de
examinare a cererii de brevet.
2.3.4. Admiterea sau respingerea cererii de brevet În faza finală a procedurii de
brevetare O.S.I.M. – ul hotărăşte pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de
invenţie, în termen de 18 luni de la data când s-a solicitat examinarea, acordarea
brevetului de invenţie sau respingerea cererii de brevet de invenţie cu condiţia ca acestea
să nu fi fost retrase de către solicitant sau declarate ca fiind retrase.
Respingerea în tot sau în parte a cererii de brevet de invenţie este decisă în
următoarele cazuri :
cererea de brevet nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în art.6, art.16 alin.2 şi 5 şi
la art.41 alin.2;
nu sunt respectate condiţiile pozitive şi condiţiile negative ale obiectului protecţiei
;
nu sunt respectate condiţiile prevăzute în art.18 din lege;
termenul de deschidere a fazei naţionale pentru cererile înregistrate internaţional a
fost depăşit;
la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate în situaţia
prevăzută în art.28 alin.4 lit.b) au fost considerate retrase;
s-a solicitat respingerea cererii de brevet în cazul în care se constată că dreptul la
brevet aparţine unei alte persoane decât solicitantul (art. 66 alin. 2 lit. c) ;
solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada în termenul legal că este
îndreptăţit la acordarea brevetului ;
nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de invenţie în vederea acordării
brevetului fie la data de depozit, ori în termen de 30 de luni de la această dată;
Menţiunea hotărârii de acordare a brevetului sau de respingere a cererii se publică în
Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală în termen de o lună de la data la care a
expirat termenul pentru contestaţie şi va avea efect începând cu această dată.
2.3.5. Retragerea cererii de brevet.
Solicitantul poate cere în scris şi în mod expres retragerea cererii de brevet dacă :
- inventatorii nu au fost declaraţi în termen de 18 luni de la data solicitării examinării
în fond ;
- solicitantul nu a dat curs notificărilor O.S.I.M. privind forma revendicărilor,
descrierii şi desenelor ;
- dacă înaintea acordării brevetului de către O.S.I.M. se constată, prin hotărâre
judecătorească, că dreptul la brevet aparţine altei persoane decât solicitantul, persoana
îndreptăţită poate depune o nouă cerere iar cererea iniţială este considerată de O.S.I.M. ca
retrasă începând cu data de depozit a noii cereri ;
- solicitantul nu a depus revendicările şi desenele în termen de două luni de la data de
depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.
Toate hotărârile luate de O.S.I.M. sunt motivate şi se înscriu în Registrul Naţional
al cererilor de brevet de invenţie în termenele şi condiţiile stabilite de Regulament şi se
comunică solicitantului.
În cazul decesului părţii interesate sau al dizolvării persoanei juridice, procedura
administrativă se suspendă până la comunicarea la O.S.I.M. a succesorului în drepturi.
Până la comunicarea hotărârilor, O.S.I.M. – ul poate proceda din oficiu la revocarea
hotărârilor sale pentru neîndeplinirea condiţiilor legale precum şi pentru orice eroare
materială. Până ce O.S.I.M. –ul constată pe baza unor dovezi temeinice că solicitantul,
altul decât inventatorul, nu este îndreptăţit la acordarea brevetului de invenţie, se poate
proceda la amânarea comunicării hotărârii luate, fără a depăşi un termen de 6 luni de la
data acesteia.
Brevetul de invenţie este eliberat de directorul general al O.S.I.M, în temeiul
hotărârii de acordare a acestuia. Data eliberării brevetului de invenţie este data la care
menţiunea eliberării este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Brevetele se înscriu în Registrul Naţional al brevetelor de invenţii.
Durata de protecţie a unui brevet de invenţie este de 20 ani cu începere de la data
de depozit. Pentru produsele medicamentoase sau produsele fitosanitare brevetate se
poate obţine o protecţie suplimentară, în condiţiile legii26
.
Brevetul este titlul juridic, eliberat de către stat prin organul său de specialitate, cu
competenţă exclusivă pe teritoriul României prin care titularului i se recunoaşte un
26
Durata de protecţie a brevetului de soi, acordat de OSIM noilor soiuri de plante din toate genurile şi
speciile este de 25 ani termen ce curge de la data eliberării brevetului de soi. Pentru un nou soi de plantă se
eliberează brevetul de soi, dacă acesta este : nou, distinct, omogen, stabil şi poartă o denumire generică
pentru a permite identificarea acestuia. Legea nr.255 privind protecţia noilor soiuri de plante republicată în
M.Of. nr. 65 din 26 ianuarie 2007.
drept exclusiv de exploatare asupra invenţiei sale. În doctrină brevetul este considerat
prin monopolul pe care îl conferă un mecanism juridic de incitare a cercetării –
dezvoltării şi care este în principiu un efect direct şi specific al brevetului.
Brevetul naţional este esenţialmente temporar producându-şi efectele pe teritoriul
ţării unde a fost eliberat27
. Cât priveşte efectele brevetului, în literatura juridică se
consideră că acesta este constitutiv de drepturi deşi unii autori susţin opinia caracterului
declarativ al efectelor actului administrativ invocându-se instituţia protecţiei provizorii
reglementată de art.33 din lege, care la o examinare atentă nu infirmă caracterul
constitutiv de drepturi a brevetului.
Astfel de exemplu titularul protecţiei provizorii nu poate introduce o acţiune în
contrafacere condiţionată de existenţa unui brevet valabil şi este în aceste condiţii mai
vulnerabil sub aspectul apărării drepturilor sale.
2.3.6. Brevetarea în străinătate
Art.41 din lege prevede în mod expres, ca primă exigenţă, că brevetarea în
străinătate a invenţiilor create de persoanele fizice române pe teritoriul României se face
numai după înregistrarea cererii de brevet la O.S.I.M. În cazul invenţiilor care conţin
informaţii secrete de stat, brevetarea în străinătate se face numai dacă informaţiile au fost
declasificate de către instituţiilor care le-au atribuit acest caracter. În vederea brevetării în
străinătate, solicitanţii îndreptăţiţi pot beneficia de sprijin financiar. Brevetarea în
străinătate se aduce la cunoştinţa O.S.I.M. de către persoanele care au creat invenţia sau
de către succesorii acestora. Condiţiile în care se poate obţine sprijinirea brevetării în
străinătate sunt prevăzute în Normele nr.242/1999 emise de O.S.I.M., modificate în
2000.28
Aspecte de aprofundat/ studiu individual:
- brevetul european ( vezi Convenţia de la München din 1973)
- Teme de referat:
o Efectele brevetului european;
o Avantajele brevetului european.
27
Excepţia de la regula teritorialităţii o constituie brevetul european care o dată eliberat, constituie un
fascicol de brevete naţionale. Brevetul european a fost instituit prin Convenţia de la München din 1973.
România a aderat la Convenţia de la München privind eliberarea brevetelor europene din 5 octombrie 1973,
precum şi la Actul de revizuire al acestei convenţii din 29 noiembrie 2000, prin Legea nr.611/2002
publicată în Mon.Of. Partea I,nr.844 din 22.11.2002. 28
Publicate în Monit.Oficial, partea I, nr. 115 din 16.03.2000
Verifică-ţi cunoştinţele!
1. Analizaţi condiţiile de fond pozitive ale protecţiei invenţilor.
2. Analizaţi comparativ invenţia de produs şi invenţia de procedeu.
3. Data în funcţie de care se apreciază condiţia noutăţii.
4. Definiţi anterioritatea şi divulgarea.
5. Categori de priorităţi şi regimul lor juridic.
6. Ce înţelegeţi prin stadiul tehnicii?
7. Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru recunoaşterea unui drept de prioritate
unionistă?
8. Care sunt etapele brevetării?
9. Ce înţelegeţi prin protecţie procizorie?
10. Titlul şi durata protecţiei în materie de invenţii.
11. Soarta ulterioară a primului depozit:
Influenţează existenţa dreptului de prioritate,
Poate influenţa existenţa dreptului de prioritate ;
Nu influenţează existenţa dreptului de prioritate.
12. Sunt brevetabile :
Invenţiile care contravin ordinii publice şi bunelor moravuri ;
Programele de calculator;
Invenţiile clasificate ca secrete de stat numai după declasificare.
13. Brevetul european se acordă de către:
ORDA;
OSIM;
Oficiul European de Brevete.
14. Brevetul de invenţie este:
Act juridic declarativ de drepturi;
Un act juridic administrativ constitutiv de drepturi;
Contract sinalagmatic cu titlu gratiut.
15. Data de la care începe să curgă perioada de valabilitate a brevetului de
invenţie poate fi :
Data depozitului naţional reglementar ;
Data publicării cereri de brevet ;
Data emiterii hotărârii prin care s-a admis cererea de brevet.
16. Titular al brevetului de invenţie este inventatorul salariat dacă:
Invenţia a fost realizată în baza unui contract de muncă ce prevede o
misiune inventivă;
Invenţia a fost realizată cu ajutorul material al unităţii fără ca în contractul
de muncă să fie prevăzută o misiune inventivă;
Invenţia a fost realizată la comandă.
17. Noutatea:
Este o condiţie de fond a protecţiei invenţilor;
Este o condiţie de formă a protecţiei invenţilor;
Are caracter relativ în materie de invenţii.
18. Examinarea cererii de brevet poate fi cerută:
În termen de 2 luni de la declasificare, în cazul invenţilor calificate drept
secrete de stat;
La data depuneri cererii de brevet;
Oricând.
19. Protecţia provizorie:
Este recunoscută de la data publicări cereri de brevet;
Se naşte de la data depozitului naţional reglementar;
Încetează la cererea persoanei interesate.
20. În baza hotărârii de acordare a brevetului de invenţie:
OSIM eliberează brevetul de invenţie persoanei îndreptăţite;
Drepturile titularului devin opozabile erga omnes;
Brevetul se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie.
Cuvinte cheie:
Invenţie de produs şi invenţie de procedeu;
Invenţie de servici;
Activitate inventivă;
Stadiul tehnicii;
Drept de prioritate;
Prioritate unionistă;
Prioritate internă;
Anteriorităţi;
Divulgare;
Protecţie provizorie;
Brevet de invenţie.
☺Definiţi cuvintele cheie mai sus enumerate.
Bibliografie
Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2010, pp.47-109;
N.Puşcaş, Invenţiile salariaţilor , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002,
p.201;
Viorel Roş Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed.Global Lex, Bucureşti,
2001, pp.304-373;
OMPI Introducere în proprietatea intelectuală, Ed.Rosetti, Bucureşti,
2001, pp.16-17;
Otilia Calmuschi , Inventatorul salariat şi regimul juridic al creaţiei sale,
Studii de drept românesc, 2000, nr.3-4;
R.Popescu, În legătură cu dreptul de preferinţă al unităţii la încheierea
unui contract privind invenţia salariatulu său, „Dreptul” nr.9/1995,
pp.31;
Yolanda Eminescu, Legea brevetelor de invenţii, Bucureşti, Ed. Lumina
Lex, 1993, pp.62 şi urm.
Otilia Calmuschi, Cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii
industriale, Bucureşti, Ed. Academiei, 1990, pp.31şi urm.
A. Petrescu, L. Mihai, Drept de proprietate industrială , Universitatea
din Bucureşti, 1987, pp. 61;
Yolanda Eminescu Tratat de proprietate industrială, vol.I, Creaţii noi, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1982, pp.40;
Unitatea de învăţare nr.3
DREPTURILOR NĂSCUTE DIN INVENŢIE ŞI TRANSMISIUNEA ACESTORA
Obiective specifice unităţii de invăţare nr.3
După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi:
să definiţi dreptul exploatare;
să identificaţi limitele dreptului exclusiv de exploatare;
să analizaţi licenţa obligatorie;
să identificaţi deosebirile între contractul de licenţă şi contractul de cesiune ca
moduri de transmitere a drepturilor născute din invenţie;
Cuprins
3.1.Noţiune. Conţinutul, caracterele juridice şi limitele dreptului subiectiv de proprietate
industrială.
3.1.1. Noţiunea şi conţinutul
3.1.2. Caracterele juridice
3.1.3. Limitele generale ale dreptului la exclusivitatea folosinţei invenţiei şi limitele
speciale
3.1.4. Licenţa obligatorie
3.2.Categorii de drepturi şi obligaţii născute în legătură cu invenţia
3.2.1. Categorii de drepturi
3.2.2. Drepturile titularului de brevet
3.2.3. Drepturile inventatorului care nu este titular de brevet
3.2.4. Drepturile unităţii care nu este titulară de brevet
3.3. Transmiterea drepturilor născute în legătură cu invenţia
3.3.1. Sediul materiei
3.3.2. Obiectul transmiterii
3.3.3. Modalităţile de transmitere a drepturilor privind invenţia
3.3.3.1. Contractul de cesiune
3.3.3.2. Contractul de licenţă
3.1. Noţiune. Conţinutul, caracterele juridice şi limitele dreptului subiectiv de
proprietate industrială
3.1.1. Noţiunea şi conţinutul dreptului subiectiv de proprietate industrială este
prevăzut în art.32din lege care precizează că brevetul de invenţie conferă titularului său
un drept exclusiv de exploatare pe întreaga durată de protecţie a acestuia. Este cel mai
important drept de proprietate industrială recunoscut titularului de brevet.
În literatura juridică se distinge între latura pozitivă a dreptului, constituită din
dreptul de exploatare a invenţiei şi latura negativă care constă în dreptul la exclusivitatea
exploatării, 29
distincţie nereţinută de lege întrucât exploatarea invenţiei exercitată de
titularul brevetului este întotdeauna exclusivă.
Dreptul la exclusivitatea exploatării constituie posibilitatea juridică recunoscută
titularului de brevet de a se opune în mod absolut tuturor celorlalte persoane de a efectua,
fără consimţământul său, acte prevăzute expres de lege. Aceste acte sunt : fabricarea,
folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre
vânzare sau vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs. În cazul în care
obiectul brevetului este un procedeu este exclusivă de asemenea utilizarea procedeului,
precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul produsului obţinut
direct prin procedeul brevetat. Dacă obiectul brevetului se referă la un material biologic,
exclusivitatea exploatării se extinde asupra oricărui material derivat, pe baza celui
brevetat. Dacă obiectul brevetului îl constituie un produs conţinând o informaţie genetică,
exclusivitatea exploatării se extinde asupra oricărui alt material în care produsul este
încorporat şi în care informaţia genetică este conţinută şi îşi exercită funcţia, cu excepţia
corpului uman în diferite stadii de formare şi dezvoltare.
3.1.2.Caracterele juridice
Monopolul de exploatare recunoscut titularului de brevet este un drept
patrimonial, absolut, transmisibil, temporar şi teritorial. Exploatarea invenţiei, ca latură
pozitivă a dreptului de proprietate industrială, distinsă în doctrină, este un drept real,
purtând asupra unui bun incorporal cu prerogativele consacrate în dreptul civil acestei
categorii de drepturi şi anume jus utendi, fruendi şi abutendi.
3.1.3. Limitele generale exercitării dreptului exclusiv de exploatare. Sub acest
aspect distingem între limitele generale şi limitele speciale. Limitele generale se referă la
faptul că exclusivitatea poate fi invocată numai pe perioada de valabilitate a brevetului de
20 de ani şi a doua limită generală constă în recunoaşterea exclusivităţii care poate fi
opusă de către titularul brevetului numai pe teritoriul României. Cât priveşte limitele
speciale, ele constau în actele prevăzute în art.34 dar care nu sunt considerate încălcări a
monopolului de exploatare precizate de lege, şi anume :
29
L. Mihai, op.cit., p. 99 şi urm.
- art.34 lit.a folosirea invenţiilor în construcţia şi în funcţionarea vehiculelor
terestre, aeriene, precum şi la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcţionarea
acestora, aparţinând statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind
invenţiile, la care România este parte când aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul
României, temporar sau accidental, cu condiţia ca această folosire să se facă exclusiv
pentru nevoile vehiculelor sau navelor. Această limită este identificată în doctrină şi sub
denumirea de „imunitatea” navelor şi aeronavelor şi constituie o transpunere în legislaţia
naţională a dispoziţiilor art.5 ter din Convenţia de la Paris. Oportunitatea unei asemenea
reglementări este dictată de asigurarea liberei circulaţii a vehiculelor terestre sau aeriene
şi a navelor. Condiţiile ce se cer îndeplinite sunt : vehiculul sau nava să aparţină unui stat
membru ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte ; invenţia
să fie brevetată în România ; invenţia să fie folosită exclusiv pentru nevoile vehiculului
sau navei respective care a pătruns pe teritoriul României temporar sau accidental ;
- art.34 lit.b consacră dreptul de folosire personală anterioară şi dispune că nu
constituie o încălcare a monopolului de exploatare, actele prevăzute la art.32 alin.(2)
efectuate de către o persoană care a aplicat obiectul brevetului de invenţii sau cel al
cererii de brevet, aşa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea
producerii sau folosirii lui cu bună credinţă pe teritoriul României, independent de
titularul acesteia, cât şi înainte de constituirea unui depozit naţional reglementar privind
invenţia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută ; în acest
caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data
de depozit sau a priorităţii recunoscute şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu
patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei.
Dreptul de folosire personală anterioară se prezintă ca o aplicare a principiului
drepturilor dobândite cu bună credinţă şi a prevederilor art.4 din Convenţia de la Paris.
Dispoziţia vizează ipoteza crerii aceleiaşi invenţii de către două sau mai multe persoane
diferite în mod independent, posibilitate practică perfect posibilă întru-cât ideea care stă
la baza unei soluţii noi poate apărea la mai multe persoane, în locuri diferite şi fără a
avea cunoştinţă una de alta.30
Cea dintâi persoană care va depune o cerere de brevet şi va
30
A. Petrescu, L. Mihai, op.cit. , p.15
constitui depozitul naţional reglementar va deveni titulară de brevet. Cealaltă sau celelalte
persoane care au aplicat cu bună credinţă soluţia sau au luat măsuri efective şi serioase în
vederea aplicării ei mai înainte de constituirea depozitului naţional reglementar al
persoanei titulară de brevet vor putea folosi în continuare invenţia în volumul existent la
data depozitului naţional reglementar dar dreptul de folosire nu va putea fi transmis decât
cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei.
Condiţia impusă de titularul legal este deci existenţa unei soluţii identice promovată de
una sau mai multe persoane prin cercetări independente dintre care numai una este
titulară de brevet. Evident că „măsurile efective şi serioase în vederea aplicării” trebuie să
aibă o anumită consistenţă care să facă certă posibilitatea unei exploatări efective ;
- art.34 lit.c se referă la efectuarea unor acte prevăzute în art.32 alin.(2) care nu
constituie încălcări ale drepturilor titularului de brevet şi anume producerea sau după caz
folosirea invenţiei exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial. Evident legiuitorul a
avut în vedere respectarea finalităţii drepturilor de proprietate industrială şi anume aceea
a unei informări care să rămână strict în cadru privat şi în scop necomercial, întrucât
monopolul exclusiv nu trebuie să constituie un obstacol excesiv în desfăşurarea unei
activităţi de cercetare ;
- art.34 lit. d constituie de asemenea o limitare a dreptului exclusiv
comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul României a acelor exemplare de
produs, al titularului, a acelor exemplare de produs, obiect al invenţiei care au fost
vândute anterior de titularul de brevet sau cu acordul expres. Textul legal are în vedere
dreptul de folosire a invenţiei ca urmare a epuizării dreptului asupra obiectului invenţiei
brevetate, text preluat din dreptul francez şi consacrat în l.613-6 din Codul proprietăţii
intelectuale din Franţa. Teoria epuizării dreptului de proprietate industrială pe care se
fundamentează această limitare a fost elaborată în doctrina germană, nefiind iniţial
acceptată de doctrina franceză şi în final transpusă în legislaţia franceză de proprietate
industrială. Se consideră în acest caz că punerea în circulaţie a produsului protejat
semnifică o cesiune a dreptului exclusiv al titularului de brevet cu privire la produsul
concret protejat, titularul brevetului nemaifiind îndreptăţit să invoce dreptul său exclusiv
epuizat. În dreptul român aplicarea textului legal are drept consecinţă că, după
înstrăinarea cu titlu oneros de către însuşi titularul brevetului, a produsului brevetat actele
ulterioare de comercializare sau de oferire spre vânzare a produsului în care este
încorporată invenţia realizată pe teritoriul României, de către subdobânditorii produsului
nu constituie contrafacere;
- art.34 lit.e) folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial,
a obiectului invenţiei brevetate;
- art.34 lit.f) consacră, ca limitare, dreptul de folosinţă personală ulterioară, o
consecinţă a decăderii din drepturi a titularului de brevet. Aşadar textul legal permite
folosirea cu bună credinţă sau luarea de măsuri efective şi serioase de folosire a invenţiei,
de către terţi în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet şi
revalidarea brevetului.
În acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul
existent la data publicării menţiunii revalidării, şi dreptul de folosire nu poate fi transmis
decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenţia ori cu o fracţiune din patrimoniul
care este afectat exploatării invenţiei.
Decăderea din drepturi a titularului de brevet este reglementată în art.43 alin.3
care stabileşte că pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de invenţie titularul
datorează anual taxe de menţinere în vigoare a brevetului, care pot fi plătite şi anticipat
pentru o perioadă care nu poate depăşi 4 ani. Neplata acestor taxe atrage decăderea
titularului din drepturile decurgând din brevet, care se înregistrează în Registrul Naţional
al brevetelor de invenţie şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Totuşi art.37 din lege prevede că în cazul decăderii din drepturi a titularului de brevet,
acesta poate cere la O.S.I.M. revalidarea brevetului pentru motive justificate, în termen
de 6 luni de la data publicării decăderii. În termen de 60 de zile de la înregistrare O.S.I.M.
hotătăşte asupra cererii de revalidare, sub condiţia plăţii taxei legale. Menţiunea
revalidării se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 30 de
zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii.
Această limitare a exclusivităţii exploatării invenţiei este situată după eliberarea
brevetului şi consacră ipoteza terţului care luând act de publicarea hotărârii de decădere
din drepturi a titularului de brevet, începe să exploateze invenţia căzută în domeniul
public sau să ia măsuri efective şi serioase de folosire a invenţiei între intervalul de timp
dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet şi revalidarea brevetului. În acest caz
invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data
publicării menţiunii revalidării dar dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu
patrimoniul persoanei care utilizează invenţia ori cu o fracţiune din patrimoniul care este
afectat exploatării invenţiei. Aşadar condiţiile impuse de această ipoteză sunt :
- terţa persoană a folosit cu bună credinţă sau a luat măsuri efective şi serioase de
folosire a invenţiei brevetate de către titular ;
- activităţile de folosire a invenţiei brevetate s-au desfăşurat strict între momentul
publicării decăderii şi cel al publicării revalidării în Buletinul oficial de Proprietate
Industrială.
Aceste condiţii îndeplinite cumulativ conferă terţului un drept de folosinţă, în
anumite limite, a invenţiei chiar şi după revalidarea brevetului şi repunerea în drepturi a
titularului său.
- art.34 lit. g) instituie o limitare a exclusivităţii folosirii de către titularul
brevetului a produsului brevetat în cazul exploatării de către terţi a invenţiei sau a unei
părţi a acesteia, la a cărei protecţia s-a renunţat.
Conform art.38 titularul poate renunţa în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei
declaraţii scrise, înregistrată la O.S.I.M.. În cazul invenţiilor de serviciu prevăzute la art.5
alin. 1 lit. a şi alin.2 brevetate pe numele unităţii şi respectiv al unităţii care a comandat
cercetarea precum şi al invenţiilor care au făcut obiectul unei cesiuni potrivit art.5 alin. 1
lit.b brevetate pe numele salariatului, titularul brevetului este obligat să comunice
inventatorului intenţia sa de renunţare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i
transmită acestuia dreptul asupra brevetului. Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract
de licenţă, renunţarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului licenţei. Invenţia sau
parte din aceasta, la a cărei protecţie s-a renunţat, poate fi liber exploatată de către terţi.
În cazul invenţiilor care conţin informaţii clasificate potrivit art.42 al.2 se poate renunţa
numai după declasificarea informaţiilor şi publicarea menţiunii hotărârii de acordare a
brevetului de invenţie şi a descrierii, revendicărilor şi desenelor invenţiei brevetate,
potrivit cu prevederile art.28 alin.6.
Renunţarea se înregistrează la O.S.I.M. în Registrul naţional al brevetelor de
invenţii îşi produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială.
3.1.4.Licenţa obligatorie. Caracterul şi condiţiile de acordare.
Conform art.46 la cererea oricărei persoane interesate, Tribunalul Bucureşti poate
acorda o licenţă obligatorie la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a
cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se
termenul care expiră cel mai târziu.
Prevederile alin.1 sunt operabile numai dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost
insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să-şi justifice
inacţiunea şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile
comerciale de utilizare a invenţiei.
Tribunalul Bucureşti va autoriza licenţa obligatorie dacă va aprecia, pe baza
circumstanţelor date, că, deşi persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o
înţelegere într-un termen rezonabil.
În afara motivelor prevăzute la alin.2, o licenţă obligatorie poate fi autorizată de
Tribunalul Bucureşti :
a). în situaţii de urgenţă naţională ;
b). în alte situaţii de extremă urgenţă;
c). în situaţii de utilizare publică, în scopuri necomerciale.
Acordarea licenţei obligatorii pentru unul dintre motivele de cauză publică nu
impune îndeplinirea condiţiilor referitoare la reaua gestionare a exploatării brevetului.
Totuşi beneficiarul licenţei va înştiinţa solicitantul sau titularul brevetului despre
autorizarea dată de instanţă, în cel mai scurt timp.
În situaţii de utilizare publică în scopuri necomerciale, Guvernul sau terţii
autorizaţi de acesta, atunci când cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaşte dacă
un brevet de invenţie valid este sau va fi utilizat de guvern, respectiv de terţi, vor anunţa
titularul brevetului despre utilizarea acestuia, într-un timp rezonabil.
În cazurile în care un brevet nu poate fi exploatat fără să aducă atingere
drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a cărei dată de
depozit naţional reglementar este anterioară, o licenţă obligatorie pentru exploatarea
brevetului ulterior va putea fi autorizată numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ,
următoarele condiţii suplimentare :
a). invenţia revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic
important, de interes economic substanţial în raport cu invenţia revendicată în brevetul
anterior ,
b). titularul brevetului anterior are dreptul la o licenţă reciprocă, în condiţii
rezonabile pentru utilizarea invenţiei revendicate în brevetul ulterior ;
c). utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu
excepţia cazului în care este transmis şi brevetul ulterior.
Licenţele obligatorii sunt neexclusive şi se acordă de Tribunalul Bucureşti, în
condiţii determinate în ce priveşte întinderea şi durata acestora, precum şi nivelul
remuneraţiei cuvenite deţinătorului dreptului, stabilit în raport cu valoarea comercială a
licenţelor acordate.
Licenţele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieţei.
Întinderea şi durata licenţelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care
acestea au fost autorizate. În cazul invenţiilor din domeniul tehnologiei de
semiconductoare, licenţa va fi acordată numai pentru scopuri publice necomerciale sau
pentru a remedia o practică stabilită ca fiind anticoncurenţială, ca urmare a unei proceduri
judiciare sau administrative.
În cazul în care un ameliorator nu poate exploata un brevet de soi de plantă fără să
aducă atingere unui brevet de invenţie anterior, acesta poate solicita o licenţă obligatorie
pentru invenţia protejată prin acest brevet.
În cazul în care titularul unui brevet de invenţie referitor la o invenţie
biotehnologică nu poate să o exploateze fără să aducă atingere unui brevet anterior de soi
nou de plantă, acesta poate solicita o licenţă obligatorie pentru exploatarea noului soi de
plantă, protejat prin brevet.
În cazul în care o licenţă obligatorie este autorizată pentru a remedia o practică
anticoncurenţială, nu sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la caracterul urgent.
Licenţa obligatorie nu este transmisibilă decât împreună cu partea din
întreprindere sau cu fondul de comerţ care beneficiază de această utilizare.
La solicitarea motivată, prezentată de persoana interesată, Tribunalul Bucureşti
poate retrage licenţa obligatorie, atunci când circumstanţele care au condus la acordarea
acesteia au încetat să mai existe, cu condiţia ca interesele legitime ale persoanei care a
dobândit-o să fie protejate într-o manieră corespunzătoare. Licenţa nu va fi retrasă dacă
circumstanţele care au determinat acordarea acesteia riscă să se producă din nou.
Hotărârile Tribunalului Bucureşti privind autorizarea utilizării unei licenţe
obligatorii, precum şi cele privind remuneraţia prevăzută în raport cu utilizarea acesteia
vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare.
Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile privind acordarea sau, după caz,
retragerea licenţei obligatorii se comunică de persoana interesată la O.S.I.M., care le
înregistrează în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în
Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publică menţiunea acestor hotărâri în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de o lună de la comunicare.
Licenţele obligatorii nu sunt o inovaţie a Legii 64/199131
privind brevetele de
invenţie. Oportunitatea reglementării lor, a fost realizată cu ocazia Conferinţei de la
Lisabona din 1958 pentru revizuirea Convenţiei de la Paris din 1883 pentru protecţia
proprietăţii industriale ca urmare a constatării că decăderea din drepturi a titularului de
brevet reprezintă o sancţiune prea dură. După modificarea Legii 64/1991 din mai 2002
licenţa obligatorie a dobândit însă un triplu caracter şi anume :
- de limitare a monopolului de exploatare a titularului de brevet ;
- de sancţiune pentru neaplicarea sau insuficienta aplicare a invenţiei dacă
titularul brevetului nu poate să-şi justifice inacţiunea şi nici nu s-a putut ajunge la o
înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile comerciale de utilizare a invenţiei,
măsură justificată de faptul că titularul de brevet are deopotrivă dreptul dar şi obligaţia
juridică de a exploata invenţia brevetată ;
- de instrument juridic aplicabil în situaţii de urgenţă naţională sau de utilizare
publică, în scop necomercial.
3.2.Categorii de drepturi şi obligaţii născute în legătură cu invenţia
3.2.1. Categorii de drepturi
Pe baza dispoziţiilor legale şi din raţiunii didactice, în doctrină drepturile care se
nasc în legătură cu invenţia au fost clasificate în trei categorii distincte şi anume :
31
Legea 64/1991 înainte de a fi modificată în 2002 reglementa două categorii de licenţe şi anume : licenţa
obligatorie şi licenţele din oficiu din domeniul sănătăţii, economiei naţionale şi apărării naţionale instituite
fie pe calea judiciară, fie pe cale administrativă, acestea din urmă la rândul lor se prezentau sub două forme
şi anume licenţa din oficiu instituită pe cale administrativă cu punere în întârziere şi licenţa din oficiu
instituită pe cale administrativă, fără punere în întârziere.
drepturile titularului de brevet ; drepturile inventatorului care nu este titular de brevet şi
drepturile unităţii care nu este titulară de brevet.32
Criteriul avut în vedere în constituirea
acestor trei categorii a fost acela al existenţei brevetului care conferă soluţiei tehnice,
calitatea de invenţie generatoare de drepturi şi autorului ei calitatea de inventator cu
drepturi recunoscute şi ocrotite de lege.
3.2.2. Drepturile titularului de brevet
În această categorie de drepturi, fără a face o ierarhie valorică, un drept de o
importanţă cu totul specială este dreptul de proprietate industrială cu cele două laturi ale
sale precizate în doctrină şi anume dreptul de exploatare a invenţiei care constituie
totodată şi o obligaţie ce revine titularului de brevet – persoane fizice sau juridice şi
dreptul la exclusivitatea exploatării invenţiei. Ca o excepţie se prezintă protecţia
provizorie (art.33 ) tratată anterior, prin care se recunoaşte, de la data publicării cererii de
brevet, solicitantului, care nu este încă titular de brevet, în anumite condiţii, dreptul de
proprietate industrială, solicitantul unei cereri de brevet publicate fiind asimilat
provizoriu cu titularul de brevet. Un alt drept recunoscut titularului de brevet este dreptul
la despăgubiri materiale în cazul încălcării dreptului exclusiv de exploatare. Aceste
despăgubiri reprezintă latura civilă a infracţiunii de contrafacere. Dreptul de prioritate al
titularului de brevet conferit de lege cu începere de la data constituirii depozitului
naţional reglementar sau a priorităţii invocate şi recunoscute (prioritatea de depozit).
Dreptul la asistenţă tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a
invenţiei (art.42 alin.2). Obligaţia inventatorului de a acorda, la cererea titularului de
brevet, asistenţă tehnică, îşi are izvorul în contractul încheiat între cele două părţi :
inventatorul şi titularul de brevet.
Unitatea titulară de brevet şi inventatorul au obligaţia reciprocă de a se informa în
scris asupra creării şi stadiului realizării invenţiei şi să se abţină de la orice divulgare,
art.5 alin. 3 şi 4 şi art.42 alin.1.
3.2.3. Drepturile inventatorului care nu este titular de brevet. Inventatorul care
nu este titular de brevet are dreptul la o remuneraţie suplimentară stabilită prin contract
(art.5 alin.1, lit.a şi art.5 alin.2). Pentru invenţiile create şi realizate în condiţiile art.5
alin.1 cu clauză contrară şi respectiv art.5 alin.2, inventatorul beneficiază de drepturi
32
L.Mihai, op.cit. p.22 şi urm.
patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu solicitantul sau, după caz, cu
titularul brevetului. Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcţie de efectele economice
şi/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al
invenţiei (art.37).
Dreptul inventatorului de a încasa preţul convenit pentru asistenţa tehnică
acordată pe bază de contract la cerere de către titularul de brevet (art.44 alin.2). Dreptul
inventatorului de a i se elibera un duplicat al brevetului de invenţie (art.36 alin.2).
Dreptul inventatorului de a fi informat în scris de către unitate asupra stadiului realizării
invenţiei (art.5 alin.4), asupra stadiului examinării cererii de brevet în cadrul O.S.I.M.,
precum şi asupra stadiului şi rezultatelor aplicării invenţiei (art.44). Dreptul la acordarea
unei compensaţii materială de către instituţia care a atribuit caracter de secret de stat
invenţiei sale (art.44 alin.2). Inventatorului, care nu este titular al brevetului i se recunosc
şi o serie de drepturi personale nepatrimoniale ca : dreptul la calitatea de autor al
invenţiei şi de a i se menţiona numele, prenumele şi calitatea în brevetul eliberat, în
carnetul de muncă precum şi în orice acte sau publicaţii privind invenţia sa (art.36),
dreptul de a decide asupra publicităţii invenţiei, dreptul de a solicita eliberarea unui titlu
de protecţie şi evident dreptul de prioritate.
3.2.4.Drepturile unităţii care nu este titulară de brevet
Unitatea care nu este titulară de brevet are în condiţiile art.5 alin. final, un drept
de preferinţă la încheierea unui contract privind invenţia realizată de salariat şi brevetată
pe numele salariatului în condiţiile art.5 lit.b.
Situaţia vizată de textul legal priveşte cazul în care, inventatorul salariat, titular de
brevet renunţă să exploateze personal invenţia sa şi decide să transmită dreptul său altei
persoane prin contract de cesiune sau contract de licenţă.
Pe lângă drepturi, legea reglementează şi obligaţii. Astfel titularului de brevet îi
revine obligaţia de plată a taxelor de menţinere în vigoare a brevetului (anuităţi) conform
art.43 al.2. Reglementarea anuităţilor este dată de Ordonanţa Guvernului nr.41 din 30
ianuarie 199833
aprobată prin Legea nr.383 din 13 iunie 2002 privind taxele în domeniul
protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.34
Persoanele fizice şi juridice române, solicitanţi sau titulari, plătesc în lei taxele
prevăzute în legea specială.
Persoanele fizice şi juridice străine, care sunt solicitanţi, titulari sau care au
preluat un drept de proprietate industrială, plătesc în valută taxele datorate.
În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cât şi străini,
taxele datorate în comun se plătesc în valută.
Taxele de menţinere în vigoare pentru anii de protecţie până la eliberarea
brevetului de invenţie în temeiul Legii nr.64/1991, inclusiv anul în care se eliberează
acesta, se plătesc o dată cu taxa pentru eliberarea brevetului.
Pentru fiecare dintre anii următori anului eliberării brevetului, taxa pentru
menţinerea în vigoare a acestuia se plăteşte anual până la începerea anului de protecţie
respectiv.
Taxele anuale pentru un brevet extins se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european
a fost publicată de către Oficiul European de Brevete.
Neplata acestor taxe până la expirarea termenului de 6 luni are ca urmare
decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
O dată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenţie, titularul acestuia este
obligat să plătească şi taxa de menţinere în vigoare datorată pentru perioada pentru care
nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
O altă obligaţie este aceea de exploatare a brevetului. Ea nu este prevăzută în mod
expres în lege dar rezultă indirect şi neechivoc din reglementarea licenţei obligatorii.
Inventatorul care nu este titular de brevet are obligaţia de a acorda la cerere
titularului de brevet, asistenţa tehnică, pe bază de contract.
33
Publicată în M.Oficial nr.43 din 30 ianuarie 1998. 34
Legea nr.383 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei guvernului nr.41/1998 privind taxele în
domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul oficial
nr.471 din 2 iulie 2002.
3.3.Transmiterea drepturilor născute în legătură cu invenţia
3.3.1. Sediul materiei. Potrivit art.45 din Legea nr.64/1991 astfel cum a fost
modificată „Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din
brevet pot fi transmise în tot sau în parte.
Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă,35
exclusivă sau
neexclusivă, sau prin succesiune legală sau testamentară. „
3.3.2.Obiectul transmiterii. Sunt transmisibile prin cesiune sau prin licenţă :
- dreptul la acordarea brevetului de invenţie când actul de transmisiune se încheie
fie înaintea depunerii cererii de brevet, fie în cursul procedurii de eliberare a brevetului
dar înainte de pronunţarea deciziei motivate de către O.S.I.M. ;
- dreptul asupra brevetului care are ca obiect al transmisiunii doar brevetul, actul
de transmisiune se încheie după eliberarea brevetului în tot cursul duratei sale de
validitate. Momentul transmisiunii este posterior eliberării brevetului. O asemenea
transmisiune se realizează prin contract de cesiune.
- drepturile născute din brevetul de invenţie ce reunesc ansamblul prerogativelor
ce alcătuiesc dreptul de folosinţă a invenţiei ce se naşte din brevet.
3.3.3. Modalităţile de transmitere a drepturilor privind invenţia pot fi clasificate
după mai multe criterii şi anume :
A. În funcţie de momentul în care intervine, transmisiunea poate fi făcută prin :
acte între vii ;
acte mortis causa.36
B . După temeiul transmisiunii :
transmisiune legală ;
transmisiune voluntară ;
C. După modul de transmitere :
acte cu titlu oneros;
acte cu titlu gratuit.
35
Ada Petrescu, L.Mihai, op.cit. Pentru contractul de cesiune şi pentru contractul de licenţă
36
Potrivit art.2 lit.m) prin succesor în drepturi se înţelege orice persoană fizică sau juridică căreia i s-a
transmis fie dreptul la acordarea brevetului de invenţie, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de
invenţie eliberat.
3.3.3.1. Contractul de cesiune
Noţiune - doctrina a definit contractul de cesiune ca fiind instrumentul juridic
prin care se transmite în tot sau în parte, dreptul la brevetul de invenţie, deci implicit
dreptul de folosinţă exclusivă asupra invenţiei, de la titularul brevetului în calitate de
cedent către o altă persoană în calitate de cesionar în schimbul unui preţ.
Contractul de cesiune cu titlu oneros a fost calificat în doctrină ca o formă de
vânzare supusă, în lipsa unor prevederi legale proprii, dreptului comun aplicabil vânzării.
Când contractul de cesiune este cu titlul gratuit, dispoziţiile aplicabile sunt cele de la
donaţie.
Clasificare. Contractul de cesiune din punctul de vedere al întinderii drepturilor
poate fi :
- cesiune totală, în cazul în care cesiunea are ca obiect toate drepturile ce izvorăsc
din brevet şi pentru întregul teritoriu pe care invenţia este protejată.
- cesiune parţială când obiectul îl formează anumite laturi ale folosinţei exclusive
de exemplu când invenţia este susceptibilă de mai multe aplicaţii şi numai unele din ele
formează obiectul transmisiunii. Se transmite cum ar fi dreptul de a fabrica produsul şi se
păstrează dreptul de a-l comercializa. Cesiunea parţială îmbracă în acest caz forma unei
coproprietăţi. Cesiunea poate fi parţială şi din punct de vedere teritorial dacă este limitată
la o parte din teritoriu pe care invenţia este protejată.
Drepturi ce se transferă în patrimoniul cesionarului :
- dreptul de proprietate asupra brevetului, în tot sau în parte, după cum cesiunea a
fost totală sau parţială ;
- dreptul la acţiune în contrafacere pentru actele ulterioare datei încheierii
contractului de cesiune.
Contractul de cesiune nu transferă drepturi personale nepatrimoniale, indisolubil
legate de persoana inventatorului şi dreptul de prioritate unionistă, afară doar de situaţia
în care acest din urmă drept este stipulat expres în contract că se transferă.
Forma contractului de cesiune . Din punct de vedere al formei, contractul de
cesiune este consensual (legea nu prevede expres o anumită formă). Formalităţile de
înscriere la O.S.I.M. a cesiunii sunt necesare doar pentru opozabilitatea faţă de terţi. Art.
45 alin.3 prevede expres că : „Transmiterea produce efecte faţă de terţi numai începând
cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii
înregistrate la O.S.I.M.”
Condiţii de fond :
- calitatea de proprietar a cedentului care trebuie să fie titular al brevetului ;
- obiectul cesiunii trebuie să fie un brevet în vigoare în momentul încheierii
contractului. Cesiunea nu poate avea ca obiect un brevet expirat sau un brevet cu un
titular decăzut din drepturi.
Efect:
Obligaţiile cedentului :
- obligaţia de predare sau remitere a obiectului contractului, ca obligaţie
principală se traduce în obligaţia de a tolera actele de exploatare ale cesionarului. De
asemenea cedentul are obligaţia de a pune la dispoziţie, know-how-ul legat de
exploatarea obiectului contractului dacă se apreciază că know-how-ul este un accesoriu.
Fundamentul juridic al obligaţiei de a pune la dispoziţie know-how-ul este dat de
art.970 şi de art.1325 Cod civil. Potrivit art.970, obligaţiile trebuie executate cu bună
credinţă şi cuprind nu numai ceea ce este expres stipulat de părţi dar şi toate urmările
prevăzute de echitate, obicei, lege, în funcţie de natura obligaţiilor. Art.1325 precizează
că obligaţia de predare cuprinde atât lucrul cât şi accesoriile sale şi tot ce este destinat
folosirii sale. O soluţie asemănătoare nu poate fi promovată şi cât priveşte asistenţa
tehnică întrucât legea prevede în mod expres că ea se acordă, la cerere, pe bază de
contract.
- Obligaţia de garanţie . Cedentul trebuie să asigure liniştita şi utila folosinţă a
obiectului contractului. Contractul de cesiune este un contract sinalagmatic, consensual,
cu titlu oneros şi comutativ. Obligaţia de garanţie nu poartă asupra randamentului sau
valorii comerciale a obiectului invenţiei.
Evicţiunea provine fie din fapta terţului fie din fapta personală a cedentului.
Potrivit regulilor de drept civil, cedentul garantează pe cesionar pentru evicţiune
atât din partea terţului cât şi pentru fapta personală. Fapta terţului poate consta în
contrafacere şi în această situaţie cesionarul se poate apăra singur. După cedarea
brevetului, cedentul nu mai poate exploata invenţia, iar cesionarul are împotriva lui o
acţiune în garanţie pentru evicţiune, acţiune care rezultă din fapta proprie (acţiune în
contrafacere).
Vicii ascunse sunt cele care conduc la nulitatea brevetului care poate fi nulitate
totală sau parţială. În acest caz se face aplicarea art.1311 Cod civil care prevede că „Dacă
în momentul vânzării, lucrul vândut era pierit în tot, vinderea este nulă. Dacă a pierit
numai în parte, cumpărătorul are alegerea între a se lăsa de contract, sau a pretinde
reducerea preţului. Doctrina consideră că atunci când vânzătorul este un profesionist el
este prezumat a cunoaşte viciile lucrului vândut. În practică însă, aplicarea prezumţiei de
rea-credinţă a cedentului profesionist se înlătură în cazul inventatorilor individuali,
cedenţi ocazionali. Prezumţia nu are un caracter irefragabil. O clauză de negaranţie a
vânzătorului pentru vicii ascunse este valabilă în dreptul comun (art.1354 C.civ.) şi în
principiu şi în contractul de cesiune.
Obligaţiile cesionarului. Obligaţia principală a cesionarului o constituie plata
preţului care se poate stabili printr-o sumă globală sau dintr-un procent din profitul
realizat, sau o cantitate de produse sau în sfârşit mixtă. În unele contracte, în special cele
care stabilesc preţul într-un procent din profitul realizat se poate prevedea o clauză
expresă care să instituie obligaţia de exploatare.
O altă modalitate de transmitere a drepturilor privind invenţia este aportul unui
brevet la o societate comercială . Aceasta poate consta într-un brevet asupra căruia
titularul transmite societăţii proprietatea sau folosinţa acestuia. Asociatul care aportează
un brevet are aceeaşi obligaţie de garanţie ca şi cedentul dintr-un contract de cesiune sau
de licenţă.
3.3.3.2. Contractul de licenţă
Noţiune . Licenţa de brevet este operaţia juridică prin care se transmite în
întregime sau numai în parte dreptul de folosinţă asupra unei invenţii brevetate, de la
titularul de brevet către o altă persoană în schimbul plăţii unei redevenţe.
În sens restrâns, licenţa presupune acordul prin care titularul unui drept de
proprietate industrială transmite unei alte persoane în tot sau în parte folosinţa dreptului
său exclusiv de exploatare în schimbul plăţii unei redevenţe.
Acesta este un contract nenumit, ca şi cesiunea ; licenţa în latină semnifică
promisiune sau libertate de a acţiona.
Caractere juridice. Licenţa este un contract nenumit, sinalagmatic, consensual,
oneros, intuituu personae, şi, după caz, cu executare succesivă sau dintr-o dată.
Clasificare, licenţele pot fi clasificate după criteriile următoare :
Din punctul de vedere al drepturilor, licenţele pot fi :
1. Licenţa simplă – în situaţia în care cesionarul dobândeşte folosinţa invenţiei
brevetate, titularul brevetului păstrează atât dreptul de a folosi el însuşi invenţia şi dreptul
de a conceda folosinţa invenţiei altor persoane ;
2. Licenţa exclusivă - este acea formă de licenţă prin care se transmite
beneficiarului folosinţa exclusivă fie a uneia din formele de realizare ale invenţiei (dacă
este susceptibilă de mai multe forme de realizare), fie pentru o anumită durată sau un
anumit teritoriu;
3.Licenţa absolută – în acest caz, cedentul nu poate acorda alte licenţe şi trebuie
să se abţină de la orice act de exploatare a invenţiei, pe perioada sau înăuntrul teritoriului
la care se referă exclusivitatea.
În funcţie de întinderea teritorială a folosinţei, a duratei exploatării sau a
naturii activităţii (fabricare, vânzare, exploatare) licenţele sunt :
licenţe limitate;
licenţe nelimitate
După obiectul contractului, licenţele se clasifică în :
licenţă de brevet;
licenţă de know-how;
licenţă de marcă;
licenţă de desen sau model industrial.
După izvorul raportului juridic, licenţa este :
1.legală
2.voluntară
În funcţie de complexitatea contractului :
licenţă pură, când nu are elemente ale altor operaţii juridice;
licenţă complexă, când reuneşte licenţe şi a altor contracte (furnizare, know-how)
într-o singură operaţie complexă.
Din punct de vedere al formei, contractul de licenţă este consensual formalităţile de
înscriere la O.S.I.M. a licenţei sunt necesare doar pentru opozabilitate faţă de terţi .
Efectele contractului de licenţă .
Obligaţiile concedentului :
1. Obligaţia de remitere/predare a obiectului – potrivit căreia beneficiarul foloseşte
invenţia. Transmisiunea folosinţei este temporară, pe durata de valabilitate a brevetului şi
poate fi limitată sau nelimitată. Folosinţa invenţiei este un drept de creanţă spre deosebire
de folosinţa exclusivă (monopolul de exploatare) care este un drept real.
2. Obligaţia de asistenţă tehnică – constă în furnizarea de documente, know-how şi
tot ceea ce este necesar pentru ca beneficiarul să poată folosi invenţia.
3. Obligaţia de garanţie pentru vicii şi evicţiuni are următoarele trăsături :
- concedentul trebuie să asigure liniştita şi utila folosinţă a invenţiei de către
concesionar ; tulburările pot proveni din fapta proprie, fapta terţilor, vicii ascunse.
- poartă doar asupra faptului că obiectul contratului este tehnic, realizabil şi
exploatabil ; în principiu, se poate încheia un contract de licenţă şi pentru folosinţa unei
invenţii ce se va breveta în viitor dacă s-a depus cererea pentru eliberarea brevetului ;
- dacă invenţia nu este tehnic realizabilă, contractul de licenţă poate fi anulat atât
pentru vicii ascunse cât şi pentru absenţa cauzei. Concedentul nu garantează valoarea
comercială a licenţei concedate şi nici rentabilitatea exploatării ;
- la încetarea contractului de licenţă, concedentul are şi obligaţia de a prelua stocul de
produse fabricate pe bază de licenţă şi nevândute.
Plata anuităţilor revine concedentului, ca titular de brevet în baza art.1420 C.civil.
Obligaţiile concesionarului :
1.Obligaţia de plată a preţului (redevenţei)
Preţul poate fi plătit forfetar (dintr-o dată) sau eşalonat (reprezentând un procent din
cifra de afaceri realizată de beneficiar prin exploatarea brevetului).
2 .Obligaţia de exploatare a invenţiei.
Obligaţia de exploatare este o obligaţie „propter in rem” . Fiind o obligaţie reală,
trebuie realizată imediat de către beneficiar. Exploatarea trebuie să fie serioasă, efectivă,
leală (corectă, cinstită).
3. Obligaţia de apărare a titularului de brevet împotriva uzurpărilor conf.
art.1433 C.civ.
4. Obligaţia de sistare a exploatării la încetarea contractului.
Încetarea contractului. Cauzele de încetare sunt :
convenţia părţilor conf. art. 969 al.2 Cod civil ;
rezilierea cu efecte pentru viitor ;
anularea constatată ;
moartea uneia dintre părţi .
Verifică-ţi cunoştinţele!
1. Definiţi dreptul exclusiv de exploatare şi arătaţi care sunt caracterele lui
juridice.
2. Limitele generale ale dreptului exclusiv de exploatare.
3. enumeraţi limitele speciale ale dreptului exclusiv de exploatare.
4. Definiţi licenţa obligatorie.
5. Arătaţi condiţiile în care se poate acorda licenţa obligatorie.
6. Ce este decăderea?
7. Analizaţi comparativ contractul de cesiune şi contractul de licenţă.
8. Ce înţelegeţi prin dreptul de preferinţă?
9. Constituie limite ale dreptului exclusiv de exploatare:
Durata protecţiei şi întinderea teritorială;
Fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în
vederea folosirii, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;
Modalitatea de exploatare a invenţiei.
10. Transmisiunea drepturilor ce decurg din brevet, produce efecte faşă de terţi:
Din momentul încheierii contractului de cesiune;
De la data publicării în BOPI a menţiunii înregistrate la OSIM;
Din momentul notificării lor cu privire la cesiunea drepturilor.
11. Este un drept personal nepatrimonial:
Dreptul de prioritate;
Dreptul unităţii titulară de brevet,la asistenţă tehnică;
Dreptul de scutire temporară de la impozitul pe profit.
13. Drepturile patrimoniale ale inventatorului netitular de brevet:
Sunt stabilite prin convenţia părţilor;
Sunt stabilite prin lege;
Sunt stabilite prin contractul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului
de invenţie.
14. Prin cesiunea drepturilor decurgând din brevetul de invenţie:
Se transmite însuşi dreptul asupra invenţiei;
Se transmite numai un drept de folosinţă asupra invenţiei;
Ambele răspunsuri sunt corecte.
15. Ca efect al cesiunii:
Cesionarul nu poate formula acţiune în contrafacere;
Plata anuităţilor întră în sarcina cesionarului;
Cedentul are obligaţia de a plati taxele de menţinere în vigoare a
brevetului.
16. Licenţa obligatorie se acordă în baza:
Legii;
Convenţiei părţilor;
Unei hotărâri judecătoreşti.
17. Decăderea:
Produce efecte numai pentru viitor;
Poate fi şi parţială;
Produce efecte retroactive.
18. Revalidarea brevetului:
Poate fi solicitată de orice persoană interesată;
Înlătură sancţiunea decăderii;
Poate fi solicitată în termen de 1 an de la data publicării decăderii.
19. Speţă:
S.C. A a chemat în judecată pe inventatorul B pentru nerespectarea dreptului
de preferinţă. Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta SC A arată că
inventatorul B este salariatul său şi a realizat invenţia în timpul orelor de servici
folosindu-se de baza tehnico-materială a unităţii. După obţinerea brevetului de
invenţie a făcut o ofertă către unitate care a fost de acord să încheie un contract de
licenţă cu acesta, stabilind şi un preţ.
Cu toate acestea pârâtul a încheiat un contract de licenţă cu SC Y.
In apărare pârâtul arată că el a respectat dreptul de preferinţă al unităţii A,însă
preţul propus de acesta fiind mult mai mic decât cel oferit de SC Y a ales să
încheie contractul de licenţă cu aceasta din urmă, în temeiul dreptului său exclusiv
de exploatare.
Ce probleme de drept identificaţi în speţă ?
În ce constă dreptul de preferinţă ?
Care este soluţia corectă ? Argumentaţi.
Cuvinte cheie:
dept exclusiv de exploatare;
limite speciale;
licenţă obligatorie;
licenţă exclusivă;
drept de preferinţă;
contract de cesiune;
contract de licenţă.
☺Definiţi cuvintele cheie mai sus enumerate.
Bibliografie
Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2010, pp. 109-139;
Lucian Mihai Invenţia, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002, pp.22;
Viorel Roş Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed.Global Lex, Bucureşti,
2001, pp..381-396; 400-410;
Yolanda Eminescu Legea brevetelor de invenţie – comentariu, Ed.Lumina
Lex, Bucureşti, 1993, pp.170-184;
Unitatea de învăţare nr.4
APĂRAREA ŞI STINGEREA DREPTURILOR PRIVIND INVENŢIA.
KNOW-HOW
Obiective specifice unităţii de invăţare nr.4
După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi:
să identificaţi mijloacele de apărare a drepturilor privind invenţia;
să distingeţi între mijloacele administrative, civile şi penale de apărare a
dreptuirilor privind invenţia;
să identificaţi cauzele de încetare a drepturilor izvorâte din invenţie;
să înţelegeţi conceptului de know-how;
Cuprins
4.1. Apărarea drepturilor privind invenţiile
4.1.1.Modalităţi administrative
4.1.2.Mijloace de drept civil
4.1.3.Mijloace de drept penal
4.1.4.Proba faptelor incriminate
4.1.5.Soluţionarea cererilor
4.2.Stingerea drepturilor izvorâte din invenţii
4.2.1. Expirarea termenului de protecţie
4.2.2. Decăderea titularului din drepturi
4.2.3. Renunţarea titularului la brevetul de invenţii
4.2.4. Revocarea din oficiu a hotărârilor O.S.I.M.
4.3. Realizări tehnice cu caracter de noutate relativă. Know-how-ul
4.1. Apărarea drepturilor privind invenţiile
4.1.1. Modalităţi administrative. Apărarea drepturilor privind invenţiile este
reglementată de capitolul 6 (art. 51 – 67) din Legea nr.64/1991. Legea oferă diferite
mijloace de apărare a drepturilor care izvorăsc din invenţie : modalităţi administrative,
civile şi penale.
Contestaţia. Potrivit art. 51, hotărârile O.S.I.M. pot fi contestate la acesta de către
persoanele interesate, în termen de 3 luni de la comunicare.
Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la
O.S.I.M. de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul
O.S.I.M., în primă instanţă.
Revocarea sau anularea. Orice persoană interesată are dreptul să formuleze în
scris şi motivat, la O.S.I.M., o cerere de revocare împotriva hotărârii de acordare a
brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea acesteia, dacă hotărârea a fost
luată fără respectarea dispoziţiilor art.7-10 şi ale art.12 şi 13 din Legea nr.64/1991 astfel
cum a fost modificată.
Cererea de revocare va fi soluţionată, în termen de 3 luni de la înregistrarea
acesteia la O.S.I.M., de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din
cadrul O.S.I.M.
Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii de formă privind o cerere nu poate
constitui motiv de revocare a hotărârii de acordare a brevetului sau de anulare a
brevetului de invenţie, în tot sau în parte, decât în cazul în care aceasta este rezultatul
unei intenţii frauduloase.
Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fără ca titularul să
aibă posibilitatea să prezinte observaţii asupra revocării sau anulării şi să aducă într-un
termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege şi de regulamentul de
aplicare a prezentei legi.
4.1.2. Mijloace de drept civil.
Potrivit art. 59 alin. 3 pentru prejudiciile cauzate, titularul are dreptul la
despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente
să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute. Aceste
dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârşirea
infracţiunii de contrafacere.
Încălcarea drepturilor prevăzute la art.32 alin.1 de către terţi atrage pentru
persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata
despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului.
4.1.3. Mijloace de drept penal.
Însuşirea fără drept a calităţii de inventator. Potrivit art. 58 din Legea
nr.64/1991, însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 5.000
lei la 10.000 lei.
Infracţiunea de contrafacere. În alin.1 al art. 59 se incriminează infracţiunea de
contrafacere. Constituie infracţiunea de contrafacere, fabricarea, folosirea sau punerea în
circulaţie fără drept, a obiectului unui brevet de invenţie sau orice altă încălcare a
drepturilor conferite conform art.32 alin.2, dacă aceste încălcări au fost săvârşite după
data publicării cererii de brevet de invenţie.
Infracţiunea de contrafacere, cea mai gravă atingere adusă dreptului de proprietate
industrială este lacunar reglementată în legislaţia actuală. Codul penal, incriminează în
art.299 contrafacerea obiectului unei invenţii şi în art.300 punerea în circulaţie a
produselor contrafăcute referindu-se total nejustificat numai la obiectul unei invenţii.
Contrafacerea, această componentă negativă majoră a vieţii economice contemporane se
prezintă frecvent în practică sub forma unui cumul de atingeri nelegitime a unor drepturi
diferite de proprietate intelectuală, de exemplu la mărci, desene şi modele industriale sau
drepturi de autor care, presupune o concurenţă neleală sistematică. Este evident necesar
ca toate delictele contra proprietăţii intelectuale să fie reglementate numai în Codul penal
şi nu disparat în legile speciale.
Condiţiile pentru intentarea unei acţiuni în contrafacere sunt :
existenţa unui brevet valabil ;
o atingere adusă drepturilor titularului de brevet prin fabricarea, folosirea sau
punerea în circulaţie a obiectului brevetului ;
intenţia .
Actele de contrafacere, nu au relevanţă în ţara în care invenţia nu este brevetată.
Obiectul protejat, pentru a se stabili contrafacerea va fi comparat cu cel considerat a
constitui o contrafacere. O reproducere servilă va fi contrafacere, dar în cazul în care
reproducerea nu este servilă, va fi contrafacere dacă în obiectul presupus contrafăcut se
regăsesc elementele esenţiale constitutive ale invenţiei. Ca regulă, contrafacerea se
apreciază după asemănări, nu după deosebiri. Donaţia unor obiecte contrafăcute nu cade
sub incidenţa legii ca de altfel şi fabricarea pe scară redusă a unor produse acoperite prin
brevet.
Apărarea drepturilor de proprietate industrială se poate realiza şi prin introducerea
unei acţiuni în concurenţă neleală. Concurenţa neleală este definită în art.301 Cod penal
în termenii următori : Fabricarea ori punerea în circulaţie a produselor care poartă
denumiri de origine ori indicaţii de provenienţă, false, precum şi aplicarea pe produse
puse în circulaţie de menţiuni false privind brevetul de invenţii ; ori folosirea unor nume
comerciale sau a denumirilor organizaţiilor de comerţ ori industriale, în scopul de a
induce în eroare pe beneficiari. Condiţiile necesare ce se cer îndeplinite sunt :
existenţa unui act de concurenţă ;
caracterul neleal al actului de concurenţă ;
existenţa unui prejudiciu.
Acţiunea în concurenţă neleală nu este subsidiară acţiunii în contrafacere pentru că
fundamentul lor este deosebit. Contrafacerea presupune încălcarea unui drept pe când
concurenţa neleală presupune încălcarea unor reguli de conduită comercială. În
consecinţă, acţiunea în concurenţă neleală poate fi introdusă alături de acţiunea în
contrafacere fiind două acţiuni distincte, independente astfel încât ele pot fi exercitate
separat ori simultan. Mai mult chiar cele două acţiuni pot fi cumulate atunci când
încălcarea dreptului exclusiv, drept real este consecinţa unor procedee neleale, distincte
de contrafacere.
Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţii vătămate.
În cazul în care, înainte de data publicării cererii de brevet de invenţie, faptele
prevăzute la art.32 alin. 2 continuă să fie săvârşite şi după somare, instanţa, la cerere,
poate ordona încetarea săvârşirii lor până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii
O.S.I.M. Această măsură va putea fi ordonată cu plata de către solicitant a unei cauţiuni
stabilite de instanţă.
Divulgarea datelor cuprinse în brevet de către personalul O.S.I.M. Conform art.
62, divulgarea, de către personalul O.S.I.M., precum şi de către persoanele care
efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la
publicarea lor, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.
O.S.I.M. răspunde faţă de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvârşirii
infracţiunii de divulgare a datelor cuprinse în cereri de către personalul propriu.
4.1.4. Proba faptelor incriminate.
În cazul încălcării dreptului titularului unui brevet de procedeu, prevăzut la art. 32
alin. 2 lit. b), 37
sarcina probei în stabilirea faptului că procedeul utilizat pentru obţinerea
unui produs identic este diferit de procedeul brevetat incumbă persoanei prezumate a fi
încălcat acest drept.
În aplicarea prevederilor anterioare orice produs identic care a fost realizat fără
consimţământul titularului de brevet va fi considerat, până la proba contrarie, a fi fost
obţinut prin procedeul brevetat în cel puţin una dintre următoarele circumstanţe :
a). dacă produsul obţinut prin procedeul brevetat este nou ;
b). dacă există o probabilitate substanţială că produsul identic a fost obţinut prin
procedeul respectiv şi titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi rezonabile, să
stabilească ce procedeu a fost de fapt utilizat.
La prezentarea probelor contrarii de către titularul de brevet se va ţine seama de
interesele legitime legate de secretele de fabricaţie şi de secretele comerciale ale
persoanei prezumate că a încălcat drepturile titularului.
4.1.5. Soluţionarea cererilor.
Soluţionarea cererilor administrative.
Contestaţia sau, după caz, cererea de revocare va fi soluţionată, în termen de 3
luni de la înregistrarea acesteia la O.S.I.M., de către o comisie de reexaminare din
Departamentul de apeluri din cadrul O.S.I.M.
Hotărârea Comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părţilor în termen de
15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30
de zile de la comunicare.
În termen de 15 zile de la comunicare, hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi
atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.
Hotărârile de acordare a brevetului de invenţie, luate de Comisia de reexaminare,
şi hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti, comunicate la O.S.I.M. de către
persoana interesată, se operează în registrele naţionale şi se publică în Buletinul Oficial
37
Art.32 alin.2 lit. b) se referă la utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare,
vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care
obiectul brevetului este un procedeu.
de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data la care acestea au rămas
definitive şi irevocabile.
O.S.I.M. operează în registrele naţionale, modificările intervenite ca urmare a
unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi le publică în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la O.S.I.M.
de către persoana interesată.
Potrivit dreptului comun, litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de
brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie, inclusiv
drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune şi licenţă, sau cele
referitoare la nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art.5 alin.6, art.37 şi art. 44 sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti.
Persoana interesată va comunica la O.S.I.M. hotărârea judecătorească în termen
de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, spre a fi înscrisă
în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al
brevetelor de invenţie şi publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. În lipsa
publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială hotărârea nu este opozabilă
terţilor.
Potrivit art.64, titularul de brevet poate solicita instanţei judecătoreşti :
a). ordonarea unor măsuri asiguratorii, atunci când există un risc de încălcare a
drepturilor decurgând dintr-un brevet şi dacă această încălcare riscă să cauzeze un
prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă ;
b). ordonarea, după acordarea liberului de vamă, a unor măsuri privind încetarea
faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevet, săvârşite de o terţă persoană cu
ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implică o
atingere a acestor drepturi.
Instanţa va putea dispune ca autorul încălcării drepturilor decurgând din brevet să
informeze titularul de brevet asupra identităţii terţilor care au participat la producerea şi
distribuirea mărfurilor în cauză, precum şi asupra circuitelor de distribuţie.
Măsurile asiguratorii vor putea fi ordonate cu plata de către reclamant a unei
cauţiuni stabilite de instanţă.
Pentru ordonarea măsurilor asiguratorii sunt aplicabile dispoziţiile dreptului
comun.
Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente de probă de
care acesta dispune, pentru a dovedi că este titularul brevetului încălcat ori al unui brevet
a cărui încălcare este inevitabilă.
Autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de brevet,
suspendarea vămuirii la import, exportul sau plasarea sub regim vamal suspensiv a
mărfurilor ce intră sub incidenţa incriminării unei infracţiuni de contrafacere.
Competenţele vamale cu privire la asigurarea respectării la frontieră a drepturilor
privind brevetele de invenţie aparţin, Autorităţii Naţionale a Vămilor, potrivit legii
nr.344/2005.
În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească se constată că o altă persoană
decât cea care figurează în brevetul de invenţie este îndreptăţită la acordarea brevetului,
O.S.I.M. eliberează brevetul persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului.
Dacă, înainte de acordarea de către O.S.I.M. a brevetului de invenţie, printr-o
hotărâre judecătorească se constată că dreptul la brevet aparţine unei alte persoane decât
solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest drept poate, în termen de 3 luni de la
data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii şi în condiţiile prevăzute de
regulamentul de aplicare a prezentei legi:
a). să continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusă
ca pentru o cerere proprie ;
b). să depună o nouă cerere de brevet pentru aceeaşi invenţie. Pentru elementele
care nu extind conţinutul cererii iniţiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19,
cererea iniţială este declarată de O.S.I.M. ca fiind considerată retrasă, începând cu data de
depozit a noii cereri ,
c). să solicite respingerea cererii.
La cererea instanţei judecătoreşti, O.S.I.M. este obligat să înainteze actele,
documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită, recuperând
aceste acte în final. Citarea în instanţă se va face numai în acest scop.
4.2. Stingerea drepturilor izvorâte din invenţii
4.2.1. Expirarea termenului de protecţie.
Confom art.31 durata de protecţie a unui brevet de invenţie este de 20 ani cu
începere de la data de depozit naţional reglementar. Termenul de protecţie a unui brevet
nu poate fi prelungit ca în cazul altor obiecte de proprietate cum ar fi mărcile sau
desenele şi modelele industriale. Durata protecţiei noilor soiuri de plante protejate prin
brevetul de soi este de 25 ani, termen ce curge de la data eliberării brevetului de soi.
Pentru soiurile noi de pomi fructiferi, vită-de-vie şi arbori ornamentali, durata de
protecţie este de 30 de ani. Pentru produsele medicamentoase sau produsele fitosanitare,
brevetate se poate obţine o protecţie suplimentară, în condiţiile legii. După expirarea
termenului de protecţie, invenţia cade în domeniul public.
4.2.2. Decăderea titularului din drepturi constituie o cauză de stingere a
protecţiei cu condiţia să nu intervină în conformitate cu art.37 revalidarea brevetului prin
procedura repunerii în termen.
4.2.3. Renunţarea titularului la brevetul de invenţii.
Brevetul de invenţie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare pe
întreaga durată de protecţie a acestuia. Cu toate acestea nu sunt încălcate drepturile
titularului de brevet prin exploatarea de către terţi a invenţiei sau a unei părţi a acesteia la
a cărei protecţie s-a renunţat, în conformitate cu art. 38 din Lege potrivit cu care titularul
poate renunţa, în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei declaraţii scrise înregistrate la
O.S.I.M.
În cazul invenţiilor de serviciu prevăzute la art.5 alin. 1 lit. a) şi alin.2, precum şi
al invenţiilor care au făcut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. 1 lit. b) din Legea nr.
64/1991, titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului intenţia sa de
renunţare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul
asupra brevetului.
Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract de licenţă, renunţarea este posibilă
numai cu acordul beneficiarului licenţei.
Invenţia sau partea din aceasta, la a cărei protecţie s-a renunţat, poate fi liber
exploatată de către terţi.
La invenţiile considerate secret de stat, create pe teritoriul României, cărora li se
atribuie acest regim de către instituţiile în drept pentru apărarea naţională şi pentru
păstrarea siguranţei naţionale, se poate renunţa numai cu acordul instituţiilor care le-au
atribuit caracterul de secret de stat. Acest caracter încetează numai prin hotărâre a
aceloraşi instituţii.
Renunţarea se înregistrează la O.S.I.M. în Registrul naţional al brevetelor de
invenţie şi produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială.
Renunţarea are aceleaşi efecte ca şi decăderea – căderea invenţiei în domeniul
public şi dreptul terţilor de a o utiliza liber.
4.2.4. Revocarea din oficiu a hotărârilor O.S.I.M.
Un caz special de încetare a drepturilor născute din brevet îl constituie
autorevocarea, din oficiu, de către O.S.I.M. a hotărârilor sale pentru neîndeplinirea
condiţiilor prevăzute de lege precum şi pentru orice eroare materială până la comunicarea
acestora în conformitate cu art.29. În literatura juridică termenul de „revocare” din art. 29
este considerat impropriu folosit propunându-se cel de retractare cu precizarea că
revocarea astfel cum este reglementată în art.52 în capitolul 6 al Legii consacrat apărării
drepturilor privind invenţiile este precis conturată, cu condiţii de aplicare şi termene
proprii. Considerăm că ambele revocări (art.29 şi art. 52) au un caracter administrativ dar
între ele se pot constata şi o serie de diferenţe şi anume :
- sfera de acţiune a revocării din art.29 se extinde şi asupra erorilor materiale care
nu pot fi incluse în formularea prea generală „neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în
prezenta lege „ precum şi la situaţia când se constată că solicitantul nu este îndreptăţit la
acordarea brevetului fiind altă persoană decât inventatorul, spre deosebire de cea din
art.52 limitată strict la neîndeplinirea condiţiilor de fond pozitive şi negative ale
obiectului invenţiei brevetate (art. 7-10 şi art. 12-13), la ipoteza în care obiectul
brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi comple, astfel încât o persoană de
specialitate în domeniu să o poată realiza şi la ipoteza în care obiectul brevetului
depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă;
- în cazul revocării reglementate de art.29 O.S.I.M. se sesizează din oficiu, pe
când, în cazul revocării din art.52 O.S.I.M. intervine numai dacă o persoană interesată
formulează în scris şi motivat, o cerere de revocare;
- art.29 condiţionează revocarea de respectarea unui termen precis şi anume data
comunicării hotărârilor O.S.I.M. pe când în cazul art.52 evident că persoana interesată
nu-şi poate formula cererea de revocare decât după comunicarea hotărârii O.S.I.M.
- dincolo de aceste diferenţe, dacă hotărârea O.S.I.M. de acordare a brevetului nu
a ajuns încă la cunoştinţa solicitantului, acesta nu mai produce efectele sale specifice si
sub acest aspect poate fi considerat, caz de stingere a drepturilor.
4.3. Realizări tehnice cu caracter de noutate relativă. Know-how-ul
Consideraţii preliminare
În cadrul categoriei de realizări tehnice cu caracter de noutate relativă se includea
şi inovaţia, amplu reglementată în Legea nr.62/1974 abrogată prin Legea nr.64/1991 care
nu o consideră, în mod justificat, un obiect de proprietate industrială. În legea actuală,
singura referire la inovaţie este în art.73 care o defineşte ca o realizare tehnică care este
nouă la nivelul unei unităţi şi utilă acesteia. Unitatea care aplică această realizare tehnică
are obligaţia să ateste calitatea de autor. Textul legal extinde principiul drepturilor băneşti
cuvenite autorului unei invenţii şi în cazul inovaţiilor dispunând că acestea, se stabilesc
prin contract încheiat între autor şi unitate. În cazul în care unitatea încalcă prevederile
legale ea va fi obligată la plata de despăgubiri autorului, potrivit dreptului comun, care
vor fi determinate în funcţie de rezultatele economice obţinute de unitate.
Know-how-ul38
, este considerat şi nominalizat ca atare în legislaţia internă şi
convenţiile internaţionale ca obiect de proprietate industrială, fiind apreciat ca un valoros
element al patrimoniului unei întreprinderi. Know-how-ul nu face obiectul unei
reglementări speciale, dar unele legi fac referire la know-how. Denumirea de know-how
este o expresie englezească care se traduce prin „a şti în ce fel”, „a şti cum”, expresie
care a intrat definitiv în patrimoniul terminologic al proprietăţii industriale fiind mult mai
frecvent utilizată decât expresia franţuzească de „savoir faire” având acelaşi înţeles.
38
Pentru informaţii suplimentare Yolanda Eminescu, Tratat de proprietate industrială vol. I, Creaţii noi,
Bucureşti, Ed. Academiei, 1982, p. 159 şi urm.
Doctrina defineşte know-how-ul ca un ansamblu de cunoştinţe tehnice
(informaţii, experienţă, abilitate) nebrevetabile sau brevetabile dar nebrevetate, necesare
fabricării, funcţionării sau comercializării unor produse, sau elaborării şi funcţionării unor
tehnologii ori procedee. Soluţiile jurisprudenţiale adaugă uneori referiri fie la finalitatea
know-how-ului menţionând că acesta este de natură a conferi un caracter mai competitiv
întreprinderii care îl deţine, fie la condiţiile existenţei sale, precizând că aceste cunoştinţe
trebuie să aibă un caracter de noutate şi originalitate.
Legea nr.79 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul
juridic al francizei defineşte know-how-ul în art.1 pct.d ca fiind ansamblul formulelor,
definiţiilor tehnice, documentelor, desenelor şi modelelor, reţelelor, procedeelor şi al
altor elemente analoage, care servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs,
Elementele componente ale know-how-ului. Literatura de specialitate consideră
că know-how-ul este alcătuit din elemente abstracte cum ar fi :
- abilitatea sau dexteritatea tehnică care se referă atât la abilitatea normală a unui
tehnician cât şi la aptitudinile sale native dobândite prin experienţă. Calităţile respective
sunt ataşate persoanei şi nu pot fi deci, obiectul unei apropieri de către întreprinderi
pentru că nu pot fi transmise decât odată cu persoana respectivă şi în general nu pot fi
fixate pentru o descriere precisă ;
- experienţa tehnică ca rezultat al unei practici industriale îndelungate şi nu o
simplă modalitate de executare a muncii de către un om experimentat. Ea este
susceptibilă de a fi înregistrată sau descrisă în documente, fixată deci pe un suport
material. Este transmisibilă fie pe calea asistenţei tehnice realizată de furnizor sau prin
pregătirea specialiştilor beneficiarului ;
- cunoştinţele tehnice, rezultat al cunoaşterii de către omul de meserie a tehnicii
industriale curente asociată unor informaţii din stadiul tehnicii mondiale.
Caracterele know-how-ului. Literatura juridică consideră că know-how-ul are
următoarele caractere :
- caracter tehnic , practic. Există şi un know-how comercial constituit dintr-un
ansamblu de cunoştinţe fără caracter tehnic, este esenţial în materia de franciză ;
- caracterul transmisibil în cazul şi în măsura în care poate fi comunicat altei
persoane dacă nu este indisolubil legat de persoana deţinătorului ;
- caracterul secret, asigurat prin interzicerea riguroasa a accesului terţilor la
aceste cunoştinţe care permit optimizarea fabricării unui produs sau a aplicării unor
procedee ceea ce face din know-how o valoare fragilă, esenţialmente aleatorie. În
doctrină se apreciază că există chiar şi un know-how negativ constituit din cunoaşterea
erorilor ce nu trebuie comise în fabricarea unui produs sau a aplicării unui procedeu.
Secretul se asigură printr-o protecţie de fapt, prin impunerea păstrării secretului,
deţinătorul, în lipsa unui titlu de protecţie, beneficiind doar de un monopol de fapt ;
- caracterul de noutate care este mai puţin relevant decât la invenţii întu-cât nu
se apreciază în funcţie de stadiul tehnicii mondiale ci se raportează la un criteriu subiectiv
şi anume stadiul cunoştinţelor beneficiarului, ceea ce conferă noutăţii un caracter relativ.
Ţinând seama de caracterele menţionate, literatura juridică39
a deosebit know-
how-ul atât de inovaţie cât şi de secretul de fabricaţie. Astfel know-how-ul se deosebeşte
de inovaţie întrucât inovaţia :
nu este niciodată brevetabilă ;
nu este alcătuită din elemente abstracte ;
nu este secretă ;
constituie o realizare tehnică nouă la nivelul unei unităţi şi utilă acesteia, fiind o
aplicare locală a unei soluţii cunoscută tehnicii mondiale, drept urmare folosirea
ei este şi rămâne liberă.
Know-how-ul se deosebeşte şi de secretul de fabricaţie sau comercial definit chiar
în Legea 298/2001, pentru modificarea şi completarea legii nr.11/199140
(privind
combaterea concurenţei neloiale) în art.1 ind.1, lit. b astfel : constituie secret comercial
informaţia care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia, nu este în
general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în
mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin
faptul că este secretă, iar deţinătorul a luat măsuri rezonabile ţinând seama de
circumstanţe pentru a fi menţinută în regim secret .
39
Yolanda Eminescu, op.cit., p.164 40
Publicată în M.Oficial 313 din 12 iunie 2001
Astfel, secretul de fabricaţie sau comercial constituie o tehnică, o formulă de
fabricaţie izolată, în timp ce know-how-ul se prezintă ca un ansamblu de elemente care
fără a avea un caracter de noutate absolută nu sunt cunoscute în ramura respectivă.
Secretul de fabricaţie are un caracter static în timp ce know-how-ul are caracter
dinamic fiind permanent susceptibil de ameliorări rezultate din activitatea de cercetare. El
cuprinde nu numai tehnicile efectiv utilizate ce sunt obiect al secretului comercial ci şi pe
cele din stadiul experimental precum şi cunoştinţe susceptibile de a fi permanent
îmbogăţite. Secretul de fabricaţie constituie de regulă exclusivitatea unei singure
întreprinderi, pe când know-how-ul este valorificabil prin transmitere, dobândind o
importanţă cu totul specială în comerţul internaţional.
Mijloace de apărare a drepturilor rezultate din know-how. Apărarea know-how-
ului se realizează prin mai multe mijloace juridice. Astfel, contra concurenţilor săi
comerciali, deţinătorul de know-how are la dispoziţie acţiunea în concurenţă neleală iar
contra celorlalte persoane non-concurente poate exercita acţiunea în responsabilitate
civilă delictuală. Asigurarea apărării know-how-ului are în vedere nu numai mijloacele
civile extra contractuale dar şi cele contractuale ca urmare a faptului că know-how-ul este
transmisibil.
Aşadar părţile în contractul de comunicare de know-how pot include, în limitele
autonomiei de voinţă, clauze necesare protejării caracterului confidenţial al know-how-
ului comunicat.
Pe planul dreptului penal, practicile comerciale neoneste pot întruni elementele
constitutive ale infracţiunilor de abuz de încredere, furt, divulgarea secretului profesional,
divulgarea secretului economic.
Contractul de comunicare de know-how. Transmiterea know-how-ului se
realizează prin contractul de comunicare de know-how denumit în mod curent în practică,
contract de licenţă de know-how, deşi doctrina franceză consideră, justificat, că know-
how-ul nefiind sediul unui drept privativ nu se poate admite ideea unei cesiuni sau a unei
licenţe. În Ghidul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind licenţele,
comunicarea de know-how este tratată totuşi alături de contractele de licenţă având ca
obiect transmisiunea de drepturi de proprietate industrială. Contractul de comunicare de
know-how nu este reglementat prin dispoziţii legale ceea ce conferă părţilor, libertate în
redactarea contractului. Nici un text legal nu impune forma scrisă a contractului deşi, în
practică, contractul se redactează în formă scrisă şi nici publicitatea în vederea
opozabilităţii faţă de terţi. Un moment important îl reprezintă negocierea contractului în
vederea încheierii sale care constă în dezvăluirea limitată a conţinutului know-how-ului, a
naturii informaţiilor comunicate privind produsul sau procedeul la care se referă. Acest
contract, în lipsa unei reglementări, este supus principiului libertăţii contractuale ce
cunoaşte însă o limită importantă şi anume aceea determinată de dreptul concurenţei. El
este un contract sinalagmatic care dă naştere la obligaţii atât în sarcina comunicantului
cât şi în sarcina beneficiarului.
Cât priveşte natura contractului de know-how în literatura juridică41
s-a considerat că
este diferită, după cum obiectul său îl formează elemente abstracte sau intelectuale.
Pentru elementele materiale care sunt remise beneficiarului, contractul poate fi identificat
cu o vânzare sau locaţiune în funcţie de caracterul definitiv sau temporar al transferului.
Pentru elementele abstracte, intelectuale, obiect al comunicării şi nu al remiterii,
contractul de know-how poate fi identificat cu un contract de antrepriză.
A.Obligaţiile comunicantului de know-how :
- obligaţia de comunicare care este o obligaţie de a face. O problemă practică o
reprezintă situaţia în care se constată că know-how-ul comunicat este, la momentul
încheierii contractului, depăşit de progresul tehnic. Instanţele au decis în principiu, că din
moment ce beneficiarul nu ar fi descoperit el însuşi know-how-ul în cauză, decât după
lungi şi costisitoare cercetări, beneficiarul are un avantaj apreciabil care nu justifică o
diminuare a preţului ;
- obligaţia de exclusivitate trebuie expres prevăzută în contract, comunicantul
asumându-şi obligaţia de a nu transmite know-how-ul său terţilor pentru un teritoriu
determinat, comunicarea fiind făcută cu titlu exclusiv ;
- obligaţia de confidenţialitate destinată a întări forţa obligaţiei cu titlu exclusiv,
comunicantul asumându-şi obligaţia de a păstra secretul know-how-ului ;
- obligaţia de a comunica perfecţionările şi ameliorările aduse know-how-ului în
cursul executării contractului cu o precizare suplimentară privind posibilitatea plăţii unui
preţ distinct ;
41
Yolanda Eminescu, op.cit., p. 166
- obligaţia de garanţie mai ales cât priveşte viciile ascunse. Comunicantul este ţinut la
această obligaţie dacă există o clauză expresă în contract. În absenţa unei clauze exprese,
instanţele pot decide obligarea comunicantului la repararea prejudiciului datorat unor
vicii de concepţie cu excluderea viciilor de fabricare care revin comunicantului în baza
mecanismului general al responsabilităţii contractuale. În regulă generală din moment ce
doctrina admite valabilitatea clauzelor limitative de responsabilitate într-un contract de
antrepriză şi comunicantul în contractul de know-how poate stipula o clauză de
negarantare a viciilor ascunse sau a performanţelor economice.
B. Obligaţiile beneficiarului :
- obligaţia de exclusivitate ; beneficiarul obligându-se să folosească exclusiv know-
how-ul comunicat ;
- obligaţia de non concurenţă ;
- obligaţia de a comunica perfecţionările sau ameliorările aduse know-how-ului ;
- interdicţia de a exploata know-how-ul după data fixată prin contract ;
- obligaţia de a păstra secretul know-how-ului comunicat ;
- obligaţia de plată a preţului care poate fi fixat în modalităţi diverse : forfetar, o sumă
unică, în procente eşalonate cu anticipaţie .
Verifică-ţi cunoştinţele!
1. Analizaţi comparativ revocarea şi retractarea.
2. Ce este contestaţia?
3. Ce este contrafacerea?
4. Prin ce se deosebesc mijloacele administrative de apărare a drepturilor privind
invenţile de celelalte mijloace de apărare cunoscute?
5. Ce este know-how-ul? Enumeraţi caracterele juridice ale acestuia.
6. Analizaţi contractul de comunicare de know-how.
7. Ce sunt realizările tehnice şi cum pot fi ele protejate?
8. Enumeraţi cauzele de stingere a drepturilor născute din invenţie.
9. Ce este decăderea?
10. Ce înţelegeţi prin revalidare?
11. Analizaţi renunţarea.
12. În ce condiţii operează revocarea din oficiu?
13. Anularea brevetului poate fi solicitată:
Pentru motive ulterioare datei de depozit naţional reglementar;
Pentru neândeplinirea condiţilor de fond ale protecţiei invenţilor;
Pentru cauze existente la data înregistrării cererii de brevet.
14. Cererea de anulare poate fi promovată:
Numai de inventator;
Numai de persoana îndreptăţită la acordarea brevetului;
Atât de inventator cât şi de persoana îndreptăţită la acordarea brevetului.
15. Cererile de anulare a brevetului sunt de competenţa:
Tribunalului Bucureşti;
Curţii de Apel Bucureşti;
Tribunalului în a cărui circumscripţie îţi are domiciliul titularul de brevet.
16. Anularea produce efecte:
Numai pentru viitor;
De la data depozitului naţional reglementar;
De la data rămânerii irevocabile a hotărârii prin care s-a dispus anularea
brevetului.
17. Contestaţia împotriva hotărârilor OSIM de acordare sau respingere a cererii de
brevet:
Trebuie formulată în termen de 15 zile de la pronunţare;
Trebuie formulată în termen de 3 luni de la comunicare;
Se soluţionează de către Tribunalul Bucureşti.
18. OSIM poate revoca din oficiu hotărârile sale privind cererile de brevet de
invenţie:
Până la data comunicării acestora persoanei interesate;
Până la data publicării în BOPI;
Chiar şi după comunicarea acestora persoanei interesate.
19. Dacă brevetul a fost anulat în tot:
Se consideră că nu a fost acordat niciodată;
Efectul constă în restrângerea sau limitarea revendicărilor;
Titularul nu mai poate exploata invenţia după data rămânerii definitive a
hotărârii de anulare.
20. Anterior expirării perioadei legale de protecţie, titularul brevetului de invenţie
poate:
Renunţa în tot sau în parte la brevet;
Renunţa la brevet numai cu consimţământul inventatorului;
Nu poate renunţa la brevet.
Cuvinte cheie:
contestaţie;
revocare;
renunţare;
contrafacere;
know-how;
contract de comunicare de know-how.
☺Definiţi cuvintele cheie mai sus enumerate.
Bibliografie
Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2010, pp.139-156;
Teodor Bodoaşcă Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed.C.H.Beck,
Bucureşti, 2006, pp.266-272;
Yolanda Eminescu Legea brevetelor de invenţie – comentariu, Ed.Lumina
Lex, Bucureşti, 1993, pp.191-202;
Yolanda Eminescu, Tratat de proprietate industrială vol. I, Creaţii noi,
Ed. Academiei, Bucureşti,1982, pp. 159 – 166.
Unitatea de învăţare nr.5
MARCA ŞI INDICAŢIILE GEOGRAFICE
Obiective specifice unităţii de invăţare nr.5
După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi:
să definiţi marca;
să identificaţi semnele care nu pot fi înregistrate ca marcă;
să cunoaşteţi condiţiile de fond ale protecţiei mărcilor;
să înţelegeţi natura juridică a drepturilor asupra mărci;
să identificaţi principalele categorii de mărci;
să distingeţi între marca colectivă şi marca de certificare;
să cunoaşteţi etapele înregistrării mărcii;
să înţelegeţi care este titlul şi durata protecţiei în materie de mărci;
să identificaţi drepturile născute din marcă şi limitele acestora;
să distingeţi între reînoirea şi modificarea mărcii.
Cuprins
5. Marca şi indicaţiile geografice
5.1. Consideraţii introductive
5.1.1. Natura juridică a mărcii
5.1.2. Definiţia mărcii şi caracterele ei
5.1.3. Deosebirea dintre marcă şi alte semne distinctive
5.1.4. Semne susceptibile de a constitui mărci
5.1.5. Funcţiile mărcii
5.1.6. Categorii de mărci
5.2. Condiţiile de fond ale protecţiei mărcilor. Sisteme de dobândire a dreptului la
marcă
5.2.1. Condiţiile de fond ale protecţiei mărcilor
5.2.2. Sisteme de dobândire a dreptului la marcă
5.3. Subiectul dreptului la marcă. Procedura înregistrării mărcilor şi drepturile
conferite de marcă
5.3.1. Subiectul dreptului la marcă
5.3.2. Procedura înregistrării mărcilor
5.3.2.1. Depozitul naţional reglementar
5.3.2.2. Examenul cererii de înregistrare
5.3.2.3. Înregistrarea mărcii
5.4. Durata protecţiei, reânoirea şi modificarea înregistrării
5.5. Dreptul conferit de marcă şi limitele sale
5. Marca şi indicaţiile geografice
5.1. Consideraţii introductive. Ca obiect de proprietate industrială, marca face
parte din categoria semnelor distinctive, impunându-se prin presiunea exercitată asupra
pieţii, amplificată astăzi prin posibilităţile perfecţionate de publicitate, ca un element
important în patrimoniul unei întreprinderi. Ea este utilă pentru că permite consumatorilor
să-şi orienteze preferinţele spre un anumit produs sau serviciu. Ea poate deveni, prin
alterarea funcţiilor sale tradiţionale şi primejdioasă, transformându-se într-un instrument
de monopol, prin consolidarea artificială şi excesivă a poziţiei pe piaţă a unui anume
producător care ajunge să dicteze preţul pieţii pentru produsele sale printr-o publicitate
agresivă şi obsesivă.
Sediul materiei îl constituie Legea nr.84 privind mărcile şi indicaţiile geografice42
care a abrogat Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu ce
rămâne un moment de referinţă al legislaţiei în domeniu pentru că a consacrat ca unic,
sistemul dobândirii dreptului la marcă prin prioritatea de înregistrare. La Convenţiile
internaţionale evocate la invenţii adăugăm în cazul mărcilor Aranjamentul de la Madrid
încheiat la 14 aprilie 1891 ratificat de România prin decretul nr.1176/1968.
5.1.1. Natura juridică a mărcii, a constituit o problemă teoretică, amplu
dezbătută în doctrină care fără a ajunge la un consens, califică marca ca fiind un bun
mobil incorporal susceptibil faţă de toate celelalte obiecte de proprietate industrială de o
protecţie infinită prin reînnoirea succesivă a depozitului. Calificarea nu este una legală şi
uneori nici nu concordă cu realitatea, întrucât sunt contrazise prevederile art.472 Cod
civil conform căruia bunurile sunt mobile prin natura lor, sau prin determinarea legii43
.
Practic, marca este considerată a constitui unul din elementele incorporale ale fondului de
comerţ destinat a atrage clientela în jurul unui serviciu sau al unui produs ceea ce a
condus în doctrină la opinia de a considera această categorie de drepturi ca drepturi de
clientelă.
5.1.2. Definiţia mărcii şi caracterele ei . Marca este definită în art.2 ca fiind un
semn susceptibil de reprezentare grafică, care permit a distinge produsele sau serviciile
42
Republicată în M.Of. Partea I nr.350 din 27 mai 2010; H.G. nr.1134/2010 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, pulicată în M.Of.
Partea I nr.809 din 03 decembrie 2010. 43
V.Ros, Octavian Spineanu-Matei, Dragoş Bogdan, Mărcile şi indicaţiile geografice, Ed.All Beck, p.24
şi urm.
unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Din chiar definiţia legală a mărcii se pot
constata caracterele generale ale mărcii şi anume :
- caracterul facultativ. Marca este în principiu facultativă, titularul având dreptul
dar nu şi obligaţia de a marca produsele sau serviciile sale oferite publicului, fără a i se
îngrădi posibilitatea de a-şi valorifica produsele sau serviciile fără nici o marcă.
Totuşi legiuitorul preocupat de garantarea calităţii produselor şi interesul
consumatorilor, a prevăzut în acte normative de aplicare specială, obligativitatea marcării
anumitor produse de exemplu a bijuteriilor, pietrelor şi metalelor preţioase de către Banca
Naţională.44
Această marcare nu poate fi asimilată cu o marcă şi deci nu se contrazice
caracterului facultativ al mărcii prin instituirea unei categorii distincte şi anume aceea a
mărcii obligatorii reglementată în Legea nr.28/1967. Dispoziţiile privitoare la marca
obligatorie, s-a susţinut în doctrină, trebuie considerate „abrogate implicit, ca fiind în
contradicţie cu principiile ce guvernează economia de piaţă”;45
- caracterul individual al mărcii . Dreptul la marcă are în principiu un caracter
individual. El aparţine aşa cum reiese din chiar definiţia mărcii, unei singure persoane
fizice sau juridice ceea ce nu exclude însă coproprietatea. Astfel art.14 prevede că
înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de persoane fizice sau
juridice consacrându-se astfel posibilitatea coproprietăţii asupra mărcii sub forma
indiviziunii din dreptul comun ;
- caracterul independenţei mărcii faţă de produsul sau serviciul marcat. Dacă
ilicitatea produsului atrage în cazul invenţiilor nulitatea brevetului, soluţia nu este
identică în cazul mărcilor. Art.7 al Convenţiei de la Paris prevede „natura produsului pe
care trebuie să fie aplicată marca de fabrică sau de comerţ nu poate în nici un caz să
constituie un obstacol la înregistrarea mărcii”. De altfel art.8 al legii, transpunând
dispoziţia Convenţiei de la Paris în legislaţia naţională prevede, că natura produselor sau
44
Decretul nr.210 din 1960 republicat în Bul.Oficial nr.56 din 17 mai 1972, cu modificările ulterioare;
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului a emis la 28 aprilie 2004, un Ordin pentru
aprobarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora care dispune în
Art.1 : „Obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale acestora, cu sau fără pietre
preţioase, pot fi comercializate pe teritoriul României numai dacă sunt marcate cu marca de garanţie
proprie a importatorului, producătorului intern sau, după caz, a vânzătorului cu amănuntul, înregistrată la
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, alături de marca de titlu, sau cu marca de certificare
a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor., publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.426 din
12 mai 2004. 45
Yolanda Eminescu, Regimul juridic al mărcilor , Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 1996, p.79
serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii nu constituie un obstacol la
înregistrarea acesteia. Aşadar interdicţia fabricării unui anumit produs sau a
comercializării sale la un anume moment şi într-o anumită ţară nu afectează validitatea
mărcii.
5.1.3. Deosebirea dintre marcă şi alte semne distinctive. Definiţia mărcii din
art.2 ne permite să deosebim marca de alte semne distinctive care au funcţii de
identificare şi diferenţiere asemănătoare. Precizăm de la început echivalenţa dintre
„firmă” şi expresiile „nume comercial” şi „denumire socială” acceptată de marea
majoritate a autorilor. Astfel numele comercial în înţelesul Convenţiei de la Paris nu
înseamnă altceva decât numele comerciantului persoană fizică, respectiv denumirea
societăţii comerciale şi are aceeaşi accepţiune cu cel al firmei definită în art.30 din Legea
nr.26/1990 a registrului comerţului republicată, 46
potrivit cu care „firma” este numele
sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care
semnează.47
Emblema este definită în art.30 al.2 din Legea registrului comerţului ca fiind
semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de altul de acelaşi gen. Atât firma
cât şi emblema au funcţia de identificare a comerciantului pe când marca deosebeşte
produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor
persoane. Firma, emblema cât şi marca au însă aceleaşi condiţii de validitate, adică
trebuie să fie distinctive, disponibile şi licite. Dacă firma nu poate fi înstrăinată separat de
fondul de comerţ, transmiterea mărcii şi a emblemei se poate face în principiu separat de
fondul de comerţ. Firma are un caracter obligatoriu în timp ce marca are un caracter
facultativ; firma nu poate consta decât într-un nume sau într-o denumire ; un comerciant
nu poate avea decât o firmă, dar poate avea mai multe mărci ; firma este apărată
împotriva folosirii nelegitime de către un alt comerciant prin intermediul acţiunii în
concurenţă neleală, în timp ce marca este protejată prin intermediul acţiunii în concurenţă
neleală dar mai ales pe calea acţiunii în contrafacere.
5.1.4. Semne susceptibile de a constitui mărci. Potrivit art.2 din Lege pot
constitui mărci, semne distinctive cum ar fi : cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene,
46
M. Oficial nr. 49/1998. 47
I.Bacanu, Firma şi emblema comercială , Bucureşti, Ed. Lumina Lex, p.8 şi urm. ; Smaranda Angheni,
Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial , Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2002, p.100 şi urm.
litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau
a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi
orice combinaţie a acestor semne.48
Considerăm necesar să facem câteva precizări şi
anume : enumerarea semnelor distinctive este enunţiativă şi nu limitativă din moment ce
legiuitorul face precizarea „cum ar fi” enumerarea fiind susceptibilă deci de
amendamente.
5.1.5. Funcţiile mărcii . Importanţa mărcii în cadrul unei economii de piaţă este
conferită atât de informaţia cât priveşte originea produselor pusă la dispoziţia
consumatorului cât şi de complexitatea funcţiilor pe care aceasta le îndeplineşte. Fără a fi
expres consacrate în lege, funcţiile mărcii au fost amplu analizate în doctrină.49
- funcţia de diferenţiere a produselor şi serviciilor este din punct de vedere
istoric prima dintre aceste funcţii, care a suferit însă prin integrarea sa în economia de
piaţă, o schimbare denumită în literatura de specialitate „obiectivizare” întrucât accentul
se mută de pe indicarea originii produselor marcate pe diferenţierea produselor
comercianţilor ;
- funcţia de concurenţă. Individualizând produsele unui anumit producător,
marca este un mijloc important de atragere a clientelei care îşi orientează alegerea către
produse care şi-au câştigat o bună reputaţie. Funcţia de concurenţă este în strânsă corelare
cu alte funcţii ale mărcii, precum cea de reclamă, cea de organizare a pieţii şi cea de
garanţie a calităţii ;
- funcţia de garanţie a calităţii. Nu este consacrată legislativ şi nu este
sancţionată juridic.
Marca devine pentru consumator o garanţie a unor calităţi care recomandă
produsul fapt ce stabileşte, astfel cum s-a subliniat în literatură, o legătură morală între
producător şi consumator. Dacă se constată că producătorul nu şi-a respectat obligaţia
morală de menţinere a calităţii produsului marcat, cumpărătorul îl sancţionează
orientându-şi preferinţele spre produsele altui producător.
Din funcţia de garanţie a calităţii doctrina a dedus şi o funcţie de protecţie a
consumatorului ;
48
Pentru exemplificări şi probleme practice de utilizare a semnelor care pot constitui mărci, Y. Eminescu,
op.cit. p.39 şi urm. ; V.Roş s.a., op.cit. , p.40 şi urm. 49
V. Roş, s.a., op.cit., p.34 şi urm.
- funcţia de reclamă relevă în modul cel mai evident independenţa mărcii faţă de
produs, întrucât o reclamă bine condusă transformă marca într-un simbol direct legat de
reputaţia unui produs, astfel încât cumpărătorul este atras de marcă şi nu de provenienţa
şi calitatea produsului. Marca devenind un element autonom al succesului comercial se
dovedeşte a fi un mijloc ideal de înlesnire a identificării de către consumator a produselor
pe care le preferă. O reclamă adecvată constituie un mecanism ce asigură o creştere a
potenţialului de vânzare ceea ce a făcut doctrina să remarce lapidar că „marca se vinde
singură” ;
- funcţia de organizare a pieţii este asigurată de marcă, prin reglarea raportului
pe piaţă dintre cerere şi ofertă pentru un anumit produs, ceea ce face ca marca să devină
un instrument al marketingului, contribuind astfel în prognozarea cererii de bunuri şi
servicii pentru anumite categorii de consumatori. Această acţiune de organizare, s-a arătat
în doctrină, s-a exercitat în special asupra distribuţiei prin diminuarea rolului
distribuitorilor care au reacţionat prompt prin crearea de mărci proprii sau prin
revendicarea exclusivităţii distribuţiei produsului comercializat sub o anumită marcă.
Este un efect colateral negativ al mărcii asupra economiei de piaţă, întrucât monopolul
astfel instituit îngăduie proliferarea artificială a mărcilor pentru acelaşi produs fără
existenţa reală a unor diferenţieri care să poată fi constatate obiectiv.
5.1.6. Categorii de mărci . Legea defineşte câteva categorii de mărci, doctrina
identificând categorii suplimentare care se detaşează cât priveşte regimul juridic sau
aprecierea eventualelor încălcări ale dreptului la marcă.
- marca individuală astfel cum este definită în art.2 cu un regim juridic
prestabilit de lege ;
- marca notorie este definită în art.3 lit.d din Lege ca fiind marca larg cunoscută
în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora
acestea se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a
fi opusă;
Protecţia mărcilor notorii a fost recunoscută prin dispoziţia art. 6 Bis al
Convenţiei de Uniune de la Paris, articol introdus cu prilejul revizuirii de la Haga din
1925 cu completări ulterioare, fiind independentă de orice formalitate de înregistrare sau
de folosire. De altfel legea română prevede că este refuzată la înregistrare marca identică
sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau
similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii ca şi marca care este identică
sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la
care se referă marca a cărei înregistrare este cerută şi dacă, prin folosirea nejustificată a
acesteia din urmă s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii
ori această folosire ar putea produse prejudicii titularului mărcii notorii (art.6 lit.f).
Notorietatea mărcii este limitată astfel cum prevede legea, strict la teritoriul
României şi se apreciază numai în cadrul segmentului de public avizat. Ţinând seama de
regimul de protecţie privilegiat, notorietatea astfel cum este stabilită în lege nu oferă o
protecţie suficientă şi eficientă acestei categorii de mărci cu riscul ca în consecinţă
publicul să-i acorde o importanţă relativă.
Se impune aşadar, nu neapărat stabilirea unor criterii mai riguroase de apreciere a
notorietăţii cât mai ales mijloace mai eficiente de contracarare a publicităţii utilizate
abuziv şi care poate conferi o falsă notorietate unei mărci. Un exemplu edificator în acest
sens îl reprezintă numele de domeniu care este o adresă de Internet creată pe înţelesul
tuturor. Litigiile pe nume de domeniu apar în momentul în care terţii interesaţi
înregistrează în România, la autorităţile naţionale autorizate ca nume de domeniu, mărci
notorii cunoscute în străinătate ca mai apoi, în calitate de titulari, cel ce le-a înregistrat în
România să le ofere celor interesaţi sau direct persoanei legate, contra unor sume
cunoscute ce depăşesc cu mult costurile înregistrării. Eventualele litigii se soluţionează
între părţi conform normelor legale generale.
În doctrină se face distincţia între mărcile notorii şi mărcile celebre sau de mare
renume, considerate ca o categorie specială de mărci care au ajuns la o celebritate
mondială .Această distincţie are consecinţe practice în aprecierea contrafacerii.
- mărcile celebre sunt o creaţie doctrinară şi dau expresie ostilităţii doctrinei faţă
de regula specialităţii luată în consideraţie în reglementarea mărcii notorii şi inaplicabilă
mărcilor celebre. Regula specialităţii permite folosirea aceleaşi mărci pentru produse
diferite. Ea este aplicabilă în toate sistemele de drept independent de consacrarea sa
expresă ;
- marca colectivă este definită în art.3 lit.e din Lege în următorii termeni : marca
colectivă este marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a seviciilor membrilor
unei asociaţii, de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane, pentru ca în capitolul
al IX al Legii să se prevadă o serie de dispoziţii proprii, specifice acestei categorii de
mărcii în condiţiile în care mărcile colective sunt supuse regimului mărcilor individuale .
Astfel titularii de mărci colective nu pot fi decât persoane juridice, asociaţii de fabricanţi,
de producători, de comercianţi, de prestatori de servicii care nu exploatează în mod direct
aceste mărci. Exploatarea lor se face în condiţiile regulamentului de folosire a mărcii
colective ce se depune odată cu cererea de înregistrare sau cel târziu în termen de 3 luni
de la data notificării de către OSIM şi în care se indică persoanele autorizate să
folosească marca colectivă (art.50 alin.3). Regulamentul poate să prevadă că marca
colectivă nu poate fi transmisă de către titular decât cu acordul tuturor membrilor
asociaţiei. În art.51 al legii se prevăd o serie de dispoziţii suplimentare faţă de marca
individuală privitoare la motivele de respingere şi anume :
solicitantul nu are calitatea prevăzută de lege ;
nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 3 lit.e) adică marca colectivă nu
serveşte la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii de cele
aparţinând altor persoane ;
regulamentul de folosire este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.
Regulamentul mărcii colective poate fi modificat dar efectele modificării se produc
numai de la data înscrierii modificării în Registrul Naţional al Mărcilor.
Condiţii specifice sunt prevăzute (art.53 din lege) şi cât priveşte decăderea titularului
din drepturile conferite de o marcă colectivă şi anume când :
a). fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective într-o
perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care a fost
înregistrată ;
b). titularul a folosit marca în alte condiţii decât cele prevăzute de regulament sau nu
a luat măsuri pentru a preveni o astfel de folosire ;
c). prin folosire, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare.
De asemenea, dispoziţiile legale prevăd circumstanţele în care se poate cere la
Tribunalul Municipiului Bucureşti, de oricare persoană interesată, anularea înregistrării
unei mărci colective, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia în condiţiile art.47
aplicabil mărcii individuale, iar dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea credinţă
ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea condiţiilor privind calitatea asociaţiei,
nedepunerea regulamentului de folosire , cu indicarea persoanelor autorizate să
folosească marca (art.54 alin.1-2) anularea poate fi solicitată Tribunalului Municipiului
Bucureşti de către persoana interesată, oricând în perioada de protecţie a mărcii
- marca de certificare este definită în art.3 lit.f ca fiind marca ce indică faptul că
produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în
ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie a produselor sau de prestare a
serviciilor, precizia ori alte caracteristici.
Mărcile de certificare sunt supuse regimului mărcilor individuale, în măsura în care
legea nu prevede altfel. În capitolul X al Legii (art.56-65) sunt prevăzute o serie de
dispoziţii proprii mărcilor de certificare. Astfel marca de certificare nu poate fi
înregistrată decât de persoanele juridice legal abilitate să exercite controlul produselor
sau al serviciilor cu excluderea persoanelor juridice care fabrică, importă sau vând
produse sau prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul calităţii.
Cererea de înregistrare a mărcii de certificare trebuie să cuprindă pe lângă
documentele prevăzute în art.9 pentru marca individuală şi regulamentul de folosire,
însoţit de autorizaţia din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare, cu
indicarea persoanelor autorizate să utilizeze marca, titularul mărcii autorizând în final
persoanele îndreptăţite să folosească marca pentru produsele sau serviciile garantate prin
regulamentul de folosire. Transmiterea drepturilor cu privire la marca de certificare este
reglementată în art.61 din lege care prevede că drepturile cu privire la marca de
certificare nu pot fi transmise de persoana juridică, titulară a mărcii, pentru ca în al.2 al
aceluiaşi articol să se precizeze că transmiterea dreptului asupra mărcii de certificare se
stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Cât priveşte anularea înregistrării mărcii de
certificare, ea intervine în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia pentru motivele şi
în termenele stabilite de lege pentru mărcile individuale la care se adaugă următoarele
cazuri şi anume dacă înregistrarea :
- nu a fost cerută pentru ca marca să fie utilizată în scopul certificării calităţii unor
produse sau servicii ;
- a fost solicitată cu rea-credinţă;
- s-a făcut de alte persoane decât cele juridice, abilitate legal să exercite controlul
de calitate ;
- s-a făcut fără să existe regulamentul de folosire a mărcii ori cu un regulament
incomplet ;
- s-a făcut în lipsa autorizaţiei sau documentului din care să rezulte exercitarea
legală a activităţii de certificare;
În aceste cazuri cererea de anulare poate fi formulată de oricare persoană
interesată, oricând în perioada de protecţie a mărcii. Legea prevede de asemenea, că în
situaţia în care o marcă de certificare a încetat să mai fie protejată, ea nu poate fi nici
depusă, nici utilizată înainte de expirare a unui termen de 10 ani de la data încetării
protecţiei.
Fără a fi expres nominalizate şi definite în lege, în doctrină au mai fost evocate şi
alte categorii de mărci cum ar fi 50
:
- mărcile de fabrică şi mărcile de comerţ care dau expresie dualităţii mărcii din
punct de vedere al destinaţiei economice – producţie şi distribuţie. Astfel marca de
fabrică individualizează pe producător, pe fabricant pe când marca de comerţ desemnează
pe comerciant, pe distribuitorul produselor. Marca de servicii are în vedere identificarea
prestărilor de servicii şi sub acest aspect se face distincţie între :
mărcile de servicii care se aplică pe produse, pentru a identifica pe autorul serviciului ;
mărcile de servicii pure care nu se leagă de obiecte materiale cum ar fi servicii bancare,
asigurări etc.
Maca de servicii a fost recunoscută abia în 1958 şi a fost inclusă în art.1 alin.2 al
Convenţiei de la Paris ;
- mărcile simple şi mărcile combinate . Mărcile simple sunt alcătuite dintr-un
singur semn dintre cele enumerate de lege pe când mărcile combinate reunesc semne
diferite susceptibile de protecţie. De altfel legea enumerând semnele ce pot constitui
mărci se referă expres la „orice combinaţie a acestor semne” ;
- mărcile verbale, figurative şi sonore distincţie ce prezintă un interes practic
deosebit în aprecierea contrafacerii. Mărcile verbale sunt alcătuite din semne scrise
constând din nume, denumiri, sloganuri, cifre, litere. Mărcile figurative cuprind
50
Y. Eminescu, op.cit. p.73 şi urm.
reprezentări grafice susceptibile de protecţie ca embleme, viniete, desene, etichete, culori
etc. Marca sonoră este alcătuită din sunete;
- marca agentului sau reprezentantului este consacrată în articolul 6 septies al
Convenţiei de la Paris care se referă la drepturile titularului unei mărci faţă de agentul său
într-o ţară a Uniunii în care sunt exportate produsele purtând acea marcă. Marca agentului
este deci marca folosită sau înregistrată de distribuitorul unor produse importante şi
expediate cu marca producătorului.
Titlurile de publicaţii nu sunt incluse de actuala lege ca de altfel nici de Legea
nr.28/1967 între mărcile protejate. Protecţia lor e asigură pe tărâmul dreptului de autor
între titlurile de opere şi titlurile de publicaţii sub condiţia originalităţii acestor titluri. Sub
presiunea practicii judiciare confruntată cu astfel de probleme doctrina admite că
dispoziţiile Legii 84/1998 potrivit căreia marca poate consta în cuvinte (art.3 lit.a) pot fi
interpretate în sensul că nu sunt excluse nici titlurile, dintre semnele apropriabile ca
marcă. Evident că pentru a fi protejat ca marcă titlul trebuie să fie distinctiv. Este o opinie
consolidată practic şi care respinge obiecţia potrivit cu care titlurile nu pot fi protejate ca
marcă pentru că nu individualizează un bun corporal, o marfă, ci o operă incorporală,
obiecţie care nu conferă o atenţie suficientă faptului că operele, deşi incorporale intră în
circuitul comercial ca obiecte corporale ;
- marca „telle quelle” . Potrivit art.6 al Convenţiei de la Paris, resortisantul unei
ţări membre a Uniunii de la Paris, având o marcă înregistrată în ţara sa de origine, are
dreptul la protecţia acestei mărci în celelalte ţări ale Uniunii , în forma în care ea a fost
înregistrată în ţara sa de origine. Cu alte cuvinte, resortisanţii unionişti au dreptul la
protecţia mărcii „telle quelle” aşa cum este ea în toate ţările Uniunii. În ce priveşte
termenul de „resortisant” conform art.3 al Convenţiei de Uniune de la Paris sunt asimilaţi
cetăţenilor ţărilor Uniunii, cetăţenii ţărilor care nu fac parte din Uniune dar sunt
domiciliaţi sau au întreprinderi industriale sau comerciale efective şi serioase pe teritoriul
uneia din ţările Uniunii.
- marca comunitară - pot constitui mărci comunitare toate semnele care pot fi
reprezentate grafic, în special cuvintele, numele de persoane, desenele, literele, cifrele,
forma produsului sau a ambalajului său, cu condiţia ca astfel de semne să asigure
deosebirea între produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altora.
Protecţia se poate obţine numai prin înregistrare, aspect ce implică, în primul
rând, depunerea unei cereri la OHIM, iar simpla utilizare a acesteia nu dă naştere implicit
şi unui drept de protecţie.
Avantajele mărcii comunitare
marcă comunitară acoperă întreaga piaţă a UE, având 27 de state şi peste 350 mil.
de locuitori (respectiv, de potenţiali consumatori/utilizatori ai produselor sau
serviciilor sub marcă );
pentru înregistrare, se foloseşte o singură cerere, depusă la un singur oficiu, o
singură procedură de înregistrare, o singură limbă utilizată în procedură ;
costurile sunt mai mici comparativ cu înregistrarea mărcii în fiecare din statele
membre UE sau cu protejarea acestora prin Sistem Madrid (Aranjamentul +
Protocolul de la Madrid);
înregistrarea mărcii comunitare nu este condiţionată de înregistrarea prealabilă a
mărcii la nivel naţional, respectiv în ţara de origine;
cererea poate fi completată şi depusă în oricare din limbile oficiale ale statelor
membre, cu menţiunea că procedurile ulterioare să se desfăşoare, la alegearea
solicitantului, în una din cele cinci limbi oficiale ale OHIM: franceza, engleza,
germana, italiana sau spaniola;
tot ce se înt�mplă cu o marcă comunitară înregistrată va avea aceleaşi efecte în
toate ţările Uniunii Europene;
utilizarea mărcii într-un stat membru determină validitatea mărcii în ansamblul
Uniunii Europene şi permite evitarea decăderii mărcii pe motiv de nefolosire pe o
perioadă neîntreruptă de 5 ani;
cererea de marcă comunitară , care nu este acceptată la protecţie în una sau mai
multe ţări ale Uniunii Europene, poate să fie transformată în cereri de mărci
naţionale, în celelalte ţări ale UE unde nu sunt motive de refuz, păstrând data de
prioritate sau de depozit a cererii iniţiale a mărcii comunitare (aşa-numita
"procedură de conversie");
aderarea Uniunii Europene la Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid
permite un acces mai larg solicitanţilor/titularilor de marcă care doresc să -şi
protejeze mărcile la nivel internaţional, oferându-li-se totodată două posibilităţi:
de a obţine o înregistrare internaţională pe baza unei mărci comunitare;
de a obţine protecţia unei mărci comunitare pe baza unui depozit de
marcă internaţională înregistrată prin Sistemul Madrid.
totodată , prin aderarea de noi state membre, mărcile comunitare
anterior înregistrate sau depuse spre înregistrare, îşi extind în mod
automat efectele şi pe teritoriul acestora.
Caracteristicile mărcii comunitare:
a. Caracterul unitar
Prin înregistrarea mărcii comunitare se obţine un titlu unic ce asigură o protecţie
unitară pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi care produce aceleaşi efecte în ansamblul
acesteia.În consecinţă , înregistrarea, transferul sau abandonul unei mărci va avea
automat efect în toate ţările membre ale Uniunii Europene, iar deciziile privind
validitatea şi drepturile conferite de marca comunitară vor avea un efect unitar.
b. Coexistenţa cu drepturile naţionale de marcă
Protecţia prin marca comunitară nu are un caracter obligatoriu şi nici exclusiv, ci
constituie ea însă şi un sistem independent de protecţie care nu se substituie mărcii
naţionale şi nici celei internaţionale.
c. Revendicarea vechimii (seniority) unei mărci naţionale
Titularul unei mărci comunitare care are o marcă identică obţinută pe cale
naţională sau internatională va putea revendica vechimea mărcii respective. Invocarea
vechimii unei mărci are ca efect faptul că atunci când înregistrarea naţională a cărei
revendicare a fost cerută şi acceptată decade, ea nu va trebui să fie reînnoită pentru a se
menţine drepturile ce decurg din înregistrarea ei. Această revendicare poate fi făcută
odată cu depunerea cererii, în termen de 2 luni sau în orice moment după înregistrarea
mărcii.
d. Transformarea mărcii comunitare în marcă naţională
Orice cerere de marcă comunitară care nu a putut fi înregistrată , va putea fi
transformată în marcă naţională . Această transformare necesită depunerea aceleiaşi
cereri la oficiile naţionale în care nu există obstacol la înregistrare, cererea beneficiind de
data de depozit a cererii de marcă comunitară sau cea de prioritate invocată şi acceptată .
Odată cu aderarea de noi state la Uniunea Europeană, pentru a respecta
caracterul unitar al mărcii comunitare, prin tratatele de aderare, mărcile comunitare
anterior înregistrate sau depuse spre Înregistrare, �îşi extind în mod automat efectul în
toate noile state care aderă la Uniune . Respectând principiul unităţii, nu este posibil ca,
funcţie de data înregistrării, marca să aibă efecte numai în ţările care erau membre ale
Uniunii Europene la data când marca a fost înregistrată, dar nuşi în statele ce au aderat
ulterior.
Prin urmare, datorită caracterului unitar, marca comunitară va coexista cu toate
mărcile naţionale (inclusiv cu cele anterior înregistrate) din ţările membre. Reciproca nu
este însă valabilă, mărcile naţionale nu-şi extind efectul pe teritoriul Uniunii Europene
odată cu aderarea noilor state membre.
5.2. Condiţii de fond ale protecţiei mărcilor ;Sisteme de dobândire a
dreptului la marcă
5.2.1. Condiţii de fond ale protecţiei mărcilor. Înregistrarea unei mărci presupune
respectarea unor condiţii pe care trebuie să le întrunească semnul susceptibil de a fi
protejat ca marcă.51
- Distinctivitatea considerată în doctrină, mult timp, ca unica condiţie de
apropiere a unui semn ca marcă. Ea nu trebuie confundată cu originalitatea şi nici cu
noutatea în sensul pe care această noţiune îl are în dreptul brevetelor. Distinctivitatea este
o noţiune relativă care trebuie apreciată în raport cu obiectul identificat de semn. În
doctrină s-a comentat faptul că semnul nu trebuie să fie original sau nou în sine, el este
distinctiv dacă nu este necesar, uzual şi nu are un caracter descriptiv al naturii şi calităţii
substanţiale sau al destinaţiei obiectului. Aşadar distinctivitatea trebuie să aibă o forţă de
individualizare a produselor, să nu fie un semn banal sau generic, în aşa fel încât să
constituie un reper care să permită consumatorilor să identifice un anumit produs ce
prezintă anumite calităţi, în cadrul aceleaşi categorii de produse.
Caracterul distinctiv al unui semn nu trebuie înţeles ca o noţiune statică,
invariabilă, constantă, ca un factor absolut şi imuabil , el fiind o chestiune pur
circumstanţială. În funcţie de paşii urmaţi de utilizatorul semnului sau de terţi, poate fi
dobândit, accentuat sau chiar pierdut. Circumstanţe ca utilizarea semnului trebuie avute
51
Pentru informaţii suplimentare Y.Eminescu, op.cit. p.89 şu urm. ; Viorel Roş s.a., op.cit. p.89 şi urm.
în vedere atunci când cel care face înregistrarea este de părere că semnului îi lipseşte
caracterul distinctiv.52
Aşadar puterea distinctivă variază nu numai în timp, ci şi de la o
marcă la alta. O marcă poate fi apreciată ca distinctivă la data înregistrării pentru ca,
ulterior, prin folosire să-şi piardă acest caracter, fenomen denumit în doctrină
„degenerarea mărcii” sau „diluarea mărcii”, ajungând ca marca să devină uzuală,
desemnând chiar produsul, ca exemplu Cellophane, Thermos, Telex etc. În scopul
aplicării acestei cerinţe, legea în art.5 exclude de la protecţie mărcile :
- care nu constituie o marcă în sensul art.2 din Lege;
- care sunt lipsite de caracter distinctiv ;
- care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în
limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante ;
- care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ
pentru a desemna, specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică
sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;
- constituite exclusiv din forma produsului sau este necesară obţinerii unui
rezultat tehnic care dă o valoare substanţială produsului.
Disponibilitatea. Pentru ca un semn să fie apreciat ca marcă el trebuie să fie
disponibil, adică să nu fi fost anterior apropriat de altă persoană, să nu se aducă atingere
drepturilor, anterior dobândite de o altă persoană. În acest sens marca anterioară este
definită în art.3 lit.b din lege ca fiind marca înregistrată, precum şi marca depusă pentru a
fi înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată.
Indisponibilitatea unui semn poate rezulta din aproprierea anterioară ca nume comercial
sau emblemă, din aproprierea anterioară ca indicaţie geografică, indisponibilitatea poate
fi determinată de protecţia ca desen sau model industrial, de protecţia semnului ca drept
de autor, din existenţa unor drepturi personale nepatrimoniale aparţinând unor terţi cu
consecinţa coliziunii cu dreptul la nume, la imagine, sau din existenţa unui act anterior de
apropriere a aceluiaşi semn sau a unui semn anterior ceea ce impune cercetarea
anteriorităţilor care pot rezulta dintr-un depozit anterior. Stabilirea anteriorităţilor
presupune stabilirea rangului depozitului, verificarea validităţii înregistrării, compararea
52
Introducere în proprietate intelectuală, apărută sub egida OMPI, tradusă de Rodica Pârvu, Laura Oprea şi
Magda Dinescu, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001, p.173.
mărcilor pentru a se aprecia asemănările şi compararea produselor pentru care sunt
destinate.53
În doctrină s-a stabilit, riguros exact, că singurul criteriu de apreciere a
anteriorităţilor este evitarea unei confuzii arătându-se în continuare că anterioritatea este
parţială şi relativă. Ea nu este valabilă decât în limitele unui anumit teritoriu şi îşi produce
efectele numai dacă dreptul anterior al unui terţ nu s-a stins. Aşadar anterioritatea în
domeniul mărcilor se apreciază diferit faţă de anteriorităţile în materie de invenţii, unde
noutatea este absolută. În aplicarea teoriei anteriorităţilor la mărci, doctrina a stabilit trei
îngrădiri care permit aproprierea unui semn indisponibil şi anume:
- limitele profesionale ale anteriorităţilor pe baza cărora a fost formulată regula
specialităţii, care permite folosirea aceleaşi mărci pentru produse diferite cu condiţia să
nu genereze riscul confuziei. Limitele profesionale sunt consacrate şi în legislaţia noastră
care în art.6 stabileşte ca marca este refuzată la înregistrare dacă :
a). este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care
înregistrarea mărcii a fost cerută sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este
protejată ;
b). este identică cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse
sau servicii similare cu cele pentru care marca anterioară este protejată, dacă există un
risc de confuzie ;
c). este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse
sau servicii identice sau similare dacă există un risc de confuzii pentru public, incluzând
şi riscul de asociere cu marca anterioară.
Principiul specialităţii, deşi consacrat în legislaţiile naţionale a făcut obiectul unor
critici destul de vehemente în doctrină, care consideră că riscul de confuzie pe care îl
produce folosirea unei mărci pentru produse diferite, aduce atingere funcţiei de
identificare a provenienţei produselor şi funcţiei publicitare a mărcii prin scăderea
considerabilă a valorii sale ;
- limitele în timp ale anteriorităţilor se referă la faptul că un semn adoptat anterior
ca marcă este indisponibil atâta timp cât marca nu a fost abandonată sau titularul nu a fost
decăzut din drepturi. Dar, chiar şi în această situaţie se admite că pentru o marcă
53
Yolanda Eminescu, op.cit. p.99
abandonată sau o marcă asupra căreia dreptul titularului s-a stins este necesară o perioadă
de timp pentru evitarea unei confuzii posibile, să poată fi înregistrată ca marcă nouă ;
- limitele în spaţiu ale anteriorităţilor care se constituie ca o piedică în
înregistrarea unei mărci, identice sau similare, pe teritoriul aceluiaşi stat, într-o industrie
similară dacă există o marcă anterior înregistrată cu condiţia ca prin convenţii
internaţionale să nu se asigure protecţia proprietăţii industriale, dincolo de limitele unui
stat, cum este cazul Aranjamentului de la Madrid.
Liceitatea. Potrivit art.5 lit.f din legea română sunt excluse de la protecţie,
mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică,
calitate sau natura produsului sau a serviciului iar la lit.i se exclud de la protecţie, mărcile
care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. În consecinţă, marca nu trebuie
să fie deceptivă, imorală sau ilegală interdicţia referindu-se şi la raţiuni de ordin
internaţional. Astfel sunt excluse de la protecţie, mărcile care cuprind, fără autorizaţia
organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat,
însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care
intră sub incidenţa art.6 ter. din Convenţia de la Paris (art.5 lit.k) şi de asemenea mărcile
care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme,
drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art.6 ter din
Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale din care fac parte una
sau mai multe ţări ale Uniunii (art.5 lit.l).
De exemplu potrivit articolelor citate, nu pot fi înregistrate ca mărci, fără
autorizarea organelor în drept : nume sau portrete de conducători de stat, denumiri de
organizaţii sau de unităţi administrativ-teritoriale din România dispoziţii are includ şi
reproducerile sau imitaţiile de steme, embleme, insigne etc. ale organizaţiilor
internaţionale cum ar fi emblema Crucii Roşii Internaţionale, emblema olimpică etc.
5.2.2. Sisteme de dobândire a dreptului la marcă.
Apariţia şi evoluţia mărcilor a determinat şi forme variate de dobândire a
dreptului la marcă. Astfel unele legislaţii au consacrat sistemul depozitului declarativ sau
al dobândirii dreptului la marcă prin prioritatea de folosire a semnului respectiv ca marcă,
comparat dar şi criticat în doctrină, cu dobândirea proprietăţii bunurilor mobile prin
ocupaţie. Succesul mărcii în activitatea comercială ca şi nevoia realizării unei securităţi
juridice mai eficiente au determinat legislaţiile naţionale, în mare majoritate, să se
orienteze spre un alt sistem şi anume acela al depozitului atributiv sau al dobândirii
dreptului la marcă prin îndeplinirea unor anumite formalităţi care să confere o dată certă
actului de apropriere a mărcii, de „intrare” în posesie. Delimitarea dintre cele două
sisteme nu este însă riguroasă. Astfel de exemplu, chiar şi în sistemul depozitului cu
efecte atributive există cazuri în care simpla folosire a mărcii va determina acordarea
aceleaşi protecţii ca şi în cazul înregistrării ; este situaţia protecţiei acordate mărcilor
notorii sub rezerva dovedirii caracterului notoriu.
În sistemul dobândirii dreptului la marcă prin prioritate de folosire, marca aparţine
„primului ocupant”, care poate fi şi o altă persoană decât primul depunător. Efectuarea
depozitului nu conduce la dobândirea dreptului la marcă, depozitul având numai rolul de
a constata existenţa dreptului.
Actul de folosire trebuie să îndeplinească o serie de condiţii mai mult sau mai
puţin acceptate de doctrină. În principiu actul de folosire :
trebuie să aibă un caracter public şi să fie exercitat animo-domini de la început
ceea ce exclude intervertirea titlului posesiunii ;
trebuie să fie continuu ;
trebuie să aibă un caracter calificat adică să fi dobândit o anumită notorietate ;
trebuie să fie pe teritoriul statului respectiv, deci să îndeplinească condiţia
teritorialităţii.
Depozitul declarativ produce totuşi o serie de efecte juridice :
- este un mijloc de publicitate prin care marca este adusă la cunoştinţa publicului
printr-un contact nemijlocit cu clientela, fixându-se şi limitele protecţiei prin fixarea
aspectului mărcii şi categoria de produse cărora marca le este destinată ; data luării în
posesie fiind publică are caracter de dată certă marcată de data efectuării depozitului.
Dacă a existat o anterioritate ca urmare a folosirii, aceasta constituie o piedică pentru
dobândirea dreptului asupra aceleaşi mărci şi face ineficient un depozit efectuat ulterior;
- creează o prezumţie de proprietate asupra mărcii în favoarea depunătorului.
Astfel s-a precizat în doctrină în conflictul dintre două persoane dintre care una a folosit
marca iar cealaltă a depus-o, dreptul este recunoscut primului posesor în temeiul
priorităţii de folosinţă dar depozitul creează o prezumţie de proprietate obligând cealaltă
persoană să facă proba contrară ;
- deschide calea acţiunii în contrafacere în sensul că toţi terţii sunt consideraţi terţi
de rea credinţă;
- are valoarea unui act de apropriere a mărcii ori de câte ori o altă persoană nu
invocă o prioritate de folosire. Deci în acest caz depozitul, în principiu, declarativ devine
atributiv. Deoarece depozitul are caracter declarativ, dobânditorul mărcii prin prioritate
de folosire poate oricând să efectueze depozitul. Independenţa mărcii de folosirea sa,
urmare a efectuării depozitului, nu trebuie confundată cu efectul atributiv al depozitului.54
Persoana care îşi aproprie prima marcă se poate opune folosinţei de către alte persoane.
Aproprierea nu trebuie să îmbrace o anume procedură sau formalitate.55
În sistemul depozitului atributiv, consacrat şi în legea română, dreptul la marcă se
dobândeşte de către persoana care înregistrează primul o anumită marcă. În acest sistem
folosirea mărcii nu generează şi dreptul la marcă dar se constată că folosirea mărcii
determină conservarea dreptului întrucât legislaţiile care au îmbrăţişat acest sistem,
sancţionează neexploatarea mărcii de către titular în timpul perioadei de protecţie.
Sistemul depozitului atributiv are în vedere interesul publicităţii şi acela al
securităţii raporturilor juridice, iar legislaţiile moderne preferă acest sistem, combinat cu
măsuri legislative care urmăresc decăderea pentru nefolosirea mărcilor înregistrate.
Posesorului anterior de bună credinţă nu i se recunoaşte, după înregistrarea mărcii de
către o altă persoană, nici o posesie anterioară şi personală.
Dreptul asupra mărcii se dobândeşte prin constituirea unui depozit şi înscrierea
mărcii într-un registru public, atribuindu-se dreptul, persoanei care a înregistrat prima
semnul distinctiv care a fost ales ca marcă şi nu primei persoane care foloseşte semnul. În
acest sens art.36 din Lege stabileşte că înregistrarea mărcii conferă titularului său un
drept exclusiv asupra mărcii. Legea română recunoaşte numai pentru mărcile notorii un
regim special în sensul protecţiei acestora chiar dacă nu sunt înregistrate.
Pe lângă aceste două sisteme, legislaţiile naţionale au consacrat şi sisteme mixte
dintre care cele mai cunoscute sunt sistemul efectului atributiv amânat, care constă într-o
54
Y.Eminescu, op.cit. p.122 55
Viorel Roş, s.a., op.cit., p.17
înregistrare provizorie a mărcii. După o perioadă de timp fixată de lege, depozitul
declarativ se transformă, urmând să facă dovada definitivă a dreptului depunătorului,
asupra mărcii. Un alt sistem este sistemul provocator prin care se dispune, după examenul
formal al depozitului, publicarea mărcii ceea ce permite terţilor să facă opoziţie .
Sistemul avizului prealabil este un alt sistem mixt. Specific acestui sistem este că
organul administrativ competent, comunică depunătorului opunerile la înregistrarea
mărcii prevenindu-l asupra riscurilor de invocare a unor eventuale anteriorităţi, dar, la
cererea acestuia procedează totuşi la înregistrare.
5.3. Subiectul dreptului la marcă. Procedura înregistrării mărcilor şi
drepturile conferite de marcă.
5.3.1. Subiectul dreptului la marcă. Dreptul la marcă individuală poate aparţine,
conform legii (art.3, art.9, art.13) atât unei persoane fizice, cât şi unei persoane juridice.
Mărcile colective pot fi înregistrate la O.S.I.M. de persoane juridice care nu desfăşoară
direct o activitate comercială sau industrială, dar autoriză aplicarea acestor mărci, alături
de marca individuală, dacă sunt respectate condiţiile de calitate prestabilite.56
Aceste
persoane juridice sunt asociaţii de fabricanţi, producători, comercianţi, prestatori de
servicii care înregistrează marca şi cărora le aparţine dreptul la marcă. Acest drept nu
aparţine întreprinderilor care sunt autorizate să aplice marca pe produsele lor. Cât
priveşte mărcile de certificare pot fi înregistrate la O.S.I.M., de către persoane juridice
abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor în privinţa calităţii,
materialului, modului de fabricaţie al produselor sau de prestare a serviciilor, precizia etc.
Nu pot solicita înregistrarea unei mărci de certificare, persoanele juridice care fabrică,
importă sau vând produse sau prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul
calităţii (art.56 al.2 din Lege).
Dreptul la marcă poate aparţine în comun mai multor persoane care exercită în
comun un comerţ sau o industrie. Dreptul de proprietate comună asupra mărcilor poate
rezulta din convenţia părţilor ori prin modurile de transmisiune inter vivos sau mortis
causa, situaţie care poate fi apreciată de fapt ca o indiviziune care, conform Codului civil,
poate lua sfârşit oricând prin înţelegerea părţilor. În timpul indiviziunii nu se poate
dispune separat asupra mărcii de către fiecare coproprietar în parte.
56
Y.Eminescu, op.cit., p.76
Dacă legea nu impune în mod expres ca solicitantul înregistrării mărcii să
desfăşoare o activitate industrială de comerţ sau de servicii această exigenţă este indirect
pretinsă din moment ce în art.48 alin.1) din Lege se impune folosirea efectivă a mărcii
într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a
fost înregistrată. Sancţiunea neîndeplinirii acestei obligaţii este decăderea titularului din
drepturile conferite de marcă.
5.3.2. Procedura înregistrării mărcilor. Organul competent să primească cererea
de înregistrare este Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci iar depunerea cererii se poate
face direct şi cu confirmare de primire la registratura Generală a O.S.I.M., prin poştă
trimisă recomandat cu confirmare de primire. Cererile sunt înregistrate la O.S.I.M. în
ordinea cronologică a primirii lor menţionându-se anul, luna, ziua primirii.
Procedura administrativă de dobândire a dreptului la marcă se declanşează odată
cu formularea unei cereri de înregistrare a mărcii care poate fi făcută personal sau de
către mandatar în baza unei procuri. Procedura înregistrării mărcilor cuprinde trei faze
principale şi anume : depozitul reglementar al mărcii, examenul cererilor de înregistrare
şi înregistrarea propriu zisă.
5.3.2.1. Depozitul naţional reglementar. Depozitul este constituit din cererea de
înregistrare care conţine datele de identificare a solicitantului, reproducerea mărcii,
precum şi indicarea produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea este cerută,
redactată în limba română, care se depune la O.S.I.M. şi care constituie depozitul naţional
reglementar al mărcii (art.9). Cererea trebuie să se refere la o singură marcă.
Cererea incompletă nu constituie un depozit naţional reglementar, aceasta putând
fi completată în termen de 3 luni de la notificarea făcută solicitantului, de O.S.I.M. ; data
completării cererii va marca data efectuării depozitului naţional reglementar.
Necompletarea cererii în termenul amintit atrage respingerea înregistrării.
Înregistrarea cererilor se face în ordinea primirii acestora iar dreptul la marcă
revine persoanei care a depus prima cererea de înregistrare, ceea ce îi conferă un drept de
prioritate în a fi considerată titular. De la această regulă există două excepţii, constant
regăsite în proprietatea industrială, şi anume prioritatea unionistă şi prioritatea de
expoziţie (art.10, art.11) drepturile conferite de aceste două priorităţi trebuie invocate
odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii şi justificate prin acte de prioritate.
5.3.2.2 Examenul cererii de înregistrare cuprinde două aspecte şi anume :
examenul conţinutului cererii şi a anexelor însoţitoare cu respectarea condiţiilor de formă
necesare pentru constituirea unui depozit valabil şi al doilea aspect al examenului cererii
de înregistrare îl constituie examenul de fond adică acela asupra condiţiilor pe care
trebuie să le îndeplinească semnul care urmează a fi înregistrat ca marcă. După decizia
atribuirii de dată a depozitului naţional reglementar şi înscrierea datelor în Registrul
Naţional al Mărcilor se încheie examenul de formă.57
Examenul de fond este efectuat de O.S.I.M. în termen de 6 luni de la data plăţii
taxei de înregistrare şi examinare a cererii O.S.I.M. examinează în fond o serie de aspecte
esenţiale ale cererii de inregistrare prevăzute în art.22 al Legii şi anume:
calitatea solicitantului conf.art.3 lit.h) şi j) ;
îndeplinirea condiţiilor de invocare a priorităţilor ;
motivele de refuz prevăzute la art.5 alin.1 şi dacă este cazul observaţiile
formulate.
Examenul de fond cuprinde şi verificarea trăsăturilor intrinseci semnului care se
doreşte a fi apreciat ca marcă în luarea în considerare a condiţiilor art.5 care exclude de la
protecţie mărcile lipsite de anumite caractere expres prevăzute în lege.
Tot în cadrul examenului de fond se va urmări şi verificarea existenţei unor
eventuale anteriorităţi care ar putea fi opuse înregistrării mărcii. În categoria
anteriorităţilor – pe lângă drepturile asupra unei mărci anterioare58
sau notorii prevăzute
de art.6 din lege, sunt incluse şi alt drepturi anterior protejate precum:
un drept al personalităţii cu privire la imaginea sau la numele său patronimic ;
o indicaţie geografică protejată ;
un desen sau un model industrial protejat ;
un drept de autor ;
orice drept de proprietate industrială dobândit anterior datei depozitului naţional
reglementar al unei mărci.
57
Actuala lege nu mai prevede posibilitatea consacrată în legea 28/1967ca, la cererea solicitantului şi
contra plăţii unei taxe, OSIM să efectueze o cercetare de anteriorităţi înainte de depozitul mărcii. Această
cercetare de anterioritate se face oricum în cadrul examenului de fond. 58
Marca anterioară este definită în art.3 lit.b ca fiind marca înregistrată precum şi marca depusă pentru a fi
înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată.
Dacă în urma examenului de fond se constată că nu sunt îndeplinite anumite
condiţii legale, O.S.I.M. va trimite solicitantului o notificare, prin care îl va invita să-şi
prezinte punctul de vedere într-un termen de 3 luni care poate fi prelungit la cerere cu
încă 3 luni cu plata unei taxe suplimentare. Dacă observaţiile nu sunt întemeiate O.S.I.M.
va respinge cererea.
5.3.2.3. Înregistrarea mărcii . În cazul în care, în urma examinării asupra formei
şi fondului, s-a constatat că cererea îndeplineşte toate condiţiile legale sau dacă se
consideră că observaţiile solicitantului în urma avizului de refuz provizoriu sunt
întemeiate, O.S.I.M. va decide înregistrarea cererii în baza unei decizii de înregistrare a
mărcii care va fi comunicată solicitantului în termen de 5 zile de la luare. Publicitatea faţă
de terţi se realizează prin publicarea deciziei de înregistrare în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială în termen de 2 luni de la data luării deciziei de înregistrare.
Procedura de înregistrare a mărcii se încheie cu eliberarea certificatului de
înregistrare.
5.4. Durata protecţiei, reînnoirea şi modificarea înregistrării.
Conform art.30 din Lege înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la
data depozitului naţional reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani. Marca este
singurul obiect de proprietate industrială cu vocaţie infinită la protecţie. Astfel legea
prevede că, la cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea
fiecărui termen de 10 ani cu plata taxei prevăzută de lege, pentru noi termene de 10 ani.
Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea
duratei de protecţie în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei
durate. Reînnoirea înregistrării mărcii operează începând cu ziua imediat următoare
expirării duratei de protecţie în curs. Pentru reînnoirea înregistrării mărcii se percepe o
taxă care poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecţie în
curs dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata taxei este sancţionată cu decăderea
titularului din dreptul la marcă. Reînnoirea înregistrării se înscrie în Registrul Naţional al
Mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 6 luni
de la depunerea cererii de reînnoire. Durata şi reînnoirea protecţiei astfel stabilite este
proprie sistemului depozitului atributiv. În cazul sistemului depozitului declarativ, dreptul
asupra mărcii se dobândeşte prin folosinţă şi tot astfel se conservă. Art. 34 din Lege se
referă la modificarea înregistrării mărcii care priveşte la introducerea de modificări
neesenţiale ale unor elemente ale mărcii cu condiţia ca asemenea modificări să nu
afecteze caracterul distinctiv al mărcii. În ceea ce priveşte lista de produse şi servicii,
legiuitorul stabileşte expresis verbis că nu este posibilă extinderea acesteia pe calea
modificării.
5.5. Dreptul conferit de marcă şi limitele sale. Conform art.36 din Lege
înregistrarea mărcii, conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii în baza căruia
el poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească în
activitatea lor comercială, fără consimţământul său, anumite semne enumerate de lege şi
care definesc conţinutul dreptului exclusiv la marcă. Astfel conform dispoziţiilor legale
semnele interzise terţilor sunt :
a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acela pentru
care marca a fost înregistrată ;
b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind
identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul, cu
produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia
publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul ;
c) un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau servicii diferite de
cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în
România şi dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de
caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului
mărcii un prejudiciu.
Un element specific care intră în conţinutul dreptului la marcă, este dreptul de
prioritate.
Legea indică în continuare şi actele interzise şi anume :
a). aplicarea semnului pe produse sau ambalaje;
b). oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau,
după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn ;
c). importul sau exportul produselor sub acest semn ;
d). utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere să se interzică terţilor să
efectueze actele prevăzute la art.36 alin.2 numai după publicarea mărcii.
Pentru actele posterioare publicării mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri,
potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după
data înregistrării mărcii. Dacă cererea de înregistrare a fost respinsă, solicitantul nu are
dreptul la despăgubiri.
În doctrină59
s-au cercetat şi trăsăturile caracteristice ale dreptului la marcă ca şi
principalele prerogative care alcătuiesc dreptul la marcă. Aceste prerogative sunt :
dreptul exclusiv de a folosi sau exploata semnul ales ca marcă ;
dreptul de a interzice folosirea aceluiaşi semn de către alţii.
Caracterele dreptului la marcă sunt :
- caracterul absolut în raport de concurenţi, adică în raport de cei care exercită o
industrie identică sau similară în temeiul regulii specialităţii mărcii ;
- caracterul temporar limitat la durata de 10 ani de protecţie dacă nu luăm în
considerare posibilitatea de reînnoire a mărcii ;
- caracterul accesoriu pentru că legătura sa cu întreprinderea sau cu fondul de
comerţ este mult mai puternică decât în cazul brevetelor de invenţie ;
- caracterul teritorial propriu şi altor drepturi de proprietate industrială, protecţia
acestora fiind recunoscută pe întregul teritoriu naţional, al ţării în care a fost înregistrată.
Dreptul exclusiv asupra mărcii, conferit titularului, trebuie exercitat de acesta în
limitele permise de lege. În afara limitelor cu caracter general şi anume limita teritorială
şi cea temporară în cazul dreptului exclusiv la marcă s-a extins şi limita epuizării
dreptului la marcă consacrată în domeniul brevetelor de invenţie. În acest sens art.38 din
lege prevede că titularul unei mărci înregistrate nu poate cere să se interzică altor
persoane, deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care poartă
această marcă, pentru produsele care au fost puse în comerţ de însuşi titular sau cu
consimţământul acestuia.
Se precizează în continuare că dispoziţiile nu sunt aplicabile, dacă titularul
probează motive temeinice de a se opune la comercializarea produselor, în special când
starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerţ.
59
Yolanda Eminescu, op.cit., p.145 şi urm.; Viorel Roş s.a., op.cit. , p.300 şi urm.
Din punct de vedere juridic s-a susţinut în doctrină, că fundamentul acestei
limitări constă în ideea de licenţă tacită potrivit cu care vânzarea iniţială implică o
autorizare tacită de folosire, care nu echivalează cu o dezmembrare a dreptului la marcă
ce există independent de proprietatea obiectului care poartă marca. 60
Teoria epuizării
dreptului ca limitare a dreptului la marcă are la bază următoarele considerente61
:
- una din funcţiile mărcii este aceea de a garanta autenticitatea produsului pe care
îl desemnează ;
- circulaţia produselor nu poate fi împiedicată prin folosirea mărcii care se
constituie într-un factor de dezvoltare a comerţului şi concurenţei leale ;
- prin natura sa, dreptul asupra mărcii nu conferă un drept de suită asupra
produselor vândute ;
- marca nu oferă titularului monopolul desfacerii produselor sale până la
consumatorul final.
Dreptul exclusiv al titularului mărcii suferă şi alte limitări rezultând din principiul
specialităţii mărcii ca şi limitările consacrate de art.39 din Lege care precizează că
titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa
comercială :
- numele/denumirea sau adresa/sediul titularului ;
- indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia , valoarea, originea
geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub
marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora ;
- marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a
serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile
Verifică-ţi cunoştinţele!
1. Definiţia şi caracterele mărcii.
2. Funcţiile mărcii.
3. Enumeraţi condiţiile de fond ale protecţiei mărcilor.
4. Ce reprezintă distinctivitatea.
5. Ce înţelegeţi prin disponibilitate.
6. Analizaţi comparativ marca de certificare şi marca colectivă.
60
Y. Eminescu, op.cit. p.149 61
Viorel Roş, s.a., op.cit. p.312
7. Enumeraţi cauzele de anulare a mărcii de certificare.
8. Enumeraţi cauzele de anulare a mărcii colective.
9. In ce situaţii titularul mărcii colective poate fi decăzut din drepturile asupra
acesteia.
10. Definiţia şi caracterele mărcii comunitare.
11. Care sunt avantajele mărcii comunitare?
12. Analizaţi sistemul priorităţi de folosinţă.
13. Analizaţi sistemul priorităţi de înregistrare.
14. Analizaţi comparativ invenţia şi marca.
15. Marca:
Este un semn distinctiv al proprietăţii industriale;
Nu este susceptibilă de reprezentare grafică;
Serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor unei întreprinderi de cele
aparţinând altor întreprinderi.
16. Marca colectivă:
Aparţine persoanelor care alcătuiesc asociaţiile;
Este alcătuită din mai multe semne distincte;
Serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor membrilor unei asociaţii
de cele aparţinând altor persoane.
17. Distinctivitatea mărcii presupune:
Originalitate;
Inovaţie;
Actualitate.
18. Data depozitului naţional reglementar este:
Data la care a fost depusă la OSIM cererea de înregistrare a mărcii;
Data publicării cererii de înregistrare;
Independentă de momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
18. Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi facuta :
în termen de 30 de zile inainte de expirarea duratei de protectie;
în termen de 3 luni inainte de expirarea duratei de protectie;
în termen de maxim o luna de la expirarea duratei de protecţie.
19. Neplata taxei pentru cererea de reinnoire a inregistrarii marcii se sanctioneaza
cu :
decaderea titularului din dreptul la marca;
revocarea marcii;
anularea marcii.
21. Marca comunitară:
asigură protecţia mărcii pe întreg teritoriul Uniunii Europene;
se bucură de protecţie pe o durată de maxim 20 ani;
se înregistrează la O.R.D.A.
22. Nu poate fi înregistrat ca marcă:
un semn distinctiv;
un semn disponibil;
un semn ilicit.
Cuvinte cheie:
marcă;
marcă de certificare;
marcă colectivă;
marcă comunitară;
certificat de înregistrare.
☺Definiţi cuvintele cheie mai sus enumerate.
Bibliografie
Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2010, pp.309-362;
V.Ros, Octavia Spineanu-Matei, Dragoş Bogdan, Mărcile şi indicaţiile
geografice, Ed.All Beck, Bucureşti, 2003, p.24 -320;
I.Bacanu, Firma şi emblema comercială , Bucureşti, Ed. Lumina Lex, p.8
şi urm;
Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial ,
Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2002, p.100 şi urm
OMPI Introducere în proprietatea intelectuală, Ed.Rosetti, Bucureşti,
2001, pp.173;
Yolanda Eminescu Regimul juridic al mărcilor , Bucureşti, Ed. Lumina
Lex, 1996, p.79-130;
Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţile geografice republicată în
M.Of. Partea I nr.350 din 27 mai 2010;
H.G. nr.1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, pulicată în M.Of.
Partea I nr.809 din 03 decembrie 2010;
H.G. nr.573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, modificată prin H.G. nr.1396 din 18.11.2009,
publicată în M.Of. Partea I nr.813 din 27.11.2009;
O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilieri
în proprietate industrială publicată în M. Of. Partea I, nr. 1019 din
21.12.2006
Unitatea de învăţare nr.6
TRANSMISIUNEA, APĂRAREA ŞI STINGEREA DREPTULUI LA MARCĂ;
INDICAŢIILE GEOGRAFICE
Obiective specifice unităţii de invăţare nr.1
După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi:
să distingeţi între cesiune şi licenţă ca modalităţi de transmitere a drepturilor
asupra mărcii;
să înţelegeţi ce este contractul de franciză, particularităţiile acestuia şi legătura
existentă între acest tip de contract şi drepturile născute din marcă;
să identificaţi mijloacele de apărare a drepturilor asupra mărcii;
să faceţi distincţie între opoziţie şi contestaţie ca mijloace administrative de
apărare a drepturilor asupra mărcii;
să înţelegeţi conceptul de contrafacere şi cel de concurenşă neloială;
să identificaţi cauzele stingerii drepturilor asupra mărcii;
să înţelegeţi noţiunea de indicaţie geografică.
Cuprins:
6.1.Transmisiunea dreptului la marcă
6.1.1. Consideraţii preliminare privind transmisiunea dreptului la marcă
6.1.2. Cesiunea voluntară
6.1.3. Cesiunea forţată
6.1.4. Contractul de licenţă
6.1.5. Aportul mărcii la capitalul social
6.1.6. Contractul de franciză
6.2. Apărarea dreptului la marcă
6.2.1. Observaţia
6.2.2. Opoziţia
6.2.3. Contestaţia
6.2.4. Contrafacerea
6.2.5. Concurenţa neloială
6.3. Stingerea dreptului la marcă
6.3.1. Expirarea duratei de protecţie
6.3.2. Renunţarea titularului la dreptul său asupra mărcii
6.3.3. Abandonul mărcii
6.3.4. Caducitatea
6.3.5. Decăderea
6.3.6. Anularea înregistrării mărcii
6.4. Indicaţiile geografice
6.4.1. Importanţa indicaţiilor geografice
6.4.2. Precizări terminologice
5.4.3. Procedura înregistrării indicaţiilor geografice
6.1. Transmisiunea dreptului la marcă
6.1.1. Consideraţii preliminare privind transmisiunea dreptului la marcă . În
dreptul românesc, marca constituie un bun transmisibil, fie cu titlu oneros, fie cu titlu
gratuit, transmisiunea putând opera în tot sau în parte, împreună cu întreprinderea sau
fondul de comerţ, dar şi separat de acestea.
Funcţia iniţială a mărcilor, de a indica originea produselor şi serviciilor a evoluat,
în condiţiile moderne, marca, alături de funcţia menţionată, garantând calitatea
produselor şi serviciilor, permiţând publicitatea acestora, atrăgând şi menţinând clientela.
Interdicţia reglementată expres în unele legislaţii, a cesiunii libere a mărcii a
condus la fraudarea legii prin renunţarea expresă la marcă, urmată de efectuarea imediată
a depozitului aceleiaşi mărci, pe numele cesionarului de fapt.62
Este vorba despre radierea
mărcii cedentului, urmată de efectuarea unui nou depozit al aceleiaşi mărci de către
cesionar, asemenea artificii venind în favoarea uzurpatorilor, prin obstrucţionarea cesiunii
mărcilor neexploatate.
În asemenea situaţii s-ar crea o stare de inechitate, în sensul de a se permite celor
care se fac vinovaţi de contrafacerea semnului să scape de urmărirea cesionarului şi să
inducă în eroare consumatorii.63
Cel mai frecvent, marca se exploatează direct de către titularul său, prin aceasta
desemnându-şi produsele sau serviciile, însă titularul mărcii o poate transmite şi altei
persoane.
Legea română a mărcilor încă din 1879 a permis transferul mărcii independent de
fondul de comerţ.
62
Yolanda Eminescu, op.cit., p.156 63
L. Van Bunen, autor citat de Yolanda Eminescu, op.cit. , p.156
6.1.2. Cesiunea voluntară . Conform art.40 din lege, drepturile asupra mărcii pot
fi transmise, prin cesiune sau prin licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii
precum şi prin executarea silită a debitorului, titular al mărcii, efectuată în condiţiile legii.
În doctrină contractul de cesiune a fost definit ca reprezentând o convenţie prin
care titularul unei mărci în calitate de cedent transferă drepturile pe care le are asupra
mărcii unei alte persoane în calitate de cesionar în schimbul unui preţ. Cesionarul
dobândind toate drepturile cedentului va deveni ca urmare a efectuării cesiunii, terţ în
raporturile cu privire la marcă. Până la acest punct soluţia este evident identică cu cea
consacrată în cazul brevetelor de invenţii. Cesiunea poate fi voluntară sau forţată. În
materia mărcilor o problemă viu discutată în doctrină a fost aceea a circulaţiei juridice
independente a mărcii, în raport cu fondul de comerţ. Mult timp Statele Unite ale
Americii ca şi unele legislaţii europene au statuat interdicţia cesiunii mărcii independent
de fondul de comerţ . Germania a recunoscut cesiunea liberă a mărcii doar la momentul
extinderii reglementărilor legale privind proprietatea industrială şi pe teritoriul Germaniei
de Est.
Cesiunea independentă a mărcii este admisă în Anglia, sub condiţia ca publicul
consumator să nu fie indus în eroare prin folosirea mărcii cedate, cu privire la originea
produselor64
. Optica privind interdicţia cesiunii mărcii independent de fondul de comerţ
a trebuit, sub presiunea pieţii, să fie abandonată şi înlocuită cu recunoaşterea cesiunii
libere a mărcii care răspunde unei adevărate necesităţi de ordin comercial. În cazul
transmisiunii patrimoniului titularului mărcii, în totalitate, va opera şi transmisiunea
dreptului la marcă. Sunt însă şi situaţii de excepţie semnalate în doctrină ca de exemplu
ipoteza în care marca este formată dintr-un nume patronimic, caz în care, s-a susţinut în
doctrină, marca nu ar trebui să se transmită o dată cu fondul de comerţ.
Ipoteza este ignorată de legiuitorul român.
Marca poate constitui obiect de cesiune totală sau parţială, însă mărcile identice
sau similare, care aparţin aceluiaşi titular şi sunt folosite pentru produse sau servicii
identice sau similare, nu pot fi transmise pe calea cesiunii în totalitate şi către o singură
persoană, actul de transmisiune fiind sancţionat cu nulitatea absolută. Soluţia aceasta,
64
Vezi pentru informaţii suplimentare Yolanda Eminescu, op.cit., p.153 şi urm. ; Viorel Roş, s.a., op.cit.,
p. 372 şi urm. .
reglementată de lege în art.41 alin.4 a fost, credem noi, justificat criticată în doctrină, cu
motivarea că cesionarul este obligat să dobândească şi mărci care nu-l interesează.65
Marca poate constitui obiect de cesiune parţială, o asemenea cesiune va da naştere
unei proprietăţi comune, marca aparţinând şi cedentului şi cesionarului, caz în care
acţiunea în contrafacere poate fi formulată de oricare dintre coproprietari.66
Dacă marca este înregistrată în coproprietate, transmisiunea dreptului la marcă va
opera conform regulilor cunoscute în materia proprietăţii comune.
Ne aflăm în prezenţa unei cesiuni parţiale şi atunci când o marcă înregistrată în
mai multe ţări este transmisă unor cesionari diferiţi, pentru unele dintre ţările în care este
protejată.
Mai trebuie precizat că o cesiune parţială nu poate limita teritorial folosirea unei
mărci pentru produsele sau serviciile la care se referă.
Cesiunea va fi totală atunci când are în vedere toate atributele dreptului asupra
mărcii şi asupra tuturor produselor sau serviciilor pentru care a fost făcută înregistrarea
mărcii şi va fi parţială, atunci când poartă fie asupra unora dintre atributele dreptului, fie
cu privire la unul sau mai multe dintre produsele sau serviciile pentru care a fost făcută
înregistrarea.
S-a precizat că în multe cazuri distincţia dintre cesiunea parţială şi licenţă este
dificil de evidenţiat ; deosebit de cesiunea parţială, în cazul licenţei, beneficiarul acesteia
nu dobândeşte dreptul de a exercita acţiunea în contrafacere.67
Dreptul asupra mărcii poate fi cedat numai din momentul constituirii depozitului.
Contractul de cesiune urmează condiţiile cunoscute, conform reglementărilor
generale, cu unele particularităţi. Dacă cesiunea este cu titlu gratuit sunt aplicabile
reglementările legale de la contractul de donaţie, iar dacă este cu titlu oneros sunt
aplicabile dispoziţiile legale din materia contractului de vânzare-cumpărare.
Sub aspectul formei contractului, este necesar să fie respectate rigorile art.41
alin.1 din lege, în sensul încheierii actului în formă scrisă. Reglementarea derogă de la
65
Viorel Roş, s.a., op.cit. , p.373 66
Yolanda Eminescu, op.cit., p.158 67
Idem, op.cit., p. 159
dispoziţiile art.46 din Codul comercial, care permit proba faptelor de comerţ prin orice
mijloace.68
În cazul transmisiunii dreptului la marcă prin contract de donaţie, ca şi în cazul
constituirii mărcii aport social la o societate comercială, actul trebuie să respecte forma
autentică ad validitatem.
Pentru a deveni opozabilă terţilor transmisiunea dreptului asupra mărcii, trebuie
efectuată formalitatea înscrierii în registrul Naţional al Mărcilor, data înscrierii marcând
momentul de la care cesiunea a devenit opozabilă terţilor. Între cedent şi cesionar
operaţiunea juridică prin care se realizează transferul drepturilor asupra mărcii are loc la
momentul realizării acordului de voinţă.
Întinderea drepturilor transmise se stabileşte prin convenţia părţilor, existând
posibilitatea ca cedentul să devină coproprietar, împreună cu cesionarul asupra mărcii.
Cesionarul este subrogat în drepturile cedentului şi va beneficia de depozitul
efectuat de cedent, fără a mai fi necesar să efectueze un nou depozit.
Cedentul trebuie să pună la dispoziţia cesionarului marca cedată, are obligaţia de
garanţie atât pentru vicii, cât şi pentru evicţiune, rezultând din fapta proprie sau din partea
terţilor, este vorba despre garanţia pentru viciile aparente, iar cesionarul trebuie
să plătească preţul şi să asigure menţinerea calităţii produselor sau serviciilor la care se
referă marca.
În privinţa viciilor ascunse, în materia cesiunii mărcilor, acestea au în vedere
eventuala nulitate totală sau parţială a mărcii (dacă există anteriorităţi, dacă semnul nu
este distinctiv sau dacă este ilicit).
6.1.3. Cesiunea forţată. Problema cesiunii forţate se pune în cazul executării silite
şi în cazul exproprierii.
Mărcile au un caracter accesoriu în raport cu produsele sau serviciile pe care le
identifică şi atunci, mărcile constituie bunuri care servesc la exercitarea ocupaţiei
titularului lor, de unde rezultă că executarea silită se va putea face numai în limitele
determinate de art.407 din Codul de procedură civilă.
68
Codul Comercial Român adnotat, ediţia îngrijită de Florin Ciutacu, Editura Sigma, Bucureşti, 2000, p.18.
Se admite posibilitatea executării silite a mărcii împreună cu fondul de comerţ,
dar nu şi în cazul mărcilor nominale ; se consideră necesară o analiză a situaţiei de fapt,
pentru a se stabili în ce măsură transmisiunea întreprinderii sau a fondului de comerţ este
suficient de completă pentru a comporta şi transmisiunea mărcii ; asemenea transmisiune
presupune ca cesionarul să poată fabrica produse de acelaşi fel şi de aceeaşi calitate cu
ale cedentului. Art.40 alin.2 stabileşte în termeni generali că drepturile asupra mărcii se
transmit şi în cazul urmăririi silite a debitorului titular de mărci, efectuată în condiţiile
legii.
6.1.4. Contractul de licenţă. Există o diferenţă netă între cesiunea mărcii şi
cesiunea licenţei de marcă. Cesiunea mărcii are în vedere transmisiunea proprietăţii
asupra mărcii şi a depozitului căreia aceasta i-a făcut obiect. Cesiunea licenţei conferă
numai dreptul de a folosi marca.
În baza contractului de licenţă, titularul unei mărci, numit licenţiator, transmite
altei persoane, dreptul de a folosi marca, în sensul de a o aplica sau ataşa, pe produsele pe
care le fabrică sau pe care le pune în circulaţie, în schimbul unui preţ.
Cunoscut şi folosit în materia brevetelor de invenţie, contractul de licenţă a fost
mai greu acceptat în materie de mărci, întrucât implica transferul liber al mărcii şi nu
împreună cu fondul de comerţ.
S-a considerat că nu este normal ca titularul unei mărci să nu poată trage foloase
din folosirea acesteia, ci numai din vânzarea produselor (şi prestarea serviciilor, adăugăm
noi) sale, sub marca sa, care le garantează autenticitatea. Ne aflăm în prezenţa, s-a
menţionat în doctrină, a unui drept personal care nu poate aparţine decât unei
întreprinderi.
Despărţind marca de personalitatea producătorului, şi alăturând-o produsului ce se
doreşte a fi individualizat, funcţia de identificare a mărcii se păstrează, dacă specificitatea
produsului nu este afectată de pluralitatea producătorilor care ar folosi o tehnică comună
care ar permite obţinerea aceluiaşi produs. Doctrina distinge între licenţa de exploatare
care dă dreptul licenţiatului să aplice marca cedată şi să fabrice produsul. În această
situaţia marca se foloseşte pentru două produse cu origini diferite, dar caracteristici
identice ; licenţa de folosire reprezintă autorizarea de a aplica sau de a ataşa marca pe
produsele livrate de licenţiator; licenţa de reclamă care constă în autorizarea folosirii, în
scop comercial şi publicitar, a unei denumiri care constituie obiectul unui drept personal
al altcuiva.
Unii autori mai deosebesc, într-o altă clasificare, licenţa exclusivă, prin care
licenţiatorul se obligă să nu mai acorde alte licenţe , de licenţa simplă sau neexclusivă şi
licenţa reciprocă sau încrucişată, în cadrul căreia părţile îşi cesionează reciproc dreptul să
fabrice un produs, şi să-l pună în circulaţie sub aceeaşi denumire, fiecare dintre
producători păstrând dreptul asupra propriei mărci.69
Licenţa poate fi exclusivă sau neexclusivă, astfel cum prevede legea la art. 43,
alin.1, în sensul că licenţa se poate acorda pentru întregul teritoriu al ţării ori numai
pentru o parte a acestuia şi poate fi acordată pentru toate sau numai pentru o parte dintre
produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.
Legea română nu reglementează vreo condiţie de formă cu privire la încheierea
contractului de licenţă a mărcii .
Deşi legea română nu o spune, întrucât licenţele de mărci trebuie înscrise la
Registrul Naţional al Mărcilor, va fi necesară forma scrisă. Aceasta este necesară pentru
efectuarea procedurii legale, chiar dacă legiuitorul nu a înţeles să reglementeze şi o
sancţiune pentru nerespectarea formei scrise.
Contractul de licenţă de marcă se încheie între licenţiator şi licenţiat, primul
putând fi titularul mărcii înregistrate, titularul unui drept de uzufruct asupra mărcii,
licenţiatul care poate deveni licenţiator într-un contract de sublicenţă, dacă o asemenea
posibilitate rezultă din contractul principal.
Dacă marca constituie obiect al unui drept de proprietate comună, atunci este
necesar acordul tuturor coproprietarilor licenţiatori.
Pentru licenţiator este necesară capacitatea de a încheia acte de administrare, iar
pentru licenţiat este necesară capacitatea de a contracta.
Obiectul contractului îl poate constitui o marcă în vigoare şi valabilă, putându-se
alătura acesteia, un secret de fabrică sau un know-how.70
În cazul licenţei totale, licenţiatul are dreptul de a folosi marca pentru toate
produsele, lucrările sau serviciile pentru care s-a făcut înregistrarea. În cazul licenţei
69
Yolanda Eminescu, op.cit. , p.166
70
Viorel Roş,ş.a., op.cit., p. 378
parţiale, licenţiatul este autorizat să folosească marca pentru anumite produse, lucrări sau
servicii dintre acelea pentru care s-a făcut înregistrarea.
Depăşirea limitelor licenţei are valoarea unui act de contrafacere.
Doctrina românească recentă, a considerat că limitarea teritorială a unei licenţe
contravine naturii mărcii, întrucât aduce o limitare a circulaţiei bunurilor,71
limitarea
teritorială poate surveni atunci când licenţiatul fabrică aceleaşi produse sau prestează
aceleaşi servicii pe întreg teritoriul pe care marca este protejată.
Conform art. 43, alin.1 din Legea nr.84/1998, limitarea teritorială, prin contract de
licenţă de mărci, este posibilă.
Contractul de licenţă produce efecte faţă de terţi din momentul înscrierii în
Registrul Naţional al Mărcilor. Licenţa se publică în Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială.
Durata contractului de licenţă se stabileşte conform voinţei părţilor, corelată cu
durata de protecţie limitată a mărcilor şi cu posibilitatea reînnoirii înregistrării.
Durata contractului de licenţă poate depăşi protecţia înregistrării, rezultând, de
aici, obligaţia titularului mărcii de a reînnoi înregistrarea.
La împlinirea termenului stabilit, contractul încetează; acesta mai poate înceta
prin reziliere.
În doctrina juridică română s-a vorbit şi despre rezoluţiunea contractului de
licenţă de marcă, cu precizarea determinării avantajelor obţinute prin exploatarea
mărcii.72
Prestaţiile efectuate în trecut nu pot fi restituite, pentru punerea licenţiatorului şi
licenţiatului în situaţia anterioară încheierii contractului.
Licenţiatorul trebuie să permită folosirea mărcii de către licenţiat, în conformitate
cu clauzele cuprinse în contractul de licenţă şi trebuie să garanteze pentru viciile ascunse
ale mărcii.
Licenţa de marcă este diferită de cesiunea de marcă, în cazul celei din urmă,
operând o transmisiune totală a drepturilor cedentului ; efectul contractului de licenţă
71
Idem, op.cit. , p.378 72
Viorel Roş, s.a., op.cit., p.379
constă în aceea că titularul mărcii păstrează dreptul de a continua exploatarea mărcii sale,
fiind singurul care poate exercita acţiunea în contrafacere.73
Licenţiatorul are obligaţia de garanţie împotriva evicţiunii, astfel încât trebuie să
se abţină de la săvârşirea oricărui act de natură să tulbure folosinţa mărcii de către
licenţiat. Obligaţia implică şi garantarea licenţiatului împotriva actelor materiale sau
juridice din partea terţilor ; astfel licenţiatorul are obligaţia de a solicita încetarea actelor
de contrafacere săvârşite de terţi, cu atât mai mult cu cât, acesta rămâne, în continuare,
titular al drepturilor conferite de marca respectivă.
Licenţiatorul trebuie să acorde licenţiatului asistenţă tehnică, trebuie să menţină în
vigoare marca, prin formularea cererilor de reînnoire a depozitului şi are obligaţia, în
cazul licenţei exclusive, să nu încheie şi alte contracte de licenţă cu privire la aceeaşi
marcă.
Licenţiatorul trebuie să solicite înscrierea licenţei în Registrul mărcilor şi
publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
În cazul în care licenţiatul încalcă clauzele contractului de licenţă cu privire la
durata folosirii, aspectul mărcii, natura produselor sau serviciilor pentru care a fost
acordată licenţa, teritoriul pe care poate fi folosită marca, calitatea produselor fabricate
sau a serviciilor executate de către licenţiat sub marca pentru care s-a acordat licenţa,
licenţiatorul este în drept să invoce drepturile conferite de marcă împotriva licenţiatului.
Din contractul de licenţă, licenţiatului îi revin obligaţiile de a folosi, pentru
produsele cărora li se aplică marca, numai marca care constituie obiectul contractului de
licenţă (cu dreptul de a aplica pe produsele respective menţiunea că licenţiatul este
fabricantul acestora), de a aplica menţiunea „sub licenţă”, alături de marca aplicată pe
produse; licenţiatul trebuie să folosească marca numai pentru produsele sau serviciile
care constituie obiect al contractului de licenţă, să menţină aspectul mărcii şi calitatea
serviciilor şi produselor pentru care este folosită marca, să folosească marca în cadrul
teritoriului delimitat prin contract, să plătească preţul conform clauzelor contractuale.
73
Curtea de Apel Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ, dec.nr.462/R/ din 5 decembrie
2001, în Pandectele Române, nr.2/2002, p.168-181
Licenţiatul are obligaţia şi de a folosi în mod efectiv marca, nu de a o lăsa în
nelucrare, cu atât mai mult cu cât părţile au prevăzut un sistem de plată al licenţei
determinat în funcţie de venitul realizat din exploatarea mărcii.
Prin configuraţia juridică a contractului de licenţă, acesta mai poate cuprinde
clauze precum transmiterea unui secret de fabricaţie, a unui know-how, clauze cu privire
la condiţiile sublicenţei sau interdicţia încheierii acesteia, clauze de exonerarea de
obligaţia de garanţie, cu limitele şi cu respectarea condiţiilor pe care le-am precizat,
obligaţia asigurării publicităţii mărcii, situaţia stocurilor la finele contractului de licenţă,
condiţiile de exploatare a mărcii, condiţii de calitate a produselor sau serviciilor, clauze
care să permită licenţiatorului verificarea modului de folosire a mărcii şi calităţii
produselor sau serviciilor, angajarea răspunderii contractuale.74
Dacă licenţiatul este stânjenit în exploatarea normală a mărcii, acesta poate
formula o acţiune în concurenţă neleală.
Desigur că, este posibil ca licenţiatul să fie acţionat în judecată de către licenţiator
printr-o acţiune în contrafacere, dacă utilizează marca pentru alte produse sau servicii,
altele decât acelea pe care părţile le-au stabilit în contract.
6.1.5. Aportul mărcii la capitalul social. Conform art.15 alin.2 din Legea
nr.31/1990 privind societăţile comerciale astfel cum a fost republicată şi modificată prin
Legea 161 din 19.04.2003, aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate.
Aceste aporturi se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin
predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Acest text legal
este de aplicare generală cu toate că nu precizează în ce constă aportul în natură. Legea
nr.35 privind regimul investiţiilor străine republicată în 1993 prevede la art.2 lit.c că
aportul investiţiilor străine în România poate consta, printre altele, în servicii, drepturi de
proprietate industrială şi intelectuală – brevete, licenţe, know-how, mărci de fabrică şi de
comerţ, drepturi de autor, traducător, editor – cunoştinţe şi metode de organizare şi
conducere. Legea 31/1990 nu face distincţie cât priveşte aportul în natură , între bunurile
corporale şi bunurile necorporale întrucât ambele sunt permise de lege. De altfel în
categoria bunurilor incorporale sunt incluse şi creaţiile spirituale ca drepturile de
74
Viorel Roş, s.a., op.cit., p.38o.
proprietate industrială sau drepturile de autor şi drepturile conexe. Aportul mărcii în
patrimoniul societăţilor comerciale a fost apreciată în doctrină ca reprezentând, o cesiune
a mărcii care poate lua forma unui aport în societate, fie ca marcă izolată, fie ca
element al unui fond de comerţ.
6.1.6. Contractul de franciză. Rolul francizei este de a transpune pe o altă piaţă,
în aceleaşi condiţii şi parametri, o afacere care şi-a dovedit succesul pe o altă piaţă ;
ansamblul de tehnici şi operaţiuni comerciale prin care deţinătorul afacerii de succes
autorizează pe un alt comerciant să înceapă o afacere identică cu a sa, prin folosirea
însemnelor comerciale şi a experienţei sale constituie esenţa economică a operaţiunii de
francizare. Prin francizare se realizează un transfer de cunoştinţe comerciale şi semne
distinctive de la un comerciant către altul, astfel încât cel de-al doilea să creeze o afacere
identică cu a primului.75
Iniţiatorii acestui mod de distribuţie au avut în vedere criteriile de preferinţă ale
consumatorilor, anume, referirea acestora la o marcă sau la un concept, ca şi garanţii ale
omogenităţii calităţii produselor şi/sau serviciilor ce le sunt oferite.76
Contractul de franciză este acel contract în baza căruia o persoană (francizor) se
obligă faţă de altă persoană (beneficiar) să transmită un know-how, folosinţa mărcii sale
şi, uneori, dreptul de a aproviziona, iar beneficiarul se obligă să exploateze know-how-ul
transmis şi să utilizeze marca şi – uneori – se prevede, să se aprovizioneze de la francizor.
S-a mai susţinut că acest contract constituie o varietate a contractului de
concesiune, anume, concesiunea unei mărci de produse sau de servicii la care se adaugă
concesiunea ansamblului de metode şi mijloace apte să asigure exploatarea şi gestiunea în
cele mai bune condiţii de rentablitate .77
Acest contract constă în acordarea de către un comerciant-producător a dreptului
de a vinde anumite bunuri sau de a presta anumite servicii şi de a beneficia de un sistem
de relaţii care conţine marca, renumele, know-how-ul şi asistenţa, unui comerciant,
75
Gheorghe Gheorghiu, Gabriel N.Turcu , Contractul de franciză – aspecte generale , Revista de Drept
Comercial, nr.3/2000, p.49. 76
Ioan Bălan , Tehnici contractuale ale francizei , Revista de Drept Comercial, nr.3/2000, p.204
77
Tudor R. Popescu, Dreptul Comerţului Internaţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976,
p.340.
persoană fizică sau juridică, în schimbul unui preţ, constând într-o sumă de bani iniţială şi
o redevenţă periodică (denumită franchise free).
Contractul de franciză comportă trei elemente esenţiale, licenţa unei mărci,
comunicarea unui know-how şi o asistenţă comercială sau tehnică.
Acest contract este un contract sinalagmatic (bilateral), francizorul obligându-se
să acorde dreptul de a vinde bunuri sau de a presta servicii partenerului său contractual,
beneficiarul. Acesta din urmă se obligă să revândă mărfurile sau să presteze serviciile
propriilor săi clienţi, păstrând identitatea şi renumele francizorului şi reţelei de distribuţie
a acestuia.
Partenerii contractuali urmăresc obţinerea unor avantaje materiale reciproce,
francizorul vinde mărfurile sau serviciile beneficiarului, pentru a obţine taxa de intrare
(preţul pe care beneficiarul trebuie să-l plătească francizorului pentru a fi primit în cadrul
reţelei de distribuţie) şi o redevenţă periodică. Beneficiarul urmăreşte obţinerea de profit
din vânzarea mărfurilor sau prestarea serviciilor.
Contractul în discuţie este comutativ şi consensual. Legea nr.79/1998 în art.6
prevede clauzele ce trebuie să fie cuprinse în contract şi cerinţa, că voinţa părţilor să fie
exprimată printr-un înscris constatator, forma scrisă fiind cerută ad probationem.
Contractul trebuie să cuprindă următoarele clauze : obiectul contractului, drepturile şi
obligaţiile părţilor, condiţiile financiare, durata contractului, condiţiile de modificare,
prelungire şi reziliere.
Deşi conţinutul contractului este determinat de legiuitor prin menţionarea
clauzelor obligatorii ale acestuia, contractul nu capătă caracter solemn, rămânând
consensual.
Acest contract este intuitu personae, întrucât francizorul îşi alege beneficiarul care
dovedeşte calităţi profesionale şi capacitate economico-financiară pentru desfăşurarea
activităţii, la standardele impuse (art.17).
Contractul de franciză, contract numit, cu figură juridică reglementată expres prin
dispoziţiile Legii nr.79/1998, implică transferul cunoştinţelor tehnice şi procedeelor
comerciale verificate şi transferul de know-how.
Contractul de franciză se încheie între francizor, comerciant persoană fizică sau
juridică, titular al drepturilor asupra unei mărci înregistrate, care are obligaţia de a acorda
asistenţă pentru pregătirea profesională, pentru conducere, de a ajuta la pornirea şi
exploatarea iniţială a mărcii, de a asigura promovarea produsului sau serviciului, de a
stabili sortimentul de mărfuri sau de servicii, de a asigura aprovizionarea ritmică,
constituirea stocurilor, completarea colecţiilor şi modelelor.
Francizorul trebuie să deţină şi să exploateze o activitate comercială, o anumită
durată, înainte de lansarea reţelei de franciză, să fie titular al drepturilor de proprietate
intelectuală , să asigure o largă varietate de forme de asistenţă în favoarea beneficiarului,
să vegheze la păstrarea identităţii şi reputaţiei reţelei de franciză, să utilizeze propriul
personal şi propriile mijloace financiare în scopul cercetării, inovaţiei, pentru dezvoltarea
şi viabilitatea produsului ; francizorul este titularul conceptului francizabil .78
Cu privire la atributele legale ale francizorului, calitatea de comerciant a acestuia
şi caracterul comercial sau necomercial al contractului de franciză sunt necesare unele
precizări.
Indiferent dacă obiectul de activitate al beneficiarului este comercial sau
necomercial, prin obiectul său, contractul urmăreşte exploatarea francizei, astfel încât
discuţia conduce la necesitatea calificării francizei sub aspect comercial sau
necomercial.79
Franciza se bazează pe un cumul de cunoştinţe şi aptitudini, calităţi umane puse
în valoare, ajungând la concluzia că ceea ce se exploatează este însăşi valoarea umană,
care nu se interpune în circuitul comercial, francizorul fiind un creator de valoare precum
profesorul, arhitectul, meşteşugarul, avocatul, iar activităţile desfăşurate de aceştia nu au
caracter comercial. Nu se poate discuta despre un element speculativ şi de profit când
este vorba despre calităţile şi inteligenţa umană.
Francizorul este considerat comerciant dacă alături de exploatarea francizei,
exercită el însuşi, direct, o activitate comercială prin obiectul său ; franciza îndeplineşte
toate condiţiile unui act comercial, mai puţin elementul speculativ. Atunci când elementul
francizabil este inserat în ansamblul unui contract de distribuţie, având un rol accesoriu,
vom fi în prezenţa unui contract comercial de distribuţie şi nu a unui contract de franciză.
78
Gheorghe Gheorghiu, Gabriel N. Turcu, op.cit., (III), Revista de Drept Comercial nr.5/2000., p.79 79
Idem, p.80-82
Licenţierea unui însemn destinat a atrage clientela, precum o emblemă, o marcă,
un nume comercial, ori unui model industrial sau oricărui drept de proprietate
intelectuală, cesiunea unor asemenea drepturi, contracte de editare, contractul de
exploatare a cunoştinţelor care formează know-how-ul, asistenţa tehnică, comercială sunt
acte de natură civilă.
Beneficiarul, persoană fizică sau juridică, comerciant independent, trebuie să
accepte colaborarea şi să adere la principiul omogenităţii reţelei de franciză, să nu divulge
know-how-ul comunicat de francizor, să plătească taxa de intrare în reţea şi redevenţa
menţionată în contract, să facă cunoscut prin publicitate, că este o persoană independentă
sub aspect financiar, în raport cu francizorul sau cu terţii, să respecte regulile şi politicile
comerciale ale francizorului, să respecte clauzele contractuale privind desfacerea
produselor şi/sau prestarea serviciilor, să dezvolte, la rândul său, reţeaua de franciză şi să-
i menţină reputaţia şi identitatea, să încunoştiinţeze pe francizor despre performanţele
obţinute şi situaţia financiară, să permită francizorului efectuarea de controale cu privire
la respectarea metodelor şi tehnicilor de comercializare sau prestare de servicii şi
efectuarea publicităţii, să respecte zona teritorială de desfăşurare a activităţii, astfel cum
aceasta a fost delimitată în contract.
Trebuie menţionat că obiectul contractului de franciză îl constituie concesionarea
unei mărci de fabrică, de comerţ sau de servicii, asistenţă tehnică şi comercială şi
comunicarea know-how-ului.
Reţeaua de franciză constituie un ansamblu de raporturi contractuale între un
francizor şi mai mulţi beneficiari , care urmăreşte promovarea unei tehnologii, a unui
produs sau serviciu şi pentru dezvoltarea producţiei şi distribuţiei acestuia.
Marca francizorului este aceea care asigură identitatea şi reputaţia reţelei şi
constituie garanţia calităţii, aceasta fiind asigurată prin transmiterea şi controlul
respectării know-how-ului şi oferirea unei game omogene de produse, servicii,
tehnologii.
Elementele definitorii ale unei reţele de franciză sunt omogenitatea, publicitatea şi
unitatea.
Omogenitatea reţelei implică egalitatea de tratament între beneficiarii aceleiaşi
reţele de franciză, în sensul oferirii de condiţii similare.
Reţeaua de franciză nu dă naştere unei persoane juridice distincte şi astfel reţeaua
nu dispune de patrimoniu propriu, nu-şi poate asuma drepturi şi obligaţii şi nici nu poate
sta în justiţie în nume propriu.
Organizarea şi realizarea publicităţii, cade în sarcina francizorului, beneficiarul,
având obligaţia contractuală de a respecta şi promova publicitatea făcută de francizor.
Dacă publicitatea este falsă sau de natură a induce în eroare, în raporturile cu terţii,
răspunderea revine francizorului.
Publicitatea se execută centralizat pentru a păstra unitatea reţelei şi imaginea
mărcii.
Sunt situaţii în care francizorul permite ca o parte a publicităţii să fie realizată
direct în cadrul reţelelor naţionale, cu aprobarea, însă, a difuzării materialelor publicitare.
Scopul comun al părţilor, adică promovarea unei tehnologii, a unui produs sau
serviciu, dezvoltarea producţiei şi distribuţiei, determină unitatea reţelei ; tot astfel şi
selectarea riguroasă a beneficiarilor, care determină conturarea caracterului intuituu
personae a contractului de franciză.
Principiile care călăuzesc părţile contractului de franciză privesc fixarea
termenului care trebuie să permită beneficiarului să-şi amortizeze investiţiile,
posibilitatea francizorului de a-l anunţa în timp util (cu preaviz), pe beneficiar, cu privire
la intenţia de a reînnoi contractul de franciză, determinarea obligaţiilor financiare ale
beneficiarului, pentru favorizarea obţinerii rezultatelor dorite şi obiectivelor comune,
precizarea clauzelor de neconcurenţă pentru protejarea know-how-ului, determinarea
circumstanţelor în care poate fi solicitată rezilierea contractului, condiţiile de operare a
cesiunii drepturilor rezultând din contract, exercitarea dreptului de preemţiune, dacă
părţile înţeleg să stipuleze asemenea drept în contractul de franciză.
Pentru menţinerea şi dezvoltarea reţelei de franciză, franizorul trebuie să se ocupe
de recrutarea viitorilor beneficiari, oprindu-se asupra acelora care au competenţă
profesională, calităţi personale şi capacitate financiară pentru exploatarea afacerii.
În scopul facilitării cunoaşterii de către beneficiar a condiţiilor contractului de
franciză, francizorul are obligaţia de a-i comunica informaţii cu privire la experienţa
dobândită şi transferabilă, condiţiile financiare ale contractului, elementele necesare
pentru efectuarea calculului previzionat şi întocmirea planului financiar, obiectivele şi
aria exclusivităţii acordate, durata contractului şi condiţiile reînnoirii, rezilierii, cesiunii.
Pentru încheierea contractului de franciză este necesară parcurgerea unei perioade
şi îndeplinirea unor obligaţii cu caracter precontractual, care urmăresc determinarea
viitorului cadru obligaţional ; este perioada în care francizorul selecţionează beneficiarul
şi ultimul ia cunoştinţă despre clauzele viitorului contract, operând un permanent schimb
de informaţii între francizor şi beneficiar.
Conform dispoziţiilor art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.52/1997, astfel cum a
fost modificată prin Legea 79/1998, scopul parcurgerii fazei precontractuale este de a
permite părţilor să se decidă cu privire la viitoarea colaborare şi de a face să circule
informaţiile care vor face posibilă executarea contractului.
În cazul unui contract de exclusivitate , atunci când este încasată o taxă de intrare
în reţeaua de franciză, suma privind drepturile de exclusivitate trebuie să fie
proporţională cu taxa de intrare şi se adaugă acesteia.
Contractul de exclusivitate trebuie să cuprindă o clauză de reziliere, iar durata
acestui contract se determină în corelare cu tipul de franciză dorit de părţi.
Taxa de exclusivitate poate fi utilizată pentru acoperirea unei părţi a cheltuielilor
pentru know-how-ul care a fost transmis.
Părţile pot negocia şi o clauză cu privire la non-concurenţă şi confidenţialitate,
pentru a preîntâmpina transmiterea know-how-ului în perioada stabilită în contractul de
exclusivitate.
Contractele de tip franciză cuprind clauze prin care beneficiarii îşi asumă
răspunderea faţă de terţi (în relaţiile de afaceri) pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate.
Francizorul nu este răspunzător contractual pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a obligaţiilor beneficiarului, fiind terţ faţă de contractele încheiate de
beneficiari cu partenerii contractuali.
Sunt admisibile, clauze prin care francizorul este protejat de divulgarea know-
how-ului, altor persoane, clauze de non-concurenţă – care urmăresc păstrarea identităţii şi
reputaţiei reţelei de franciză, precum şi acelea prin intermediul cărora, beneficiarul îşi
asumă obligaţia să respecte metodele comerciale ale francizorului, nefiind, însă admise
clauzele care ar fi de natură să restrângă concurenţa în cadrul reţelei de franciză (precum
acelea prin care francizorul ar stabili preţul de vânzare practicat de beneficiari sau acelea
în care se împart pieţele între francizor şi beneficiari sau între beneficiari).80
Francizorul are putere deplină cu privire la recrutarea şi selectarea beneficiarilor
şi nu va accepta beneficiarii care nu dovedesc competenţa necesară integrării în reţeaua
de franciză.
În regulă generală, contractul de franciză se încheie pentru o perioadă
determinată, în funcţie de specificul obligaţiilor contractuale care rezultă din fiecare
contract. La expirarea duratei pentru care a fost încheiat, părţile au posibilitatea să-l
reînnoiască, chiar dacă în cuprinsul contractului nu s-ar stipula expres o asemenea clauză.
Atunci când contractul este încheiat pentru o durată nedeterminată, poate fi
reziliat oricând, de către oricare dintre părţi, cu condiţia ca rezilierea să nu îmbrace forma
abuzului de drept. În acest sens avem în vedere reglementarea de la art.6 alin.1 din
Ordonanţa Guvernului nr.52/1967, modificată şi republicată, text care se referă la
respectarea unui termen de preaviz suficient de mare.
Părţile au posibilitatea de a preciza expres în contract posibilitatea de reziliere a
acestuia, chiar şi în lipsa unui termen de preaviz.
Încetarea contractului de franciză poate avea loc prin decesul sau falimentul
beneficiarului, fiind încheiat intuitu persoane, sau prin reziliere, în condiţiile dreptului
comun.
6.2. Apărarea dreptului la marcă.
După publicarea cererii de înregistrare a mărci, orice persoană interesată poate
formula observaţii pentru motivele de refuz absolute reglementate prin dispoziţiile art.5
din Lege, respectiv opoziţii pentru motivele de refuz relative prevăzute în art.6 din Lege.
6.2.1. Observaţia se formulează în scris cu indicarea numărului cererii de
înregistrare la care se referă şi nu este supusă nuciunei taxe. Ea poate fi comunicată
solicitantului care la rîndul său poate prezenta comentarii.
Analizarea observaţiei se face în cadrul procesului de examinare a cererii de
înregistrare.
80
Ioan Bălan, Contractul de firmă , Revista de Drept Comercial nr.12/1998, p.30, autorul citând F.Collart
Dutilleul, Ph. Delebecque, Contracts civils et commerciaux , Ediţia a 4-a, Dalloz, Paris 1998, p.788-789.
Potrivit Regulamentului81
titularul observaţiei nu dobîndeşte calitate de parte în
procedura de examinare a cererii şi pe cale de consecinţă nu va primi nici o comunicare
din partea OSIM.
6.2.2. Opoziţia se formulează în scris şi motivat în termen de 2 luni de la data
publicării cererii de înregistrare a mărcii.
Ea trebuie să conţină potrivit art.18 pct.2 din Regulament:
indicaţii privind cererea de înregistrare a mărcii împotriva căreia se
formulează opoziţia;
indicatii privind marca sau dreptul anterior dobandit pe care se intemeiaza
opozitia;
o reprezentare si, dupa caz, o descriere a marcii anterioare sau a altui
drept anterior, respectiv o copie a certificatului de inregistrare a marcii
opuse si orice alt document care sa certifice ca oponentul este detinatorul
dreptului anterior invocat;
produsele şi serviciile pentru care marca anterioară a fost înregistrată sau
cerută la înregistrare ori pentru care marca anterioara este notoriu
cunoscută sau se bucură de renume în România;
mentiuni privind calitatea si interesul persoanei care formuleaza opozitia;
o prezentare detaliata asupra motivelor invocate in sustinerea opozitiei,
precum şi temeiul legal invocat;
numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului, daca este cazul;
in situatia in care opozitia este formulata printr-un mandatar, este necesar
ca odata cu actul de opozitie sa se depuna si procura de reprezentare
semnata de oponent.
Obligaţia plăţii de către solicitant a unei taxe este expres prevăzută (art.19
alin.final) sub sancţiunea de a se considera că opoziţia nu a fost făcută. O.S.I.M. – ul
comunică solicitantului înregistrării existenţa opoziţiei, persoana care a formulat-o şi
motivele invocate (art.20 pct.1) ; în termen de 30 de zile de la această notificare,
solicitantul poate să depună punctul său de vedere (art.20 pct.2 din Lege). La cererea
81
art.17 pct.3 ANEXA - Regulament de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile
geografice HG nr.1134 din 10 noiembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.
84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, publicată în M.O. Partea I nr.809/3.12.2010
solicitantului, OSIM poate acorda o prelungire de cel mult 30 de zile a termenului pentru
raspunsul la opozitie.
Soluţionarea opoziţiei poate fi suspendată potrivit art.20 pct.3 din Lege dacă se
întemeiază pe o cerere de înregistrare a mărcii , caz în care suspendarea operează până la
înregistrarea acesteia sau dacă marca opusă face obiectul unei acţiuni în anulare sau de
decădere situaţie în care suspendarea operează până la soluţionarea definitivă a cauzei.
După încetarea cauzelor de suspendare, oricare dintre părţi poate solicita reluarea
soluţionării opoziţiei.
Opoziţiile formulate cu privire la marca publicată se vor soluţiona de către o
comisie din cadrul Serviciului mărci al O.S.I.M. Comisia emite un aviz de admitere sau
de respingere în tot sau în parte a opoziţiei, care este obligatoriu la examinarea de fond şi
care se va regăsi menţionat în hotărârea de admitere sau respingere la înregistrare a
mărcii.
Persoana căreia i s-a respins opoziţia are deschisă calea acţiunii în anularea
mărcii.
6.2.2. Contestaţia este o cale de atac administrativă pusă la dispoziţia oricărei
persoane interesate ce are ca obiect deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a
mărcilor, ce poate fi exercitată în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de
la publicarea înregistrării mărcii, cu plata unei taxe.
Din redactarea dispoziţiilor legale rezultă că de procedura administrativă a
contestaţiei poate beneficia în exclusivitate, numai solicitantul înregistrării sau titularul
mărcii dacă, i s-a respins cererea de reînnoire.
Mai pot face obiectul contestaţiei deciziile O.S.I.M. privind înscrierea cesiunii sau
a licenţei în Registrul mărcilor, cale administrativă de atac de care pot beneficia
persoanele interesate, cu condiţia formulării contestaţiei în termen de 3 luni de la
comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.
Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie de contestaţii din cadrul
O.S.I.M. Hotărârile motivate ale comisiei se comunică părţilor şi pot fi contestate în
termen de 15 zile de la comunicare, la Tribunalul Bucureşti. Deciziile Tribunalului pot fi
atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.
15.3. Contrafacerea este definită în art.90 alin.3 din Lege în sensul că ea constă
în realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului, de către terţi, în activitatea
comercială, a unui semn:
- identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca
a fost înregistrată;
- care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea
sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau
serviciile pentru care a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de
confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul ;
- identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de
cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în
România şi dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de
caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului
mărcii un prejudiciu.
În doctrină s-a semnalat că dispoziţiile art.90 nu trebuie izolate de prevederile
art.36 ca şi de restul Legii nr.84/1998, concluzia care se impune fiind aceea că marca nu
poate fi protejată prin acţiunea în contrafacere decât după înregistrarea sa în Registrul
mărcilor (art.90 alin.5) iar actele prevăzute în art.36 alin.2 nu constituie contrafacere,
decât dacă au fost săvârşite după publicarea mărcii. Se consideră în doctrină că art.90 din
lege se referă la acţiunea penală în contrafacere care nu poate fi introdusă decât după
înregistrarea mărcii, în timp ce art.36 se referă la acţiunea civilă în contrafacere care
poate fi introdusă după publicare, cu consecinţa de rigoare şi anume : pentru perioada
cuprinsă între data depunerii cererii de înregistrare a mărcii şi data deciziei de înregistrare
(care reprezintă momentul final al examenului de fond al cererii) publicată nu poate fi
recunoscută mărcii nici o protecţie ; între data publicării mărcii în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială şi data înregistrării mărcii în Registrul mărcilor, actele de încălcare
pot fi sancţionate printr-o acţiune în contrafacere civilă, caz în care, hotărârea instanţei
este executorie, în privinţa despăgubirilor , după înregistrarea mărcii în Registrul
mărcilor, protecţia mărcii poate fi asigurată şi prin acţiunea penală în contrafacere.
Legea nr.344 din 29 noiembrie 2005, privind unele măsuri pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire,
defineşte mărfurile contrafăcute numai cât priveşte marca, în considerarea probabilă dar
inexplicabilă a faptului că mărcile şi indicaţiile geografice sunt cele mai uzitate, dar nu
singurele obiecte de proprietate intelectuală, pentru a crea confuzie şi a se profita de
reputaţia comercială a altei persoane. Astfel mărfurile contrafăcute sunt în accepţiunea
acestei legi următoarele:
a) orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă
identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs sau de
serviciu legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă
drepturile titularului acestei mărci ;
b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă,
autoadeziv, broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă un
asemenea simbol), chiar dacă este prezentat separat şi care se află în aceeaşi situaţie cu
mărfurile prevăzute la lit.a);
c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, prezentate separat, în
aceleaşi condiţii ca şi mărfurile definite la lit. a.
Legea nu impune, ca o condiţie, pentru intentarea unei acţiuni în contrafacere , ca
titularul mărcii ori al dreptului de exploatare exclusivă, să fi suferit o pagubă, obiectivul
fiind mult mai extins şi anume sancţionarea oricărei atingeri aduse dreptului privativ.
Art.92 din lege prevede că în cazul în care actele de contrafacere generează şi prejudicii,
persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri potrivit dreptului comun. O acţiune în
contrafacere poate fi pornită, dispune legea, de titularul mărcii numai după data
înregistrării mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor, şi de către solicitantul cererii de
înregistrare, dar, numai după publicarea mărcii, în temeiul art.36. Acţiunea în
contrafacere este îndreptată, în principiu, împotriva concurentului titularului mărcii,
exigenţă care se înscrie în regula specialităţii mărcii.
6.2.4. Concurenţa neloială . 82
Orice utilizare a mărcilor sau indicaţiilor
geografice, contrară practicilor loiale în activitatea industrială sau comercială, în scopul
de a induce în eroare consumatorii, constituie un act de concurenţă neloială. Codul penal
în art.301 defineşte de asemenea, infracţiunea de concurenţă neloială ca fiind folosirea ori
82
Yolanda Eminescu, Concurenţa neleală , Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 1993 ; O. Căpăţână, Dreptul
concurenţei comerciale , Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 1994 ; G.Boroi şi D.Boroi , Consideraţii referitoare
la acţiunea în concurenţă neloială , Revista Juridica nr.4/2001.
punerea în circulaţie a produselor care poartă denumiri de origine ori indicaţii de
provenienţă false, precum şi aplicarea pe produsele puse în circulaţie, de menţiuni false
privind brevetele de invenţii, ori folosirea de nume comerciale sau a denumirilor
organizaţiilor de comerţ ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari. Se
impun de asemenea şi examinarea dispoziţiilor Legii 11/1991 care potrivit art.5 constituie
infracţiune de concurenţă neleală :
- întrebuinţarea unei firme, unei embleme, unor desenări speciale sau a unor
ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de un alt comerciant;
- producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, punerea în vânzare sau
vânzarea unor mărfuri, purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii, originea şi
caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau
comerciantului, în scopul de a induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe
beneficiari.
Concurenţa neloială în cazul mărcilor şi a indicaţiilor geografice se poate
manifesta sub mai multe forme ca : denigrarea care constă în discreditarea deliberată a
întreprinderii sau a produselor unui concurent, confuzia care constă în utilizarea semnelor
distinctive ale concurentului pentru a disimula activitatea de piaţă a autorului concurenţei
neloiale, suprimarea sau modificarea mărcii aplicate, substituirea mărcii, parazitarea unei
mărci notorii, sau fapte care ar întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals,
abuz de încredere, etc.
Majoritatea doctrinei consideră acţiunea în concurenţă neloială ca o formă a
acţiunii în răspundere civilă delictuală cu un anumit specific fiind o acţiune personală
spre deosebire de acţiunea în contrafacere care, lezând dreptul real la marcă este o acţiune
reală. Doctrina83
semnalează, în cazul mărcilor şi a indicaţiilor geografice şi anumite
puncte comune între contrafacere şi concurenţă neloială şi anume :
- ambele constituie atingeri aduse dreptului la marcă şi indicaţii geografice ;
- scopul urmărit este comun şi constă în inducerea în eroare, a provocării
deliberate a confuziei şi în final deturnarea clientelei ;
- ambele infracţiuni sunt independente de producerea unui prejudiciu ;
83
Viorel Roş, s.a., Op.cit., p.522 şi urm.
- este suficient să existe riscul de confuzie, să se urmărească inducerea în eroare,
chiar dacă consumatorii nu au fost efectiv înşelaţi pentru a ne afla în faţa unei
contrafaceri, aspecte faţă de care doctrina nu s-a manifestat în mod unanim.
În conformitate cu art.91 din lege, instanţa judecătorească poate să dispună măsuri
asiguratorii, dacă se consideră că există un risc de încălcare de către terţi a drepturilor cu
privire la marcă sau la indicaţia geografică protejată şi dacă această încălcare ameninţă să
cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de
probă, măsuri asiguratorii care pot consta în :
încetarea actelor de încălcare a drepturilor ;
conservarea probelor pentru dovedirea provenienţei produselor sau serviciilor
purtând în mod ilicit o marcă sau o indicaţie geografică protejată;
sechestru asigurator.
Potrivit art.93 alin.3 din lege, instanţa poate dispune ca reclamantul la plătească
toate daunele cauzate pârâtului ca urmare a exercitării abuzive a drepturilor procedurale
cu privire la marca sau indicaţia geografică protejată. O altă măsură de apărare a
drepturilor asupra mărcilor şi a indicaţiilor geografice o constituie aceea prevăzută în
art.91 din lege, potrivit cu care, autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la
cererea titularului dreptului, suspendarea activităţii vamale la importul sau la exportul
produselor care poartă mărci sau indicaţii geografice. Această dispoziţie legală se
completează cu dispoziţiile Legii nr.344/2005 care instituie o procedură specială de
reţinere a mărfurilor contrafăcute în cadrul operaţiunilor de vămuire. Instanţa mai poate
dispune şi alte măsuri proprii caracterului penal sau civil al acţiunii. Astfel în acţiunile
penale instanţa poate dispune :
condamnarea persoanei vinovate ;
restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii ;
confiscarea lucrurilor care au servit ori au fost destinate să servească la săvârşirea
infracţiunii.
În acţiunile civile instanţa poate statua :
încetarea faptelor care aduc atingere dreptului la marcă ;
plata de despăgubiri titularului mărcii ;
publicarea hotărârii pronunţate, pe cheltuiala pârâtului ;
obligarea pârâtului să îndeplinească orice alte fapte destinate să restabilească
dreptul atins.
6.3. Stingerea dreptului la marcă
6.3.1. Expirarea duratei de protecţie . Încetarea dreptului la marcă poate opera
prin moduri prevăzute de lege în mod expres sau prin moduri care nu sunt prevăzute în
mod expres într-un text de lege. Unele dintre modurile de încetare a dreptului la marcă se
regăsesc atât în sistemul atributiv cât şi în cel declarativ, iar altele sunt specifice numai
unuia dintre aceste sisteme.
Expirarea duratei de protecţie constituie o cauză de stingere a dreptului la marcă
în situaţia în care înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului legal
de protecţie de 10 ani prevăzut în art.30 din Lege. Este o cauză specifică sistemului
atributiv.
6.3.2. Renunţarea titularului la dreptul său asupra mărcii , este un mod de
stingere a dreptului la marcă comun atât sistemului atributiv cât şi celui declarativ. Art.45
din Lege prevede că titularul poate să renunţe la marcă pentru toate sau numai pentru o
parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Aşadar renunţarea
nu poate interveni decât după înregistrarea mărcii. Renunţarea trebuie declarată în scris la
O.S.I.M. de titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de acesta. Renunţarea
poate fi totală când se solicită ca aceasta să privească toate produsele sau serviciile pentru
care marca a fost înregistrată, sau parţială când se declară că se renunţă numai la o parte
din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Doctrina84
a semnalat că
în sistemul declarativ al priorităţii de folosinţă, renunţarea la marcă poate fi şi tacită, prin
abandonul acesteia pe o perioadă destul de lungă pentru a se trage concluzia că este
definitiv.
În literatură s-a remarcat faptul, că în timp ce în sistemul atributiv înregistrarea
devansează folosirea, în schimb în domeniul conservării dreptului la marcă se dă
întâietate folosirii. Legea prevede în mod expres necesitatea ca titularul mărcii să notifice
licenţiatului, dacă există un contract de licenţă, intenţia sa de a renunţa la marcă (art.45
alin.3 din Lege). Legea aduce o serie de precizări suplimentare în art.48. Astfel, art.48
alin.1 stabileşte că titularul unei mărci anterioare, care cu ştiinţă a tolerat într-o perioadă
84
Viorel Roş, s.a., Op.cit. , p.383
neîntreruptă de 5 ani, folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară anularea
şi nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele şi serviciile pentru care
această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii
ulterioare a fost cerută cu rea credinţă. Art.48 alin.2 prevede că în cazul art.48 alin.1,
titularul mărcii ulterior înregistrate nu poate să se opună folosirii mărcii anterioare, deşi
aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva mărcii ulterioare.
Renunţarea va produce efecte numai de la data înscrierii în Registrul mărcilor.
6.3.3. Abandonul mărcii este o cauză de stingere a dreptului la marcă, specifică
sistemului dobândirii dreptului la marcă prin prioritate de folosinţă. El are semnificaţia
unei renunţări tacite. Legislaţia română actuală nu mai prevede abandonul dar prevede
sub numele de caducitate, lipsa reînnoirii mărcii, astfel nu se mai pune problema, destul
de dificilă, a se stabili dacă o marcă a fost sau nu abandonată.
6.3.4. Caducitatea este o cauză de stingere a dreptului la marcă când înregistrarea
unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului de protecţie prevăzut de lege. Legea
stabileşte că taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data
înregistrării cererii iar neplata taxei este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la
marcă. Textul art.30 stabileşte, de fapt, două cauze de stingere a dreptului la marcă şi
anume caducitatea ca urmare a neînnoirii înregistrării şi decăderea, care spre deosebire de
prima este o sancţiune pentru neplata taxei pentru cererea de reînnoire.
6.3.5. Decăderea ca mod de stingere a dreptului la marcă este specific sistemului
depozitului cu efecte atributive. Motivele cele mai frecvente de decădere sunt neplata
taxelor şi neexecutarea obligaţiei de exploatare. Art.46 din Lege enumeră şi motivele
decăderii care poate fi cerută de orice persoană interesată şi anume:
a). fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe
teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile
pentru care aceasta a fost înregistrată ;
b). după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii
titularului, uzuală în comerţul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost înregistrată ;
c). după data înregistrării şi ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu
consimţământul acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare, în
special cu privire la natura, calitatea sau la provenienţa geografică a produselor sau a
serviciilor pentru care a fost înregistrată ;
d). marca a fost înregistrată de o persoană neavând calitatea prevăzută la art.3 lit.
h şi i (care prevede că solicitantul este persoana în numele căreia este depusă o cerere de
înregistrare a unei mărci, respectiv titularul care este persoana pe numele căreia marca
este înregistrată şi care poate fi orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de
drept privat).
Decăderea din drepturile conferite de marcă produce efecte de la data introducerii
cererii de decădere la instanţa judecătorească competentă.
Sancţiunea decăderii a fost introdusă în dreptul nostru prin Legea 84/1998 ea
nefiind reglementată în Legea 28/1967 cu consecinţa că, termenul de 5 ani prevăzut de
lege se va calcula numai de la data intrării în vigoare a legii actuale (23 iulie 1998).
Conform art.46 din Lege, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă
poate fi cerută de „orice persoană interesată”.
Cererea de decădere din drepturile conferite de marcă este de competenţa în primă
instanţă, a Tribunalului Bucureşti, hotărârea astfel pronunţată fiind supusă căilor de atac.
Marca pentru care s-a pronunţat o hotărâre de decădere nu mai este valabilă şi evident
titularul nu mai poate acţiona pe uzurpatori în contrafacere ori în concurenţă neloială. Ea
devine un semn liber fiind susceptibil de apropriere de către orice persoană.
O situaţie specială o prezintă mărcile de certificare care conform art.62 din lege
nu mai pot fi nici depuse şi nici utilizate timp de 10 ani după ce a încetat a mai fi
protejate.
6.3.6. Anularea înregistrării mărcii este considerată în actuala legislaţie, ca un
mijloc de stingere a drepturilor asupra mărcilor şi formează obiectul reglementărilor din
art.48-50. Anularea mărcii constituie o sancţiune care intervine ori de câte ori condiţiile
de validitate ale mărcii nu sunt întrunite. Art.47 din lege enumeră cauzele de anulare a
mărcii :
a). înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art.5 alin.1 ce se
referă la mărcile excluse de la protecţie ;
b). înregistrarea s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art.6 privind motivele
relative pentru care marca poate fi refuzată la înregistrare;
c). înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea credinţă ;
d). înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui
patronimic al unei persoane ;
e). înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire
la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept
de autor.
La motivele de anulare enumerate mai sus, se adaugă motivele specifice anulării
înregistrării mărcii colective sau a celei de certificare.
Acţiunea în anulare pentru motivul prevăzut la art.47 alin.1 lit.c ce se referă la
înregistrarea ce a fost solicitată cu rea credinţă, poate fi introdusă oricând în perioada de
protecţie, pe când în toate celelalte cazuri anularea înregistrării mărcii poate fi cerută în
termen de 5 ani, ce curge de la data înregistrării.
Din motive de rigoare terminologică în definirea instituţiei nulităţii remarcăm un
mod ambiguu al formulării textelor legale fără a se face distincţia necesară dintre
nulitatea absolută şi nulitatea relativă (anulare). Conform acestei diferenţieri nulitatea
relativă sancţionează numai înregistrarea unei mărci cu încălcarea unui drept anterior al
unui terţ, care poate să fie :
- un drept asupra unei mărci identice sau similare care este înregistrată pentru
produse sau servicii identice sau similare cu cele în relaţie cu care a fost înregistrată
marca a cărei anulare se cere ; în cazul în care mărcile sunt numai similare se cere a fi
îndeplinită condiţia existenţei unui risc de confuzie (art.47 lit.b) ;
- un drept asupra unei mărci anterioare notorii, dacă aceasta este folosită pentru
produse identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca în legătură cu
care se cere anularea ; sau chiar dacă produsele sunt diferite, cu condiţia ca prin aceasta
titularul mărcii posterioare să obţină un profit necuvenit pe seama reputaţiei sau
caracterului distinctiv al mărcii anterioare sau să prejudicieze acest renume sau caracter
distinctiv ;
- un drept la imagine sau la nume (art.47 lit.d) ;
- un drept de autor sau un alt drept de proprietate industrială (art.47 lit.e).
Motivele de anulare legate de existenţa unei anteriorităţi în momentul înregistrării
mărcii, sunt înlăturate dacă titularul respectivului drept anterior îşi dă consimţământul
expres la înregistrarea mărcii posterioare. Nulitatea absolută este prevăzută pentru toate
celelalte cazuri, legate de caracterul nedistinctiv sau deceptiv al mărcii, sau pentru
neîndeplinirea condiţiilor cu privire la persoanele care pot înregistra marca, ori
inexistenţa acordului organelor competente (în cazul însemnelor naţionale, sigiliilor, etc.)
6.4. Indicaţiile geografice.
6.4.1. Importanţa indicaţiilor geografice . Obiecte de proprietate industrială din
categoria semnelor distinctive, nominalizate expres în art. 1(2) al Convenţiei de la Paris
pentru protecţia proprietăţii industriale, indicaţiile geografie reprezintă importante valori
economice şi comerciale. Atât condiţiile naturale specifice unui teritoriu geografic
determinat, cât şi anumite metode de prelucrare tradiţionale pot conferi calităţi specifice
şi inconfundabile unor produse care reuşesc să capteze astfel interesul şi să fixeze
preferinţa unor segmente mai mult sau mai puţin semnificative, de consumatori. În epoca
modernă a crescut interesul consumatorilor privind originea unor produse.
În aceste condiţii între indicaţiile geografice şi consumatori se realizează o
legătură cu caracter aleatoriu, schimbătoare, ce impune instituirea unei protecţii juridice
care să ocrotească în egală măsură atât indicaţia geografică cât şi pe consumator.
6.4.2. Precizări terminologice85
. Precizările terminologice privesc noţiunile de
indicaţie de provenienţă, denumire de origine şi pe aceea de indicaţie geografică.
Indicaţia de provenienţă este considerată a fi menţiunea directă sau indirectă privind
originea geografică a unui produs. Ea poate fi nu numai un nume geografic de ţară,
regiune sau localitate ci şi o reprezentare grafică tipică pentru spaţiul geografic respectiv.
Pe plan juridic, nu poate fi recunoscut unei persoane fizice sau juridice determinate un
drept de proprietate singular asupra indicaţiei de provenienţă care are un caracter colectiv
şi imprescriptibil.
Indicaţia de provenienţă îndeplineşte o funcţie de identificare a produselor după
originea lor naţională, regională sau locală. Denumirea de origine are o configuraţie mai
complexă desemnând un produs cu o origine determinată ce prezintă anumite caractere
specifice datorate atât mediului cât şi unor metode de fabricaţie speciale, constant
utilizate pentru a căpăta valoarea unei tradiţii recunoscute în spaţiu geografic respectiv.
85
Pentru informaţii suplimentare , Otilia Calmuschi, Indicaţii geografice, Importante valori economice şi
comerciale, Revista de Drept Comercial. Nr.12/2000; Otilia Calmuschi, Constanţa Moraru, Protecţia
indicaţiilor geografice în cadrul Acordului TRIPS în Studii de Drept Românesc, nr.1-2/2003.
Denumirea de origine presupune deci o idee de exclusivitate fiind rezervată numai
produselor ce prezintă calităţi şi caractere specifice datorate factorilor naturali şi umani.
Ţările care consacră distincţia între cele două obiecte de proprietate industrială : indicaţia
de provenienţă şi denumirea de origine – reglementează în principiu şi o protecţie juridică
diferită.
De regulă, indicaţia de provenienţă beneficiază de o protecţie mai restrânsă, după
concepţia franceză, în raport de denumirea de origine care beneficiază de o protecţie mai
eficace. Legea română defineşte în art.3 lit.g indicaţia geografică ca fiind denumirea
servind la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau localitate a unui stat,
în cazurile în care o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici determinate pot fi în mod
esenţial atribuite acestei origini geografice. Se constată că definiţia din legea română are
o formulare generală ce conduce la concluzia că legiuitorul român a renunţat la distincţia
dintre indicaţia de provenienţă şi denumirea de origine, asigurând ambelor obiecte de
proprietate industrială un tratament uniform considerând că au un capital de atracţie de
egală importanţă ce trebuie protejat contra uzurpării şi devalorizării sale.
6.4.3. Procedura înregistrării indicaţiilor geografice . Legea instituie un sistem
unic de protecţie administrativă precizând condiţiile în care o asociaţie de producători
care desfăşoară o activitate de producţie în zona geografică, poate solicita Oficiului de
Stat pentru Invenţii şi Mărci înregistrarea unei indicaţii geografice pentru produsele
indicate în cerere (art.73). Pentru acordarea protecţiei, între produsele la care se referă
indicaţia geografică şi locul de origine al acestora, în ce priveşte calitatea, reputaţia sau
alte caracteristici, trebuie să existe o strânsă legătură. Simplul fapt că produsul la care se
referă denumirea, este originar dintr-o anumită regiune, nu justifică protecţia ca indicaţie
geografică.86
Înregistrarea indicaţiei geografice poate fi cerută direct sau prin mandatar
autorizat care este consilierul în proprietate industrială.
Prealabil înregistrării, legea implică Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, sau,
după caz, autoritatea competentă din ţara de origine a solicitantului, pentru a certifica
următoarele : indicaţia geografică a produsului, care urmează a fi înregistrat ; produsele
care pot fi comercializate sub această indicaţie; aria geografică de producţie ;
86
I.Macovei, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura universităţii Al.I.Cuza, Iaşi, 2002, p.154 şi urm.
caracteristicile şi condiţiile de obţinere pe care trebuie să le îndeplinească produsele
pentru a fi comercializate sub această indicaţie (art.75).
Sunt excluse de la înregistrare, indicaţiile geografice care nu sunt conforme
condiţiilor legale instituite de lege în art.3 lit.g : sunt denumiri generice; sunt susceptibile
de a induce publicul în eroare asupra naturii, originii, modului de obţinere şi calităţii
produselor şi în sfârşit sunt contrare bunelor moravuri sau ordinii publice. Dispoziţiile
art.5 şi 6 din lege privind cazurile în care sunt excluse sau se refuză înregistrarea unei
mărci, sunt justificat considerate în doctrină, ca un drept comun al semnelor distinctive
comerciale aplicate deopotrivă înregistrării ca firmă sau emblemă.87
Dacă cererea îndeplineşte condiţiile cerute de lege, O.S.I.M. decide înregistrarea
indicaţiei geografice în Registrul indicaţiilor geografice şi acordarea dreptului de
utilizare a acesteia solicitantului.
Durata de protecţie a indicaţiilor geografice curge de la data depunerii cererii la
O.S.I.M. şi este nelimitată (art.80). Dreptul de utilizare a indicaţiei geografice se acordă
solicitantului pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată, dacă se
menţin condiţiile în care acest drept a fost dobândit (art.80 alin.2). Cererea de reînnoire
este supusă taxei prevăzute de Ordonanţa nr.41/1998.
Înregistrarea unei indicaţii geografice poate fi anulată de Tribunalul Municipiului
Bucureşti, la cererea oricărei persoane interesate. Dat fiind funcţia de garanţie a calităţii,
nerespectarea condiţiilor de calitate ale produsului din zona indicată se sancţionează cu
decăderea persoanelor autorizate din dreptul de a folosi indicaţia geografică, în condiţiile
în care Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei poate, proceda din oficiu sau, la sesizarea
unei persoane autorizate, la controlul produselor puse în circulaţie. Dreptul de folosire a
unei indicaţii geografice nu poate să facă obiectul nici unei transmiteri. Anularea
înregistrării indicaţiei geografice intervine ori de câte ori nu s-au respectat aspectele
certificate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (art.75) şi motivele de excludere de
la înregistrare a indicaţiei geografice (art.76).
Indicaţiile geografice au fost pentru prima dată reglementate de Legea nr.84/1998
dar interesul pentru aceste importante valori economice şi comerciale a demarat destul de
greoi. Astfel până în luna mai 2004, erau înregistrate sau în curs de înregistrare 38 de
87
I.Băcanu, op.cit. p.64
indicaţii geografice ca de exemplu : Borsec, Buziaş, Poiana Negrii, Pietroasa, Zizin, Iaşi
Copou, Biborţeni, Tuşnad, Stâna de Vale etc. deşi numărul şi diversitatea produselor
etalon al unei regiuni din ţară sunt mult mai numeroase.
Verifică-ţi cunoştinţele!
1. Analizaţi comparativ contractul de cesiune şi contractul de licenţă.
2. Prin ce se deosebeşte licenţa exclusivă de licenţa neexclusivă?
3. Ce reprezintă franciza ?
4. Care sunt caracterele contractului de franciză ?
5. Titlul şi durata protecţiei mărcilor.
6. În ce condiţii marca poate fi protejată nelimitat?
7. Analizaţi comparativ observaţia, opoziţia şi contestaţia.
8. Ce presupune contrafacerea în materie de mărci?
9. Ce reprezintă renunţarea, dar decăderea?
10. În ce condiţii poate fi cerută anularea unei mărci?
11. Ce reprezintă indicaţia geografică?
12. Care este durata de protecţie a indicaţiei geografice? Dar a dreptului de
utilizare a indicaţiei geografice?
13. Dacă OSIM constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru
reânoirea înregistrării mărcii:
anulează cererea;
respinge cererea;
notifică titularul, care poate prezenta un răspuns în termen de 3 luni de
la primirea notificării.
14. Reânoirea înregistrării mărcilor produce efecte:
din ziua imediat următoare expirării duratei de protecţie în curs;
de la data rămânerii definitive a hotărârii de admitere a cererii;
de la data publicării menţiunii în BOPI.
15. Mărcile identice sau similare, aparţinând aceluiaşi titular şi care sunt folosite
pentru produse sau servicii identice sau similare:
nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate şi numai către o
singură persoană;
pot fi transmise prin cesiune total sau parţial, către o singură persoană ;
pot fi transmise prin cesiune parţial către mai multe persoane.
16. Anularea mărcii reprezintă, în fapt:
nerespectarea condiţiilor de fond ale protecţiei mărcilor;
neexercitarea unui drept la marcă o anumită perioadă de timp;
decăderea titularului din drepturile conferite de marcă.
17. Stabilirea existenţei unui caz de abandon al mărcii:
este o chestiune de fapt, lăsată la aprecierea instanţelor de judecată;
este o chestiune de drept, stabilită de lege;
se constată de către OSIM.
18. Au calitatea de a solicita la OSIM înregistrarea unei indicaţii geografice:
orice persoană fizică sau juridică română;
o asociaţie de producători care desfăşoară o activitate de producţie
într-o anumită zonă geografică;
importatorul de produse dintr-o anumită zonă geografică.
20. Înregistrarea unei indicaţii geografice poate fi cerută la OSIM:
numai personal;
numai prin mandatar;
personal sau prin mandatar.
Cuvinte cheie:
observaţii;
abandonul mărcii;
motive de refuz relative;
motive de refuz absolute;
indicaţie geografică.
☺Definiţi cuvintele cheie mai sus enumerate.
Bibliografie
Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2010, pp.362-385;399-417;
V.Ros, Octavia Spineanu-Matei, Dragoş Bogdan, Mărcile şi indicaţiile
geografice, Ed.All Beck, Bucureşti, 2003, pp.370 -381, 449-527;
Otilia Calmuschi, Constanţa Moraru, Protecţia indicaţiilor geografice în
cadrul Acordului TRIPS în Studii de Drept Românesc, nr.1-2/2003;
Curtea de Apel Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ,
dec.nr.462/R/ din 5 decembrie 2001, în Pandectele Române, nr.2/2002,
pp.168-181;
I.Macovei, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura universităţii
Al.I.Cuza, Iaşi, 2002, p.154 şi urm;
Otilia Calmuschi, Indicaţii geografice, Importante valori economice şi
comerciale, Revista de Drept Comercial. Nr.12/2000;
G.Boroi şi D.Boroi , Consideraţii referitoare la acţiunea în concurenţă
neloială , Revista Juridica nr.4/2001;
Codul Comercial Român adnotat, ediţia îngrijită de Florin Ciutacu,
Editura Sigma, Bucureşti, 2000, p.18;
Gheorghe Gheorghiu, Gabriel N.Turcu , Contractul de franciză – aspecte
generale , Revista de Drept Comercial, nr.3/2000, p.49;
Gheorghe Gheorghiu, Gabriel N. Turcu, op.cit., (III), Revista de Drept
Comercial nr.5/2000., p.79-82
I.Bacanu, Tehnici contractuale ale francizei, Revista de Drept Comercial,
nr.3/2000, pp.204;
Ioan Bălan, Contractul de firmă , Revista de Drept Comercial nr.12/1998,
p.30, autorul citând F.Collart Dutilleul, Ph. Delebecque, Contracts civils
et commerciaux , Ediţia a 4-a, Dalloz, Paris 1998, p.788-789;
Yolanda Eminescu Regimul juridic al mărcilor , Bucureşti, Ed. Lumina
Lex, 1996, pp.156-166;
Yolanda Eminescu, Concurenţa neleală , Bucureşti, Edit. Lumina Lex,
1993 ; O. Căpăţână, Dreptul concurenţei comerciale , Bucureşti, Edit.
Lumina Lex, 1994 ;
Tudor R. Popescu, Dreptul Comerţului Internaţional, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1976, pp.340.
Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţile geografice republicată în
M.Of. Partea I nr.350 din 27 mai 2010;
H.G. nr.1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, pulicată în M.Of.
Partea I nr.809 din 03 decembrie 2010;
Unitatea de învăţare nr.7
CREAŢII DE ARTĂ APLICATĂ. DESENE ŞI MODELE
Obiective specifice unităţii de invăţare nr.7
După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi:
să definiţi desenul şi modelul, desenul şi modelul comunitar;
să identificaţi sistemele de protecţie a desenelor şi modelelor;
să cunoaşteţi condiţiile de fond ale protecţiei desenelor şi modelelor;
să înţelegeţi natura juridică a desenelor şi modelelor;
Cuprins
7.1. Creaţii de artă aplicată. Desene sau modele
7.1.1. Importanţa desenelor sau modelelor
7.1.2. Dubla natură a desenelor şi modelelor
7.1.3. Sisteme de protecţie
7.1.4. Noţiunea de desen, model şi model de utilitate
7.1.5. Caracterele generale ale desenelor sau modelelor ce le oferă
vocaţie la protecţie
7.2. Subiectul protecţiei. Desenele sau modelele de serviciu. Condiţii pentru protecţia
desenelor sau modelelor
7.2.1. Subiectul protecţiei
7.2.2. Desenele sau modelele de serviciu
7.2.3. Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor
7.2.4. Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie
7.3. Drepturi şi obligaţii născute în legătură cu desenul sau modelul
7.3.1. Drepturile titularului certificatului de înregistrare
7.3.2. Limitele în exercitarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor
7.4. Apărarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor
7.4.1. Mijloace de drept administrativ
7.4.2. Mijloace de drept civil
7.4.3. Mijloace de drept penal
7.4.4. Încetarea dreptului exclusiv de exploatare
7.1. Creaţii de artă aplicată. Desene sau modele
7.1.1. Importanţa desenelor sau modelelor. Componente ale dreptului de
proprietate industrială, modelele sau desenele industriale au căpătat în lumea
contemporană o importanţă din ce în ce mai mare, răspunzând unei dorinţe generale de
individualizare a produselor printr-un element estetic care să atenueze monotonia unei
producţii de serie obositoare şi neatractivă.
Succesul comercial al unui produs este condiţionat astăzi, în contextul efortului
general de creştere a calităţii vieţii, de realizarea unei armonii perfecte între virtuţile
tehnice şi prezentarea estetică a produsului, cea ce conferă desenelor sau modelelor
industriale o funcţie distinctivă şi de dirijare a cererii consumatorilor spre produse, chiar
uzuale, cu o anumită personalitate.
Importanţa acestor obiecte de proprietate industrială a fost confirmată de
elaborarea primei legi de protecţie a desenelor şi modelelor industriale nr.129 din
29.12.199288
, chiar înainte de aderarea ţării noastre la Aranjamentul de la Haga prin
Legea nr.44 din 15 mai 1992 privind depozitul internaţional al desenelor şi modelelor
industriale din 1925 la care România a aderat prin legea nr.44 din 15 mai 1922.
7.1.2. Dubla natură a desenelor şi modelelor. Specialiştii în domeniu au remarcat
în mod justificat natura hibridă a acestor obiecte de proprietate industrială situate la
răscrucea dintre artă şi industrie ceea ce a influenţat hotărâtor regimul lor de protecţie.
Desenele şi modelele, prin destinaţie şi modul de reproducere, aparţin drepturilor de
proprietate industrială, pe când prin natura efortului creator, aparţin drepturilor de autor.89
De altfel, anterior legii în vigoare, desenele şi modelele industriale erau protejate
numai în condiţiile prevăzute de legea dreptului de autor, fără o prealabilă examinare,
care se impunea, dat fiind natura lor hibridă, a ponderii elementului artistic sau a
elementului industrial. Tocmai această examinare a generat soluţii diferite ce au oscilat
între sistemul de protecţie propriu proprietăţi industriale şi cel propriu dreptului de autor.
Deosebirile dintre cele două sisteme privesc fundamentul protecţiei (noutatea în
proprietate industrială şi originalitatea în dreptul e autor), durata diferită a protecţiei,
definiţia contrafacerii şi mai ales total diferite fiind, condiţiile de formă .
7.1.3. Sisteme de protecţie. Doctrina franceză, a sesizat dificultăţile stabilirii
sistemului de protecţie a acestor creaţii cu o natură ambiguă, determinate şi de faptul că
88
Publicată în Mon. Of. Partea I, din 8 ianuarie 1993, modificată, completată şi republicată în Mon.Of.
Partea I nr.193 din 26.03.2003; H.G. nr.1171 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată în Mon. Of. nr.741/
23.10.2003, republicată în M. Of. Partea I nr.876 din 20 decembrie 2007. 89
Yolanda Eminescu, Protecţia desenelor şi modelelor industriale , Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 1993,
p.3 şi urm.
ele cunosc o evoluţie rapidă datorită impactului hotărâtor al modei, care le conferă,
pentru a rămâne atractive, un caracter perisabil.
Se pot deosebi următoarele sisteme :
- sistemul cumulului de protecţie promovat de modelul legii franceze,
fundamentat pe teoria „unităţii artei” care consideră că este practic imposibil de a se
stabili un criteriu care să permită o separare a ceea ce este artă propriu-zisă de ceea ce
este artă industrială sau aplicată. În cadrul acestui sistem, care promovează cumulul de
protecţie în accepţiunea cea mai largă, autorul unui desen sau model industrial are
latitudinea, fie de a solicita simultan atât protecţia industrială, cât şi pe cea stabilită pentru
dreptul de autor asupra operelor artistice, întrucât principiul unităţii artei permite ca
ambele să fie cumulate în măsura în care dispoziţiile corespunzătoare nu sunt
incompatibile, fie latitudinea de a opta pentru unul dintre aceste regimuri de protecţie.
Sistemul cumulului de protecţie a fost consacrat şi în art.8 al legii române care prevede că
recunoaşterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază şi nu exclude
protecţia acordată prin alte dispoziţii legale privind proprietatea intelectuală, în special cu
privire la dreptul de autor şi cele referitoare la mărci, brevete de invenţii, modele de
utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate şi concurenţa neloială;
- sistemul cumulului restrictiv sau parţial, consacrat de legea germană, potrivit
cu care desenul sau modelul industrial poate fi protejat în cadrul legii dreptului de autor
numai dacă se atinge un anumit nivel artistic. El este fundamentat pe distincţia între
desenele şi modelele industriale şi operele de artă aplicată, ideea unităţii artei fiind
respinsă de doctrină ;
- sistemul protecţiei specifice, exclude orice cumul de protecţie, desenele şi
modelele formând obiect de protecţie numai în cadrul unei reglementări speciale, pe care
legea italiană, care a promovat acest sistem, le numeşte modele şi desene ornamentale.
Dispoziţiile legii italiene a dreptului de autor se extind expres şi asupra operelor de artă
aplicată cu condiţia ca elementul artistic să poată fi disociat de caracterul industrial al
obiectului.
Din expunerea celor trei sisteme de protecţie, ce admit total sau parţial cumulul,
este evident că acesta nu trebuie să favorizeze frauda în sensul de a se profita de unele
dispoziţii mai favorabile din reglementările proprii unor obiecte distincte de proprietate
industrială, care să fie extinse şi asupra desenelor şi modelelor industriale. Exemplific cu
dispoziţia care permite reînnoirea nelimitată a protecţiei la mărci, sau cu durata de
protecţie mai lungă la invenţii.
De altfel legiuitorul a avut în vedere această problemă, întrucât, de exemplu art.8
din legea brevetelor de invenţii stabileşte că nu sunt considerate invenţii, creaţiile
estetice, în ideea necesară a evitării unor confuzii. De altfel ar fi fost indicat ca şi în art.5
din legea privind protecţia desenelor şi modelelor, cumulul să fie admis numai cu
condiţia ca dispoziţiile legale privind proprietatea intelectuală „să nu fie incompatibile”
cu drepturile recunoscute creatorilor de desene sau modele prin legea specială.
7.1.4. Noţiunile de desen sau model, desen sau model comunitar şi model de
utilitate. Legea defineşte în art.2 pct.d desenul sau modelul ca fiind aspectul exterior al
unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din
combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă,
textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine. Este evident faptul că
aceste caracteristici pot fi ale produsului în sine sau ornamentaţia acestuia.
În acelaşi articol la pct.e este definit desenul sau modelul comunitar în următorii
termeni : desenul sau modelul protejat în condiţiile Regulamentului nr.6/2002/CE,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunitîţilor Europene L nr.3 din 5 ianuarie 2002, de către
Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă, cu efect pe întregul teritoriu al Comunităţilor
Europene. Desenul sau modelul comunitar beneficiază de protecţie pe teritoriul României
în baza Regulamentului nr.6/2002/CE.
Cererile de desene sau modele comunitare pot fi depuse direct la Oficiul pentru
Armonizare în Piaţa Internă sau prin intermediul OSIM, în acest din urmă caz cererea
este transmisă la Oficiul comunitar în termen de 2 săptămâni, cu plata unei taxe de 70 lei,
fără să mai fie examinată.
Litigiile având ca obiect desene şi modele comunitare sunt de competenţa
Tribunalului Bucureşti, ca primă instanţă.
Cât priveşte modelul de utilitate, doctrina îl defineşte ca fiind un modelul nou care
conferă unei maşini, unei părţi dintr-o maşină, unor instrumente, ustensile sau obiecte
uzuale o eficacitate particulară, ameliorând modul lor de întrebuinţare sau exploatare
printr-o dispoziţie, configurare sau combinare nouă a părţilor componente.
Modelul de utilitate este, aşadar, o categorie intermediară între invenţiile propriu
zise şi creaţiile ornamentale. El se prezintă ca o mică invenţie cu o activitate inventivă
mai redusă şi în consecinţă nebrevetabilă. Soluţia tehnică în acest caz, priveşte obiecte
cunoscute cărora le sunt conferite prin modelul de utilitate o eficacitate specială de
aplicare sau exploatare. În timp ce la desenul şi modelule industrial elementul estetic este
esenţial, modelul de utilitate reprezintă totuşi o soluţie tehnică a cărei rezolvare nu se
situează la nivelul unei invenţii brevetabile, dar care în practică, tocmai din acest motiv, îl
face util şi accesibil întreprinderilor mici şi mijlocii. Dificultăţi de departajare netă a
acestor două categorii de creaţii există mai ales atunci când problema tehnică rezolvată de
modelul de utilitate este incorporată într-o formă estetică originală.
7.1.5. Caracterele generale ale desenelor sau modelelor ce le conferă vocaţie la
protecţie. Desenul sau modelul trebuie să fie aparent, vizibil cu ochiul liber, condiţie
care nu a fost exprimată expres de legiuitor. Elementul estetic, trebuie să se prezinte ca
un ansamblu definitiv, exterior care să confere unor produse o fizionomie vizibilă,
atractivă şi particulară. În consecinţă numai caracterul aparent este protejat.
Desenul sau modelul trebuie să servească pentru fabricarea pe scară industrială a
produsului industrial, comercial sau artizanal.
Această cerinţă exclude de la protecţie, desenele de unică folosinţă, cu o destinaţie
specială cum ar fi de exemplu desenele ce urmează să servească alcătuirii unui decor de
teatru.
Doctrina a instituit în cazul desenului sau modelului cu vocaţie la protecţie,
cerinţa ca acestea să servească drept prototip pentru executarea unor serii mai mici sau
mai mari fiind lipsit de importanţă dacă prototipul va fi utilizat pentru fabricarea sau
reproducerea artizanală a produselor. Referirea la reproducerea artizanală este importantă
mai ales pentru ţările în care produsele artizanale au o valoare ridicată pe piaţa mondială.
Acest aspect a fost avut în vedere şi de legiuitorul român care în Regula 8 din
Regulament face o referire expresă la produse tradiţionale cum ar fi : ţesături, covoare,
costume populare, măşti, articole de ceramică, teracotă, sticlărie, lemn sau piatră, ouă
încondeiate, construcţii realizate manual sau artizanal şi care sunt protejate în condiţiile
prevăzute de lege.
7.2. Subiectul protecţiei. Desenele sau modelele industriale de serviciu.
Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor
7.2.1. Subiectul protecţiei. Legea defineşte în art.1 lit.b autorul unui desen sau
model ca fiind persoana fizică sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei
înţelegeri, care a creat desenul sau modelul . Constatăm că referirea din lege privind „un
grup de persoane fizice constituit pe baza unei înţelegeri” care au creat desenul sau
modelul, consacră de fapt coautoratul într-un mod mai special decât la invenţii. Autorul
astfel definit în lege ca şi succesorul său în drepturi are, conform art.3 din lege, dreptul la
eliberarea certificatului de înregistrare pentru desenele şi modelele create independent. Se
consideră, conform al.2 că desenul sau modelul este creat independent dacă nu a fost
realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariaţi, în cadrul
atribuţiilor de serviciu, situaţie în care dreptul aparţine persoanei care l-a comandat.
Autorii, în exclusivitate persoane fizice, al unui desen sau model industrial pot fi:
- cetăţeni români indiferent de domiciliu ;
- cetăţeni străini sau apatrizi cu domiciliul în România ;
- cetăţeni străini sau apatrizi cu domiciliul în străinătate în condiţiile convenţiilor
internaţionale privind desenele şi modelele, la care România este parte.
Legea instituie ca şi în cazul invenţiilor, prioritatea de depozit, dispunând în art.3
alin.2 că dacă mai multe persoane au creat acelaşi desen sau model, independent una de
alta, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine aceleia care a depus cea
dintâi cererea de înregistrare la O.S.I.M.
7.2.2. Desenele sau modelele de serviciu spre deosebire de invenţii, legea
consacră în art.3 alin.3 două cazuri şi anume când desenele sau modelele sunt :
- rezultatul unui contract cu misiune creativă, situaţie în care înregistrarea aparţine
persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului; ipoteza are în vedere
desenele sau modelele realizate pe baza unui contract de comandă ;
- realizate de către un salariat în cadrul atribuţiilor sale de serviciu, încredinţate
explicit, situaţie în care dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine unităţii
angajatoare. Conform Regulei 6 pct.4 din Regulamentul, „atribuţii de serviciu” vor fi
considerate acele atribuţii prevăzute în contractul de muncă sau în anexele recunoscute
sau semnate de salariat.
Nu se prevede nimic cu privire la drepturile şi obligaţiile care revin părţilor şi mai
ales nu se prevede nici o sancţiune în cazul în care angajatorul nu declanşează procedura
administrativă de obţinere a titlului de protecţie, frustrând pe creatorul desenului sau
modelului industrial de recunoaşterea calităţii sale de autor. În consecinţă, se impune ca
salariatul să fie mai exigent în inserarea, în contractul său individual de muncă a unor
clauze care să stabilească fără echivoc drepturile şi obligaţiile părţilor, cu atât mai mult
cu cât din formularea textului rezultă că ideea unei cesiuni automate sau tacite este
respinsă.
7.2.3. Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor. Legea impune două
condiţii pentru acordarea protecţiei unui desen sau model şi anume ca acesta să fie nou şi
să aibă un caracter individual. Art.6 în alin.2 defineşte noutatea în termenii următori : un
desen sau model este considerat nou dacă nici un desen sau model identic nu a fost făcut
public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată
prioritatea, înaintea datei de prioritate. Alineatul 3 al aceluiaşi articol precizează că
desenele sau modelele sunt identice, dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în
ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.
Din enunţarea textelor legale rezultă că legiuitorul român a adoptat „ o optică de
brevet” în aprecierea noutăţii desenelor sau modelelor stabilind criterii obiective. Un
criteriu se referă la cerinţa ca desenul sau modelul să nu fi fost făcut public înaintea datei
de depunere a cererii de înregistrare. În conformitate cu art.7 se consideră că un desen sau
model a fost făcut public dacă a fost publicat sau dezvăluit în alt mod, expus, utilizat în
comerţ, cu excepţia situaţiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil
şi în cadrul activităţii obişnuite, să devină cunoscute cercurilor specializate din sectorul în
cauză care acţionează în cadrul Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de
înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate. Nu se
consideră că desenul sau modelul a fost făcut public dacă a fost divulgat unei terţe
persoane în condiţii de confidenţialitate explicite sau implicite.
Ca şi în dreptul brevetelor, în aprecierea noutăţii trebuie să luăm în considerare
dispoziţiile legale care reglementează divulgarea a cărei efecte în anumite condiţii,
diminuează considerabil, prin neutralizarea, cerinţa generală care impune ca desenul sau
modelul să nu fi fost făcut public. Astfel nu se consideră că s-a produs o divulgare dacă
un desen sau un model pentru care s-a solicitat protecţie a fost făcut public de către autor,
de succesorul său în drepturi sau de un terţ, ca urmare a informaţiilor oferite de autor sau
a acţiunii întreprinse de către acesta ori de către succesorul lui în drepturi, în cursul
perioadei de 12 luni care precede data de depunere a cererii sau data de prioritate.
Divulgarea nu este distructivă de noutate dacă a fost consecinţa unui abuz faţă de
autor sau succesorul său în drepturi produsă în perioada de 12 luni care precede data de
depunere a cererii sau data de prioritate. Se consideră abuz, aducerea la cunoştinţa
publicului prin orice mijloc, a desenului sau modelului industrial, precum şi valorificarea
acestuia fără acordul autorului. Cât priveşte divulgarea, legea noastră pretinde ca actele
de divulgare să privească acţiuni care nu puteau deveni cunoscute în cursul normal al
activităţii din domeniul respectiv, ceea ce înseamnă că divulgarea se apreciază în raport
de un mediu specializat şi nu în raport de publicul consumator în general. Aşadar se
impune, ca de la caz la caz să se determine domeniul respectiv, cursul normal al
activităţii şi mediul specializat în care desenul sau modelul industrial a fost făcut public.
Aprecierea obiectivă a noutăţii, care presupune absenţa anteriorităţilor este
completată de condiţia aportului creator, expresie a personalităţii autorului elementului
estetic, independentă de orice anterioritate. Art.31 alin.3 dispune că la stabilirea sferei de
protecţie se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau
modelului. Aprecierea, consideră doctrina susţinută de practică, va fi diferită dacă
cerinţele tehnice sau comerciale lasă creativităţii autorului, posibilităţi limitate de
manifestare sau, în cazul în care fantezia creatorului nu suferă aceste constrângeri.
Caracterul individual este a doua condiţie de protecţie considerându-se că un
desen sau un model are caracter idividual dacă impresia globală pe care o produce asupra
utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice
desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă
a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate. Legea rezolvă prin dispoziţiile
art.6 alin.6 şi problema practică privind situaţia în care desenul sau modelul aplicat la un
produs sau incorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs
complex care va fi considerat nou şi având caracter individual dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
- partea componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe
durata utilizării normale a acestuia de către beneficiar, fără a include întreţinerea sau
reparaţiile ;
- caracteristicile vizibile ale părţii componente îndeplinesc ele însele condiţiile
privind noutatea şi caracterul individual.
Examinarea dispoziţiilor legale impun anumite precizări. Astfel „utilizatorul
avizat” este în contextul dispoziţiei legale, clientul, utilizatorul final interesat de desenul
sau modelul care nu poate fi inclus în noţiunea generală de „public” şi nici în noţiunea
mai restrânsă de „specialist” în sectorul vizat. Utilizatorul „avizat” nu este un consumator
mijlociu sub aspectul cunoştinţelor sale de specialitate ci, un utilizator calificat ce deţine
informaţii suficiente pentru a putea aprecia cu atenţie şi în cunoştinţă de cauză desenul
sau modelul industrial. De altfel în acelaşi sens Regulamentul de aplicare al legii
defineşte utilizatorul avizat ca fiind acel utilizator care este informat sau competent în
domeniul de utilizare a produsului pe care se aplică sau care încorporează desenul sau
modelul respectiv. Cât priveşte noţiunea de „impresie globală” pe care o produce asupra
utilizatorului avizat desenul sau modelul , are în vedere metoda franceză de apreciere a
contrafacerii după asemănări şi nu după deosebiri ceea ce conferă utilizatorului avizat
posibilitatea unei impresii vizuale globale cu atât mai mult cu cât desenul sau modelul
este vizibil şi nu disimulat.
Cerinţa este reluată în art.34 al.2 care dispune cât priveşte întinderea, că protecţia
acordată unui desen sau model se extinde la orice desen sau model care nu produce o
impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.
Protecţia desenelor şi modelelor mai este condiţionată de două cerinţe, de astă
dată negative. Astfel art.8 din lege dispune că nu poate fi înregistrat desenul sau modelul
care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică pentru ca al.2 să aducă unele precizări
dispunând că nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus în forma şi
la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care este incorporat sau la care
este aplicat să fie conectat mecanic ori amplasat în, în jurul sau pe un alt produs, astfel
încât fiecare dintre produse să îşi poată îndeplini funcţia.
Cea de a doua condiţie prevăzută la art.9 exclude de la protecţie, desenele sau
modelele ale căror destinaţie şi aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.
7.2.4. Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie. Ca şi în cazul celorlalte
obiecte de proprietate industrială, protecţia desenelor sau modelelor industriale în cadrul
legii speciale, este supusă unor formalităţi de înregistrare reglementate în Cap. III al legii
(art.10-29). Procedura administrativă se declanşează cu depunerea la O.S.I.M. a cererii de
înregistrare care, în conformitate cu art.10, trebuie să cuprindă solicitarea de înregistrare,
datele de identificare a solicitantului, numărul de desene sau modele pentru care se
solicită protecţia, indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul,
descrierea elementelor noi, numele autorilor, reprezentările grafice ale desenului sau
modelului. Cât priveşte solicitantul legea stabileşte în favoarea sa prezumţia că, până la
proba contrară, este îndreptăţit la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau
modelului. O menţiune specială este făcută în lege cu privire la reprezentările grafice
care trebuie să redea complet desenul sau modelul, astfel încât caracteristicile sale
estetice să fie evidenţiate (art.11 alin.1).
Depunerea unei cereri de înregistrare se poate face de către orice persoană, direct
la Registratura O.S.I.M., prin poştă, în formă electronică sau prin mijloace electronice.
O.S.I.M. înregistrează cererea, dacă sunt depuse minimum o cerere care să conţină
solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a solicitantului
şi reprezentările grafice sau specimenele într-un exemplar, urmând ca într-un termen de
două luni să se depună completările necesare pentru constituirea depozitului naţional
reglementar. Data depozitului naţional reglementar este data la care au fost depuse toate
documentele prevăzute de lege.
Un depozit multiplu este acceptat conform art.14 care dispune că un depozit
multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleiaşi categorii de produse,
în conformitate cu clasificarea internaţională a desenelor sau modelelor, cu condiţia ca
desenele sau modelele care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie să satisfacă o regulă
de unitate de concepţie, de unitate de producţie sau de unitate de utilizare ori trebuie să
aparţină aceluiaşi ansamblu sau compoziţii de articole.
Ca şi în cazul invenţiilor sunt avute în vedere cele trei categorii de priorităţi şi
anume prioritatea de depozit (art.15), prioritatea unionistă (art.16) şi prioritatea de
expoziţie (art.17). Prioritatea unionistă şi prioritatea de expoziţie sunt recunoscute dacă
sunt invocate o dată cu depunerea cererii şi dacă în 3 luni de la data depunerii cererii se
confirmă prin acte de prioritate (art.18).
Cererile de înregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinări
preliminare din care să rezulte :
a). îndeplinirea condiţiilor de formă ;
b). îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru reprezentările grafice ;
c). îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru celelalte documente ;
d). achitarea taxelor în termenul şi cuantumul prevăzut de lege.
Dacă se constată neregularităţi, acestea vor fi notificate solicitantului, care are
obligaţia ca în termenul ce i se acordă să le remedieze.
Datele bibliografice ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului, precum
şi reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafică a acestuia se publică în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al O.S.I.M. în termen de maximum 4 luni de
la data constituirii depozitului reglementar.
Publicarea poate fi amânată, la cererea solicitantului pe o perioadă de cel mult 30
de luni, calculate de la data depunerii cererii sau de la data priorităţii.
În lipsa opoziţiilor privind înregistrarea desenelor sau modelelor, sau după caz, a
respingerii acestora, cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor, se examinează de
către Comisia de examinare desene şi modele. Comisia hotărăşte după caz, înregistrarea
sau respingerea desenelor sau modelelor, în termen de12 luni de la data publicării cererii,
ori poate lua act de renunţare la cerere, sau de retragere a acesteia. Comisia va lua
hotărârea de acordare a certificatului de înregistrare pe baza unui Raport de examinare şi
în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în art.2, 6 şi 7 din lege.
Cererile de înregistrare vor fi respinse sau înregistrarea va fi anulate dacă :
nu sunt îndeplinite prevederile de la art.2, 6 şi 7 ;
obiectul cererii priveşte un desen sau model exclus de la protecţie conform art.8 şi
9 ;
desenul sau modelul incorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin
Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi
completările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat;
desenul sau modelul constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele
menţionate în lista cuprinsă în art.6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia
proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stickholm la 14 iulie 1967, la care
România a aderat prin Decretul nr.1177/1968, sau o utilizare abuzivă a
emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art.6 ter din convenţie;
solicitantul nu a făcut dovada că este îndreptăţit la înregistrarea desenului sau
modelului în sensul art.3;
desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut
obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau
după data de prioritate şi care este protejat de la o dată anterioară prin
înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a
unui desen sau model comunitar sau prin înregistrarea unui desen sau model în
România ori printr-o cerere de obţinere a protecţiei în România;
desenul sau modelul foloseşte un semn distinctic ce conferă titularului semnului
dreptul de a interzice această utilizare.
Înregistrarea desenelor sau modelelor se face în Registrul Naţional al desenelor şi
modelelor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a O.S.I.M.
Hotărârile privind cererile de înregistrare pot fi contestate în termen de 30 de zile
de la comunicare. După examinarea contestaţiei şi epuizarea căilor de atac, în temeiul
hotărârilor de admitere rămase definitive, se eliberează certificatul de înregistrare de
desen sau model de către O.S.I.M., în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea de
admitere a rămas definitivă.
Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare, ca titlu de protecţie a
desenului sau modelului industrial, este de 10 ani de la data constituirii depozitului
reglementar şi poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani.
Conform Regulamentului de aplicare al legii, reînnoirea certificatului de
înregistrare a desenului sau modelului industrial, în tot sau în parte, se face de O.S.I.M.,
la solicitarea expresă a titularului sau a oricărei alte persoane desemnate de aceasta.
Cererea de reînnoire a certificatului de înregistrare se depune la O.S.I.M. cu cel puţin o
lună înaintea expirării perioadei de valabilitate a certificatului de înregistrare, împreună
cu dovada achitării taxei pentru eliberarea certificatului de reînnoire. Reînnoirea poate fi
totală sau parţială, respectiv pentru totalitatea desenelor sau modelelor industriale sau
pentru o parte din desenele sau modelele industriale. O.S.I.M.-ul va elibera titularului, un
nou certificat de înregistrare, cu menţionarea perioadei de reînnoire.
7.3. Drepturi şi obligaţii născute în legătură cu desenul sau modelul
7.3.1. Drepturile titularului certificatului de înregistrare . Certificatul de
înregistrare, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, conferă titularului un drept exclusiv
de exploatare a desenului sau modelului şi dreptul de a interzice terţilor să efectueze, fără
consimţământul său următoarele acte : reproducerea, fabricarea, comercializarea sau
oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea
spre vânzare sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul industrial este
incorporat sau la care acesta se aplică. Instituirea monopolului de exploatare, ca cel mai
important drept de proprietate industrială şi în cazul desenelor sau modelelor industriale,
în favoarea titularului certificatului de înregistrare ca şi conţinutul acestui drept exclusiv,
are în vedere, evident, situaţia în care protecţia este solicitată în baza legii speciale
privind protecţia desenelor sau modelelor industriale.
Dacă se solicită protecţia pe tărâmul dreptului de autor, persoana fizică sau
persoanele fizice care au creat desenul sau modelul vor beneficia de drepturile morale şi
patrimoniale în baza Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Dreptul exclusiv de exploatare se naşte în momentul publicării cererii de
înregistrare a desenului sau modelului în termen de maximum 6 luni de la data constituirii
depozitului reglementar, dar are un caracter provizoriu până la eliberarea certificatului de
înregistrare. În acest sens art.34 dispune că începând cu data publicării cererii, persoana
fizică sau persoana juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare
beneficiază, provizoriu, de aceleaşi drepturi conferite în conformitate cu prevederile
art.30, până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor în care
cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.
Spre deosebire deci de Legea 129/1992 înainte de modificarea sa, dreptul exclusiv
de exploatare provizorie nu se naşte retroactiv de la data depozitului naţional reglementar
ci de la data publicării cererii, dar dreptul exclusiv de exploatare consolidat se naşte
numai în momentul eliberării certificatului de înregistrare.
Titulari ai certificatului de înregistrare pot fi :
- autorul sau succesorul său în drepturi, pentru desenele şi modelele industriale
create în mod independent ;
- persoana care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial pe baza
unui contract cu misiune creativă, în lipsa unor prevederi contractuale contrare ;
- unitatea angajatoare, în cazul desenelor sau modelelor industriale realizate de
salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu, în lipsa unor prevederi contractuale contrare.
7.3.2. Limitele în exercitarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor
Dreptul exclusiv de exploatare a titularului certificatului de înregistrare cunoaşte limite
de ordin general şi o serie de limite speciale prevăzute de lege. Cu caracter general sunt
limitele teritoriale, conf. art.1 din lege care dispune că drepturile asupra desenelor sau
modelelor sunt recunoscute şi protejate pe teritoriul României ; limitarea în timp a
dreptului conform art.35, care stabileşte perioada de valabilitate a certificatului de
înregistrare. Limitele cu caracter special sunt prevăzute în art.32 care precizează că
dreptul exclusiv de exploatare nu se exercită în privinţa :
a). actelor efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial, experimental, de
cercetare sau învăţământ, cu condiţia ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea
normală a desenelor sau modelelor industriale şi să se menţioneze sursa ;
b) activităţilor de reproducere în domeniul cercetării sau învăţământului, în scopul
citării ori predării, cu condiţia ca aceste activităţi să fie compatibile cu practica
comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept exploatării normale a desenului
sau modelului şi ca sursa să fie menţionată;
c). echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate
într-o altă ţară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului
de piese de schimb şi accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de
reparaţii pe aceste vehicule ; observăm că această dispoziţie prevăzută şi în art.35 lit.b
din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţii şi cunoscută în doctrină sub denumirea
de imunitatea vehiculelor este mai liberală întrucât nu impune exigenţa ca vehiculele să
aparţină statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este
parte ;
d). folosirii sau luării măsurilor efective şi serioase de folosire a desenelor sau
modelelor de către terţi, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului şi
revalidarea certificatului ; art.35 alin.2 dispune că pe întreaga perioadă de valabilitate a
certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menţinere în vigoare a acestuia.
O.S.I.M. acordă un termen de graţie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de menţinere
în vigoare. Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturi. Decăderea se
publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al O.S.I.M. În cazul decăderii din
drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M., revalidarea certificatului de
înregistrare, în termen de 6 luni de la data decăderii, pentru motive temeinice. Limita
specială prevăzută în art.35 lit.c se referă tocmai la folosirea de către terţi a desenelor şi
modelelor, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului şi revalidarea
certificatului când desenul sau modelul era lipsit de protecţie ;
d). folosirii desenului sau modelului cu bună credinţă, în perioada cuprinsă între
data publicării decăderii din drepturi a titularului şi data publicării dreptului reastabilit.
Această limită prevăzută în mod distinct se integra perfect în limita precedentă de
la lit.c.
În mod distinct însă, este prevăzută la art.33, limita care constituie o aplicare a
teoriei epuizării drepturilor şi care ar fi fost mai nimerit să fie integrată în ansamblul
limitelor prevăzute la art. 32. Ea este formulată în următorii termeni : drepturile
decurgând din înregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita în cazul
introducerii pe piaţa comunitară a produselor în care sunt incorporate desene sau modele
protejate ori la care acestea se aplică, introduse pe piaţă anterior de către titularul
certificatului sau cu consimţământul acestuia.
7.3.3. Transmisiunea drepturilor asupra desenelor sau modelelor. Sunt
transmisibile conform art.38 din lege, în tot sau în parte :
dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare ;
drepturile care decurg din cererea de înregistrare ;
drepturile născute din certificatul de înregistrare eliberat.
Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă exclusivă sau neexclusivă,
precum şi prin succesiune legală sau testamentară. Urmând aceeaşi tehnică legislativă ca
şi în cazul brevetelor, legea nu reglementează nici cesiunea nici licenţa care rămân, şi în
cazul acestora obiecte de proprietate industrială, supuse dispoziţiilor din Codul civil
aplicabile contractului de vânzare-cumpărare sau după caz contractului de locaţiune.
Transmisiunea prin succesiune, pentru această categorie de drepturi va urma
regulile dreptului comun pentru stabilirea masei succesorale şi a cotelor cuvenite
succesorilor şi cele speciale cât priveşte durata lor.
7.4. Apărarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor
7.4.1 Mijloace de drept administrativ. Din categoria mijloacelor administrative de
apărare fac parte opoziţia reglementată în art.21 şi în Regula 25 din Regulament şi
contestaţia reglementată în art.24 şi în Regula 37-43.
Opoziţia - conform art.21 din lege persoanele interesate pot face opoziţii la
O.S.I.M. privind înregistrarea desenului sau modelului, în termen de 2 luni de la data
publicării acestuia pentru următoarele motive, astfel cum sunt ele enumerate prin
dispoziţiile art.22 alin.3 din lege :
nu sunt îndeplinite prevederile art.2,6 şi 7 ;
obiectul cererii se încadrează în prevederile art.8 şi 9;
încorporează, fără acordul titularului o operă protejată prin Legea nr.8/1996 sau
orice alt drept de proprietate industrială protejat;
constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista
cuprinsă în art. 6 ter din Convenţia de la Paris sau o utilizare abuzivă a
emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art.6 ter din convenţie;
solicitantul nu a făcut dovada că este persoana îndreptăţită la înregistrarea
desenului sau modelului;
desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut
obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau
după data de prioritate şi care este protejat de la o dată anterioară prin
înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a
unui desen sau model comunitar sau prin înregistrarea unui desen sau model în
România ori printr-o cerere de obţinere a protecţiei în România;
desenul sau modelul foloseşte un semn distinctic ce conferă titularului semnului
dreptul de a interzice această utilizare.
Opoziţiile pot fi formulate de către orice persoană interesată. Acestea vor fi
formulate în scris şi vor avea la bază documente oficiale, publicate înainte de data
constituirii depozitului naţional reglementar al desenului sau modelului, indicându-se în
mod exact desenul sau modelul care au ca obiect opoziţia. Opoziţiile se soluţionează de
către o comisie din cadrul Serviciului desene şi modele din cadrul O.S.I.M. în termen de
3 luni de la depunere.
Comisia de specialitate poate admite sau respinge opoziţia, întocmind un raport cu
privire la aceasta. Acest raport se înaintează Comisiei de examinare şi se transmite
solicitantului cererii şi opozantului.
Contestaţia . Hotărârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului
industrial pot fi contestate pe cale administrativă, în scris şi motivat la O.S.I.M. în termen
de 30 de zile de la comunicare. Contestaţia este un mijloc de apărare de care poate
beneficia solicitantul înregistrării în cazul în care, cu privire la cererea sa, a fost
pronunţată o hotărâre de admitere parţială a înregistrării desenului sau modelului
industrial sau o hotărâre de respingere la înregistrare. Terţul opozant nu are calitate
procesuală activă în procedura contestaţiei, mijlocul de apărare pus de lege la dispoziţia
sa fiind acţiunea în anularea certificatului de înregistrare.
Contestaţia va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de
către Comisia de contestaţii din Departamentul de apeluri al O.S.I.M. Hotărârea motivată
a Comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 30 zile de la pronunţare
urmând căile procedurale de atac.
Hotărârile Comisiei de contestaţii rămase definitive şi irevocabile se publică în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al O.S.I.M., în termen de 60 zile de la
pronunţarea hotărârii.
7.4.2. Mijloace de drept civil . Anularea certificatului de înregistrare constituie un
mijloc de drept civil de apărare a drepturilor conferite titularului certificatului de
înregistrare. Conform articolului 42 din lege, certificatul de înregistrare a desenului sau
modelului industrial, eliberat de O.S.I.M., poate fi anulat în tot sau în parte, la cererea
unei persoane interesate, în cazul când se constată că, la data înregistrării cererii, nu s-au
îndeplinit condiţiile pentru acordarea protecţiei. Anularea poate fi cerută pe toată durata
de valabilitate a certificatului şi se judecă de către Tribunalul Municipiului Bucureşti.
Pentru promovarea acţiunii se cer îndeplinite două condiţii O primă condiţie se
referă la persoana care introduce acţiunea şi care trebuie să justifice un interes ; cea de-a
doua condiţie priveşte neândeplinirea condiţiilor pentru acordarea protecţiei, constatate la
data înregistrării cererii.
Hotărârea de anulare se înregistrează la O.S.I.M. şi se publică în termen de maxim
două luni de la data înregistrării acesteia.
7.4.3. Mijloace de drept penal. Legea specială incriminează ca infracţiuni
următoarele încălcări ale drepturilor asupra desenelor sau modelelor :
- însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de autor al desenului sau modelului
industrial (art.50 din lege) . În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească, se stabileşte
că o altă persoană decât cea care figurează în cererea de înregistrare sau în certificatul de
înregistrare este îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare, O.S.I.M. eliberează
certificatul de înregistrare persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului (art.51
din lege).
Din punct de vedere al competenţei, art.43 stabileşte că litigiile cu privire la
calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al certificatului
de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din contractele de
cesiune sau licenţă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun;
- contrafacerea constând în reproducerea, fără drept, a desenului sau modelului
industrial, în scopul fabricării de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre
vânzare, vânzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea
punerii în circulaţie ori folosirii, fără acordul titularului certificatului de înregistrare a
desenului sau modelului, în perioada de valabilitate a acestuia (art.52).
Acţiunea în contrafacere presupune deci, un titlu de protecţie, şi o intenţie directă,
dar nu poate fi promovată în perioada protecţiei provizorii, deşi, art.34 stabileşte că
persoana fizică sau juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi ale titularului certificatului de înregistrare. Aceasta
deoarece acţiunea în contrafacere apără dreptul privativ ce aparţine proprietarului
dreptului asupra desenului sau modelului. Numai autorul sau cesionarul dreptului poate
acţiona în contrafacere.
Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate
sau din oficiu.
Odată cu acţiunea în contrafacere este posibil să se promoveze şi o acţiune în
concurenţă neleală cu condiţia ca actele de concurenţă să fie distincte de actele de
contrafacere, pentru că cele două acţiuni au o natură şi un fundament juridic diferit.
7.4.4. Încetarea dreptului exclusiv de exploatare. Conform art. 36 din lege
dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului
încetează :
- la expirarea perioadei de valabilitate, deci la expirarea perioadei de 10 ani de la
data constituirii depozitului reglementar sau a perioadei succesive de 5 ani, în condiţiile
în care se solicită reînnoirea perioadei de valabilitate a certificatului de înregistrare;
- prin anularea certificatului de înregistrare;
- prin decăderea titularului din drepturi;
- prin renunţarea titularului certificatului de înregistrare.
Fără a fi expres nominalizată în art.36 din lege considerăm că dreptul exclusiv de
exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului poate inceta şi ca urmare
a revocării din oficiu a hotărârilor O.S.I.M., până la comunicarea acestora prevăzută în
art.23 din lege.
Verifică-ţi cunoştinţele!
1. Definiţi desenu, modelul, desenul şi modelul comunitar.
2. Analizaţi condiţiile de fond ale protecţiei desenelor şi modelelor.
3. Analizaţi comparativ sistemele de protecţie a desenelor şi modelelor.
4. Titlul şi durata protecţiei desenelor şi modelelor.
5. Analizati mijloacele administrative de apărare a desenelor şi modelelor.
6. Ce sunt priorităţiile şi care este regimul lor juridic?
7. Sistemul cumulului restrictiv sau parţial:
este fundamentat pe teoria „unităţii artei”;
permite autorului să opteze şi pentru protecţia desenului sau modelului
pe tărâmul dreptului de autor;
este fundamentat pe distincţia între desenele şi modelele industriale şi
operele de artă aplicată.
8. Nu poate fi înregistrat un desen sau model:
care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică;
care nu contravine ordinii publice şi bunelor moravuri;
dacă este nou şi are caracter individual.
9. Data depozitului naţional reglementar este:
data la care s-a depus cererea chiar dacă reprezentările grafice ale
desenului sau modelului lipsesc;
data priorităţii invocate şi recunoscute;
data publicări cererii.
10. Beneficiază de un drept de prioritate unionistă:
persoanele fizice sau juridice ale statelor părţi la convenţiile la care
România este parte;
numai persoanele fizice ale statelor părţi la convenţiile la care
România este parte;
numai persoanele juridice ale statelor părţi la convenţiile la care
România este parte.
11. Opoziţia:
poate fi formulată în termen de 6 luni de la publicarea certificatului de
înregistrare;
poate fi formulată de orice persoană interesată;
este de competenţa instanţelor judecătoreşti.
12. Constituie o limită specială de exercitare a dreptului exclusiv de exploatare:
actele efectuate exclusiv în scop patrimonial;
actele efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial;
orice acte efectuate cu încuvinţarea titularului.
13. Reprezintă o condiţie de fond a protecţiei unui desen sau model:
activitatea inventivă;
caracterul industrial;
caracterul individual.
14. Sunt excluse de la protecţie:
desenele sau modelele noi ;
desenele sau modelele cu o destinaţie specială ;
desenele sau modelele comunitare.
15. Desenele sau modelele de serviciu:
se înregistreaza pe numele salariatului în toate cazurile;
se înregistrează pe numele unităţii în toate cazurile;
se înregistrează pe numele unităţii numai cu acordul salariatului.
16. Contestaţia poate fi exercitată în termen de:
3 luni ;
30 de zile;
15 zile.
Cuvinte cheie:
desen, model;
desen şi modelcomunitar;
caracter individual;
prioritate de expoziţie;
☺Definiţi cuvintele cheie mai sus enumerate.
Bibliografie
Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2010, pp.236-277;
Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor modificată şi
republicată în M.Of. nr.876/20.12.2007;
H.G. nr.211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, publicată în M.Of.
nr.181/10.03.2008.
Unitatea de învăţare nr.8
DREPTURILE AUTOR
Obiective specifice unităţii de invăţare nr.8
După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi:
să definiţi dreptul de autor ca instituţie juridică şi ca drept subiectiv;
să înţelegeţi natura juridică a drepturilor de autor;
să identificaţi categoriile de opere protejate pe tărâmul dreptului de autor;
să distingeţi între opera comună şi opera colectivă;
să faceţi distincţia între citat şi plagiat;
să identificaţi drepturile morale şi cele patrimoniale de autor;
să identificaţi modalităţile de transmitere a drepturilor de autor;
să cunoaşteţi durata protecţiei drepturilor de autor.
Cuprins
8.1. Dreptul de autor
8.1.1.Consideraţii preliminare
8.1.2. Noţiunea de drept de autor
8.1.4. Natura juridică a dreptului de autor
8.2. Condiţiile cerute pentru protecţia operelor în cadrul dreptului de autor
8.2.1. Vocaţia la protecţie operelor în cadrul dreptului de autor
8.2.2. Subiectele dreptului de autor
8.2.3. Prezumţia calităţii de autor
8.2.4. Pluralitatea de autori
8.3. Obiectul dreptului de autor
8.3.1. Categorii de opere protejate
8.4. Conţinutul dreptului de autor
8.4.1. Drepturile morale şi drepturile patrimoniale de autor
8.4.1.1. Drepturile morale de autor
8.4.1.2. Drepturile patrimoniale de autor
8.5. Limitele exercitării dreptului de autor şi durata protecţiei
8.5.1. Limitele exercitării dreptului de autor
8.5.2. Durata protecţiei drepturilor patrimoniale de autor
8.6. Modalităţi de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor pe cale contractuală
8.6.1. Enumerare
8.6.2. Contractul de editare
8.6.3. Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală
8.6.4. Contractul de închiriere
8.6.5. Contractul de comandă
8.6.6. Contractul de adaptare audiovizuală
8.1. Dreptul de autor
8.1.1. Consideraţii preliminare
Problema recunoaşterii şi a protecţiei dreptului autorului asupra operelor lor s-a
realizat destul de târziu, abia în epoca modernă, ca urmare a importanţei crescânde a
dimensiunii culturale cât priveşte identitatea unei naţiuni. A fost necesar de asemenea să
se cristalizeze principiile fundamentale ale dreptului de autor cu semnificaţia unor
constante general acceptate şi care să constituie un drept comun al dreptului de autor şi
anume: dreptul de autor este o construcţie juridică destinată a proteja creaţiile de formă
întrucât protecţia se aplică expresiilor şi nu ideilor , care trebuie să fie originale opuse
noutăţii, criteriu fundamental al protecţiei în proprietate industrială. Protecţia, ca
principiu general admis, se acordă operelor originale, oricare ar fi modalitatea de creaţie,
modul sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor. La
sfârşitul secolului al XIX lea a devenit evidentă necesitatea protejării dreptului de autor şi
pe plan internaţional, fapt realizat odată cu adoptarea, în 1886 a Convenţiei
de la Berna90
care a reglementat în profunzime dreptul de autor şi care, deşi de mai multe
ori revizuită şi urmată de o serie de alte tratate internaţionale cu obiect similar, a rămas în
continuare reperul fundamental pentru relaţiile dintre state în materia dreptului de autor..
Deosebirea dintre tratatele în materie este dată de efortul anumitor state de a
impune în plan internaţional viziunea lor, fundamentată pe reglementarea internă.
Diferenţa esenţială se regăseşte referitor la protejarea drepturilor morale ale autorului.
Prin aderarea SUA în 1989 la Convenţia de la Berna, această diferenţă în abordarea
dreptului de autor s-a atenuat considerabil, SUA urmând să evolueze spre o recunoaştere
minimală a dreptului moral. În prezent, dreptul de autor este în permanentă transformare
90
Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 1886. Prin Legea nr. 152,
promulgată prin Decretul nr. 1312 din 24 martie 1926, publicat la 22 septembrie 1926, ţara noastră a aderat
la Convenţia de la Berna, în forma revizuită la Berlin în 1908 cu efecte de la 1 ianuarie 1927. Prin Legea
promulgată prin Decretul nr. 1471 din 1935, publicat în Monitorul Oficial nr. 123 din 31 martie 1935,
România a ratificat forma revizuită la Roma la 2 iunie 1928 cu efecte de la 6 august 1936. forma revizuită
la Stockholm 1967 a acestei Convenţii a fost ratificată prin Decretul nr. 549 din 31 iulie 1969 cu rezerva
dispoziţiilor art. 33 alin. 1 privind competenţa în litigiile având drept obiect interpretarea şi aplicarea
Convenţiei. Actul de la Stockholm nu a intrat în vigoare decât pentru dispoziţiile administrative.
datorită diversificării tipului de operă protejată, în special prin progresul informaticii şi
tehnologiei. Protecţia dreptului de autor, precum şi a proprietăţii industriale constituie o
componentă esenţială a fenomenului de globalizare. Statele care nu oferă această
protecţie sunt excluse din fluxurile de informaţii şi capital.
Transformările dreptului de autor au fost determinate şi de apariţia unor adevărate
industrii culturale, prin limitarea într-o oarecare măsură a autorului individual înlocuit
prin grupuri de persoane care realizează o comandă ca şi prin proliferarea intermediarilor
în procesul activităţilor culturale ca producători, distribuitori sau exploatatori, ceea ce a
deplasat centrul de greutate de la autorul - creator către întreprinderea de producţie şi
difuzare. În consecinţă protecţia dreptului de autor precum şi a proprietăţii industriale
impune ca dreptul, pentru supravieţuirea culturii, să acţioneze prin reglementările ce le
promovează, pentru a proteja „pe adevăraţii creatori care nu sunt industriile ci autorii”91
8.1.2. Noţiunea de drept de autor
Prin drept de autor, ca instituţie juridică, se înţelege ansamblul normelor juridice
ce reglementează relaţiile sociale născute din crearea, publicarea şi utilizarea operelor
literare, artistice sau ştiinţifice. Dreptul subiectiv de autor reprezintă posibilitatea
asigurată de către stat autorului de a utiliza opera potrivit dorinţei sale în scopul de a
beneficia de întregul complex de prerogative de ordin patrimonial şi moral, folosindu-se
de mijloacele legale şi în limitele stabilite de lege. Actul normativ de bază pe plan intern
îl constituie Legea nr. 8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe astfel cum a fost
modificată şi completată prin Legea nr.285 din 23 iunie 200492
.
8.1.3. Natura juridică a dreptului de autor
A făcut obiectul mai multor opinii, unele iniţial acceptate, ulterior contestate, dar
care singure nu explică complexitatea drepturilor recunoscute autorilor de creaţii
protejate. Dreptul de autor a fost calificat ca un drept de proprietate, un drept de clientelă,
un drept asupra unor bunuri imateriale, un drept al personalităţii. Concluzia certă este
însă, aceea, a caracterului complex al dreptului de autor. În cadrul acestei concepţii se
91
Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1994, p. 8 92
Publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996, modificată şi completată prin Legea nr.285 din
23 iunie 2004, publicată în M.Oficial nr.587 din 30 iulie 2004, Legea nr.329 din 14 iulie 2006 privind
aprobrea O.U.G.nr.123/2005, publicată în M.Oficial nr.657 din 31 iulie 2006, O.U.G. nr.190/2005
publicată în M.Oficial nr.1179 din 28 decembrie 2005, aprobată şi actualizată prin Legea nr.332/2006
publicată în M.Oficial nr. 629 din 20 iulie 2006.
disting două teorii şi anume teoria monistă, fundamentată pe ideea imposibilităţii de
disociere a personalităţii autorului de opera sa şi teoria dualistă, care consideră că
drepturile morale şi drepturile patrimoniale au o existenţă distinctă şi un regim juridic
propriu, ponderea fiind considerată că o deţine dreptul moral.93
Soluţia dreptului de autor ca drept dualist a fost adoptată de marea majoritate a
ţărilor europene, inclusă fiind şi în textul Convenţiei de la Berna, ca urmare a revizuirii
de la Roma din 1928, revizuire ce a intrat în vigoare la 1 august 1931.
8.2. Condiţiile cerute pentru protecţia operelor în cadrul dreptului de autor
8.2.1. Vocaţia la protecţie a operelor în cadrul dreptului de autor . Doctrina a
desprins trei condiţii esenţiale care conferă vocaţie la
protecţie, în cadrul dreptului de autor şi anume:
- opera să fie rezultatul unei activităţi creatoare a autorului ce implică
originalitate. De altfel, condiţia este prevăzută în art. 7 din lege care dispune că obiect al
dreptului de autor îl constituie operele originale de creaţie intelectuală. În doctrină, unii
autori preferă termenul de individualitate a operei în care elementul esenţial îl constituie
forma de exprimare a autorului la care se va adăuga elementul de fantezie, alegerea şi
prelucrarea materialului. Ceea ce a intrat însă definitiv în patrimoniul terminologic al
dreptului de autor este „originalitatea”, o noţiune subiectivă cu caracter relativ. Aşadar,
caracterul absolut care se cere noutăţii unei creaţii tehnice pentru a avea vocaţie la
protecţie nu se cere originalităţii. Criteriul originalităţii se manifestă diferit în funcţie de
categoria de opere la care se referă şi examinarea sa este importantă pentru departajarea
operelor originare care au vocaţie la protecţie de operele lipsite de originalitate.94
Legea română prevede expres, ca operele originale sunt protejate independent de
valoarea lor, considerate de unii autori ca o „protecţie prea generoasă” care face posibilă
şi protecţia unor creaţii marginale, fiind subordonată în primul rând, satisfacerii
interesului comercial al primului utilizator.95
- opera să îmbrace o formă concretă de exprimare, perceptibilă
93
În doctrina românească teoria a fost împărtăşită de Aurelian Ionaşcu , Constantin Stătescu, Francisc
Deak, Stanciu D. Cărpenaru şi Yolanda Eminescu. 94
V. Roş ş.a., op.cit., p.85. 95
Yolanda Eminescu, op.cit., p.46.
simţurilor, fiind fără relevanţă dacă opera îmbracă forma orală sau forma scrisă, deci dacă
este fixată sau nu pe un suport material, chiar dacă unele opere, cum ar fi cazul operelor
de artă plastică sunt indisolubil legate de suportul lor material.
- opera să fie susceptibilă de a fi adusă la cunoştinţa publicului prin reproducere,
executare, expunere, reprezentare sau orice alt mijloc. Art. 1 alin. 1 teza finală din lege
dispune că opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată independent de
aducerea la cunoştinţă publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată.
În lumina acestor cerinţe art. 9 din lege prevede că nu pot beneficia de protecţia
legală a dreptului de autor următoarele:
a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de
funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile , conţinute într-o operă,
oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi
traducerile oficiale ale acestora;
c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor,
cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia;
d) mijloacele de plată;
e) ştirile şi informaţiile de presă;
f) simplele fapte şi date.
Enumerarea este limitativă. Unele dintre obiectele exceptate de la protecţie,
presupune o activitate de creaţie şi prezintă originalitate, ele se adresează publicului larg
şi trebuie cunoscute de toţi cetăţenii, aşadar difuzarea lor şi posibilitatea de a le reproduce
trebuie să fie liberă.
8.2.2. Subiectele dreptului de autor 96
Legea noastră consacră principiul adevăratului creator al operei. Art. 3(1) din
lege prevede că este autor, persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. Acest
drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial.
Calitatea de autor aparţine doar persoanelor fizice, singurele care pot desfăşura o
96
Pentru informaţii suplimentare Yolanda Eminescu, op.cit., p.85 şi urm ; V. Roş, Dreptul proprietăţii
intelectuale, Bucureşti, Editura Global Lex, p.56 şi urm.
activitate de creaţie marcată profund de personalitatea autorului şi care să constituie
rezultatul firesc al forţei sale creatoare.
Doctrina distinge între subiectul originar care este autorul nemijlocit, creatorul
operei şi subiectul derivat, persoana care a dobândit, în virtutea anumitor împrejurări,
unele prerogative ale dreptului de autor, prerogative care în mod normal aparţin autorului
originar. Sunt însă şi cazuri în care dreptul de autor aparţine altor persoane decât autorul.
Astfel, art. 74 din lege investeşte cu drepturi patrimoniale de autor angajatorul pentru
care a fost realizat programul pentru calculator. În acest sens se dispune: în lipsa unei
convenţii contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator
create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau după
instrucţiunile celui care angajează, aparţin acestuia din urmă. Art. 70 alin.1 din lege
reglementează cesiunea prezumată a aceloraşi drepturi către producătorul operei
audiovizuale dispunând în acest sens, că prin contractele încheiate între autorii operei
audiovizuale şi producător, în lipsa unei clauze contrare, se prezumă că aceştia, cu
excepţia autorilor muzicii special create, îi cedează producătorului drepturile exclusive
privind utilizarea operei în ansamblul său, precum şi dreptul de a autoriza dublarea şi
subtitrarea, în schimbul unei remuneraţii echitabile. Un caz mai special îl reprezintă
operele create în cadrul unui raport de muncă. Actuala reglementare astfel cum a fost
modificată consacră o soluţie orientată spre interesele autorului, stabilind în art.44 (1) că
în lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create în cadrul unui contract
individual de muncă, drepturile patrimoniale aparţin autorului operei create. În acest caz,
autorul poate autoriza utilizarea operei de către terţi, numai cu consimţământul
angajatorului şi cu recompensarea acestuia pentru contribuţia la costurile creaţiei.
Utilizarea operei de către angajator, în cadrul obiectului de activitate, nu necesită
autorizarea angajatului autor.
Dacă o asemenea clauză există, aceasta urmează să cuprindă termenul pentru care
au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. În absenţa precizării termenului, acesta
este de trei ani de la data predării operei. La expirarea termenului, în lipsa unei clauze
contrare, angajatorul este îndreptăţit să îi pretindă autorului plata unei cote rezonabile din
veniturile obţinute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile suportate de
angajator pentru crearea operei de către angajat, în cadrul atribuţiilor de serviciu , art.44
(3), autorului după expirarea termenului menţionat revenindu-i drepturile patrimoniale,
art.44 (4). Legea dispune în continuare ca autorul unei opere create în cadrul unui
contract individual de muncă îşi păstrează dreptul exclusiv de utilizare a operei ca parte
din ansamblul creaţiei sale (art.44 alin. 3). Dispoziţia legală este conformă principiilor
dreptului de autor din moment ce salariatul creează o operă fără a urma indicaţiile
angajatorului, manifestându-şi creativitatea şi având posibilitatea de a-şi promova liber
opiniile sale. Soluţia contravine însă, dispoziţiilor de drept al muncii în conformitate cu
care cesiunea drepturilor patrimoniale justifică plata salariului.
Legea dispune că în lipsa unei convenţii contrare, titularul dreptului de autor
asupra unei opere apărute într-o publicaţie periodică îşi păstrează dreptul de a o utiliza
sub orice formă, cu condiţia să nu prejudicieze publicaţia în care a apărut opera şi
deasemenea , titularul dreptului de autor poate dispune liber de operă, dacă aceasta nu a
fost publicată în termen de o lună de la data acceptării, în cazul unui cotidian, sau în
termen de 6 luni, în cazul altor publicaţii (art.45 (1) (2)).
8.2.3 Prezumţia calităţii de autor
Este consacrată de lege în art. 4 care dispune că se prezumă a fi autor, până la
proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la
cunoştinţa publică. Lipsa oricăror formalităţi, operele nefiind supuse nici unei
înregistrări, care să pretindă identificarea precisă a autorului, a determinat legiuitorul să
aducă o serie de precizări suplimentare stabilind că în ipoteza în care opera a fost adusă la
cunoştinţa publică sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite
identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de către persoana fizică sau juridică ce
o face publică numai cu consimţământul autorului, atât timp cât acesta nu-şi dezvăluie
identitatea (art.4 (2)).
Prezumţia are caracter relativ şi poate fi combătută prin orice mijloc de probă,
fiind vorba de stabilirea unor situaţii de fapt. Calitatea de autor nu este condiţionată de o
anume capacitate juridică şi nici de manifestarea valabilă a voinţei autorului întrucât
activitatea de creaţie nu este un act juridic.
8.2.4. Pluralitatea de autori
Opera poate fi, destul de frecvent, rezultatul activităţii creatoare a mai multor
persoane, caz în care suntem în prezenţa unei pluralităţi de autori şi de subiecte ale
dreptului de autor.
În această ipoteză legea reglementează două categorii de opere şi anume opera
comună şi opera colectivă.
Opera comună este reglementată în art. 5 din lege care dispune că este o operă
comună, opera creată de mai mulţi coautori, în colaborare.
Opera comună este prin excelenţă o operă unitară ce se caracterizează printr-o
pluralitate de subiecte ale dreptului de autor asupra unui obiect unitar. În acest caz ,
dreptul de autor asupra operei comune aparţine coautorilor acesteia, între care unul poate
fi autorul principal. Obiectul unitar al operei comune poate fi divizibil în cazul în care
contribuţia fiecărui autor poate fi determinată. În lipsa unei convenţii contrare, coautorii
nu pot utiliza opera decât de comun acord. Refuzul consimţământului din partea oricăruia
dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat sau indivizibil în cazul în care
contribuţiile autorilor nu sunt identificabile.
În ceea ce priveşte modul de repartizare a remuneraţiei cuvenite autorilor legea
are în vedere un criteriu supletiv stabilind în art. 5 pct. 5 că în lipsa unei convenţii,
remuneraţia se împarte proporţional cu părţile de contribuţie ale autorilor sau în mod
egal, dacă acestea nu se pot stabili. În cazul operei comune coautorii, urmărind un scop
comun, sunt titularii dreptului de autor. Opera comună al cărui obiect este indivizibil
poate fi utilizată, în lipsa unei convenţii contrare de coautori de comun acord iar dacă
contribuţia fiecărui coautor este distinctă opera poate fi utilizată separat, cu condiţia să nu
se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalţi coautori. Exemplul de
operă comună este opera audiovizuală, legea stabilind în art. 66 că sunt autori ai operei
audiovizuale în condiţiile art.5 (care reglementează opera comună) regizorul sau
realizatorul, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii
special create pentru opera audiovizuală şi autorul grafic pentru operele de animaţie sau
al secvenţelor de animaţie, când acestea reprezintă o parte importantă a operei. În
contractul dintre producătorul şi realizatorul operei părţile pot conveni să fie incluşi ca
autori ai operei audiovizuale şi alţi creatori care au contribuit substanţial la crearea
acesteia (art.66 teza finală)97
Este evident că legiuitorul a urmărit să excludă în mod
expres calificarea operei audiovizuale ca fiind colectivă, ceea ce ar fi condus la soluţia ca
dreptul de autor să aparţină producătorului.
Opera colectivă - poate fi definită ca fiind acea operă creată la iniţiativa şi sub
responsabilitatea unei persoane fizice sau juridice contribuţiile personale ale coautorilor
formând un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct
vreunuia dintre coautori, asupra ansamblului operei create (art.6). Opera colectivă este
deci, o operă complexă din punct de vedere al obiectului care reuneşte elemente de naturi
diferite, ceea ce nu înseamnă că, în principiu, acesta este totdeauna divizibil. Deci, ne
găsim în faţa unei pluralităţi de obiecte căreia îi corespunde un singur subiect al dreptului
de autor. Elementul esenţial de diferenţiere între opera comună şi cea colectivă, ce
constituie iniţiativa şi controlul persoanei fizice sau juridice, sub responsabilitatea şi sub
numele căreia a fost creată opera şi care imprimă o concepţie de ansamblu asupra
acesteia. Fiecare autor execută o parte distinctă din ansamblul operei comandată de un
terţ, potrivit indicaţiilor acestuia.
Atât opera comună cât şi opera colectivă au totuşi şi un element comun şi anume,
faptul că ambele au un scop unic, acela de a elabora o operă caracterizată printr-o
comunitate de inspiraţie şi unitatea de timp cât priveşte elaborarea acesteia, spre
deosebire de opera derivată, care presupune, cât priveşte elaborarea sa în raport de opera
originară, o succesiune în timp.
Titularul dreptului de autor asupra unei opere colective este, în lipsa unei
convenţii contrare, persoana fizică sau juridică, din iniţiativa, sub responsabilitatea şi sub
numele căreia a fost creată, cu consecinţa că drepturile patrimoniale asupra operei, în
ansamblul său, se exercită numai de titularul operei. Autorii contribuţiilor la opera
colectivă au însă, dreptul de a exploata separat contribuţia lor cu condiţia să nu
prejudicieze opera colectivă, soluţie prevăzută în art.45 alin.1 în cazul operei apărută într-
o publicaţie periodică şi care, pentru identitate de raţiune vizează toate operele colective.
În ce priveşte exerciţiul drepturilor morale, acesta revine persoanei fizice sau
juridice din iniţiativa căreia a fost creată opera fără să se excludă posibilitatea ca autorul
să se sesizeze, ori de câte ori au suferit un prejudiciu printr-o deformare brutală a
97
Modificat prin O.U.G. nr.123/2005.
contribuţiei lor. Autorii contribuţiilor nu au însă, exerciţiul deplin al dreptului moral de a
pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, întrucât natura
operei colective presupune şi justifică o asamblare armonioasă a întregii opere care revine
titularului dreptului de autor fără a se prejudicia onoarea sau reputaţia autorilor
contribuţiilor.
8.3. Obiectul dreptului de autor
8.3.1. Categorii de opere protejate
Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată enumeră categoriile operelor
protejate, însă enumerarea nu este limitativă folosindu-se expresia “cum sunt”.
Obiectul dreptului de autor, îl constituie, potrivit art. 7, operele originare de
creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de
creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia
lor, cum sunt:
a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si
orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;
b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile
universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;
c) compozitiile muzicale cu sau fara text;
d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;
e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;
f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu
analog fotografiei;
g) operele de arta plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, grafica,
gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a
metalului, precum si operele de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce
formeaza proiectele de arhitectura;
i) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si
stiintei in general.
Conventia de la Berna recunoaşte insa dreptul statelor membre de a decide ca
operele literare sau artistice, ori una sau mai multe categorii dintre ele, sa nu fie protejate
atat timp cat nu au fost fixate pe un suport material.
Fără a se prejudicia drepturile autorilor operei originare, constituie de asemenea,
obiect al dreptului de autor, operele derivate care au fost create, plecând de la una sau mai
multe opere preexistente şi anume :
a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele
muzicale şi orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, care
reprezintă o muncă intelectuală de creaţie ;
b) culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi : enciclopediile şi
antologiile, colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv
bazele de date, care prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaţii
intelectuale (art.8 din lege).
Natura exclusivă a dreptului de autor impune autorului unei opere derivate,
respectarea a două reguli şi anume :
- autorizarea folosirii operei preexistente, de la autorul ei ;
- respectarea dreptului la calitatea de autor a creatorului operei originare98
.
8.4. Conţinutul dreptului de autor
8.4.1. Drepturi morale şi drepturi patrimoniale de autor
Soluţia adoptată de numeroase legislaţii în legătură cu natura juridică a dreptului
de autor este cea a complexităţi acestuia, pornind de la disocierea drepturilor morale de
autor, care au caracter preponderent, de cele patrimoniale, care apar drept consecinţe ale
exercitării primelor (în special a dreptului de divulgare si a autorizării terţilor de a folosi
opera).
Legiuitorul român, prin Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată şi
completată, a adoptat în mod explicit această concepţie prevăzând, în art. 1, că “Acest
drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral şi
patrimonial”.
98
Yolanda Eminescu, op.cit., p.95.
Drepturile morale sunt anterioare drepturilor patrimoniale, dar îşi continuă
existenţa şi după publicarea operei, ba chiar după decesul autorului sau după ce opera a
trecut în domeniul public.
8.4.1.1.Drepturile morale de autor
Legiuitorul român, consacrând caracterul preponderent al drepturilor morale le
enunţa explicit, aşezându-le înaintea drepturilor patrimoniale.
Legea nr. 8/1996 prevede în art. 10 următoarele drepturi morale de care
beneficiază autorul unei opere :
a) Dreptul de divulgare99
: dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi
adusă opera la cunoştinţa publică. Este un drept discreţionar şi absolut, fiind
unul dintre cele mai persoanle drepturi care determină, de altfel, naşterea
drepturilor patrimoniale ;
b) Dreptul la paternitatea operei : dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii
de autor al operei. El exprimă legătura intimă, firească dintre autori şi opera
sa. El are două aspecte : primul pozitiv, care constă în dreptul autorului de a
revendica oricând calitatea de autor, al doilea, negativ, care constă în dreptul
de a se opune oricărui act de uzurpare100
;
c) Dreptul la nume : dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la
cunoştinţa publică;
d) Dreptul la inviolabilitatea operei : dreptul de a pretinde respectarea
integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum si oricărei
atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa. El este un
corolar al dreptului de divulgare, opera fiind adusă la cunoştinţa publică,
numai în forma hotărâtă de autor;
e) Dreptul de retractare : dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este
cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciaţi prin exercitarea
retractării, a fost consacrat pentru prima dată prin Legea nr.8/1996. El este un
99
Andreea P. Săucan, Dreptul la divulgare, dreptul la nume şi dreptul la paternitatea operei – drepturi
morale ale autorului, Revista de Drept Comercial nr.11/2003 . 100
V. Roş, ş.a. , op.cit., p.113.
drept moral distinct de dreptul de divulgare fiind o consecinţă a caracterului
absolut şi discreţionar al acestuia101
.
Caracterele drepturilor morale de autor. Drepturile morale de autor nu pot fi
asimilate, sub toate aspectele, în privinţa naturii acestora, cu aşa-numitele drepturi ale
personalităţii, conţinutul lor fiind mai larg decât al acestora din urmă. Dreptul moral de
autor protejează pe autor nu numai împotriva atingerilor aduse operei, care ar putea
prejudicia onoarea sau reputaţia sa, ci împotriva oricărei atingeri aduse operei.
Spre deosebire de alte legislaţii, Legea nr. 8/1996 nu enunţă caracterele
drepturilor morale de autor, dar acestea pot fi desprinse din unele dispoziţii legale, după
cum urmează :
1.Drepturile morale sunt ataşate persoanei autorului. Astfel, potrivit art. 1,
dreptul de autor, care cuprinde atribute de ordin moral si patrimonial, este legat de
persoana autorului. Caracterul strict personal al drepturilor morale se manifestă în
principal prin aceea că autorul personal are şi exercită componentele pozitive ale
drepturilor la divulgare, paternitatea operei, nume şi inviolabilitatea acesteia. Totuşi,
exercitarea componentelor negative ale drepturilor morale, şi care constau în dreptul de a
se opune oricărei atingeri aduse calităţii de autor şi integrităţii operei, poate fi detaşata de
persoana autorului. După moartea acestuia, exerciţiul lor se transmite prin moştenire pe
durată nelimitată.
2.Drepturile morale au caracter inalienabil . Art. 11 din Legea nr. 8/1996
consacră caracterul inalienabil al drepturilor morale prevăzând că acestea nu pot face
obiectul vreunei renunţări sau înstrăinări.
Ideea inalienabilităţii drepturilor morale a fost, mai întâi, lansată pe cale
jurisprudenţială. Consacrarea legislativă a unui astfel de principiu, care decurge în mod
logic, nu poate fi lipsită însă de nuanţări. Astfel, în doctrină s-au detaşat anumite
derogări de la regulă, limitarea acestora putând rezulta fie din voinţa autorului, fie din
natura operei, fie din convenţiile încheiate de autor cu terţe persoane. Astfel, autorul este
liber să-şi publice opera sub pseudonim sau fără indicarea unui nume. În acest caz,
autorul a renunţat parţial la dreptul la nume; el poate, însă, reveni oricând pentru a-şi
dezvălui numele.
101
V.Roş , ş.a., op.cit., p.120.
De asemenea, Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată şi completată în
2004, admite transmisiunea prin succesiune a exerciţiului anumitor drepturi morale
dispunând în art. 11 (2) că după moartea autorului exerciţiul drepturilor privind dreptul de
a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică, dreptul de a
pretinde recunoaşterea calităţii de autor a operei şi dreptul de a pretinde respectarea
integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări precum şi oricărei atingeri aduse
operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa, se transmite prin moştenire, potrivit
legislaţiei civile, pe durată nelimitată. Dacă nu există moştenitori exerciţiul acestor
drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile autorului
sau, după caz, organismului cu cel mai mare număr de membrii, din domeniul respectiv
de creaţie.
3.Drepturile morale au caracter insesizabil . Acest caracter rezultă din
inalienabilitatea drepturilor morale de autor. Creditorii autorului pot urmări numai
foloasele patrimoniale ce rezultă din exploatarea operei. În cazul operei nedivulgate,
creditorii autorului nu îi pot impune acestuia divulgarea şi exploatarea ei şi nici nu se pot
substitui autorului divulgând ei opera în vederea satisfacerii creanţelor lor.
4.Drepturile morale au caracter perpetuu. Caracterul perpetuu al drepturilor
morale rezultă din interpretarea art. 11 alin.2 din Legea nr. 8/1996, care permite, cu titlu
excepţional, transmiterea prin moştenire a exerciţiului anumitor drepturi morale.
5.Drepturile morale sunt imprescriptibile. In ceea ce priveşte caracterul
imprescriptibil al drepturilor morale de autor, acestea rezultă pe de o parte din natura
perpetuă a acestora, iar, pe de alta parte, din apartenenţa acestor drepturi la drepturile
personalităţii. Dreptul autorului la acţiune pentru apărarea drepturilor sale morale nu se
stinge, oricât timp ar trece de la încălcarea lor. De altfel, prescripţia extinctivă se referă
exclusiv la drepturile patrimoniale.
8.4.1.2. Drepturile patrimoniale de autor
Cea de a doua categorie de atribuţii ce formează, alături de atributele de ordin
moral, conţinutul dreptului de autor sunt drepturile patrimoniale.
Dreptul autorului de a obţine foloase materiale în urma exploatării operei sale a
fost, în evoluţia reglementărilor în materie, primul drept recunoscut în favoarea autorilor.
Cu toate acestea, în doctrină se arată ca drepturile patrimoniale de autor nu apar
ca drepturi de sine – stătătoare, ci ca o consecinţa a exercitării unor prerogative personale
nepatrimoniale şi, în primul rând, a dreptului de divulgare şi a celui de a
consimţi la folosirea operei de către alţii.102
Caracterele drepturilor patrimoniale de autor, şi anume :
a) Sunt legate de persoana autorului. Caracterul personal al drepturilor
patrimoniale de autor rezultă din art. 1 din Legea nr. 8/1996 care, arătând că dreptul de
autor este legat de persoana autorului, nu face distincţie între prerogativele patrimoniale
şi cele morale ale acestuia. De asemenea, art. 12 din legea nr.8/1996 astfel cum a fost
modificată şi completată în 2004 prevede că autorul operei are dreptul patrimonial
exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimţi
la utilizarea operei de către alţii.
Cu toate acestea, spre deosebire de drepturile morale, transmisiunea drepturilor
patrimoniale este posibilă prin acte între vii cât şi pentru cauza de moarte, precum şi, în
unele cazuri, prin efectul legii.
b) Sunt exclusive. Pe de o parte, autorul este singurul care are dreptul de a decide
dacă opera sa va fi exploatată, în ce mod şi când se va realiza acest lucru. Pe de altă parte,
monopolul exploatării aparţine în exclusivitate autorului. Acesta poate decide să-şi
exploateze singur opera, după cum poate consimţi la utilizarea operei de către alţii.
c) Sunt limitate în timp. Caracterul temporar al drepturilor patrimoniale de autor
reprezintă soluţia adoptată atât în dreptul convenţional, cât şi în legislaţia noastră.
Justificarea acestei soluţii constă în evitarea conferirii unor avantaje materiale excesive,
rezultate din monopolul exclusiv de exploatare de care beneficiază autorul. Pe de altă
parte, dependenţa prerogativelor patrimoniale de exerciţiul celor personale
nepatrimoniale, care au caracter perpetuu, a determinat legiuitorul să deroge de la dreptul
comun, stabilind ca drepturile patrimoniale ale autorului nu se vor putea transmite decât
pe timp limitat.
102
Y.Eminescu, op.cit., p.139
Categorii de drepturi patrimoniale de autor. Legea noastră consacră implicit,
în beneficiul autorului unei opere, următoarele categorii de drepturi patrimoniale :
- dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va utiliza personal opera sa;
- dreptul de a consimţi la utilizarea operei de către terţi;
- dreptul de suită.
Dreptul autorului de a utiliza opera sa, se realizează prin exercitarea drepturilor
sale distincte şi exclusive de a autoriza sau de a interzice conform art.13:
a) reproducerea operei;
b) distribuirea operei;
c) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu
consimţământul autorului, după operă;
d) închirierea operei;
e) împrumutul operei;
f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei prin orice mijloace, inclusiv
prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi
în orice moment ales, în mod individual de către public;
g) radiodifuzarea operei;
h) retransmiterea prin cablu a operei;
i) realizarea de opere derivate.
Articolul 13 a fost modificat ca urmare a necesităţii armonizării cu Directiva
92/100/CEE privind dreptul de închiriere şi împrumut şi anumite drepturi referitoare la
dreptul de autor, care constituie componente ale acestuia, ce sunt exercitate exclusiv de
către titularul dreptului. În acest sens art.143 defineşte închirierea ca fiind punerea la
dispoziţie spre utilizare pentru un timp limitat şi pentru un avantaj economic sau
comercial direct ori indirect a unei opere. Până la actuala modificare a legii se reglementa
în mod expres doar contractul de închiriere a unei opere protejate prin dreptul de autor în
capitolul consacrat cesiunii drepturilor patrimoniale de autor. Împrumutul este definit de
art.144 alin.(1) ca fiind punerea la dispoziţie spre utilizare pentru un timp limitat şi fără
un avantaj economic sau comercial direct ori indirect a unei opere prin intermediul unei
instituţii care permite accesul publicului în acest scop. Împrumutul realizat prin
biblioteci nu necesită autorizarea autorului şi dă dreptul acestuia la o remuneraţie
echitabilă, care nu se datoreză, în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile
instituţiilor de învăţământ cu acces gratuit. Împrumutul unei opere fixate în înregistrări
sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decât după 6 luni de la prima distribuire a
operei. Legea dispune în continuare că nu pot face obiectul închirierii sau împrumutului:
a) construcţiile rezultate din proiecte arhitecturale;
b) originalele sau copiile operelor de design ori de artă aplicată produselor
destinate unei utilizări practice;
c) originalele sau copiile operelor, în scopul comunicării publice ori pentru a
căror utilizare există un contract;
d) lucrările de referinţă pentru consultarea imediată sau pentru împrumut între
instituţii;
e) operele create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă
acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activităţii
oboşnuite.
În lege este introdus şi definit conceptul de comunicare publică care cuprinde şi
dreptul de transmitere şi dreptul de reproducere şi poate fi probat prin criteriul distanţei
între emitent şi receptorul creaţiei. Dupa art 15 au fost introduse 2 noi articole în care se
definesc termenii de radiodifuzare şi retransmitere prin cablu.
Dreptul de suită. Dreptul de suită a fost consacrat în România prin Legea nr.
8/1996. Deşi apare ca o inovaţie impusă în legislaţia noastră prin actul normativ amintit,
aceasta instituţie juridică nu era străina dreptului nostru, întrucât Convenţia de la Berna,
la care România este parte, o admite în principiu, lăsând la latitudinea statelor membre
posibilitatea admiterii la nivel naţional.
A. Conţinutul dreptului de suită.
Potrivit art.21 din lege astfel cum a fost modificat, dreptul de suită are două
componente:
- dreptul autorului unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei
opere fotografice beneficiază de un drept de suită reprezentând dreptul de a
încasa o cotă din preţul de vânzare obţinut la orice revânzare a operei,
ulterioară primei înstrăinări de către autor;
- dreptul autorului de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa
(art.21 al.1).
B. Obiectul dreptului de suită, îl formează, potrivit legii, operele de artă plastică
ori al unei opere fotografice.
Legea nu conţine o definiţie a operei de artă plastică, însă enumeră, cu caracter
exemplificativ, câteva astfel de opere.Potrivit art. 7 lit. g, constituie obiect al dreptului de
autor operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi : operele de sculptură, pictură,
gravură, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a
metalului, desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei
utilizări practice.
Dreptul de suită se aplică tuturor actelor de revânzare a operelor originale
menţionate cât şi copiilor operelor originale de artă sau fotografice care au fost făcute
într-un număr limitat de către însuşi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, care implică în
calitate de vânzători, cumpărători sau intermediari saloane, galerii de artă precum şi orice
comerciant de opere de artă. În această calitate vânzătorul are obligaţia ca în termen de 2
luni de la data revânzării să comunice informaţiile precum şi obligaţia de a reţine din
preţul de vânzare şi de a plâti autorului suma datorată calculată conform dispoziţiilor
legale (art.21 al.4). Beneficiarii dreptului de suită sau reprezentanţii acestora pot solicita
de la vânzător timp de 3 ani de la data revânzării, informaţii necesare pentru a asigura
plata sumelor datorate. Potrivit art. 21 alin. 7 din Legea, dreptul de suită nu poate face
obiectul unei renunţări sau înstrăinări prin acte între vii. Caracterul inalienabil al
dreptului de suită se justifică prin necesitatea asigurării unei protecţii eficiente a autorului
împotriva speculaţiilor de pe piaţa. Dreptul de suită, având o natură frugiferă,
patrimonială, durează tot timpul vieţii autorului şi se transmite prin moştenire pe o
perioada de 70 de ani de la decesul autorului.
Proprietarul sau posesorul unei opere are conform legii o serie de obligaţii ce
exced componenţa strictă a dreptului de suită şi anume:
- să permită accesul autorului şi să pună opera la dispoziţia acestuia dacă acest
fapt este necesar pentru exercitarea dreptului său de autor cu condiţia ca prin
aceasta să nu fie lezat interesul legitim al proprietarului sau posesorului operei
care poate pretinde autorului în acest caz, o garanţie suficientă pentru
securitatea operei (art.22);
- interdicţia pentru proprietarul sau posesorul originalului de a o distruge inainte
de a o oferi autorului la preţul de cost al materialului (art.23 al.1);
- în cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face
fotografii ale operei şi de a solicita trimiterea reproducerii proiectelor (art.23
al.3).
8.5. Limitele exercitării dreptului de autor şi durata protecţiei .
8.5.1. Limitele exercitării dreptului de autor
În anumite situaţii, prevăzute expres de lege, ca o derogare de la regula cu
valoare de principiu, potrivit cu care, autorul este suveran cât priveşte decizia dacă, în ce
mod şi când va fi adusă opera, la cunoştinţa publică, se permite folosirea operei în lipsa
autorizării prealabile şi exprese a autorului operei.
Astfel art.33 din lege, dispune utilizarea unei opere fără consimţământul autorului
şi fără plata vreunei remuneraţii, în ipoteza în care sunt îndeplinite cumulativ trei condiţii
103 şi anume :
- să fie conformă bunelor uzanţe ;
- să nu contravină exploatării normale a operei ;
- să nu prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de exploatare.
Ipotezele concrete sunt enumerate în articolul citat şi au un caracter strict
limitativ. Noua formă a art.33 este inspirată din dispoziţiile art.5 ale Directivei 29/2001
introducându-se alte utilizări permise fără consimţământul autorului şi fără plata unei
remuneraţii precum cea de la lit.h referitoare la utilizarea operelor în timpul celebrărilor
religioase sau a ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publică.
O menţiune specială, considerăm necesar să o facem, cât priveşte dreptul de
citare, termen consacrat şi în Convenţia de Uniune de la Berna104
. Acesta nu poate exista
cu privire la o operă aflată în manuscris, astfel cum reiese din dispoziţiile art.33 lit.b din
103
Sarmisegetuza Tulbure, Dreptul de autor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2002, p.111 şi
urm. 104
Yolanda Eminescu, Limitele juridice şi etice ale dreptului de citare, Studii şi cercetări juridice,
nr.3/1972, p.391.
Lege, care permite, fără consimţământul autorului, utilizarea de scurte citate dintr-o
operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în
care folosirea lor justifică întinderea citatului.
Citarea deci, este permisă pentru a ilustra sau prilejui dezvoltări personale şi ea
trebuie să reprezinte, în ansamblul textului un accesoriu, jurisprudenţa considerând, că
prin definiţie, citatul trebuie să aibă o întindere limitată. Un citat lung care să dispenseze
cititorul de lectura operei citate, constituie o contrafacere, sancţionată de lege. Liceitatea
citării presupune o condiţie pozitivă şi anume aceea că, lucrarea în care se reproduc
pasaje din opera unui terţ, să poată supravieţui suprimării acestor pasaje, deci contribuţia
personală a autorului să fie substanţială şi o condiţie negativă, de a nu face inutilă pentru
cititori, lectura lucrării citate. Este adevărat însă, că în acest domeniu nu se poate stabili o
demarcaţie strictă
între juridic şi etic întrucât, componenta principală a dreptului la citare, o constituie
onestitatea autorului fapt ce impune ca în toate cazurile să se menţioneze sursa şi numele
autorului dacă aceasta este posibilă; în cazul operelor de artă plastică, fotografică sau de
arhitectură trebuie să se menţioneze şi locul unde se găseşte originalul ,art.33 (4).
O altă dispoziţie introdusă cu prilejul modificării legii o constituie cea de la art.34
alin.2 care prevede posibilitatea stabilirii remuneraţiei compensatorii prin negociere,
pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale ori pe care se
pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum şi pentru aparatele ce permit
realizarea de copii.
8.5.2. Durata protecţiei drepturilor patrimoniale de autor
Soluţia adoptată cu privire la durata protecţiei dreptului de autor în sistemul
nostru este cea a perpetuităţii drepturilor morale şi a duratei limitate a drepturilor
patrimoniale de autor. Dreptul de autor se naşte din momentul creării operei oricare ar fi
modul sau forma concretă de exprimare.
Ca urmare a modificării legii nu se mai face diferenţierea duratei de protecţie a
dreptului de autor asupra operelor de artă aplicată şi celorlalte tipuri de creaţie, toate
beneficiind de 70 de ani de protecţie de la data morţii titularului dreptului. În urma
modificării art.30 acelaşi regim şi aceeaşi durată de protecţie sunt conferite şi drepturilor
patrimoniale asupra programelor de calculator. În toate cazurile, la expirarea termenului
de protecţie, opera cade în domeniul public. Înţelesul noţiunii de domeniu public nu este
acelaşi cu cel din dreptul administrativ. Căderea unei opere în domeniul public semnifica
faptul ca opera poate fi exploatată în mod liber de către terţi. Durata termenelor se
calculează, potrivit legii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor morţii autorului,
sau aducerii operei la cunoştinţa publică. Când asupra operei sau colecţiei se aduc
modificai neesenţiale, adăugări, tăieturi, adaptări sau colecţiei se aduc modificări
neesenţiale, adăugiri, tăieturi, adaptări sau corecturi de conţinut, necesare pentru
continuarea activităţii colecţiei, în modul în care a intenţionat autorul operei, termenul de
protecţie nu se extinde.
Legea nr.8/1996 stabileşte durata protecţiei drepturilor patrimoniale de autor în
mai multe cazuri distincte şi anume în cazul :
- operei publicate de autor în timpul vieţii sub numele său. Dreptul de valorificare
a acestor opere durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit
prin moştenire, conform dreptului comun, pe o perioada de 70 de ani, indiferent de data la
care opera a fost adusă la cunoştinţa publicului.
În ipoteza lipsei moştenitorilor, exerciţiul drepturilor patrimoniale de autor revine
organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieţii de către autor, sau, în lipsa
mandatului, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri din
domeniul respectiv ;
- drepturilor echivalente. Persoana care aduce la cunoştinţa publicului o operă
nedivulgată de autor sau de succesorii săi în termenul de protecţie beneficiază de drepturi
echivalente drepturilor patrimoniale de autor. Astfel, potrivit Legii nr. 8/1996 (art. 25
alin.2), persoana care, după încetarea protecţiei dreptului de autor, divulgă, în mod legal,
pentru prima oara, o opera nepublicată înainte, beneficiază de protecţia echivalentă cu cea
a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata acestor drepturi este de 25 de ani de la
divulgarea operei în condiţiile arătate.
Termenul de operă se referă la suportul material al creaţiei intelectuale
(manuscrisul, partitura etc.). Drepturile echivalente sunt recunoscute, potrivit legii,
indiferent dacă cel care divulgă este proprietarul originalului sau a unei copii a operei.
Dacă publicarea a fost făcută de mai multe persoane, dreptul este recunoscut în
patrimoniul celei care a avut prima, iniţiativa publicării ;
- operei publicate sub pseudonim sau fără indicarea autorului . Durata protecţiei
acestor opere este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publică a acestora. Dacă
identitatea autorului este adusă la cunoştinţa publică înainte de expirarea termenului
prevăzut anterior, se va aplica regula comună, potrivit căreia durata protecţiei se întinde
pe tot timpul vieţii autorului şi pe timp de 70 de ani pentru moştenitori. Exprimarea
legiuitorului în această privinţă este ambiguă, neexcluzând posibilitatea ca identitatea
autorului să fie dezvăluită de oricine. În fapt, prerogativa morală de a decide sub ce nume
va fi adusă opera la cunoştinţa publică, nu poate aparţine decât autorului, tot acesta fiind
singurul care ulterior, îşi poate dezvălui identitatea. Întrucât acest drept patrimonial nu
poate fi transmis prin moştenire, succesorii sunt excluşi de la exercitarea acestui drept ;
- operei realizate în colaborare, protecţia drepturilor patrimoniale de autor în cazul
acestor opere se întinde pe durata vieţii autorilor şi pe timp de 70 de ani în favoarea
moştenitorilor acestora. Momentul iniţial al duratei protecţiei de care beneficiază
moştenitorii îl reprezintă data decesului ultimului coautor. Se poate observa că, în acest
mod, supravieţuirea unui autor profită moştenitorilor altui autor; soluţia este determinată
de importanţa fiecărei contribuţii în parte la realizarea unei opere unitare, fiind inechitabil
ca termenele să curgă separat, de la data dispariţiei fiecărui autor. Trebuie însă precizat că
acest mod de calcul al termenului de protecţie se realizează numai în cazul operei
indivizibile.
Când contribuţiile autorilor pot fi disociate de ale celorlalţi, termenele se
calculează separat, pentru fiecare dintre autori şi moştenitorii lor, de la data
decesului (art.27 alin.2);
- operei colective, drepturile patrimoniale de autor sunt protejate timp de 70
de ani de la data aducerii la cunostinta publică. În cazul nedivulgării operei, durata
protecţiei este de 70 de ani de la data creării ei (art.28);
Legea nu reglementează însa situaţia programelor realizate în colaborare. În
această ipoteză, se va aplica regula comună stabilită pentru operele realizate în coautorat.
8.6. Modalităţi de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor pe cale
contractuală
8.6.1. Enumerare
In funcţie de conţinutul drepturilor şi de natura operei din realizarea căreia au luat
naştere drepturile patrimoniale de autor, se pot distinge următoarele categorii de contracte
speciale :
- contractul de editare;
- contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală;
- contractul de închiriere;
- contractul de comandă;
- contractul de adaptare audio-vizuală.
8.6.2. Contractul de editare
Contractul de editare reprezintă cea mai întâlnita modalitate de valorificare a
drepturilor patrimoniale de autor.105
Legea nr. 8/1996 defineşte contractul de editare ca fiind convenţia prin care
titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remuneraţii, dreptul de a
reproduce şi a distribui opera (art. 48). Potrivit art. 49, titularul dreptului de autor poate
ceda editorului şi dreptul de a autoriza traducerea şi adaptarea operei.
Părţile contractului de editare sunt, pe de o parte, titularii dreptului de autor, iar,
pe de altă parte, editorul.
a.) Sunt titulari ai dreptului de autor, şi, în consecinţă, pot încheia contracte de
editare :
- autorul operei;
- moştenitorii legali sau testamentari ai autorului;
- cesionarii dreptului de reproducere si distribuire a operei;
105
C.Săucan, Probleme juridcie privind contractul de editare, Revista de Drept Comercial, nr.2/2004.
- unitatea angajatoare pentru operele realizate în cadrul unui contract individual
de muncă şi pentru care există clauza de cesiune a drepturilor patrimoniale
(art.44);
- unitatea angajatoare pentru programele pentru calculatoare realizate de
angajaţii unităţii, dacă nu există convenţie contrară (art. 74).
b.) Editorul este persoana care se obligă să reproducă şi să difuzeze opera pusă la
dispoziţie de către titularul dreptului de autor, în condiţiile convenite prin contractul de
editare. Legea stabileşte în mod expres clauzele ce trebuie incluse în mod obligatoriu sub
sancţiunea nulităţii în contractul de editare.
Obligaţiile părţilor în cadrul contractului de editare.
Titularul dreptului de autor are următoarele obligaţii principale:
- obligaţia de a preda originalul operei către editor;
- obligaţia de garanţie.
Principalele obligaţii ale editorului sunt:
- obligaţia de a reproduce opera ;
- obligaţia de a distribui opera ;
- obligaţia de exploatare a operei şi de plată a remuneraţiei cuvenite titularului
dreptului de autor ;
- obligaţia de restituire a originalului operei .
8.6.3.Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală
Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală este convenţia prin
care titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a
reprezenta sau de a executa în public o operă actuală sau viitoare, literară, dramatică,
muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică sau o pantomimă, în schimbul unei
remuneraţii, iar cesionarul se obliga să o reprezinte ori să o execute în condiţiile
convenite (art.58). Se pot încheia şi contracte generale de reprezentare teatrală sau de
execuţie muzicală şi prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, art.58 (2).
Potrivit art. 59 alin.2 din Legea nr. 8/1996, contractul trebuie să prevadă termenul
în care va avea loc premiera sau singura comunicare a operei, după caz, caracterul
exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum şi remuneraţia autorului.
Obligaţiile părţilor în contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală
sunt cele care rezultă din contract şi din dispoziţiile comune oricărei cesiuni. Astfel,
cesionarul are obligatia:
- de a asigura reprezentarea sau executarea publică a operei;
- de a plăti autorului sumele în cuantumul convenit ;
- de a respecta drepturile morale ale autorului ;
Pe lângă aceste obligaţii comune, Legea 8/1996 instituie anumite reguli şi
obligaţii speciale în sarcina utilizatorului operei, menite să asigure protecţia drepturilor
autorului. Astfel:
- cesionarul este obligat să reprezinte sau să execute opera în termenul stabilit;
- cesionarul este obligat să permită autorului să controleze reprezentarea sau
executarea operei şi să susţină în mod adecvat realizarea condiţiilor tehnice
pentru interpretarea lucrării; de asemenea, cesionarul trebuie să trimită
autorului programul, afişele şi alte materiale tipărite, recenzii publice despre
spectacol, dacă nu este prevazut altfel în contract;
- cesionarul este obligat să asigure reprezentarea sau executarea publică a
operei în condiţii tehnice adecvate;
- cesionarul trebuie să comunice periodic titularului dreptului de autor numărul
de reprezentaţii sau de execuţii muzicale, precum şi situaţia încasărilor;
- cesionarul trebuie să plătească autorului, la termenele prevăzute în contract,
sumele, în cuantumul convenit.
8.6.4. Contractul de închiriere
Prin contractul de închiriere a unei opere, autorul se angajează să permită
folosinţa pe timp determinat, cel puţin a unui exemplar al operei sale, în original sau în
copie, în special programe pentru calculator şi opere fixate în înregistrări sonore sau
audiovizuale, în schimbul unei remuneratii. Contractul de închiriere a unei opere este
supus dispoziţiilor de drept comun privind contractul de locaţiune.
În cadrul acestui contract, autorul păstrează drepturile asupra operei închiriate,
mai puţin dreptul de difuzare.
8.6.5.Contractul de comandă
Acest contract are ca obiect valorificarea dreptului patrimonial asupra unei opere
viitoare. În cazul acestui contract, autorul îşi asumă o dublă obligaţie : de a crea opera şi
de a ceda-o celui care a comandat-o.
Natura juridică a acestui contract este complexă : obligaţia autorului de a crea
opera apare ca un contract de executare de lucrări, iar dreptul dobânditorului de a utiliza
sau exploata opera este rezultatul unui contract de valorificare a drepturilor patrimoniale
de autor.
8.6.6. Contractul de adaptare audiovizuală
Prin încheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei
opere preexistente transferă unui producător dreptul exclusiv de transformare şi de
includere a operei respective într-o operă audio-vizuală.
Dreptul la adaptarea audio-vizuală este dreptul exclusiv al titularului dreptului de
autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include într-o operă
audio-vizuală.
Autorizarea acordată de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente
trebuie să prevadă expres condiţiile producţiei, difuzării şi proiecţiei operei audiovizuale.
Verifică-ţi cunoştinţele!
1. Definiţi dreptul de autor ca instituţie juridică şi ca drept subiectiv.
2. Care este natura juridică a dreptului de autor?
3. Analizaţi comparativ opera comună şi opera colectivă.
4. Daţi exemple de opere protejate pe tărâmul dreptului de autor.
5. Enumeraţi drepturile personal nepatrimoniale de autor.
6. Ce este dreptul de suită?
7. Ce sunt organismele de gestiune colectivă ?
8. Ce reprezintă ORDA ?
9. Ce este contractul de editare ?
10. În afara contractului de editare mai există şi alte tipuri de contracte prin care
pot fi valorificate drepturile patrimoniale de autor ? Care sunt acestea ?
11. Subiect al dreptului de autor nu poate fi :
persoana juridica cu sediul in Romania;
persoana fizica ce a creat opera;
persoanele fizice care creeaza impreuna o opera.
12. Subiecti secundari ai dreptului de autor sunt:
persoanele fizice care elaboreaza in comun o opera;
persoanele care dobandesc o serie de prerogative ale dreptului de autor, fie
in temeiul legii, fie in temeiul unor acte intre vii sau pentru cauza de
moarte;
succesorii in drepturi ai autorului.
13. Organismele de gestiune colectiva a dreptului de sunt :
societati comerciale cu personalitate juridica proprie;
societati comerciale in nume colectiv;
asociatii non-profit.
14. Distinctia intre opere comune sau realizate in colaborare si opere colective
este:
la opera realizata in colaborare contributia fiecaruia dintre autori poate fi
determinata, pe cand opera colectiva, nu permite identificarea contributia
acestora;
la opera in colaborare drepturile pentru autori sunt exercitate in comun de
catre acestia, necunoscandu-se contributia fiecarui autor, iar la opera
colectiva drepturile apartin persoanei fizice sau juridice care a comandat
opera;
nu exista nici o distinctie intre cele doua categorii.
15. Pot constitui obiect al dreptului de autor:
operele ce nu sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
inventiile continute intr-o opera;
ideile si teoriile.
Cuvinte cheie:
drept de autor;
operă comună;
operă colectivă;
drept de suită;
contract de editare;
contract de adaptare audiovizuală;
contract de comandă.
☺Definiţi cuvintele cheie mai sus enumerate.
Bibliografie
Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2010, pp.419-491;
C.Săucan, Probleme juridcie privind contractul de editare, Revista de
Drept Comercial, nr.2/2004.
Andreea P. Săucan, Dreptul la divulgare, dreptul la nume şi dreptul la
paternitatea operei – drepturi morale ale autorului, Revista de Drept
Comercial nr.11/2003 .
Sarmisegetuza Tulbure, Dreptul de autor, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 2002, p.111 şi urm.
V. Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Bucureşti, Editura Global Lex,
2000, pp.56 şi urm.
Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Bucureşti, Editura Lumina Lex,
1994, pp. 8, 95-135;
Yolanda Eminescu, Limitele juridice şi etice ale dreptului de citare, Studii
şi cercetări juridice, nr.3/1972, p.391.
Legea nr.8/1996 publicată în M.Of. nr. 60 din 26 martie 1996, modificată
şi completată prin Legea nr.285 din 23 iunie 2004, publicată în M.Oficial
nr.587 din 30 iulie 2004, Legea nr.329 din 14 iulie 2006 privind aprobrea
O.U.G.nr.123/2005, publicată în M.Oficial nr.657 din 31 iulie 2006,
O.U.G. nr.190/2005 publicată în M.Oficial nr.1179 din 28 decembrie
2005, aprobată şi actualizată prin Legea nr.332/2006 publicată în
M.Oficial nr. 629 din 20 iulie 2006.
Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din
1886. Prin Legea nr. 152, promulgată prin Decretul nr. 1312 din 24 martie
1926, publicat la 22 septembrie 1926, ţara noastră a aderat la Convenţia de
la Berna, în forma revizuită la Berlin în 1908 cu efecte de la 1 ianuarie
1927. Prin Legea promulgată prin Decretul nr. 1471 din 1935, publicat în
Monitorul Oficial nr. 123 din 31 martie 1935, România a ratificat forma
revizuită la Roma la 2 iunie 1928 cu efecte de la 6 august 1936. forma
revizuită la Stockholm 1967 a acestei Convenţii a fost ratificată prin
Decretul nr. 549 din 31 iulie 1969 cu rezerva dispoziţiilor art. 33 alin. 1
privind competenţa în litigiile având drept obiect interpretarea şi aplicarea
Convenţiei. Actul de la Stockholm nu a intrat în vigoare decât pentru
dispoziţiile administrative.
Unitatea de învăţare nr.9
DREPTURILE CONEXE, GESTIUNEA COLECTIVĂ ŞI APĂRAREA
DREPTURILOR DE AUTOR
Obiective specifice unităţii de invăţare nr.9
După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi:
să definiţi dreptul de autor ca instituţie juridică şi ca drept subiectiv;
să înţelegeţi natura juridică a drepturilor de autor;
să identificaţi categoriile de opere protejate pe tărâmul dreptului de autor;
să distingeţi între opera comună şi opera colectivă;
să faceţi distincţia între citat şi plagiat;
să identificaţi drepturile morale şi cele patrimoniale de autor;
să identificaţi modalităţile de transmitere a drepturilor de autor;
să cunoaşteţi durata protecţiei drepturilor de autor.
Cuprins
9.1. Drepturile conexe dreptului de autor şi drepturi sui-generis
9.1.1. Noţiune
9.1.2. Titularii şi conţinutul drepturilor conexe dreptului de autor
9.2. Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe
9.3. Apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe
9.3.1. Răspunderea civilă
9.3.2. Răspunderea penală
9.3.3. Răspunderea contravenţională
9.1. Drepturile conexe de autor şi drepturile sui-generis
9.1.1. Noţiune
Uneori, datorită naturii lor, operele ajung la public prin intermediul altor persoane
decât autorul. Astfel, aceste persoane execută, interpretează opera, o regizează, o
dirijează, o înregistrează ori o difuzează prin intermediul radioului sau televiziunii.
Noţiunea de drepturi conexe este consacrată, în legislaţia românească, de către
Legea nr. 8/1996, fiind inspirată de Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor
interpreţi sau executanţi încheiata la Roma în 1961.106
9.1.2. Titularii şi conţinutul drepturilor conexe dreptului de autor.
Sunt titulari ai drepturilor conexe drepturilor de autor :
- artiştii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări sau execuţii;
- producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audio-vizuale
pentru propriile înregistrări;
- organismele de radiodifuziune si servicii de programe de televiziune, pentru
propriile emisiuni.
Titularii drepturilor conexe drepturilor de autor beneficiază atât de drepturi
morale cât şi patrimoniale.
Astfel, art.96 prevede că artiştii interpreţi sau executanţi au următoarele drepturi
morale:
- dreptul de a pretinde recunoaşterea paternităţii propriei interpretări sau execuţii;
- dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul său să fie indicat ori comunicat
la fiecare spectacol şi la fiecare utilizare a înregistrării acestuia;
- dreptul de a pretinde respectarea calităţii prestaţiei sale şi de a se opune oricărei
deformări, falsificări sau altei modificări substanţiale a interpretării sau execuţiei sale sau
oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea sau reputaţia sa.
Drepturile morale conexe nu pot face obiectul vreunei înstrăinări sau renunţări.
După moartea artistului interpret sau executant aceste drepturi se transmit nelimitat. Dacă
nu există moştenitori exerciţiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă
care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, după caz, organismului
cu cel mai mare număr de membrii din domeniul respectiv.
Artistul interpret sau executant are, potrivit art.98, dreptul patrimonial exclusiv
de a autoriza :
a) fixarea interpretării sau a execuţiei sale;
b) reproducerea interpretării sau a execuţiei fixate;
106
Convenţia de la Roma privind protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de
fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961, la care România
aderat prin legea nr.76/1988, publicată în M.Of., P.I, nr.148/14.04.1998.
c) distribuirea interpretării sau a execuţiei fixate;
d) închirierea interpretării sau a execuţiei fixate;
e) împrumutul interpretării sau al execuţiei fixate;
f) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a interpretării sau
execuţiei fixate;
g) radiodifuzarea şi comunicarea publică a interpretării sau execuţiei sale, în
afara cazului în care interpretarea ori execuţia a fost deja fixată sau
radiodifuzată ori realizată pe baza unei fixări, caz în care are dreptul numai la
remuneraţia echitabilă;
h) punerea la dispoziţia publicului a interpretării sau a execuţiei sale fixate, astfel
încât să poată fi accesată, în orice loc şi în orice moment ales, în mod
individual de către public;
i) retransmiterea prin cablu a interpretării sau execuţiei fixate.
Acest capitol a suferit o amendare de amploare prin introducerea unor noi
dispoziţii prin care s-a consacrat faptul că artiştii interpreţi sau executanţi şi producătorii
de fonograme au dreptul la o remuneraţie unică echitabilă. Cuantumul acestei remuneraţii
se stabileşte prin metodologii, conform procedurii prevăzute la art.131, 1311 şi 131
2.
Cu această ocazie se precizează rolul consolidat al organismelor de gestiune
colectivă, care vor fi implicate în această procedură.
Art.1066 instituie şi în această materie principiul consacrat la nivel comunitar al
epuizării dreptului de distribuire odată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept
de proprietate asupra originalului sau a copiilor unor înregistrări sonore sau audiovizuale.
Cât priveşte drepturile sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date se face
distincţia clară între autorul şi fabricantul unei baze de date. Acesta din urmă beneficiază
de un drept sui-generis care îl protejează din prisma investiţiilor substanţiale cantitative şi
calitative în vederea obţinerii, verificării sau prezentării conţinutului unei baze de date.
Astfel conform art.1222, fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de
a autoriza şi de a interzice extragerea şi/sau reutilizarea totalităţii sau a unei părţi
substanţiale din aceasta, evaluată calitativ sau cantitativ.
9.2. Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor
conexe
Titularii dreptului de autor şi ai drepturilor conexe îşi pot exercita drepturile
recunoscute fie în mod personal, fie, la cererea lor, prin organismele de gestiune
colectivă.
Gestiunea colectivă adrepturilor de autor nu este de dată recentă. Ea este
rezultatul dorinţei legitime a titularilor drepturilor de autor, de a se constitui într-un grup
suficient de puternic pentru a-şi apăra drepturile patrimoniale într-un mod mult mai
eficient faţă de posibilităţile modeste ale autorului izolat.
Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe sunt
persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, în
principal, colectarea şi repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredinţata de
către titulari (art.124). Organismele de gestiune colectiva sunt supuse reglementărilor
privind asociaţiile fără scop patrimonial şi pot dobândi personalitate juridică, în condiţiile
legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.107
Ele acţionează în limitele mandatului încredinţat şi pe baza statutului adoptat după
procedura prevăzută de lege.
Până în prezent, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a avizat înfiinţarea
unor organisme de gestiune colectivă precum :
- Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual a
Autorilor şi Realizatorilor (DACIN-SARA);
- Societatea de Administrare a Drepturilor Conexe (SADCO);
- Asociaţia “Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România-Asociaţia
pentru Drepturi de Autor” (UCMR-ADA);
- Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi
(CREDIDAM),etc.
Organismele de gestiune colectivă au în conformitate cu art.130, ca principale
obligaţii :
107
Cadrul legal privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a
corpului de arbitri, este asigurat de H.G. nr.401/2006, publicată în M.Of., Partea I, nr.292 din 31 martie
2006, precum şi Legea nr.8/1996 modificată şi completată.
a) să elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzând
drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în
vederea plăţii acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de
exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de
drepturi;
b) să-i autorizeze pe utilizatori, în cazul în care s-au stabilit metodologii, la
cererea acestora efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în
schimbul unei remuneraţii, prin licenţă neexclusivă, în formă scrisă;
c) să încheie, în numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza
convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte
generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de
televiziune sau ci distribuitorii de servicii şi programe prin cablu, având ca
obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;
d) să protejeze interesele membrilor lor în ceea ce priveşte gestionarea
drepturilor cuvenite ca urmare a utilizării repertoriului propriu, în afara
teritoriului României prin încheierea de contracte de reprezentare cu
organisme similare din străinătate;
e) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le repartizeze între titulari
potrivit prevederilor din statut;
f) să asigure accesul propriilor membrii la informaţiile privind orice aspect al
activităţii de cercetare a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare a
acestora;
g) să acorde asistentă de specialitate titularilor de drepturi şi să îi reprezinte în
cadrul procedurilor legale în limita obiectului lor de activitate;
h) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informaţii
şi transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului
remuneraţiilor pe care le colectează, precum şi informaţii privind operele
utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora;
utilizatorii sau intermediarii acestora au obligaţia să furnizeze, în format scris
şi electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţiile şi documentele
solicitate sub semnătura reprezentantului legal şi cu ştampila;
i) să asigure transparenţa activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu
autorităţile publice care au drept de control;
j) să îndeplinească orice altă activitate conform mandatului special primit de la
titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor
de activitate.
Existenţa organismelor de gestiune colectivă nu împiedica pe titularii dreptului de
autor şi ai drepturilor conexe să se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau
persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentaţi în negocierile cu titlu individual
privind drepturile lor.
9.3. Apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe
9.3.1. Răspunderea civilă.
Drepturile morale şi patrimoniale ale titularilor drepturilor de autor şi conexe sunt
protejate nu doar prin dispoziţiile Legii nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată şi
completată, ci şi prin dispoziţiile dreptului comun art.139. Astfel, persoana care a suferit
o atingere în dreptul său la nume ori la pseudonim, la denumire, la onoare, la reputaţie, în
dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere ştiinţifice, artistice ori literare, de
inventator sau în orice alt drept personal nepatrimonial, va putea cere instanţei
judecătoreşti încetarea savârşirii faptei care aduce atingere acelor drepturi. Potrivit Legii
nr. 8/1996, astfel cum a fost modificată şi completată, titularii drepturilor încălcate pot
cere instanţei de judecată sau organismelor competente, după caz, recunoaşterea
drepturilor lor şi constatarea încălcării acestora şi pot pretinde repararea prejudiciului
calculat potrivit normelor legale. Titularii drepturilor încălcate pot cere instanţei de
judecată să dispună aplicarea oricăreia dintre următoarele măsuri:
a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasărilor realizate prin
actul ilicit;
b) distrugerea echipamentelor şi a mijloacelor aflate în proprietatea
făptuitorului, a căror destinaţie unică sau principală a fost aceea de producere a actului
ilicit;
c) scoaterea din circuitul comercial prin confiscarea şi distrugerea copiilor
efectuate ilegal;
d) răspândirea informaţiilor cu privire la hotărârii instanţei de judecată, inclusiv
afişarea hotărârii, precum şi publicarea sa integrală sau parţială în mijloacele de
comunicare în masă, pe cheltuiala celui care a săvârşit fapta; în aceleaşi condiţii
instanţele pot dispune măsuri suplimentare de publicitate adaptate circumstanţelor
particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare (art.139 pct.14).
9.3.2. Răspunderea penală
Drepturile de autor sunt protejate, concomitent, şi prin mijloace specifice
dreptului penal. Astfel, art. 140 din Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată şi
completată, incriminează fapte comise fără autorizarea sau consimţământul titularului
drepturilor cum ar fi: reproducerea, distribuirea, închirierea sau importul pe piaţa internă
a operelor ori produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile pirat,
comunicarea publică, radiodifuzarea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de
drepturi conexe, realizarea de opere derivate, fixarea în scop comercial a interpretărilor
sau a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziunerea.
Art. 141 califică drept infracţiune, încălcarea drepturilor morale la paternitatea
operei şi la nume iar art. 143(1) sancţionează fapta persoanei care produce, importă,
distribuie sau închiriază, oferă, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere, ori deţine, în
vederea comercializării, dispozitive sau componente care permit neutralizarea măsurilor
tehnice de protecţie, inclusiv în mediul digital, pentru ca art.143 alin.2 să enumere o serie
de fapte penale care pot conduce la obstrucţionarea actului de justiţie în materia dreptului
de autor.
Pedepsele prevazute de Legea nr. 8/1996 pentru faptele incriminate sunt cele cu
amenda penală, alternativ cu închisoarea .
9.3.3. Răspunderea contravenţională
În articolele 1392, 139
4 sunt precizate faptele ce constituie contravenţii şi care se
încadrează în modalităţiile generale civile şi penale de protejare a drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe.
Răspunderea contravenţionala vizează fapte de o gravitate mai redusă, dar care,
chiar dacă prezintă un pericolului social mai mic, se poziţionează totuşi, în sfera faptelor
ilicite în materia drepturilor de autor. Contravenţiile precizate în mod expres în lege, se
constată şi se aplică de ofiţerii sau de agenţii de poliţie din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor cu competenţe în domeniu (art.1395 alin.2 din lege).
În cadrul mai larg al protecţiei drepturilor de autor se recunoaşte, pentru prima
dată autorilor, dreptul de a institui măsuri tehnice de protecţie a drepturilor recunoscute
prin lege care pot consta în utilizarea oricărei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei
componente care este destinată să prevină sau să împiedice actele care nu sunt autorizate
de titularii drepturilor.
De asemenea pentru a se asigura mai multă eficienţă activităţii de control
exercitată de O.R.D.A. se consacră în art.148 din lege înfiinţarea Registrului Naţional de
Opere, cu forţă probatorie.
* * *
Asigurarea în mod eficient a protecţiei drepturilor autorilor unei creaţii
intelectuale, constituie un obiectiv prioritar urmărit atât pe plan naţional cât şi pe plan
internaţional. Un exemplu edificator îl constituie în acest sens, integrarea proprirtăţii
intelectuale în sistemul Organizaţiei Mondiale a Comerţului108
, prin care s-au pus bazele
unui sistem de sancţiuni comerciale paralel cu sistemul tradiţional care îşi fundamentează
protecţia pe drepturile subiective şi principiile de drept privat. Se asigură prin această
protecţie cumulativă, ce deschide perspectiva unor riscuri de aplicare atât a unor sancţiuni
civile cât şi comerciale, o descurajare a încercărilor de încălcare a drepturilor intelectuale,
unanim apreciate ca un instrument eficace pentru expansiunea economică a unei ţări.
Pe plan intern, eficienţa protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală se
realizează fie prin armonizarea legislaţiei existente care să devină gradual compatibilă cu
exigenţele europene, fie prin elaborarea unor legi noi. Astfel protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală va fi substanţial îmbunătăţită prin aplicarea noului cod penal, care
consacră un capitol întreg delictelor contra proprietăţii intelectuale. Astfel, de exemplu,
dacă în momentul de faţă, contrafacerea este lapidar încriminată, fără a fi definită, în
art.299 Cod penal cu referire, total nejustificată numai la obiectul unei invenţii, noul Cod
penal extinde aplicarea de sancţiuni, în caz de contrafacere, cum este şi firesc, la toate
108
Acordul asupra aspectelor drepturilor de proprietate intelectuală care interesează comerţul (TRIPS),
constituie Anexa 1C a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerş
ratificat de România prin legea nr.133 publicată în Monitorul Oficial nr.360 din 27 decembrie 1991.
celelalte obiecte de proprietate industrială la care se mai adaugă sancţionarea
nerespectării normelor privind protecţia drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor
conexe. Aceeaşi finalitate constantă, de ordin general, a fost urmărită şi de legea
nr.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire109
prin care au fost instituite, prin măsuri
administrative, bariere vamale pe cât posibil etanşe, care să împiedice prejudicierea gravă
a titularilor de drepturi de proprietate intelectuală, printr-o activitate comercială.
Conchidem prin a constata că prioritar rămâne pentru atingerea acestui obiectiv,
ce constă în apărarea drepturilor creatorilor de valori intelectuale nu numai elaborarea
unei legislaţii pe cât posibil complete dar, mai ales, stricta sa respectare şi aplicare.
Verifică-ţi cunoştinţele!
1. Definiţi dreptule conexe.
2. Ce sunt organismele de gestiune colectivă ?
3. Ce reprezintă ORDA ?
4. Enumeraţi mijloacele de apărare a drepturilor de autor.
5. Obiectul contractului de editare il constituie:
cedarea de catre autor editorului a dreptului de a reproduce si difuza opera;
cedarea de catre autor editorului a dreptului de a exploata opera;
cedarea de catre autor editorului a dreptului de a aduce modificari operei.
6. Se considera de legea ca o editie este epuizata atunci cand :
au ramas nevandute peste 100 de exemplare sau 5% din tirajul tras;
au ramas nevandute sub 100 de exemplare sau 5% din tirajul tras;
au ramas nevandute 100 de exemplare sau 5% din tirajul tras.
7. In situatia in care editorul se hotaraste sa distruga exemplarele ramase in stoc:
poate face acest lucru fara acordul autorului;
poate face acest lucru numai cu acordul autorului;
el este obligat sa le ofere mai intai autorului pe pretul pe care l-ar fi platit
in vederea operatiei de distrugere.
8. Incetarea contractului de reprezentare teatrala( de executie muzicala) intervine
in cazul:
presupune existenta unei culpe a partilor ;
intreruperea reprezentarii sau executarii timp de 2 ani consecutive ;
interpretarea operei in mod abuziv.
9. Durata de protectie a operei cinematografice este de :
70 de ani dupa moartea ultimului co-autor;
durata vietii autorului plus 70 de ani dupa decesul acestuia;
cat timp este in fiinta opera cinematografica.
109
Publicată în Monitorul Oficial nr.1093 din 5 decembrie 2005.
10. Drepturile conexe dreptului de autor:
sunt drepturi asupra creatiei interpretilor, regizorilor, dirijorilor, celor care
inregistreaza operele , celor care le comunica public prin radio-TV ;
fac legatura intre operele autorilor si mijloacele prin care acestea ajung la
cunostinta publicului ;
ambele variante de raspuns sunt corecte.
Cuvinte cheie:
drepturi conexe;
organism de gestiune colectivă;
ORDA;
☺Definiţi cuvintele cheie mai sus enumerate.
Bibliografie
Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2010, pp.499-544;
V. Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Bucureşti, Editura Global Lex,
2000, pp.56 şi urm.
Legea nr.8/1996 publicată în M.Of. nr. 60 din 26 martie 1996, modificată
şi completată.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
Legislaţie
- Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura
O.S.I.M., Bucureşti ;
- Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, modificată şi
republicată în Monitorul Oficial nr.541din 8 august 2007 ;
- H.G. nr.547/2008 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii
nr.64/1991 privind brevetele de invenţii publicată în Monitorul Oficial
nr. 456 din 18 iunie 2008 ;
- Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată
în Monitorul Oficial nr.350/27.05.2010;
- H.G. nr.833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în
Monitorul Oficial nr. 455 din 27 noiembrie 1998 ;
- Legea nr.129/1992 privind desenele şi modelele industriale, modificată
şi republicată în Monitorul Oficial nr 876 din 20 decembrie 2007;
- H.G. nr.211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr. 129 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată
în Monitorul Oficial nr.181/10.03.2008;
- Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe publicată
în Monitorul Oficial nr.60 din 26 martie 1996 ;
- Normele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci nr. 242/1999 privind
sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti, publicate în
Monitorul Oficial nr.67 din 18 februarie 1999 ;
- H.G. nr.573/1998 privind organizarea şi funcţionarea O.S.I.M.
publicată în Monitorul Oficial nr.345 din 11 septembrie 1998 ;
- Legea nr.344/ 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul
operaţiunilor de vămuire publicată în Monitorul Oficial nr. 1093 din 5
decembrie 2005;
- O.G. nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier
în proprietatea industrială, republicată în Monitorul Oficial nr. 758 din
17 octombrie 2002 ;
- Instrucţiunile O.S.I.M. nr.108/2002 de aplicare a O.G. nr.66/2000
privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate
industrială, publicate în Monitorul Oficial nr. 826 din 15 noiembrie
2002 ;
- Legea nr.79/1997 privind aprobarea O.G. nr. 52/1997 privind regimul
juridic al francizei, republicată în Monitorul Oficial nr.180 din 14 mai
1998 ;
- Legea nr. 298/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.11/1991
privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial
nr. 313 din 12 iunie 2001 ;
- Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, revizuită
la Bruxelles în 1900, la Washington în 1911, la Haga în 1925, la londra
în 1934, la Lisabona în 1958, la Stockholm în 1967 ratificată de
România prin decretul nr. 1177/1968, publicată în Buletinul Oficial nr.
1 din 6 ianuarie 1969 ;
- Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a
Comerţului, încheiat la 15 aprilie 1994, ratificat de România prin Legea
nr.133/1994 publicată în Monitorul Oficial nr.360 din 27 decembrie
1994 ;
- Convenţia de la Munchen privind eliberarea brevetelor europene,
adoptată la 5 octombrie 1973 la care România a aderat prin Legea
nr.611/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.844 din 22 noiembrie
2002 ;
- Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor din 27 iunie 1989 , ratificat de România prin Legea nr.5/1998,
publicată în Monitorul Oficial nr.11 din 11 ianuarie 1998 ;
- Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internaţională a
desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 şi
revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea
nr.3 /1998, publicată în Monitorul Oficial nr.10 din 14 ianuarie 1998 ;
Tratate, monografii, studii
- Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2010;
- Octavia Spineanu – Matei Proprietate intelectuală (4), practică
judiciară 2009, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010
- Georgiana Tudor Proprietate intelectuală II, practică judiciară 2007 -
2008, ed.Hamangiu, 2009
- Teodor Bodoasca Dreptul proprietatii intelectuale, ed. C.H. Beck,
Bucuresti, 2007
- Claudiu Săucan, Probleme juridice privind contractul de editare, revista
de Drept comercial nr.2/2004 ;
- Viorel Roş, Octavia Spineanu – Matei, Dragoş Bogdan, Mărcile şi
indicaţiile geografice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003 ;
- Otilia Calmuschi, Constanţa Moraru, Protecţia indicaţiilor geografice în
cadrul Acordului TRIPS în Studii de Drept Românesc nr.1-2/2003 ;
- Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, 2 vol., Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2003 ;
- Andreea Paula Săucan, Dreptul la divulgare, dreptul la nume şi dreptul
la paternitatea operei – drepturi morale ale autorului, revista de Drept
comercial nr.11/2003 ;
- I. Macovei, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universităţii
Al.I.Cuza, Iaşi, 2002 ;
- Mihai Lucian, Condiţiile de fond ale brevetării, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2002 ;
- Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial,
Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002 ;
- Ghe. Gheorgiu, G.Turcu, Operaţiuniile de franciză, Bucureşti, Editura
Lumina Lex, 2002;
- Nicolae Puşcaş, Invenţiile salariaţilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2002;
- Sarmisegetuza Tulbure, Dreptul de autor, Bucureşti, Editura Didactică
şi pedagogică, 2002.
- Cristiana I.Stoica, R.Dincă, Consideraţii teoretice şi practice referitoare
la efectele Acordului TRIPS asupra sistemului de Drept românesc,
Rev, de Drept comercial nr.7-8/2001 ;
- Gabriel Boroi şi D.Boroi, Considerasţii referitoare la acţiunea în
concurenţa neloială, revista Juridica nr.4/2001 ;
- Viorel Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Global Lex,
Bucureşti, 2001 ;
- OMPI, Introducere în proprietatea intelectuală, tradusă de Rodica
Pârvu, Laura Oprea , Magda Dinescu, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001;
- Otilia Calmuschi, Indicaţiile geografice, importante valori economice şi
comerciale, revista de Drept comercial nr.12/2000
- Otilia Calmuschi , Inventatorul salariat şi regimul juridic al creaţiei
sale, Studii de Drept Românesc nr. 3-4/2000 ;
- Ion Băcanu, Firma şi emblema comercială, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1998 ;
- Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1997 ;
- Romeo Popescu, În legătură cu dreptul de preferinţă al unităţii la
încheierea unui contract privind invenţia salariatului său, în Revista
Dreptul nr.9/1995 ;
- Yolanda Eminescu, Legea brevetelor de invenţie, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1993 ;
- Yolanda Eminescu, Protecţia desenelor şi modelelor industriale,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993 ;
- Yolanda Eminescu, Concurenţa neleală, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1993 ;
- Otilia Calmuschi, Cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii
industriale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990 ;
- Ada Petrescu, Lucian Mihai, Drept de proprietate industrială, Editura
Universitatea din Bucureşti, 1987 ;
www.osim.ro
www.orda.ro
www.europa.eu
Top Related