Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti

Facultatea de Drept

DREPTULPROPRIETĂŢII

INTELECTUALE

Ediţia a II-a actualizată de lector univ.dr. Violeta Slavu

2008

CURS UNIVERSITARPENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ

ŞI PENTRU FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNTFRECVENŢĂ REDUSĂ

Prof. Univ. Dr. OTILIA CALMUSCHI

1

Cuprins

PARTEA I – DREPTUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

TITLUL 1CAPITOLUL 11. Consideraţii preliminare

1.1. Aspecte generale referitoare la dreptul de proprietate intelectuală1.1.1. Dreptul de proprietate intelectuală, factor de dezvoltare şi progres1.1.2. Noţiunea de proprietate intelectuală şi componentele sale1.1.3. Noţiunea de “proprietate”

1.2. Proprietatea industrială. Noţiuni generale1.2.1. Noţiunea şi definirea proprietăţii industriale1.2.2. Natura juridică a drepturilor de proprietate industrială1.2.3. Organul administraţiei publice centrale abilitat să asigure protecţia

proprietăţii industriale

TITLUL 2CAPITOLUL 2Invenţia brevetabilă 2.1. Noţiunea juridică de invenţie 2.2. Categorii de invenţii brevetabile 2.3. Condiţiile de fond pozitive ale obiectului protecţiei invenţiei brevetabile

2.3.1. Noutatea2.3.2. Categorii de priorităţi şi regimul lor juridic2.3.3. Activitatea inventivă2.3.4. Aplicarea industrială

2.4. Condiţiile de fond negative ale obiectului invenţiei brevetabile

CAPITOLUL 3Subiectele dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei 3.1. Condiţiile de fond ale subiectelor

3.1.1. Subiecte primare, subiecte derivate 3.2. Invenţiile de servici

3.2.1. Consideraţii generale3.2.2. Categorii de invenţii de serviciu. Drepturile şi obligaţiile părţilor

CAPITOLUL 4Procedura administrativă de elaborare sau de respingere a cererii de brevet 4.1. Înregistrarea cererii de brevet 4.2. Protecţia provizorie 4.3. Examinarea cererii de brevet 4.4. Acordarea sau respingerea cererii de brevet 4.5. Retragerea cererii de brevet 4.6. Brevetarea în străinătate

CAPITOLUL 5Noţiune. Conţinutul, caracterele juridice şi limitele dreptului subiectiv de proprietate industrială. 5.1. Noţiunea şi conţinutul

2

5.2. Caracterele juridice 5.3. Limitele generale ale dreptului la exclusivitatea folosinţei invenţiei şi limitele speciale prevăzute de art.34 din Legea nr.64/1991 5.4. Licenţa obligatorie. Caracterul şi condiţiile de acordare

CAPITOLUL 6Categorii de drepturi şi obluigaţii născute în legătură cu invenţia 6.1. Categorii de drepturi 6.2. Drepturile titularului de brevet 6.3. Drepturile inventatorului care nu este titular de brevet 6.4. Drepturile unităţii care nu este titulară de brevet

CAPITOLUL 7Transmiterea drepturilor născute în legătură cu invenţia 7.1. Sediul materiei, obiectul transmiterii, modalităţi de transmitere

7.1.1. Sediul materiei7.1.2. Obiectul transmiterii7.1.3. Modalităţile de transmitere a drepturilor privind invenţia

7.2. Contractul de cesiune7.2.1. Noţiune7.2.2. Clasificare7.2.3. Drepturile ce se transferă în patrimoniul cesionarului7.2.4. Forma contractului de cesiune7.2.5. Condiţiile de fond7.2.6. Efecte

7.3. Contractul de licenţă7.3.1. Noţiune7.3.2. Caractere juridice7.3.3. Efectele contractului de licenţă7.3.4. Încetarea contractului

CAPITOLUL 8Apărarea drepturilor privind invenţiile 8.1. Modalităţi administrative 8.2. Mijloace de drept civil 8.3. Mijloace de drept penal 8.4. Proba faptelor incriminate 8.5. Soluţionarea cererilor

CAPITOLUL 9Stingerea drepturilor izvorâte din invenţii 9.1. Expirarea termenului de protecţie 9.2. Decăderea titularului din drepturi 9.3. Nulitatea brevetului 9.4. Renunţarea titularului la brevetul de invenţii 9.5. Revocarea din oficiu a hotărârilor O.S.I.M.

CAPITOLUL 10Realizări tehnice cu caracter de noutate relativă. know-how-ul 10.1. Consideraţii preliminare 10.2. Know-how-ul

3

10.2.1. Definiţie10.2.2. Elementele componente ale know-how-ului10.2.3. Caracterele know-how-ului10.2.4. Mijloacele de apărare a drepturilor rezultate din know-how10.2.5. Contractul de comunicare de know-how

TITLUL 3CAPITOLUL 11Marca şi indicaţiile geografice 11.1. Consideraţii introductive 11.2. Natura juridică a mărcii 11.3. Definiţia mărcii şi caracterele ei 11.4. Deosebirea dintre marcă şi alte semne distinctive 11.5. Semne susceptibile de a constitui mărci 11.6. Funcţiile mărcii 11.7. Categorii de mărci

CAPITOLUL 12Condiţiile de fond ale protecţiei mărcilor. Sisteme de dobândire a dreptului la marcă 12.1. Condiţiile de fond ale protecţiei mărcilor 12.2. Sisteme de dobândire a dreptului la marcă

CAPITOLUL 13Subiectul dreptului la marcă. Procedura înregistrării mărcilor şi drepturile conferite de marcă 13.1. Subiectul dreptului la marcă 13.2. Procedura înregistrării mărcilor

13.2.1. Depozitul naţional reglementar13.2.2. Examenul cererii de înregistrare13.2.3. Înregistrarea mărcii

13.3. Durata protecţiei, reânoirea şi modificarea înregistrării 13.4. Dreptul conferit de marcă şi limitele sale

CAPITOLUL 14Transmisiunea dreptului la marcă 14.1. Consideraţii preliminare privind transmisiunea dreptului la marcă 14.2. Cesiunea voluntară 14.3. Cesiunea forţată 14.4. Contractul de licenţă 14.5. Aportul mărcii la capitalul social 14.6. Contractul de franciză

CAPITOLUL 15Apărarea dreptului la marcă 15.1. Opoziţia 15.2. Contestaţia 15.3. Contrafacerea 15.4. Concurenţa neloială

CAPITOLUL 16Stingerea dreptului la marcă

4

16.1. Expirarea duratei de protecţie 16.2. Renunţarea titularului la dreptul său asupra mărcii 16.3. Abandonul mărcii 16.4. Caducitatea 16.5. Decăderea 16.6. Anularea înregistrării mărcii

CAPITOLUL 17Indicaţiile geografice 17.1. Importanţa indicaţiilor geografice 17.2. Precizări terminologice 17.3. Procedura înregistrării indicaţiilor geografice

TITLUL 4CAPITOLUL 18Creaţii de artă aplicată. Desene industriale sau modele industriale 18.1. Importanţa desenelor sau modelelor industriale 18.2. Dubla natură a desenelor şi modelelor industriale 18.3. Sisteme de protecţie 18.4. Noţiunea de desen industrial, model industrial şi model de utilitate 18.5. Caracterele generale ale desenelor sau modelelor industriale ce le oferă vocaţie la protecţie

CAPITOLUL 19Subiectul protecţiei. Desenele sau modelele industriale de serviciu. Condiţii pentru protecţia desenelor sau modelelor industriale 19.1. Subiectul protecţiei 19.2. Desenele sau modelele industriale de serviciu 19.3. Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor industriale 19.4. Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie

CAPITOLUL 20Drepturi şi obligaţii născute în legătură cu desenul sau modelul industrial 20.1. Drepturile titularului certificatului de înregistrare 20.2. Limitele în exercitarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor industriale

CAPITOLUL 21Apărarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor industriale 21.1. Mijloace de drept administrativ 21.2. Mijloace de drept civil 21.3. Mijloace de drept penal 21.4. Încetarea dreptului exclusiv de exploatare

PARTEA A II-A – DREPTURILE AUTOR, DREPTURILE CONEXE DREPTULUI DE AUTOR ŞI DREPTURI SUI-GENERIS

TITLUL 5Dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de autor şi drepturi sui-generisCAPITOLUL 1Consideraţii preliminare

1.1. Noţiunea de drept de autor

5

1.2. Natura juridică a dreptului de autorCAPITOLUL 2Condiţiile cerute pentru protecţia operelor în cadrul dreptului de autor 2.1. Vocaţia la protecţie operelor în cadrul dreptului de autor 2.2. Subiectele dreptului de autor 2.3. Prezumţia calităţii de autor 2.4. Pluralitatea de autori

CAPITOLUL 3Obiectul dreptului de autor 3.1. Categorii de opere protejate

CAPITOLUL 4Conţinutul dreptului de autor 4.1. Drepturile morale şi drepturile patrimoniale de autor

4.1.1. Drepturile morale de autor4.1.2. Drepturile patrimoniale de autor

CAPITOLUL 5Limitele exercitării dreptului de autor şi durata protecţiei 5.1. Limitele exercitării dreptului de autor 5.2. Durata protecţiei drepturilor patrimoniale de autor

CAPITOLUL 6Modalităţi de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor pe cale contractuală 6.1. Enumerare 6.2. Contractul de editare 6.3. Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală 6.4. Contractul de închiriere 6.5. Contractul de comandă 6.6. Contractul de adaptare audiovizuală

CAPITOLUL 7Drepturile conexe dreptului de autor şi drepturi sui-generis 7.1. Noţiune 7.2. Titularii şi conţinutul drepturilor conexe dreptului de autor

CAPITOLUL 8Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe

CAPITOLUL 9Apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe 9.1. Răspunderea civilă 9.2. Răspunderea penală 9.3. Răspunderea contravenţională

Bibliografie selectivă

6

TITLUL 1

CAPITOLUL 1

1.Consideraţii preliminare

1.1. Aspecte generale referitoare la dreptul de proprietate intelectuală

1.1.1. Dreptul de proprietate intelectuală, factor de dezvoltare şi progres

Activitatea creatoare a omului s-a constituit din toate timpurile ca un factor

decisiv în accelerarea progresului general al umanităţii, fapt ce a determinat în epoca

modernă integrarea drepturilor de proprietate intelectuală în ordinea juridică a ţărilor

civilizate.

În condiţiile actuale existenţa unor economii moderne orientate spre o piaţă

liberă este de neconceput fără aportul unanim recunoscut al proprietăţii intelectuale. Un

exemplu edificator, în acest sens îl constituie integrarea proprietăţii intelectuale în

sistemul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (O.M.C.) creată prin Convenţia de la

Marrakech din 15 aprilie 1994, drepturile intelectuale fiind integrate astfel în noua

concepţie privind schimburile comerciale internaţionale, ce vizează construcţia unei

societăţi moderne bazată pe organizarea pieţei în sistem concurenţial ce presupune şi o

circulaţie liberă a valorilor intelectuale, fapt ce le-a propulsat datorită creşterii

importanţei lor, în contextul procesului de globalizare a pieţelor spre centrul interesului

mondial1.

1.1.2. Noţiunea de proprietate intelectuală şi componentele sale

În sensul art.2 al Convenţiei de la Stockholm din 1967 prin care s-a constituit

Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (O.M.P.I.), organizaţie cu caracter

interguvernamental specializată în cooperarea internaţională, prin proprietate

intelectuală se înţeleg drepturile privind operele literare, artistice şi ştiinţifice,

interpretările artiştilor interpreţi şi executanţi, fonogramele şi emisiunile radiofonice,

invenţiile din toate domeniile activităţii umane, descoperirile ştiinţifice, desenele şi

modelele industriale, marca de fabrică, marca de comerţ, marca de serviciu, numele şi

denumirile comerciale, protecţia împotriva concurenţei neloiale, precum şi orice alte

drepturi privind activitatea intelectuală în domeniul industrial, ştiinţific, literar şi

artistic.

1 Acordul de la Marrakech a fost ratificat de România prin Legea 133 publicată în Monitorul Oficial nr.360 din 27 dec. 1994.

7

Într-o formulare concisă proprietatea intelectuală cuprinde deci ansamblul

regulilor prin care se realizează protecţia drepturilor de proprietate industrială, a

drepturilor de autor şi a know-how-ului.

În legea nr.344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea

respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire,2

dreptul de proprietate intelectuală este definit astfel : dreptul de autor, drepturi conexe,

dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor şi

modelelor industriale, dreptul asupra indicaţiilor geografice, dreptul asupra brevetelor

de invenţie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecţie, dreptul asupra

soiurilor de plante (art.3 alin.1 pct.1).

Tehnica legislativă utilizată este aceea a enumerării diferitelor categorii de

drepturi subiective de proprietate intelectuală, enumerare enunţiativă şi nu limitativă

întrucât una din transformările semnificative ale dreptului de proprietate intelectuală

constă în extinderea protecţiei la obiecte care rămâneau înainte în afara dreptului şi care,

prin importanţa lor îşi revendică cu insistenţă vocaţia la protecţie. De exemplu

programele de ordinator, noile soiuri de plante şi rase de animale3, topografii ale

circuitelor integrate4 etc.

În cadrul proprietăţii intelectuale între cele două mari domenii ce o compun –

dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială, există o serie de puncte de contact

care justifică, cu toate că sunt şi unele deosebiri , reunirea lor în cadrul unei diviziuni

unice a dreptului civil, dreptul proprietăţii intelectuale şi anume 5 :

- fondul comun de principii fundamentale ;

- legătura indisolubilă între autor şi opera de creaţie intelectuală, autorului fiindu-i

recunoscut un drept temporar de monopol de exploatare care răspunde necesităţii

de recompensare a autorului care reuşeşte să se impună prin idei noi în industrie

sau prin originalitate în literatură şi artă ;

- ambele tipuri de drepturi îşi au geneza în vechi privilegii regale.

Nu mai puţin trebuie să constatăm, s-a semnalat în doctrină, că această apropiere nu

priveşte ansamblul drepturilor de proprietate industrială. Evident că semnele distinctive

cum ar fi mărcile, numele şi denumirile comerciale, indicaţiile geografice sunt mai

legate de activitatea comercială şi răspund unei nevoi specifice acestei forme de

2 Mon.Of.nr.1093 din 05.12.20053 Legea 255/1998 publicată în Mon.Of., Partea I, nr.525 din 31.12.1998.4 Legea nr.16/1995 publicată în mon.of., partea I, nr.45 ăn 9.03.1995.5 Yolanda Eminescu, Tratat de proprietate industrială, vol. I. ; Creaţii noi, Bucureşti, Editura Academiei, 1982, p.15.

8

activitate iar creaţia inventivă se situează la confluenţa dintre activitatea industrială în

sens larg şi activitatea intelectuală.

Între cele două mari domenii ale proprietăţii intelectuale se constată de-asemenea şi

o serie de deosebiri semnificative cum ar fi :

- în domeniul proprietăţii artistice şi literare personalitatea autorului este mai viguros

conturată. Astfel alături de monopolul de exploatare a operei au fost consacrate şi alte

numeroase prerogative reunite sub denumirea de drepturi morale (de exemplu : dreptul

de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică ; dreptul de a retracta

opera; dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa

publică, etc).

- exigenţele de ordin administrativ în domeniul proprietăţii industriale, prin care să se

ateste naşterea dreptului sunt mult mai mari şi se concretizează într-un titlu

administrativ cum este de exemplu brevetul în cazul invenţiilor sau certificatul de

înregistrare în cazul mărcilor sau în cazul desenelor sau modelelor industriale.

Dimpotrivă în cazul proprietăţii artistice şi literare în sistemul continental dreptul se

naşte independent de orice formalitate administrativă ;

- concurenţa în mediul industrial sau comercial este mult mai acerbă decât în mediul

artistic şi literar ceea ce determină diferenţe pe planul sancţiunilor aplicabile în cazul

atingerii aduse drepturilor de proprietate intelectuală.

1.1.3. Noţiunea de „proprietate” . Precizăm că noţiunea de „proprietate” în cazul

creaţiei intelectuale, bun incorporal, nu se identifică cu noţiunea de „proprietate” ce

priveşte bunuri corporale, astfel cum aceasta este definită în art.480 C.civ. ca drept real,

exclusiv, absolut şi perpetuu. Distincţia principală priveşte caracterul limitat în timp al

protecţiei juridice a creaţiei intelectuale care prin natura sa nu poate fi perpetuă

deoarece creaţiile intelectuale sunt destinate să circule liber şi nestânjenit. Deci dreptul

de proprietate intelectuală poartă asupra unui bun incorporal cu caracter temporar.

Drepturile intelectuale nu se pot dobândi prin prescripţie şi nu pot fi sancţionate prin

acţiunea în revendicare, conţinutul acestor drepturi îl formează monopolul exclusiv de

exploatare.

1.2.Proprietatea industrială. Noţiuni generale.

9

1.2.1. Noţiunea şi definirea proprietăţii industriale. Art.1 pct.2 al Convenţiei de

Uniune de la Paris6 pentru protecţia proprietăţii industriale precizează că protecţia

proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţii, modelele de utilitate, desenele

şi modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele

comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi reprimarea

concurenţei neloiale. Proprietatea industrială reuneşte, după cum se evidenţiază din

definiţie, drepturi cu caractere disparate care pot fi grupate în patru categorii şi anume :

- drepturi privind creaţii industriale noi, creaţii de fond cum ar fi de exemplu

invenţiile ;

- drepturi privind semnele distinctive cum ar fi mărcile care se constituie ca

mijloace de identificare a produselor sau serviciilor furnizate publicului care are

astfel posibilitatea de a recunoaşte pe piaţă produsele şi serviciile respective ;

- drepturi privind creaţii de artă aplicată destinate a personaliza obiectele printr-

un element estetic cum sunt desenele şi modelele industriale ;

- măsuri privind reprimarea concurenţei neloiale menite să descurajeze orice acte

de concurenţă industrială sau comercială contrare uzanţelor oneste cum ar fi de

exemplu inducerea în eroare a publicului asupra naturii produsului sau modului

său de fabricaţie sau acte destinate a discredita un concurent etc.

Cursurile universitare definesc proprietatea industrială ca instituţie juridică şi ca

drept subiectiv după exigenţele definiţiilor din dreptul civil astfel 7

- ca instituţie juridică, prin proprietate industrială se înţelege ansamblul normelor care

reglementează raporturile privitoare la creaţiile intelectuale aplicabile în industrie

precum şi la semnele distinctive ale unei asemenea activităţi ;

- ca drept subiectiv, proprietatea industrială reprezintă posibilitatea recunoscută de lege

titularului ,. persoană fizică sau persoană juridică de a folosi în exclusivitate o creaţie

intelectuală aplicabilă în industrie sau un semn distinctiv ale unei asemenea activităţi

industriale.

1.2.2. Natura juridică a drepturilor de proprietate industrială. În literatura de

specialitate au fost avansate o succesiune de opinii privind natura juridică a drepturilor

6 Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 26 martie 1883, convenţie revizuită succesiv la Bruxelles 1900, Washington 1914, Haga 1925, Londra 1934, Lisabona 1958, Stocholm 1967, convenţie ratificată pentru prima dată în România în forma revizuită la Washington, în 1920 pentru ca apoi prin Decretul nr.427/1963 (publicat în Buletinul Oficial nr.19 din 19.10.1963) şi prin Decretul nr.1177/1968 (publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 6.01.1969) să se ratifice aderarea la toate celelalte forme revizuite ale Convenţiei de la Paris.7 L. Mihai, Invenţia, Bucureşti, Ed. Universul Juridic, 2002, p.72 şi urm.

10

de proprietate industrială. Într-o primă perioadă drepturile de creaţie industrială au fost

considerate ca drepturi de proprietate, opinie criticată pentru ca dreptul de proprietate

industrială datorită caracterului său imaterial nu întruneşte atributele clasice ale

dreptului de proprietate (jus utendi, jus fruendi şi jus abutendi) şi nici nu este susceptibil

de dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă. O altă teorie este aceea a drepturilor

intelectuale potrivit căreia drepturile subiective consacrate în dreptul roman trebuie

completate şi cu drepturile intelectuale pe lângă categoriile clasice cunoscute şi anume

drepturi personale, obligaţionale şi reale.

Literatura de specialitate franceză a considerat drepturile de proprietate

industrială ca „drepturi de clientelă” caracterizate printr-un monopol exclusiv de

exploatare, titularul putând opune dreptul său „erga omnes”. Drepturile de clientelă ar

reprezenta în această concepţie, o a treia grupă de drepturi patrimoniale alături de

drepturile reale şi cele de creanţă. Teoria drepturilor de clientelă a suscitat o serie de

rezerve considerându-se că ea se fundamentează exclusiv pe funcţia dreptului de

proprietate industrială de a cuceri clientela pentru un bun material cum este invenţia sau

cu ajutorul unui bun material cum ar fi marca sau numele comercial, când în mod firesc

– trebuie relevat conţinutul acestor drepturi. În această ultimă optică drepturile de

proprietate industrială constituie un drept de proprietate incorporală, calificare care se

consideră validată atât de legislaţie cât şi de jurisprudenţă.

1.2.3. Organul administraţiei publice centrale abilitat să asigure protecţia

proprietăţii industriale . 8 Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) este

organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului cu

autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale.

O.S.I.M.-ul elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, strategia dezvoltării

protecţiei proprietăţii industriale în România9 şi aplică politica Guvernului în domeniu.

Acest organ exercită în principal următoarele atribuţii :

- înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale,

eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe

teritoriul României ;

- este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi al registrelor

naţionale ale titlurilor de protecţie acordate ;

8 Hotărârea nr.573 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci publicată în M.Of.nr.345 din 11 sept.1998.9 Strategia naţională în domeniul Proprietăţii Intelectuale (2003 – 2007) Bucureşti, Edit. OSIM.

11

- editează şi publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în România şi

Revista Română de Proprietate Industrială ;

- atestă şi autoriză consilierii în domeniul proprietăţii industriale10 ;

- acordă la cerere asistenţă de specialitate şi îndeplineşte orice alte atribuţii în

domeniul proprietăţii industriale care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi

din acordurile internaţionale la care România este parte ;

- pentru sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti, poate aloca o

parte din veniturile încasate11.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este condus de un director general numit prin

decizie a primului-ministru.

TITLUL 2

Capitolul 2

Invenţia brevetabilă

2.1. Noţiunea juridică de invenţie . Nu există o definiţie legală a invenţiei în

Legea privind brevetele de invenţie nr.64/1991 republicată în 200712 care împreună cu

Regulamentul de aplicare13 constituie actul normativ de bază pe plan intern privind

invenţia brevetabilă. În Legea 62/1974 abrogată prin Legea nr.64/1991 se definea

invenţia în art.10, într-o terminologie neunitară şi ambiguă, invenţia fiind considerată fie

o creaţie ştiinţifică sau tehnică fie o soluţie tehnică. Definiţia a fost criticată în literatura

juridică precizându-se în mod exact că o creaţie ştiinţifică fără indicarea unei aplicaţiuni

concrete nu poate fi calificată ca invenţie.14 În aceste condiţii doctrinei i-a revenit

sarcina de a defini invenţia utilizând noţiuni extrinseci legii. Considerăm că invenţia

poate fi definită ca fiind creaţia intelectuală ce reprezintă soluţia concretă a unei

probleme tehnice aplicabilă în industrie. Noţiunea de „industrie” este utilizată lato sensu

şi presupune atât industria cât şi agricultura, prestările de servicii ca şi activitatea

comercială. Cât priveşte invenţia brevetabilă ea nu este definită în lege care stabileşte

însă condiţiile concrete de brevetabilitate ce trebuie riguros îndeplinite pentru ca

invenţia să aibă vocaţie la protecţie.

10 O.G.nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilieri î proprietate industrială publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1019 din 21.12.200611 Normele nr.242/1999, privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti, emise de O.S.I.M., publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.67/1999 12 Republicată în Monitorul Of. nr.541 din 8 august 2007.13 Publicată în Monit.Of. nr.348 din 22 mai 2003.14 Yolanda Eminescu, Op.cit., p.40

12

2.2. Categorii de invenţii brevetabile. După obiectul invenţiei conform art.7

din lege, un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau

un procedeu.

Invenţiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile, dacă se referă la :

- un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice

procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură ;

- plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenţiei nu se

limitează la un anumit soi de plante sau o anumită rasă de animale ;

- un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic şi un produs, altul decât

un soi de plante sau o rasă de animale, obţinută pe această cale ;

- un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic,

inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene, chiar dacă structura acelui

element este identică cu structura unui element natural.

Produsul nou este un corp determinat, bine conturat cu o compoziţie sau o structură

particulară ce îl diferenţiază de alte corpuri. Produsul nou pentru a fi brevetabil trebuie

să constituie, conform art.19 din lege o singură invenţie sau un grup de invenţii legate

între ele de asemenea natură încât să formeze un singur concept inventiv general.

Procedeul sau mijlocul reprezintă agenţii, organele, procedeele care conduc la

obţinerea fie a unui rezultat fie a unui produs.

Aşadar procedeul se distinge de produs nu printr-o formă anume ci prin efectul

tehnic urmărit a fi realizat prin aplicarea sa. Exemplul curent care se dă în literatură este

acela al brichetei. Astfel două produse identice ca structură fizică (bricheta) pot

constitui două invenţii distincte de procedeu dacă la o brichetă efectul tehnic este

producerea flăcării iar la cealaltă brichetă efectul tehnic îl constituie eliminarea unui gaz

lacrimogen.

După stadiul tehnicii invenţia brevetabilă poate fi de pionier sau obişnuită.

Invenţiile brevetabile în funcţie de gradul de complexitate mai pot fi clasificate în

invenţii simple care au un singur obiect care poate fi un produs sau un procedeu şi în

invenţii complexe care presupun utilizarea conjugată a mai multor elemente sau

mijloace, de exemplu un procedeu şi aparatura necesară elaborării invenţiei.

În funcţie de subiectul protecţiei distingem între invenţia liberă creată de

inventatori independenţi şi invenţia de serviciu creată de un salariat.

2.3. Condiţiile de fond pozitive ale obiectului protecţiei invenţiei

brevetabile . Fără a defini invenţia brevetabilă legea precizează condiţiile speciale

13

pentru eliberarea brevetului, necesar a fi îndeplinite cumulativ. Astfel potrivit art.7 un

brevet poate fi acordat cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să implice o activitate

inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.

2.3.1. Noutatea . Sistemul protecţiei, potrivit dispoziţiilor legale este

fundamentat pe conceptul de noutate absolută în timp şi în spaţiu, apreciat în raport de

stadiul tehnicii mondiale. Astfel, potrivit art.10 o invenţie este nouă dacă nu este

cuprinsă în stadiul tehnicii. Stadiul tehnicii, definit de lege cuprinde toate cunoştinţele

care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau

prin orice alt mijloc, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie. Noţiunea de

„public” nu include persoanele legal sau contractual obligate a păstra secretul

informaţiilor ce le deţin în legătură cu invenţia, cum ar fi de exemplu examinatorii din

cadrul O.S.I.M. care analizează invenţia pentru care s-a cerut protecţia.

Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor depuse la O.S.I.M.

şi al cererilor internaţionale pentru care s-a deschis faza naţională în România sau

europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de

depozit, anterioară datei depozitului cererii de brevet de invenţie şi care au fost

publicate la sau după această dată, potrivit legii. Nu este exclusă, brevetabilitatea

oricărei substanţe sau compoziţii cuprinse în stadiul tehnicii pentru utilizarea acesteia

sau pentru o utilizare specifică în cadrul unei metode pentru tratamentul corpului uman

sau animal, prin chirurgie sau terapie sau în cadrul oricărei metode de diagnosticare

practicate pe corpul uman sau animal, dacă utilizarea sa în cadrul acestei metode nu este

cuprinsă în stadiul tehnicii.

Criteriul cu ajutorul căruia se apreciază noutatea este efectul tehnic nou care nu

putea fi prevăzut dinainte şi care este determinant pentru stabilirea noutăţii potrivit şi

practicii O.S.I.M.

Faptele de natură a face invenţia publică se numesc anteriorităţi. În doctrină15 în

cadrul noţiunii generale de anterioritate se distinge între divulgare, care emană de la

autorii invenţiei şi anterioritatea în sens restrâns caz în care comunicarea publică a

invenţiei emană de la un terţ. Pentru a fi distructivă de noutate, anterioritatea trebuie să

fie certă cât priveşte existenţa şi data, suficientă pentru a permite unui om de specialitate

executarea invenţiei, omogenă să se refere deci la o singură invenţie sau la un grup de

invenţii care formează un singur concept inventiv general, şi publică deci susceptibilă

de a fi cunoscută de public în ţară sau în străinătate. Proba anteriorităţii revine persoanei

15 Yolanda Eminescu, Legea brevetelor de invenţii, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1993, p.62 şi urm.

14

care o invocă, contestând noutatea invenţiei şi care poate utiliza orice mijloace de probă.

Anteriorităţile pot consta de exemplu în brevete elaborate având ca obiect aceeaşi

invenţie, cereri de brevete publicate, articole de specialitate etc. Cercetarea

anteriorităţilor este nelimitată în timp şi spaţiu. Conform art.10 din lege, divulgarea

invenţiei nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea

datei de depozit a cererii de brevet şi dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a :

a). unui abuz evident în privinţa solicitantului sau predecesorului în drepturi al

acestuia;

b). faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus

invenţia într-o expoziţie internaţională oficială sau oficial recunoscută, în sensul

Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnatîă la Paris la 22 noiembrie 1928, cu

revizuirile ulterioare. În acest din urmă caz, legea impune totodată ca solicitantul să

declare că invenţia a fost expusă efectiv şi să depună un document în susţinerea

declaraţiei sale.

Noutatea se apreciază la momentul constituirii depozitului naţional reglementar.

Aprecierea noutăţii poate fi posibilă şi la un moment anterior constituirii depozitului

prin invocarea unei priorităţi.

2.3.2. Categorii de priorităţi şi regimul lor juridic . Priorităţile care pot

fi invocate pentru a se stabili data faţă de care se apreciază noutatea sunt : prioritatea de

depozit naţional reglementar, prioritatea unionistă şi prioritatea internă.

2.3.2.1. prioritatea de depozit naţional reglementar. Art.14 din lege stabileşte

că cererea de brevet de invenţie conţinând datele de identificare a solicitantului, însoţită

de descrierea invenţiei, de revendicări şi, dacă este cazul, de desene explicative, toate

redactate în limba română, se depune la O.S.I.M. şi constituie depozitul naţional

reglementar. Conform art.17 depozitul cererii conferă un drept de prioritate cu începere

de la data depozitului cererii faţă de orice alt depozit privind aceeaşi invenţie având o

dată ulterioară. Cererea de brevet de invenţie se înscrie în Registrul Naţional al cererilor

de brevet depuse, fiind secrete până la momentul publicării datelor din acest registru în

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

2.3.2.2. prioritatea unionistă este reglementată în art.20 din lege care prevede

că persoana, sau succesorul său în drepturi, care a depus o cerere de brevet de invenţie,

model de utilitate ori certificat de utilitate într-un stat parte la Convenţia de la Paris

pentru protecţia proprietăţii industriale sau pentru un membru la Organizaţia Mondială a

Comerţului beneficiază, pentru a efectua depunerea unei cereri de brevet, pentru aceeaşi

15

invenţie, de un drept de prioritate pe o perioadă de 12 luni calculată de la data de

depozit a primei cereri. Textul legal transpune o normă cu caracter unionist din

Convenţia de la Paris (art.4) fiind extinsă şi la normele din anexa 1 C a Acordului de la

Marrakech ce se referă la drepturile de proprietate intelectuală legate de comerţ

(T.R.I.P.S.).

Dreptul de prioritate16 se întemeiază pe o ficţiune deoarece recunoaşte timp de

12 luni, ca dată a cererilor de brevet depuse în orice ţară a Uniunii de la Paris sau parte

la Convenţia de la Marrakech ulterior unui prim depozit efectuat, data primului depozit .

Înlăuntrul termenului de prioritate de 12 luni nu se poate stabili valabil o posesie

anterioară şi personală în favoarea unui terţ. Trăsăturile definitorii ale priorităţii

unioniste constau :

primă cerere de brevet poate fi depusă în ţările Uniunii şi în ţara care poate fi

alta decât ţara de origine dacă nu există o interdicţie în acest sens ;

dreptul de prioritate se naşte de la data primului depozit naţional reglementar;

soarta anterioară a primului depozit nu influenţează soarta dreptului de

prioritate;

cererea posterioară trebuie să aibă ca obiect aceeaşi invenţie.

Prioritatea poate fi recunoscută şi pentru o cerere care revendică sau ar fi putut

revendica prioritatea unei cereri anterioare la o dată de înregistrare ulterioare datei de

expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de două luni de la data expirării

acestui termen, cu plata taxei legale, dacă :

cerere expresă este formulată în acest sens ;

cererea este formulată în termen ;

cererea prezintă motivele pentru care termenul de prioritate nu a fost respectat ;

O.S.I.M. constată că au fost depuse toate diligenţele pentru depunerea cererii

ulterioare, sau că nerespectarea termenului nu a fost intenţionată.

Dacă solicitantul cererii de brevet de invenţie invocă un drept de prioritate care

aparţine altei persoane, pentru recunoaşterea priorităţii este necesară depunerea la

O.S.I.M. în maximum 3 luni de la invocarea priorităţii a unei autorizaţii din partea

cedentului din care să rezulte că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea primului

depozit, O.S.I.M.-ul urmând să hotărască în termen de 6 luni de la data de depozit.

16 Otilia Calmuschi, Cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii industriale, Bucureşti, Edit .Academiei, 1990, p.31 şi urm.

16

2.3.2.3. Prioritatea internă este reglementată în art.21 din lege care stabileşte că

dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie

acordată de OSIM este depusă o cerere de brevet de invenţie ulterioară, de către

solicitantul cererii anterioare sau de către succesorul său în drepturi, atunci în cererea

ulterioară poate fi revendicat un drept de prioritate pentru aceeaşi invenţie (drept de

prioritate internă). În cazul invocării unui drept de prioritate internă printr-o cerere

ulterioară, cererea anterioară a cărei prioritate a fost revendicată este considerată ca fiind

retrasă, dacă nu s-a luat o hotărâre.

Prioritatea internă poate fi revendicată odată cu depunerea cererii ulterioare sau într-

un termen de 2 luni de la data depunerii cererii.

În alin.3 al art.21 din lege sunt enumerate situaţiile în care prioritate internă nu este

recunoscută şi anume:

cel puţin una din cererile de brevet de invenţie a beneficiat de o prioritate, în

condiţiile art.1717

în cererea anterioară au fost revendicate priorităţi interne şi una dintre ele are

dată anterioară termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii

ulterioare;

actul de prioritate internă nu a fost depus în termenul prevăzut de

regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Prioritatea internă reprezintă o instituţie nouă reglementată de legiuitor prin

modificările aduse legii nr. 64/1991 prin legea nr.28/2007.

Prioritatea unionistă şi cea internă se invocă odată cu depunerea cererii de

brevet sau cel mai târziu în termen de două luni de la această dată, cu plata taxei legale,

nerespectarea termenului conducând la nerecunoaşterea priorităţii invocate.

2.3.3. Activitatea inventivă. Cea de a doua condiţie de brevetabilitate se

consideră îndeplinită conform art.12 din lege dacă invenţia implică o activitate inventivă

deci dacă pentru o persoană de specialitate ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele

cuprinse în stadiul tehnicii.

O invenţie, conform Regulamentului de aplicare a legii se consideră că nu

implică o activitate inventivă dacă se constată folosirea evidentă de mijloace cunoscute,

o combinaţie de caracteristici care rezultă în mod evident din stadiul tehnicii sau o

17 Art. 17 din legea nr.64/1991 republicată dispune:Orice persoană care a depus, în conformitate cu art.14 alin.1 şi art.16 alin.2, o cerere de brevet la OSIM sau succesorul său în drepturi beneficiază de un drept de prioritate, cu începere de la data depozitului cererii faţă de orice alt deposit, privind aceeaşi invenţie, având o dată ulterioară.

17

selecţie evidentă dintr-un număr de posibilităţi cunoscute. Folosirea evidentă de

mijloace cunoscute presupune soluţii posibile care decurg firesc pentru o persoană de

specialitate în domeniu, invenţia nu diferă de stadiul cunoscut al tehnicii decât prin

utilizarea unor mijloace echivalente, o nouă utilizare folosind proprietăţi deja cunoscute,

înlocuirea într-un dispozitiv cunoscut a unui material cu alt material recent descoperit

etc. O definiţie a activităţii inventive concisă şi riguros exactă a fost dată în doctrina

franceză în care se precizează că activitatea inventivă există când tehnica curentă este

depăşită în principiile, în mijloacele de realizare sau în rezultatele obţinute.

2.3.4. Aplicarea industrială. Cea de a treia condiţie de brevetabilitate este

prevăzută în art.13 din lege care stabileşte că o invenţie este susceptibilă de aplicare

industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat cel puţin într-unul din

domeniile industriale, inclusiv în agricultură. Aplicarea industrială reprezintă

posibilitatea ca invenţia să fie aplicată repetat în oricare din domeniile vieţii economice

şi sociale.

Aplicarea trebuie să fie evidentă chiar dacă este posibilă în viitor pentru că altfel

s-ar restrânge sfera invenţiilor brevetabile prin excluderea invenţiilor de perspectivă. Nu

poate avea aplicabilitate industrială invenţia care are ca obiect un dispozitiv sau un

procedeu a cărui presupusă funcţionare este în mod evident contrară legilor fizice, cum

ar fi un mecanism de tip perpetuum mobile. Caracterul industrial exclude din categoria

invenţiilor brevetabile creaţiile estetice întrucât invenţia prin obiectul ei trebuie să se

situeze în domeniul industrial, şi de asemenea descoperirile ştiinţifice întrucât invenţia

este o realizare susceptibilă de o aplicare industrială ce trebuie să aibă un efect tehnic

nou.

2.4. Condiţiile de fond negative ale obiectului invenţiei brevetabile.

Legea brevetelor de invenţie stabileşte o serie de condiţii negative privind

obiectul invenţiei brevetabile în prezenţa cărora pentru creaţia intelectuală respectivă nu

se acordă brevet de invenţii. Astfel potrivit art.9 nu se acordă brevet de invenţie pentru :

a). invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor

moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii persoanelor, animalelor sau

plantelor şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această

excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziţie

legală. De altfel Camera de Recurs a Oficiului European de brevete a admis ca principiu

al ordinii publice apărarea mediului ;

18

b). soiurile de plante şi rasele de animale precum şi procedeele esenţial biologice

pentru obţinerea plantelor sau animalelor;

c). invenţiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi

dezvoltării sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv

secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene. Dispoziţia dă curs Directivei europene din 6

iulie 1998 art.61 şi art.17 din Codul de Proprietate intelectuală francez care interzice

clonajul şi modificarea identităţii germinale.

Potrivit art.8 din Lege nu sunt considerate invenţii în sensul legii :

a). descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice ;

b). creaţiile estetice ;

c). planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în

materie de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de

calculator ;

d). prezentările de informaţii.

Capitolul 3

Subiectele dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei

3.1. Condiţii de fond ale subiectelor .

3.1.1. Subiecte primare, subiecte derivate. Soluţia unei probleme tehnice ca şi

modul concret de a o rezolva este prin natura ei strâns legată de persoana fizică, singura

care poate fi autorul unei invenţii. În principiu, conform art.3 din lege dreptul la

protecţie, deci la brevetul de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului său în

drepturi. În literatura juridică se distinge între subiectele primare şi subiectele derivate

ale protecţiei.18 Subiectele primare sunt persoanele titulare directe ale brevetului eliberat

de O.S.I.M. în urma declanşării procedurii administrative. Pot fi subiecte primare şi alte

persoane fizice sau juridice decât inventatorul şi anume :

moştenitorii autorului ;

persoana căreia inventatorul i-a transmis acest drept ;19

invenţiilor realizate în condiţiile art.5 lit. a din lege, de un inventator salariat,20

sau în temeiul art.5 alin.2 din lege pe baza unui contract de cercetare.

18 A. Petrescu, L. Mihai, Drept de proprietate industrială , Universitatea din Bucureşti, 1987, p.6119 Conform art.47 din lege nu numai dreptul la brevet dar şi dreptul la acordarea brevetului poate fi transmis, caz în care subiectul protecţiei deşi nu este autor al invenţiei se implică direct în procedura administrativă de eliberare a brevetului, chiar în lipsa vocaţiei la protecţie.20 Ar fi fost mai indicat să se întrebuinţeze în lege menţiunea de angajator şi nu aceea de „unitate”.

19

Subiectele derivate sunt persoanele care dobândesc brevetul prin transmiterea

acestuia de la un titular anterior care poate fi subiectul iniţial, primar, sau un alt subiect

derivat.

Invenţia poate fi realizată de un inventator individual sau împreună de mai mulţi

inventatori. În această ultimă situaţie suntem în prezenţa coautorului reglementat în art.

4 din lege care precizează că fiecare dintre aceştia au calitatea de coautor al invenţiei,

iar dreptul aparţine în comun acestora. Coautori sunt numai persoanele care au

desfăşurat împreună o activitate inventivă, ce se departajează net de persoanele al căror

aport a constat numai într-un ajutor tehnic de specialitate, în calitate de executanţi a

unor indicaţii. Coautoratul este un principiu voluntar şi se concretizează într-o înţelegere

între autori ce se depune odată cu cererea de brevet sau ulterior acestui moment , în

formă autentică. În caz de neînţelegere între autori, coautoratul poate fi decis prin

hotărâre judecătorească, la cererea părţii care invocă această calitate. Fără a fi o ipoteză

de şcoală aceeaşi invenţie poate fi creată de mai multe persoane independent una, de

alta caz în care dreptul de brevet aparţine aceleia care a depus o cerere de brevet a cărei

dată de depozit este cea mai veche, iar dacă o prioritate a fost recunoscută, aparţine

persoanei a cărei cerere de brevet are cea mai veche dată de prioritate (art.4 alin.2).

Dispoziţiile sunt aplicabile numai cu condiţia publicării, conform legii, a documentaţiei

privind cererea sau, după caz, cea privind brevetul având data de depozit sau de

prioritate recunoscută cea mai veche.

3.2. Invenţiile de serviciu.21

3.2.1. Consideraţii generale. În funcţie de persoana titulară a protecţiei, invenţiile

pot fi „libere” sau „de serviciu”. Statisticile mondiale evidenţiază că în peste 80% din

soluţiile noi ce întrunesc condiţiile legale pentru a fi brevetate sunt implicate şi unităţile

în care inventatorul îşi desfăşoară activitatea profesională. Este un aspect obiectiv şi în

mare parte generalizat al actului de creaţie din domeniul proprietăţii industriale întrucât

complicarea condiţiilor de realizare a unei invenţii plasează inventatorul într-o poziţie

de dependenţă faţă de mijloacele materiale şi tehnice ale unităţii. Aceste împrejurări

obiective au determinat fie o reglementare cu caracter derogator de la regula cu valoare

21 Otilia Calmuschi , Inventatorul salariat şi regimul juridic al creaţiei sale , Studii de drept românesc, 2000, nr.3-4.

20

de principiu potrivit cu care dreptul la brevetul de invenţie aparţine inventatorului sau

succesorului său în drepturi, în cadrul general al protecţiei invenţiilor prin brevet, soluţie

promovată în dreptul francez şi de legiuitorul român în legea nr.64/1991 republicată în

2007, fie o consacrare legislativă distinctivă sub forma unei legi speciale cu caracter

autonom ca de exemplu legea germană privind invenţiile de serviciu.

Reglementarea invenţiilor de serviciu în majoritatea legislaţiilor naţionale

evidenţiază o optică comună şi anume aceea a unei recompensări echitabile atât a

creaţiei în sine care aparţine inventatorului cât şi a invenţiei efectuată de unitate asociată

cu riscul material pe care aceasta şi-l asumă. S-a renunţat în acest mod atât la monopolul

exclusiv al statului22 asupra invenţiei realizate cât şi o reconsiderare a poziţiei sociale a

inventatorului, acest salariat de excepţie care aparţine unei categorii restrânse şi

privilegiate de salariaţi. În analiza reglementării privind invenţiile de serviciu din art.5

din lege se impun câteva precizări cu caracter general şi anume :

- dispoziţiile legale referitoare la invenţia de serviciu au în vedere calitatea de

salariat a inventatorului, noţiune care nu este definită în Legea brevetelor de invenţie ci

în Codul muncii (art.10). Astfel salariatul este persoana fizică obligată să presteze

munca pentru şi sub autoritatea unui angajator – persoană fizică sau persoană juridică –

în schimbul salariului, în temeiul contractului individual de muncă. Orice alt raport

juridic de muncă decât contractul individual de muncă nu naşte calitatea de salariat şi

deci, în concluzie nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art.5 din lege, colaboratorii,

militarii activi, militarii în termeni sau membrii cooperatori;

- cât priveşte domeniul de aplicare, dispoziţiile art.5 din lege vizează, exclusiv

invenţiile brevetabile aşadar de exemplu inovaţiile ca şi know-how-ul fac obiectul unui

regim contractual prin care părţile de comun acord, stabilesc drepturile şi obligaţiile ce

le revin ;

- o altă consideraţie de ordin general se referă la precizarea privind caracterul

supletiv sau imperativ al dispoziţiilor art.5. Din examinarea dispoziţiilor legale, rezultă

că acestea au un caracter supletiv şi nu imperativ din moment ce dreptul la brevetul de

invenţie aparţine unităţii (art.5, lit.a) sau salariatului (art.5, lit.b) „în lipsa unei prevederi

contractuale mai avantajoase”. Pârghiile asupra cărora trebuie acţionat prin intermediul

clauzelor contractuale „mai avantajoase” nu privesc schimbarea devoluţiunii proprietăţii

asupra invenţiei realizate în condiţiile art.5 din lege care ar putea fi sursa unor

22 Legea invenţiilor şi inovaţiilor nr.62 din 1974 abrogată prin legea nr.64/1991 stabilea în art.14 situaţiile în care titular al brevetului nu putea fi decât o organizaţie socialistă în temeiul legii, desemnată de ministere sau alte organe centrale.

21

interpretări abuzive sau a unor presiuni administrative, ci în principiu repartiţia

avantajelor şi recompensarea inventatorului ;

- având în vedere dubla apartenenţă a invenţiilor de serviciu situate la confluenţa

dintre dreptul muncii şi dreptul de proprietate industrială apreciem că reglementarea

acestei categorii distincte de invenţii îşi are locul în legea privind brevetele de invenţii

sub forma unor dispoziţii cu caracter general care să constituie regimul juridic minimal

ce se completează cu clauzele contractuale convenite de părţile interesate şi cu

dispoziţiile dreptului muncii privind alte aspecte cum ar fi de exemplu detaşarea,

transferul salariatului în cursul realizării invenţiei, încetarea contractului de muncă şi

mai ales noţiunea de salariat.

3.2.2. Categorii de invenţii de serviciu. Drepturile şi obligaţiile părţilor . Art.5 din

lege consacră, din punctul de vedere al titularului de brevet, o împărţire bipartită şi

anume o primă categorie o formează :

- invenţiile realizate de salariat în executarea unui contract de muncă ce prevede o

misiune inventivă încredinţată în mod explicit, care corespunde cu funcţiile sale (art.5

lit.a), invenţii care în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase pentru

inventatorul salariat sunt brevetate pe numele unităţii, adică pe numele angajatorului –

persoană fizică sau persoană juridică ;

- invenţiile care rezultă dintr-un contract de cercetare, caz în care în lipsa unei

clauze contrare, dreptul la brevetul de invenţie aparţine unităţii care a comandat

cercetarea (art.5 al.2). se poate constata că în aceste două ipoteze una din condiţii este

misiunea inventivă încredinţată în mod explicit salariatului. În această primă categorie

de invenţii de serviciu, inventatorul şi unitatea au obligaţia reciprocă să se informeze în

scris asupra creării şi stadiului realizării invenţiei şi să se abţină de la orice divulgare.

Încălcarea obligaţiei de a informa atrage răspunderea persoanei vinovate (art.5 alin.3 şi

4).

În cazul invenţiilor pentru care o unitate este îndreptăţită la eliberarea brevetului,

aceasta are obligaţia ca în termen de 60 de zile de la data când salariatul a informat în

scris unitatea asupra redactării descrierii invenţiei, să depună la O.S.I.M. , cererea de

brevet. În cazul când termenul de decădere de 60 de zile nu a fost respectat, în lipsa altei

convenţii între părţi, dreptul la acordarea brevetului de invenţie, aparţine salariatului, în

condiţiile prevăzute de art.5 lit.b. De asemenea unitatea are obligaţia de a informa

inventatorul asupra stadiului examinării cererii de brevet în cadrul O.S.I.M., precum şi

asupra rezultatelor aplicării invenţiei. Inventatorul are obligaţia să acorde, la cererea

22

titularului de brevet asistenţă tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a

invenţiei (art.44 alin.2 din lege).

În cazul invenţiilor reglementate de art.5 lit.a inventatorul beneficiază de o

remuneraţie suplimentară stabilită prin contract iar în cazul invenţiilor de serviciu

reglementate de art.5 alin.2 inventatorul are dreptul la o remuneraţie suplimentară

stabilită prin act adiţional la contract. Drepturile patrimoniale ale inventatorului salariat

în aceste cazuri se stabilesc în funcţie de efectele economice şi/sau sociale rezultate din

exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al invenţiei (art.37 din lege).

Remuneraţia suplimentară ca şi criteriile de stabilire a cuantumului acesteia îşi au

izvorul în lege, precizare importantă, întrucât în aceste condiţii inventatorul poate

pretinde şi obţine remuneraţia suplimentară chiar în lipsa unei clauze exprese inserată

în contractul său individual de muncă.

Cea de a doua categorie a invenţiilor de serviciu este reglementată în art.5 lit.b din

lege, caz în care dreptul la brevet aparţine salariatului fără ca acesta să aibă inserată în

contractul său individual de muncă o misiune inventivă încredinţată în mod explicit23,

dacă invenţiile au fost realizate :

în exercitarea funcţiei sale ;

în domeniul activităţii unităţii ;

cu ajutorul unităţii fie prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor

specifice ale unităţii sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material

al unităţii ;

dacă unitatea nu a depus la O.S.I.M. cererea de brevet în cazul invenţiilor

reglementate de art.5 lit.a sau art.5 alin.2 din lege.

Condiţiile nu se cer întrunite în mod cumulativ fiind suficientă încadrarea realizării

invenţiei într-o singură ipoteză. În acest caz dreptul la brevetul de invenţie aparţine

salariatului „în lipsa unei prevederi contractuale contrare”, clauză care poate fi inserată

în contractul individual de muncă al salariatului cu semnificaţia unei cesiuni a dreptului

la brevet consimţită de salariat în favoarea unităţii.

Unitatea are un drept de preferinţă la încheierea unui contract privind invenţia

realizată de salariat, ce trebuie exercitat în termen de trei luni de la oferta salariatului

(art.5 alin. fin. din lege). Oferta salariatului trebuie să fie reală, serioasă , fermă,

neviciată şi completă.24 În lipsa acordului privind preţul contractului acesta urmează să

23 N.Puşcaş, Invenţiile salariaţilor , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.201.24 R.Popescu, În legătură cu dreptul de preferinţă al unităţii la încheierea unui contract privind invenţia salariatulu săui, „Dreptul” nr.9/1995, p.31

23

fie stabilit de instanţele judecătoreşti. Dacă unitatea nu îşi exercită dreptul său de

opţiune în termenul stabilit, care este un termen de decădere, invenţia devine „liberă”.

Această a doua categorie de invenţii de serviciu, este o categorie intermediară între

invenţiile de serviciu propriu zise şi invenţiile libere.

Exercitarea de către unitate a dreptului său de preferinţă nu trebuie considerat ca

un act unilateral prin care unitatea este abilitată de lege să-şi atribuie singură dreptul de

proprietate asupra invenţiei ci doar ca manifestarea unei opţiuni. Atribuirea efectivă a

dreptului de proprietate asupra invenţiei din această categorie nu poate fi decât

rezultatul unui acord de voinţă manifestat de părţile contractului de cesiune, salariatul şi

unitatea. Preţul nu constituie o condiţie de atribuire a proprietăţii asupra invenţiei. În

consecinţă dezacordul părţilor cât priveşte cuantumul sau formele pe care le poate

îmbrăca preţul nu poate fi invocat pentru refuzul de încheiere a contractului. Legea

română se referă în acest caz la „preţ” evitând să-l califice, spre deosebire de legea

franceză care prevede că „salariatul trebuie să obţină un just preţ”.

CAPITOLUL 4

Procedura administrativă de elaborare sau respingere a cererii de brevet

4.1. Înregistrarea cererii de brevet. Înregistrarea cererii de brevet (art.14 şi

urm.) ce se finalizează cu publicarea acesteia constituie prima etapă a procedurii

administrative ce se desfăşoară în cadrul O.S.I.M. în vederea eliberării brevetului.

Cererea de brevet de invenţie conţine datele de identificare ale solicitantului considerat

a fi persoana îndreptăţită la acordarea brevetului, este semnată de acesta25 şi se depune

direct la Registratura generală O.S.I.M. personal, prin poştă sau în formă electronică sau

prin mijloace electronice .Cererea este însoţită de descrierea invenţiei, de revendicări şi

dacă este cazul, de desene explicative. În conţinutul cererii, mai pot fi incluse : datele de

identificare ale mandatarului autorizat desemnat de solicitant,26 revendicarea unei

priorităţi, referire la o cerere de brevet anterioară, înregistrată într-un stat parte la

Convenţia de la Paris, sau la un membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului,

25 Art.9 al legii brevetelor de invenţii din 1967 reglementa categoria invenţiilor de întreprindere, brevetul fiind acordat organizaţiilor socialiste în condiţiile în care nu se putea determina activitatea creatoare a unor persoane fizice determinate. Această categorie de invenţii fără autor nu este recunoscută de legislaţia actuală fiind de altfel contrară ansamblului reglementărilor sale cât şi cerinţelor europene.26 Mandatarul autorizat este consilierul în proprietate industrială care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, publicată în Monit.Of.nr.758 din 17 oct.2000.

24

indicarea expresă a dorinţei solicitantului privind publicarea cererii sau la examinarea

de fond care constituie cea de a doua etapă a procedurii de brevetare.

Descrierea constă în expunerea invenţiei, aşa cum aceasta este revendicată, astfel

încât problema tehnică şi soluţia acesteia să poată fi înţelese de o persoană de

specialitate, ( Regula 14 lit.e din Regulament). În cazul în care lipseşte o parte a

descrierii, în scopul atribuirii datei de depozit aceasta poate fi depusă ulterior (art.15,

alin.2 din lege).

Întinderea protecţiei conferită prin brevet este determinată de conţinutul

revendicărilor, descrierea şi desenele invenţiei servind la interpretarea acestora .

Revendicările şi desenele privind invenţia pot fi depuse şi în termen de 2 luni de

la data de depozit a cererii de brevet. Revendicările se bazează pe descriere şi trebuie să

definească obiectul protecţiei solicitate prin caracteristicile tehnice ale invenţiei (Regula

16 din Regulament) .

Dacă invenţia se referă la un microorganism la care publicul nu a avut acces,

solicitantul trebuie să dovedească printr-un act că, anterior datei de depozit a cererii de

brevet de invenţie sau a datei priorităţii recunoscute microorganismul a făcut obiectul

unui depozit la o autoritate de depozit internaţională.

Invenţia trebuie să fie expusă în descriere, revendicări şi desene suficient de clar,

complet şi corect, din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, astfel încât o persoană de

specialitate din domeniu să o poată realiza (art.18).

Data de depozit este data la care au fost înregistrate la O.S.I.M. cererea în care

se solicită explicit sau implicit acordarea unui brevet de invenţie, indicaţii care să

permită stabilirea identităţii solicitantului, descrierea invenţiei integrală sau parţială.

Cererea de brevet de invenţie se înscrie în Registrul Naţional al cererilor de brevet

depuse, datele nefiind publice. Depozitul naţional reglementar se consideră constituit şi

conferă un drept de prioritate numai după ce se depune toată documentaţia prevăzută de

art.14, în limba română, cu îndeplinirea condiţiilor de formă impuse de lege. Aşadar

legea distinge între data de depozit, după care numai în urma verificărilor întreprinse,

depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar singurul care are ca

efect recunoaşterea priorităţii de depozit faţă de orice alt depozit privind aceleaşi

invenţii (art.17).

Cererile pentru care a fost constituit depozitul naţional reglementar, sunt

publicate după expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau dacă a fost

recunoscută o prioritate, de la data acestei priorităţi. Excepţie face conţinutul cererilor

25

ce privesc invenţiile create pe teritoriul României considerate secrete de stat, cărora li se

atribuie acest regim de către instituţiile în drept pentru apărarea naţională şi pentru

păstrarea siguranţei naţionale cu susţinerea solicitantului şi acordarea unei compensaţii

materiale acestuia de către instituţia care a atribuit caracter de secret de stat. Acest

caracter încetează numai prin hotărâre a aceloraşi instituţii.

O.S.I.M. păstrează caracterul secret atribuit de instituţiile în drept documentelor

depuse (art.42). Cererile de brevet de invenţii declarate secrete de stat vor putea fi

publicate în termen de 3 luni de la data încetării acestui regim.

La cererea unei persoane fizice sau juridice îndreptăţite, publicarea se poate face

într-un termen mai scurt de 18 luni. Publicarea cererii se menţionează în Buletinul

Oficial de Proprietate Industrială şi poate fi însoţită de un raport de documentare.

4.2. Protecţia provizorie . Cererea de brevet de invenţie publicată după

expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau a priorităţii recunoscute

(art.23) conferă titularului un drept exclusiv de exploatare şi îi asigură acestuia ,

provizoriu, o protecţie similară cu cea conferită de brevet, cu excepţia cazurilor în care

cererea de brevet de invenţie a fost respinsă, retrasă sau declarată ca fiind retrasă

(art.34). Instituţia protecţiei provizorii se justifică întrucât după publicare, invenţia,

devine accesibilă publicului şi în principiu, o persoană de specialitate o poate realiza şi

exploata întrucât titularului nu i s-a acordat încă, printr-o hotărâre rămasă definitivă şi

irevocabilă, brevetul de invenţii.

Deşi legea conferă titularului protecţiei provizorii un drept exclusiv de

exploatare, similar cu cel conferit de brevet, trebuie să constatăm totuşi că acest efect

are un caracter atenuat întrucât titularul protecţiei provizorii nu poate introduce o

acţiune în contrafacere, nefiind încă titular de brevet.

4. 3. Examinarea cererii de brevet (art.25), constituie cea de a doua etapă a

procedurii de brevetare şi poate fi cerută la data de depozit, ori în termen de 30 de luni

de la această dată. Pentru cererile de brevet de invenţii declarate secrete de stat,

examinarea poate fi cerută la data de depozit a cererii sau în termen de 3 luni de la

încetarea acestui regim dar nu mai târziu de 30 de luni înainte de expirarea duratei de 20

de ani de protecţie a brevetului.

O.S.I.M.-ul examinează în această fază următoarele aspecte :

- dacă solicitantul este o persoană fizică sau juridică străină cu domiciliul sau

sediul în afara teritoriului României, care poate beneficia de dispoziţiile legii române,

în condiţiile tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România

26

este parte (art.6). Cât priveşte apatrizii această categorie poate beneficia de dispoziţiile

legii române dacă au domiciliul în România sau au domiciliul în străinătate cu condiţia

să nu se contravină convenţiilor internaţionale la care România este parte sau pe bază de

reciprocitate ;

- dacă cererea de brevet şi documentele însoţitoare sunt redactate în limba

română şi îndeplinesc condiţiile de formă cerute de lege (art.14-16) ;

- dacă descrierea, revindecările şi desenele sunt suficient de clare, complete şi

corecte (art.18) ;

- dacă priorităţile invocate sunt justificate prin acte de prioritate şi sunt depuse în

termenele stabilite de lege (art.17, 20-21) ;

- dacă cererea de brevet se referă numai la o singură invenţie sau la un grup de

invenţii ce formează un singur concept inventiv general (art.19). Cererea care nu

îndeplineşte această condiţie, poate fi divizată de solicitant, din proprie iniţiativă sau la

cererea O.S.I.M. ;

- dacă invenţia este brevetabilă şi nu face parte din categoria creaţiilor

intelectuale pentru care nu se acordă brevet (art.9) sau care nu sunt considerate invenţii

în sensul legii (art.8) ;

- dacă sunt îndeplinite condiţiile de fond pozitive ale invenţiei brevetabile (art.7,

10-13) :

. noutate,

. activitate inventivă,

. aplicare industrială.

Această a doua fază a procedurii de brevetare se finalizează printr-un raport de

examinare a cererii de brevet.

4.4. Acordarea sau respingerea cererii de brevet . În faza finală a procedurii

de brevetare O.S.I.M. – ul hotărăşte pe baza raportului de examinare a cererii de brevet

de invenţie, în termen de 18 luni de la data când s-a solicitat examinarea, acordarea

brevetului de invenţie sau respingerea cererii de brevet de invenţie cu condiţia ca

acestea să nu fi fost retrase de către solicitant sau declarate ca fiind retrase.

Respingerea în tot sau în parte a cererii de brevet de invenţie este decisă în

următoarele cazuri :

cererea de brevet nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în art.6, art.16 alin.2 şi 5 şi

la art.41 alin.2;

27

nu sunt respectate condiţiile pozitive şi condiţiile negative ale obiectului

protecţiei ;

nu sunt respectate condiţiile prevăzute în art.18 din lege;

termenul de deschidere a fazei naţionale pentru cererile înregistrate internaţional

a fost depăşit;

la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate în situaţia

prevăzută la alin.4 lit.b) au fost considerate retrase;

s-a solicitat respingerea cererii de brevet în cazul în care se constată că dreptul

la brevet aparţine unei alte persoane decât solicitantul (art. 65 alin. 2 lit. c) ;

solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada în termenul legal că este

îndreptăţit la acordarea brevetului ;

nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de invenţie în vederea acordării

brevetului fie la data de depozit, ori în termen de 30 de luni de la această dată;

cererea a fost considerată retrasă.

Menţiunea hotărârii de acordare a brevetului sau de respingere a cererii se publică în

Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală în termen de 60 de zile şi va avea efect

începând cu această dată.

4.5. Retragerea cererii de brevet. Solicitantul poate cere în scris şi în mod expres

retragerea cererii de brevet dacă :

- inventatorii nu au fost declaraţi în termen de 18 luni de la data solicitării examinării în

fond ;

- solicitantul nu a dat curs notificărilor O.S.I.M. privind forma revendicărilor, descrierii

şi desenelor ;

- dacă înaintea acordării brevetului de către O.S.I.M. se constată, prin hotărâre

judecătorească, că dreptul la brevet aparţine altei persoane decât solicitantul, persoana

îndreptăţită poate depune o nouă cerere iar cererea iniţială este considerată de O.S.I.M.

ca retrasă începând cu data de depozit a noii cereri ;

- solicitantul nu a depus revendicările şi desenele în termen de două luni de la data de

depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.

Toate hotărârile luate de O.S.I.M. sunt motivate şi se înscriu în Registrul

Naţional al cererilor de brevet de invenţie în termenele şi condiţiile stabilite de

Regulament şi se comunică solicitantului.

În cazul decesului părţii interesate sau al dizolvării persoanei juridice, procedura

administrativă se suspendă până la comunicarea la O.S.I.M. a succesorului în drepturi.

28

Până la comunicarea hotărârilor, O.S.I.M. – ul poate proceda din oficiu la revocarea

hotărârilor sale pentru neîndeplinirea condiţiilor legale precum şi pentru orice eroare

materială. Până ce O.S.I.M. –ul constată pe baza unor dovezi temeinice că solicitantul,

altul decât inventatorul, nu este îndreptăţit la acordarea brevetului de invenţie, se poate

proceda la amânarea comunicării hotărârii luate, fără a depăşi un termen de 6 luni de la

data acesteia.

Brevetul de invenţie este eliberat de directorul general al O.S.I.M, în temeiul

hotărârii de acordare a acestuia. Data eliberării brevetului de invenţie este data la care

menţiunea eliberării este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Brevetele se înscriu în Registrul Naţional al brevetelor de invenţii.

Durata de protecţie a unui brevet de invenţie este de 20 ani cu începere de la data

de depozit. Pentru produsele medicamentoase sau produsele fitosanitare brevetate se

poate obţine o protecţie suplimentară, în condiţiile legii27.

Brevetul este titlul juridic, eliberat de către stat prin organul său de specialitate,

cu competenţă exclusivă pe teritoriul României prin care titularului i se recunoaşte un

drept exclusiv de exploatare asupra invenţiei sale. În doctrină brevetul este considerat

prin monopolul pe care îl conferă un mecanism juridic de incitare a cercetării –

dezvoltării şi care este în principiu un efect direct şi specific al brevetului.

Brevetul naţional este esenţialmente temporar producându-şi efectele pe

teritoriul ţării unde a fost eliberat28 . Cât priveşte efectele brevetului, în literatura

juridică se consideră că acesta este constitutiv de drepturi deşi unii autori susţin opinia

caracterului declarativ al efectelor actului administrativ invocându-se instituţia

protecţiei provizorii reglementată de art.34 din lege, care la o examinare atentă nu

infirmă caracterul constitutiv de drepturi a brevetului.

Astfel de exemplu titularul protecţiei provizorii nu poate introduce o acţiune în

contrafacere condiţionată de existenţa unui brevet valabil şi este în aceste condiţii mai

vulnerabil sub aspectul apărării drepturilor sale.

27 Durata de protecţie a brevetului de soi, acordat de OSIM noilor soiuri de plante din toate genurile şi speciile este de 25 ani termen ce curge de la data eliberării brevetului de soi. Pentru un nou soi de plantă se eliberează brevetul de soi, dacă acesta este : nou, distinct, omogen, stabil şi poartă o denumire generică .pentru a permite identificarea acestuia. Legea nr.255 privind protecţia noilor soiuri de plante publicată în Monit.Oficial nr. 525 din 31 decembrie 1998.28 Excepţia de la regula teritorialităţii o constituie brevetul european care o dată eliberat, constituie un fascicol de brevete naţionale. Brevetul european a fost instituit prin Convenţia de la München din 1973. România a aderat la Convenţia de la München privind eliberarea brevetelor europene din 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire al acestei convenţii din 29 noiembrie 2000, prin Legea nr.611/2002 publicată în Mon.Of. Partea I,nr.844 din 22.11.2002.

29

4.6. Brevetarea în străinătate. Art.43 din lege prevede în mod expres, ca primă

exigenţă, că brevetarea în străinătate a invenţiilor create de persoanele fizice române pe

teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet la O.S.I.M. În

cazul invenţiilor care conţin informaţii secrete de stat, brevetarea în străinătate se face

numai dacă informaţiile au fost declasificate de către instituţiilor care le-au atribuit acest

caracter. În vederea brevetării în străinătate, solicitanţii îndreptăţiţi pot beneficia de

sprijin financiar. Brevetarea în străinătate se aduce la cunoştinţa O.S.I.M. de către

persoanele care au creat invenţia sau de către succesorii acestora. Condiţiile în care se

poate obţine sprijinirea brevetării în străinătate sunt prevăzute în Normele nr.242/1999

emise de O.S.I.M., modificate în 2000.29

CAPITOLUL 5

Noţiunea. Conţinutul, caracterele juridice şi limitele dreptului subiectiv de

proprietate industrială.

5.1. Noţiunea şi conţinutul dreptului subiectiv de proprietate industrială este

prevăzut în art.33 din lege care precizează că brevetul de invenţie conferă titularului său

un drept exclusiv de exploatare pe întreaga durată de protecţie a acestuia. Este cel mai

important drept de proprietate industrială recunoscut titularului de brevet.

În literatura juridică se distinge între latura pozitivă a dreptului, constituită din

dreptul de exploatare a invenţiei şi latura negativă care constă în dreptul la

exclusivitatea exploatării, 30 distincţie nereţinută de lege întrucât exploatarea invenţiei

exercitată de titularul brevetului este întotdeauna exclusivă.

Dreptul la exclusivitatea exploatării constituie posibilitatea juridică recunoscută

titularului de brevet de a se opune în mod absolut tuturor celorlalte persoane de a

efectua, fără consimţământul său, acte prevăzute expres de lege. Aceste acte sunt :

fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii,

oferirii spre vânzare sau vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs. În

cazul în care obiectul brevetului este un procedeu este exclusivă de asemenea utilizarea

procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul

produsului obţinut direct prin procedeul brevetat. Dacă obiectul brevetului se referă la

un material biologic, exclusivitatea exploatării se extinde asupra oricărui material

29 Publicate în Monit.Oficial, partea I, nr. 115 din 16.03.200030 L. Mihai, op.cit., p. 99 şi urm.

30

derivat, pe baza celui brevetat. Dacă obiectul brevetului îl constituie un produs

conţinând o informaţie genetică, exclusivitatea exploatării se extinde asupra oricărui alt

material în care produsul este încorporat şi în care informaţia genetică este conţinută şi

îşi exercită funcţia, cu excepţia corpului uman în diferite stadii de formare şi dezvoltare.

5.2. Caracterele juridice . Monopolul de exploatare recunoscut titularului de

brevet este un drept patrimonial, absolut, transmisibil, temporar şi teritorial. Exploatarea

invenţiei, ca latură pozitivă a dreptului de proprietate industrială, distinsă în doctrină,

este un drept real, purtând asupra unui bun incorporal cu prerogativele consacrate în

dreptul civil acestei categorii de drepturi şi anume jus utendi, fruendi şi abutendi.

5.3. Limitele generale exercitării dreptului exclusiv de exploatare. Sub acest

aspect distingem între limitele generale şi limitele speciale. Limitele generale se referă

la faptul că exclusivitatea poate fi invocată numai pe perioada de valabilitate a

brevetului de 20 de ani şi a doua limită generală constă în recunoaşterea exclusivităţii

care poate fi opusă de către titularul brevetului numai pe teritoriul României. Cât

priveşte limitele speciale, ele constau în actele prevăzute în art.33 dar care nu sunt

considerate încălcări a monopolului de exploatare precizate de lege, şi anume :

- art.35 lit.a folosirea invenţiilor în construcţia şi în funcţionarea vehiculelor

terestre, aeriene, precum şi la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcţionarea

acestora, aparţinând statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind

invenţiile, la care România este parte când aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul

României, temporar sau accidental, cu condiţia ca această folosire să se facă exclusiv

pentru nevoile vehiculelor sau navelor. Această limită este identificată în doctrină şi sub

denumirea de „imunitatea” navelor şi aeronavelor şi constituie o transpunere în

legislaţia naţională a dispoziţiilor art.5 ter din Convenţia de la Paris. Oportunitatea unei

asemenea reglementări este dictată de asigurarea liberei circulaţii a vehiculelor terestre

sau aeriene şi a navelor. Condiţiile ce se cer îndeplinite sunt : vehiculul sau nava să

aparţină unui stat membru ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România

este parte ; invenţia să fie brevetată în România ; invenţia să fie folosită exclusiv pentru

nevoile vehiculului sau navei respective care a pătruns pe teritoriul României temporar

sau accidental ;

- art.35 lit.b consacră dreptul de folosire personală anterioară şi dispune că nu

constituie o încălcare a monopolului de exploatare, actele prevăzute la art.33 efectuate

de către o persoană care a aplicat obiectul brevetului de invenţii sau cel al cererii de

brevet, aşa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea

31

producerii sau folosirii lui cu bună credinţă pe teritoriul României, independent de

titularul acesteia, cât şi înainte de constituirea unui depozit naţional reglementar privind

invenţia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută ; în acest

caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data

de depozit sau a priorităţii recunoscute şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât

cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei.

Dreptul de folosire personală anterioară se prezintă ca o aplicare a principiului

drepturilor dobândite cu bună credinţă şi a prevederilor art.4 din Convenţia de la Paris.

Dispoziţia vizează ipoteza crerii aceleiaşi invenţii de către două sau mai multe persoane

diferite în mod independent, posibilitate practică perfect posibilă întru-cât ideea care stă

la baza unei soluţii noi poate apărea la mai multe persoane, în locuri diferite şi fără a

avea cunoştinţă una de alta.31 Cea dintâi persoană care va depune o cerere de brevet şi

va constitui depozitul naţional reglementar va deveni titulară de brevet. Cealaltă sau

celelalte persoane care au aplicat cu bună credinţă soluţia sau au luat măsuri efective şi

serioase în vederea aplicării ei mai înainte de constituirea depozitului naţional

reglementar al persoanei titulară de brevet vor putea folosi în continuare invenţia în

volumul existent la data depozitului naţional reglementar dar dreptul de folosire nu va

putea fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul

afectat exploatării invenţiei. Condiţia impusă de titularul legal este deci existenţa unei

soluţii identice promovată de una sau mai multe persoane prin cercetări independente

dintre care numai una este titulară de brevet. Evident că „măsurile efective şi serioase în

vederea aplicării” trebuie să aibă o anumită consistenţă care să facă certă posibilitatea

unei exploatări efective ;

- art.35 lit.c se referă la efectuarea unor acte prevăzute în art.33 care nu

constituie încălcări ale drepturilor titularului de brevet şi anume producerea sau după

caz folosirea invenţiei exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial. Evident

legiuitorul a avut în vedere respectarea finalităţii drepturilor de proprietate industrială şi

anume aceea a unei informări care să rămână strict în cadru privat şi în scop

necomercial, întrucât monopolul exclusiv nu trebuie să constituie un obstacol excesiv

în desfăşurarea unei activităţi de cercetare ;

- art.35 lit. d constituie de asemenea o limitare a dreptului exclusiv

comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul României a acelor exemplare de

31

? A. Petrescu, L. Mihai, op.cit. , p.15

32

produs, al titularului, a acelor exemplare de produs, obiect al invenţiei care au fost

vândute anterior de titularul de brevet sau cu acordul expres. Textul legal are în vedere

dreptul de folosire a invenţiei ca urmare a epuizării dreptului asupra obiectului invenţiei

brevetate, text preluat din dreptul francez şi consacrat în l.613-6 din Codul proprietăţii

intelectuale din Franţa. Teoria epuizării dreptului de proprietate industrială pe care se

fundamentează această limitare a fost elaborată în doctrina germană, nefiind iniţial

acceptată de doctrina franceză şi în final transpusă în legislaţia franceză de proprietate

industrială. Se consideră în acest caz că punerea în circulaţie a produsului protejat

semnifică o cesiune a dreptului exclusiv al titularului de brevet cu privire la produsul

concret protejat, titularul brevetului nemaifiind îndreptăţit să invoce dreptul său exclusiv

epuizat. În dreptul român aplicarea textului legal are drept consecinţă că, după

înstrăinarea cu titlu oneros de către însuşi titularul brevetului, a produsului brevetat

actele ulterioare de comercializare sau de oferire spre vânzare a produsului în care este

încorporată invenţia realizată pe teritoriul României, de către subdobânditorii

produsului nu constituie contrafacere;

- art.35 lit.d1 folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter

necomercial, a obiectului invenţiei brevetate;

- art.35 lit.e consacră, ca limitare, dreptul de folosinţă personală ulterioară, o

consecinţă a decăderii din drepturi a titularului de brevet. Aşadar textul legal permite

folosirea cu bună credinţă sau luarea de măsuri efective şi serioase de folosire a

invenţiei, de către terţi în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de

brevet şi revalidarea brevetului.

În acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul

existent la data publicării menţiunii revalidării, şi dreptul de folosire nu poate fi transmis

decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenţia ori cu o fracţiune din patrimoniul

care este afectat exploatării invenţiei.

Decăderea din drepturi a titularului de brevet este reglementată în art.45 al.2 care

stabileşte că pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de invenţie titularul datorează

anual taxe de menţinere în vigoare a brevetului, care pot fi plătite şi anticipat pentru o

perioadă care nu poate depăşi 4 ani. Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din

drepturile decurgând din brevet, care se înregistrează în Registrul Naţional al brevetelor

de invenţie şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Totuşi art.38 din

lege prevede că în cazul decăderii din drepturi a titularului de brevet, acesta poate cere

la O.S.I.M. revalidarea brevetului pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la

33

data publicării decăderii. În termen de 60 de zile de la înregistrare O.S.I.M. hotătăşte

asupra cererii de revalidare, sub condiţia plăţii taxei legale. Menţiunea revalidării se

publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 30 de zile de la

rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii.

Această limitare a exclusivităţii exploatării invenţiei este situată după eliberarea

brevetului şi consacră ipoteza terţului care luând act de publicarea hotărârii de decădere

din drepturi a titularului de brevet, începe să exploateze invenţia căzută în domeniul

public sau să ia măsuri efective şi serioase de folosire a invenţiei între intervalul de timp

dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet şi revalidarea brevetului. În acest caz

invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data

publicării menţiunii revalidării dar dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu

patrimoniul persoanei care utilizează invenţia ori cu o fracţiune din patrimoniul care

este afectat exploatării invenţiei. Aşadar condiţiile impuse de această ipoteză sunt :

- terţa persoană a folosit cu bună credinţă sau a luat măsuri efective şi serioase

de folosire a invenţiei brevetate de către titular ;

- activităţile de folosire a invenţiei brevetate s-au desfăşurat strict între

momentul publicării decăderii şi cel al publicării revalidării în Buletinul oficial de

Proprietate Industrială.

Aceste condiţii îndeplinite cumulativ conferă terţului un drept de folosinţă, în

anumite limite, a invenţiei chiar şi după revalidarea brevetului şi repunerea în drepturi a

titularului său.

- art.35. lit.f instituie o limitare a exclusivităţii folosirii de către titularul

brevetului a produsului brevetat în cazul exploatării de către terţi a invenţiei sau a unei

părţi a acesteia, la a cărei protecţia s-a renunţat.

Conform art.39 titularul poate renunţa în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei

declaraţii scrise, înregistrată la O.S.I.M.. În cazul invenţiilor de serviciu prevăzute la

art.5 alin. 1 lit. a şi alin.2 brevetate pe numele unităţii şi respectiv al unităţii care a

comandat cercetarea precum şi al invenţiilor care au făcut obiectul unei cesiuni potrivit

art.5 alin. 1 lit.b brevetate pe numele salariatului, titularul brevetului este obligat să

comunice inventatorului intenţia sa de renunţare; la cererea inventatorului, titularul este

obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului. Dacă brevetul a făcut obiectul

unui contract de licenţă, renunţarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului

licenţei. Invenţia sau parte din aceasta, la a cărei protecţie s-a renunţat, poate fi liber

exploatată de către terţi. În cazul invenţiilor care conţin informaţii clasificate potrivit

34

art.42 al.2 se poate renunţa numai după declasificarea informaţiilor şi publicarea

menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie şi a descrierii, revendicărilor şi

desenelor invenţiei brevetate, potrivit cu prevederile art.28 alin.6.

Renunţarea se înregistrează la O.S.I.M. în Registrul naţional al brevetelor de

invenţii îşi produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de

Proprietate Industrială.

5.4. Licenţa obligatorie. Caracterul şi condiţiile de acordare.

Conform art.48 la cererea oricărei persoane interesate, Tribunalul Bucureşti

poate acorda o licenţă obligatorie la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit

a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se

termenul care expiră cel mai târziu.

Prevederile alin.1 sunt operabile numai dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost

insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să-şi justifice

inacţiunea şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile

comerciale de utilizare a invenţiei.

Tribunalul Bucureşti va autoriza licenţa obligatorie dacă va aprecia, pe baza

circumstanţelor date, că, deşi persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la

o înţelegere într-un termen rezonabil.

În afara motivelor prevăzute la alin.2, o licenţă obligatorie poate fi autorizată de

Tribunalul Bucureşti :

a). în situaţii de urgenţă naţională ;

b). în alte situaţii de extremă urgenţă;

c). în situaţii de utilizare publică, în scopuri necomerciale.

Acordarea licenţei obligatorii pentru unul dintre motivele de cauză publică nu

impune îndeplinirea condiţiilor referitoare la reaua gestionare a exploatării brevetului.

Totuşi beneficiarul licenţei va înştiinţa solicitantul sau titularul brevetului despre

autorizarea dată de instanţă, în cel mai scurt timp.

În situaţii de utilizare publică în scopuri necomerciale, Guvernul sau terţii

autorizaţi de acesta, atunci când cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaşte dacă

un brevet de invenţie valid este sau va fi utilizat de guvern, respectiv de terţi, vor anunţa

titularul brevetului despre utilizarea acestuia, într-un timp rezonabil.

În cazurile în care un brevet nu poate fi exploatat fără să aducă atingere

drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a cărei dată de

35

depozit naţional reglementar este anterioară, o licenţă obligatorie pentru exploatarea

brevetului ulterior va putea fi autorizată numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ,

următoarele condiţii suplimentare :

a). invenţia revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic

important, de interes economic substanţial în raport cu invenţia revendicată în brevetul

anterior ,

b). titularul brevetului anterior are dreptul la o licenţă reciprocă, în condiţii

rezonabile pentru utilizarea invenţiei revendicate în brevetul ulterior ;

c). utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu

excepţia cazului în care este transmis şi brevetul ulterior.

Licenţele obligatorii sunt neexclusive şi se acordă de Tribunalul Bucureşti, în

condiţii determinate în ce priveşte întinderea şi durata acestora, precum şi nivelul

remuneraţiei cuvenite deţinătorului dreptului, stabilit în raport cu valoarea comercială a

licenţelor acordate.

Licenţele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieţei.

Întinderea şi durata licenţelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care

acestea au fost autorizate. În cazul invenţiilor din domeniul tehnologiei de

semiconductoare, licenţa va fi acordată numai pentru scopuri publice necomerciale sau

pentru a remedia o practică stabilită ca fiind anticoncurenţială, ca urmare a unei

proceduri judiciare sau administrative.

În cazul în care un ameliorator nu poate exploata un brevet de soi de plantă fără

să aducă atingere unui brevet de invenţie anterior, acesta poate solicita o licenţă

obligatorie pentru invenţia protejată prin acest brevet.

În cazul în care titularul unui brevet de invenţie referitor la o invenţie

biotehnologică nu poate să o exploateze fără să aducă atingere unui brevet anterior de

soi nou de plantă, acesta poate solicita o licenţă obligatorie pentru exploatarea noului soi

de plantă, protejat prin brevet.

În cazul în care o licenţă obligatorie este autorizată pentru a remedia o practică

anticoncurenţială, nu sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la caracterul urgent.

Licenţa obligatorie nu este transmisibilă decât împreună cu partea din

întreprindere sau cu fondul de comerţ care beneficiază de această utilizare.

La solicitarea motivată, prezentată de persoana interesată, Tribunalul Bucureşti

poate retrage licenţa obligatorie, atunci când circumstanţele care au condus la acordarea

acesteia au încetat să mai existe, cu condiţia ca interesele legitime ale persoanei care a

36

dobândit-o să fie protejate într-o manieră corespunzătoare. Licenţa nu va fi retrasă dacă

circumstanţele care au determinat acordarea acesteia riscă să se producă din nou.

Hotărârile Tribunalului Bucureşti privind autorizarea utilizării unei licenţe

obligatorii, precum şi cele privind remuneraţia prevăzută în raport cu utilizarea acesteia

vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare.

Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile privind acordarea sau, după caz,

retragerea licenţei obligatorii se comunică de persoana interesată la O.S.I.M., care le

înregistrează în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în

Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publică menţiunea acestor hotărâri în

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de o lună de la comunicare.

Licenţele obligatorii nu sunt o inovaţie a Legii 64/199132 privind brevetele de

invenţie. Oportunitatea reglementării lor, a fost realizată cu ocazia Conferinţei de la

Lisabona din 1958 pentru revizuirea Convenţiei de la Paris din 1883 pentru protecţia

proprietăţii industriale ca urmare a constatării că decăderea din drepturi a titularului de

brevet reprezintă o sancţiune prea dură. După modificarea Legii 64/1991 din mai 2002

licenţa obligatorie a dobândit însă un triplu caracter şi anume :

- de limitare a monopolului de exploatare a titularului de brevet ;

- de sancţiune pentru neaplicarea sau insuficienta aplicare a invenţiei dacă

titularul brevetului nu poate să-şi justifice inacţiunea şi nici nu s-a putut ajunge la o

înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile comerciale de utilizare a invenţiei,

măsură justificată de faptul că titularul de brevet are deopotrivă dreptul dar şi obligaţia

juridică de a exploata invenţia brevetată ;

- de instrument juridic aplicabil în situaţii de urgenţă naţională sau de utilizare

publică, în scop necomercial.

CAPITOLUL 6

Categorii de drepturi şi obligaţii născute în legătură cu invenţia

6.1.Categorii de drepturi. Pe baza dispoziţiilor legale şi din raţiunii didactice,

în doctrină drepturile care se nasc în legătură cu invenţia au fost clasificate în trei

categorii distincte şi anume : drepturile titularului de brevet ; drepturile inventatorului

32 Legea 64/1991 înainte de a fi modificată în 2002 reglementa două categorii de licenţe şi anume : licenţa obligatorie şi licenţele din oficiu din domeniul sănătăţii, economiei naţionale şi apărării naţionale instituite fie pe calea judiciară, fie pe cale administrativă, acestea din urmă la rândul lor se prezentau sub două forme şi anume licenţa din oficiu instituită pe cale administrativă cu punere în întârziere şi licenţa din oficiu instituită pe cale administrativă, fără punere în întârziere.

37

care nu este titular de brevet şi drepturile unităţii care nu este titulară de brevet. 33

Criteriul avut în vedere în constituirea acestor trei categorii a fost acela al existenţei

brevetului care conferă soluţiei tehnice, calitatea de invenţie generatoare de drepturi şi

autorului ei calitatea de inventator cu drepturi recunoscute şi ocrotite de lege.

6.2. Drepturile titularului de brevet. În această categorie de drepturi, fără a

face o ierarhie valorică, un drept de o importanţă cu totul specială este dreptul de

proprietate industrială cu cele două laturi ale sale precizate în doctrină şi anume dreptul

de exploatare a invenţiei care constituie totodată şi o obligaţie ce revine titularului de

brevet – persoane fizice sau juridice şi dreptul la exclusivitatea exploatării invenţiei. Ca

o excepţie se prezintă protecţia provizorie (art.34) tratată anterior, prin care se

recunoaşte, de la data publicării cererii de brevet, solicitantului, care nu este încă titular

de brevet, în anumite condiţii, dreptul de proprietate industrială, solicitantul unei cereri

de brevet publicate fiind asimilat provizoriu cu titularul de brevet. Un alt drept

recunoscut titularului de brevet este dreptul la despăgubiri materiale în cazul încălcării

dreptului exclusiv de exploatare. Aceste despăgubiri reprezintă latura civilă a

infracţiunii de contrafacere. Dreptul de prioritate al titularului de brevet (art.17) conferit

de lege cu începere de la data constituirii depozitului naţional reglementar sau a

priorităţii invocate şi recunoscute (prioritatea de depozit).

Dreptul la asistenţă tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a

invenţiei (art.44 alin.2). Obligaţia inventatorului de a acorda, la cererea titularului de

brevet, asistenţă tehnică, îşi are izvorul în contractul încheiat între cele două părţi :

inventatorul şi titularul de brevet.

Unitatea titulară de brevet şi inventatorul au obligaţia reciprocă de a se informa

în scris asupra creării şi stadiului realizării invenţiei şi să se abţină de la orice divulgare,

art.5 alin. 3 şi 4 şi art.42 alin.1.

6.3.Drepturile inventatorului care nu este titular de brevet. Inventatorul care

nu este titular de brevet are dreptul la o remuneraţie suplimentară stabilită prin contract

(art.5 alin.1, lit.a şi art.5 alin.2). Pentru invenţiile create şi realizate în condiţiile art.5

alin.1 cu clauză contrară şi respectiv art.5 alin.2, inventatorul beneficiază de drepturi

patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu solicitantul sau, după caz, cu

titularul brevetului. Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcţie de efectele economice

şi/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al

invenţiei (art.37).

33 L.Mihai, op.cit. p.22 şi urm.

38

Dreptul inventatorului de a încasa preţul convenit pentru asistenţa tehnică

acordată pe bază de contract la cerere de către titularul de brevet (art.44 alin.2). Dreptul

inventatorului de a i se elibera un duplicat al brevetului de invenţie (art.36 alin.2).

Dreptul inventatorului de a fi informat în scris de către unitate asupra stadiului realizării

invenţiei (art.5 alin.4), asupra stadiului examinării cererii de brevet în cadrul O.S.I.M.,

precum şi asupra stadiului şi rezultatelor aplicării invenţiei (art.44). Dreptul la acordarea

unei compensaţii materială de către instituţia care a atribuit caracter de secret de stat

invenţiei sale (art.44 alin.2). Inventatorului, care nu este titular al brevetului i se

recunosc şi o serie de drepturi personale nepatrimoniale ca : dreptul la calitatea de autor

al invenţiei şi de a i se menţiona numele, prenumele şi calitatea în brevetul eliberat, în

carnetul de muncă precum şi în orice acte sau publicaţii privind invenţia sa (art.36),

dreptul de a decide asupra publicităţii invenţiei, dreptul de a solicita eliberarea unui titlu

de protecţie şi evident dreptul de prioritate.

6.4. Drepturile unităţii care nu este titulară de brevet .Unitatea care nu este

titulară de brevet are în condiţiile art.5 alin. final, un drept de preferinţă la încheierea

unui contract privind invenţia realizată de salariat şi brevetată pe numele salariatului în

condiţiile art.5 lit.b.

Situaţia vizată de textul legal priveşte cazul în care, inventatorul salariat, titular

de brevet renunţă să exploateze personal invenţia sa şi decide să transmită dreptul său

altei persoane prin contract de cesiune sau contract de licenţă.

Pe lângă drepturi, legea reglementează şi obligaţii. Astfel titularului de brevet îi

revine obligaţia de plată a taxelor de menţinere în vigoare a brevetului (anuităţi)

conform art.45 al.2. Reglementarea anuităţilor este dată de Ordonanţa Guvernului nr.41

din 30 ianuarie 199834 aprobată prin Legea nr.383 din 13 iunie 2002 privind taxele în

domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.35

Persoanele fizice şi juridice române, solicitanţi sau titulari, plătesc în lei taxele

prevăzute în legea specială.

Persoanele fizice şi juridice străine, care sunt solicitanţi, titulari sau care au

preluat un drept de proprietate industrială, plătesc în valută taxele datorate.

În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cât şi străini,

taxele datorate în comun se plătesc în valută.

34 Publicată în M.Oficial nr.43 din 30 ianuarie 1998.35 Legea nr.383 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul oficial nr.471 din 2 iulie 2002.

39

Taxele de menţinere în vigoare pentru anii de protecţie până la eliberarea

brevetului de invenţie în temeiul Legii nr.64/1991, inclusiv anul în care se eliberează

acesta, se plătesc o dată cu taxa pentru eliberarea brevetului.

Pentru fiecare dintre anii următori anului eliberării brevetului, taxa pentru

menţinerea în vigoare a acestuia se plăteşte anual până la începerea anului de protecţie

respectiv.

Taxele anuale pentru un brevet extins se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenţii

şi Mărci pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului

european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete.

Neplata acestor taxe până la expirarea termenului de 6 luni are ca urmare

decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

O dată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenţie, titularul acestuia este

obligat să plătească şi taxa de menţinere în vigoare datorată pentru perioada pentru care

nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

O altă obligaţie este aceea de exploatare a brevetului. Ea nu este prevăzută în

mod expres în lege dar rezultă indirect şi neechivoc din reglementarea licenţei

obligatorii.

Inventatorul care nu este titular de brevet are obligaţia de a acorda la cerere

titularului de brevet, asistenţa tehnică, pe bază de contract.

Capitolul 7

Transmiterea drepturilor născute în legătură cu invenţia

7.1. Sediul materiei, obiectul transmiterii, modalităţi de transmitere.

7.1.1. Sediul materiei. Potrivit art.47 din legea nr.64/1991 astfel cum a fost

modificată „Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg

din brevet pot fi transmise în tot sau în parte.

Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă,36 exclusivă sau

neexclusivă, sau prin succesiune legală sau testamentară. „

7.1.2. Obiectul transmiterii. Sunt transmisibile prin cesiune sau prin licenţă :

36 Ada Petrescu, L.Mihai, op.cit. Pentru contractul de cesiune şi pentru contractul de licenţă

40

- dreptul la acordarea brevetului de invenţie când actul de transmisiune se

încheie fie înaintea depunerii cererii de brevet, fie în cursul procedurii de eliberare a

brevetului dar înainte de pronunţarea deciziei motivate de către O.S.I.M. ;

- dreptul asupra brevetului care are ca obiect al transmisiunii doar brevetul, actul

de transmisiune se încheie după eliberarea brevetului în tot cursul duratei sale de

validitate. Momentul transmisiunii este posterior eliberării brevetului. O asemenea

transmisiune se realizează prin contract de cesiune.

- drepturile născute din brevetul de invenţie ce reunesc ansamblul prerogativelor

ce alcătuiesc dreptul de folosinţă a invenţiei ce se naşte din brevet.

7.1.3. Modalităţile de transmitere a drepturilor privind invenţia pot fi

clasificate după mai multe criterii şi anume :

A. În funcţie de momentul în care intervine, transmisiunea poate fi făcută prin :

acte între vii ;

acte mortis causa.37

B . După temeiul transmisiunii :

transmisiune legală ;

transmisiune voluntară ;

C. După modul de transmitere :

acte cu titlu oneros;

acte cu titlu gratuit.

7.2. Contractul de cesiune.

7.2.1. Noţiunea . Doctrina a definit contractul de cesiune ca fiind instrumentul

juridic prin care se transmite în tot sau în parte, dreptul la brevetul de invenţie, deci

implicit dreptul de folosinţă exclusivă asupra invenţiei, de la titularul brevetului în

calitate de cedent către o altă persoană în calitate de cesionar în schimbul unui preţ.

Contractul de cesiune cu titlu oneros a fost calificat în doctrină ca o formă de

vânzare supusă, în lipsa unor prevederi legale proprii, dreptului comun aplicabil

37 Potrivit art.2 lit.m) prin succesor în drepturi se înţelege orice persoană fizică sau juridică căreia i s-a transmis fie dreptul la acordarea brevetului de invenţie, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de invenţie eliberat.

41

vânzării. Când contractul de cesiune este cu titlul gratuit, dispoziţiile aplicabile sunt cele

de la donaţie.

7.2.2. Clasificare. Contractul de cesiune din punctul de vedere al întinderii

drepturilor poate fi :

- cesiune totală, în cazul în care cesiunea are ca obiect toate drepturile ce

izvorăsc din brevet şi pentru întregul teritoriu pe care invenţia este protejată.

- cesiune parţială când obiectul îl formează anumite laturi ale folosinţei

exclusive de exemplu când invenţia este susceptibilă de mai multe aplicaţii şi numai

unele din ele formează obiectul transmisiunii. Se transmite cum ar fi dreptul de a fabrica

produsul şi se păstrează dreptul de a-l comercializa. Cesiunea parţială îmbracă în acest

caz forma unei coproprietăţi. Cesiunea poate fi parţială şi din punct de vedere teritorial

dacă este limitată la o parte din teritoriu pe care invenţia este protejată.

7.2.3. Drepturi ce se transferă în patrimoniul cesionarului :

- dreptul de proprietate asupra brevetului, în tot sau în parte, după cum cesiunea

a fost totală sau parţială ;

- dreptul la acţiune în contrafacere pentru actele ulterioare datei încheierii

contractului de cesiune.

Contractul de cesiune nu transferă drepturi personale nepatrimoniale, indisolubil

legate de persoana inventatorului şi dreptul de prioritate unionistă, afară doar de situaţia

în care acest din urmă drept este stipulat expres în contract că se transferă.

7.2.4. Forma contractului de cesiune . Din punct de vedere al formei,

contractul de cesiune este consensual (legea nu prevede expres o anumită formă).

Formalităţile de înscriere la O.S.I.M. a cesiunii sunt necesare doar pentru opozabilitatea

faţă de terţi. Art. 47 alin.3 prevede expres că : „Transmiterea produce efecte faţă de terţi

numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a

menţiunii transmiterii înregistrate la O.S.I.M. Între părţi efectele se produc de la

momentul încheierii contractului”.

7.2.5. Condiţii de fond :

- calitatea de proprietar a cedentului care trebuie să fie titular al brevetului ;

- obiectul cesiunii trebuie să fie un brevet în vigoare în momentul încheierii

contractului. Cesiunea nu poate avea ca obiect un brevet expirat sau un brevet cu un

titular decăzut din drepturi.

7.2.6. Efecte.

7.2.6.1. Obligaţiile cedentului :

42

- obligaţia de predare sau remitere a obiectului contractului, ca obligaţie

principală se traduce în obligaţia de a tolera actele de exploatare ale cesionarului. De

asemenea cedentul are obligaţia de a pune la dispoziţie, know-how-ul legat de

exploatarea obiectului contractului dacă se apreciază că know-how-ul este un accesoriu.

Fundamentul juridic al obligaţiei de a pune la dispoziţie know-how-ul este dat de

art.970 şi de art.1325 Cod civil. Potrivit art.970, obligaţiile trebuie executate cu bună

credinţă şi cuprind nu numai ceea ce este expres stipulat de părţi dar şi toate urmările

prevăzute de echitate, obicei, lege, în funcţie de natura obligaţiilor. Art.1325 precizează

că obligaţia de predare cuprinde atât lucrul cât şi accesoriile sale şi tot ce este destinat

folosirii sale. O soluţie asemănătoare nu poate fi promovată şi cât priveşte asistenţa

tehnică întrucât legea prevede în mod expres că ea se acordă, la cerere, pe bază de

contract.

Obligaţia de garanţie . Cedentul trebuie să asigure liniştita şi utila folosinţă a

obiectului contractului. Contractul de cesiune este un contract sinalagmatic, consensual,

cu titlu oneros şi comutativ. Obligaţia de garanţie nu poartă asupra randamentului sau

valorii comerciale a obiectului invenţiei.

Evicţiunea provine fie din fapta terţului fie din fapta personală a cedentului.

Potrivit regulilor de drept civil, cedentul garantează pe cesionar pentru evicţiune

atât din partea terţului cât şi pentru fapta personală. Fapta terţului poate consta în

contrafacere şi în această situaţie cesionarul se poate apăra singur. După cedarea

brevetului, cedentul nu mai poate exploata invenţia, iar cesionarul are împotriva lui o

acţiune în garanţie pentru evicţiune, acţiune care rezultă din fapta proprie (acţiune în

contrafacere).

Vicii ascunse . Viciile ascunse sunt cele care conduc la nulitatea brevetului care

poate fi nulitate totală sau parţială. În acest caz se face aplicarea art.1311 Cod civil care

prevede că „Dacă în momentul vânzării, lucrul vândut era pierit în tot, vinderea este

nulă. Dacă a pierit numai în parte, cumpărătorul are alegerea între a se lăsa de contract,

sau a pretinde reducerea preţului. Doctrina consideră că atunci când vânzătorul este un

profesionist el este prezumat a cunoaşte viciile lucrului vândut. În practică însă,

aplicarea prezumţiei de rea-credinţă a cedentului profesionist se înlătură în cazul

inventatorilor individuali, cedenţi ocazionali. Prezumţia nu are un caracter irefragabil. O

clauză de negaranţie a vânzătorului pentru vicii ascunse este valabilă în dreptul comun

(art.1354 C.civ.) şi în principiu şi în contractul de cesiune.

43

7.2.6.2. Obligaţiile cesionarului. Obligaţia principală a cesionarului o constituie

plata preţului care se poate stabili printr-o sumă globală sau dintr-un procent din profitul

realizat, sau o cantitate de produse sau în sfârşit mixtă. În unele contracte, în special cele

care stabilesc preţul într-un procent din profitul realizat se poate prevedea o clauză

expresă care să instituie obligaţia de exploatare.

O altă modalitate de transmitere a drepturilor privind invenţia este aportul unui

brevet la o societate comercială . Aceasta poate consta într-un brevet asupra căruia

titularul transmite societăţii proprietatea sau folosinţa acestuia. Asociatul care aportează

un brevet are aceeaşi obligaţie de garanţie ca şi cedentul dintr-un contract de cesiune sau

de licenţă.

7.3. Contractul de licenţă

7.3.2. Noţiune . Licenţa de brevet este operaţia juridică prin care se transmite în

întregime sau numai în parte dreptul de folosinţă asupra unei invenţii brevetate, de la

titularul de brevet către o altă persoană în schimbul plăţii unei redevenţe.

În sens restrâns, licenţa presupune acordul prin care titularul unui drept de

proprietate industrială transmite unei alte persoane în tot sau în parte folosinţa dreptului

său exclusiv de exploatare în schimbul plăţii unei redevenţe.

Acesta este un contract nenumit, ca şi cesiunea ; licenţa în latină semnifică

promisiune sau libertate de a acţiona.

Ca natură juridică, deşi este contract nenumit, i se aplică prin analogie

dispoziţiile în materie de locaţiune, precum şi elementele de la contractul de vânzare-

cumpărare, respectiv societate civilă.

7.3.2.Caractere juridice. Licenţa este un contract nenumit, sinalagmatic,

consensual, oneros, intuituu personae, şi, după caz, cu executare succesivă sau dintr-o

dată.

7.3.3. Clasificare, licenţele pot fi clasificate după criteriile următoare :

Din punctul de vedere al drepturilor, licenţele pot fi :

1. Licenţa simplă – în situaţia în care cesionarul dobândeşte folosinţa invenţiei

brevetate, titularul brevetului păstrează atât dreptul de a folosi el însuşi invenţia şi

dreptul de a conceda folosinţa invenţiei altor persoane ;

44

2. Licenţa exclusivă - este acea formă de licenţă prin care se transmite

beneficiarului folosinţa exclusivă fie a uneia din formele de realizare ale invenţiei (dacă

este susceptibilă de mai multe forme de realizare), fie pentru o anumită durată sau un

anumit teritoriu;

3.Licenţa absolută – în acest caz, cedentul nu poate acorda alte licenţe şi trebuie

să se abţină de la orice act de exploatare a invenţiei, pe perioada sau înăuntrul

teritoriului la care se referă exclusivitatea.

În funcţie de întinderea teritorială a folosinţei, a duratei exploatării sau a naturii

activităţii (fabricare, vânzare, exploatare) licenţele sunt :

licenţe limitate;

licenţe nelimitate

După obiectul contractului, licenţele se clasifică în :

licenţă de brevet;

licenţă de know-how;

licenţă de marcă;

licenţă de desen sau model industrial.

După izvorul raportului juridic, licenţa este :

1.legală

2.voluntară

În funcţie de complexitatea contractului :

licenţă pură, când nu are elemente ale altor operaţii juridice;

licenţă complexă, când reuneşte licenţe şi a altor contracte (furnizare, know-

how) într-o singură operaţie complexă.

Din punct de vedere al formei, contractul de licenţă este consensual formalităţile de

înscriere la O.S.I.M. a licenţei sunt necesare doar pentru opozabilitate faţă de terţi .

7.3.4. Efectele contractului de licenţă .

7.3.4.1. Obligaţiile concedentului :

1. Obligaţia de remitere/predare a obiectului – potrivit căreia beneficiarul

foloseşte invenţia. Transmisiunea folosinţei este temporară, pe durata de valabilitate a

brevetului şi poate fi limitată sau nelimitată. Folosinţa invenţiei este un drept de creanţă

spre deosebire de folosinţa exclusivă (monopolul de exploatare) care este un drept real.

2. Obligaţia de asistenţă tehnică – constă în furnizarea de documente, know-how

şi tot ceea ce este necesar pentru ca beneficiarul să poată folosi invenţia.

3. Obligaţia de garanţie pentru vicii şi evicţiuni are următoarele trăsături :

45

- concedentul trebuie să asigure liniştita şi utila folosinţă a invenţiei de către

concesionar ; tulburările pot proveni din fapta proprie, fapta terţilor, vicii ascunse.

- poartă doar asupra faptului că obiectul contratului este tehnic, realizabil şi

exploatabil ; în principiu, se poate încheia un contract de licenţă şi pentru folosinţa unei

invenţii ce se va breveta în viitor dacă s-a depus cererea pentru eliberarea brevetului ;

- dacă invenţia nu este tehnic realizabilă, contractul de licenţă poate fi anulat atât

pentru vicii ascunse cât şi pentru absenţa cauzei. Concedentul nu garantează valoarea

comercială a licenţei concedate şi nici rentabilitatea exploatării ;

- la încetarea contractului de licenţă, concedentul are şi obligaţia de a prelua stocul

de produse fabricate pe bază de licenţă şi nevândute.

Plata anuităţilor revine concedentului, ca titular de brevet în baza art.1420 C.civil.

7.3.4.2. Obligaţiile concesionarului :

1.Obligaţia de plată a preţului (redevenţei)

Preţul poate fi plătit forfetar (dintr-o dată) sau eşalonat (reprezentând un procent din

cifra de afaceri realizată de beneficiar prin exploatarea brevetului).

2 .Obligaţia de exploatare a invenţiei.

Obligaţia de exploatare este o obligaţie „propter in rem” . Fiind o obligaţie reală,

trebuie realizată imediat de către beneficiar. Exploatarea trebuie să fie serioasă, efectivă,

leală (corectă, cinstită).

3. Obligaţia de apărare a titularului de brevet împotriva uzurpărilor conf.

art.1433 C.civ.

4. Obligaţia de sistare a exploatării la încetarea contractului.

7.3.5. Încetarea contractului. Cauzele de încetare sunt :

convenţia părţilor conf. art. 969 al.2 Cod civil ;

rezilierea cu efecte pentru viitor ;

anularea constatată ;

moartea uneia dintre părţi .

Capitolul 8

Apărarea drepturilor privind invenţiile

8.1. Modalităţi administrative. Apărarea drepturilor privind invenţiile este

reglementată de capitolul VI (art. 53 – 66) din legea nr.64/1991. Legea oferă diferite

46

mijloace de apărare a drepturilor care izvorăsc din invenţie : modalităţi administrative,

civile şi penale.

Contestaţia. Potrivit art. 53, hotărârile O.S.I.M. pot fi contestate la acesta de

către persoanele interesate, în termen de 3 luni de la comunicare.

Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la

O.S.I.M. de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul

O.S.I.M., în primă instanţă.

Revocarea sau anularea. Orice persoană interesată are dreptul să formuleze în

scris şi motivat, la O.S.I.M., o cerere de revocare împotriva hotărârii de acordare a

brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea acesteia, dacă hotărârea a

fost luată fără respectarea dispoziţiilor art.7-10 şi ale art.12 şi 13 din Legea nr.64/1991

astfel cum a fost modificată.

Cererea de revocare va fi soluţionată, în termen de 3 luni de la înregistrarea

acesteia la O.S.I.M., de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri

din cadrul O.S.I.M.

Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii de formă privind o cerere nu poate

constitui motiv de revocare a hotărârii de acordare a brevetului sau de anulare a

brevetului de invenţie, în tot sau în parte, decât în cazul în care aceasta este rezultatul

unei intenţii frauduloase.

Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fără ca titularul să

aibă posibilitatea să prezinte observaţii asupra revocării sau anulării şi să aducă într-un

termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege şi de regulamentul de

aplicare a prezentei legi.

8.2. Mijloace de drept civil. Potrivit art. 58 alin. 3 pentru prejudiciile cauzate,

titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei

judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii

produselor contrafăcute. Aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor

care au servit nemijlocit la săvârşirea infracţiunii de contrafacere.

Încălcarea drepturilor prevăzute la art.33 alin.1 de către terţi atrage pentru

persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata

despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului.

8.3. Mijloace de drept penal.

Însuşirea fără drept a calităţii de inventator. Potrivit art. 57 din Legea

nr.64/1991, însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator constituie

47

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 5.000

lei la 10.000 lei.

Infracţiunea de contrafacere. În alin.1 al art. 58 se incriminează infracţiunea

de contrafacere. Constituie infracţiunea de contrafacere, fabricarea, folosirea sau

punerea în circulaţie fără drept, a obiectului unui brevet de invenţie sau orice altă

încălcare a drepturilor conferite conform art.33 alin.2, dacă aceste încălcări au fost

săvârşite după data publicării cererii de brevet de invenţie.

Infracţiunea de contrafacere, cea mai gravă atingere adusă dreptului de

proprietate industrială este lacunar reglementată în legislaţia actuală. Codul penal,

incriminează în art.299 contrafacerea obiectului unei invenţii şi în art.300 punerea în

circulaţie a produselor contrafăcute referindu-se total nejustificat numai la obiectul unei

invenţii. Contrafacerea, această componentă negativă majoră a vieţii economice

contemporane se prezintă frecvent în practică sub forma unui cumul de atingeri

nelegitime a unor drepturi diferite de proprietate intelectuală, de exemplu la mărci,

desene şi modele industriale sau drepturi de autor care, presupune o concurenţă neleală

sistematică. Este evident necesar ca toate delictele contra proprietăţii intelectuale să fie

reglementate numai în Codul penal şi nu disparat în legile speciale.

Condiţiile pentru intentarea unei acţiuni în contrafacere sunt :

existenţa unui brevet valabil ;

o atingere adusă drepturilor titularului de brevet prin fabricarea, folosirea sau

punerea în circulaţie a obiectului brevetului ;

intenţia .

Actele de contrafacere, nu au relevanţă în ţara în care invenţia nu este brevetată.

Obiectul protejat, pentru a se stabili contrafacerea va fi comparat cu cel considerat a

constitui o contrafacere. O reproducere servilă va fi contrafacere, dar în cazul în care

reproducerea nu este servilă va fi contrafacere dacă în obiectul presupus contrafăcut se

regăsesc elementele esenţiale constitutive ale invenţiei. Ca regulă, contrafacerea se

apreciază după asemănări, nu după deosebiri. Donaţia unor obiecte contrafăcute nu cade

sub incidenţa legii ca de altfel şi fabricarea pe scară redusă a unor produse acoperite

prin brevet.

Apărarea drepturilor de proprietate industrială se poate realiza şi prin introducerea

unei acţiuni în concurenţă neleală. Concurenţa neleală este definită în art.301 Cod penal

în termenii următori : Fabricarea ori punerea în circulaţie a produselor care poartă

denumiri de origine ori indicaţii de provenienţă, false, precum şi aplicarea pe produse

48

puse în circulaţie de menţiuni false privind brevetul de invenţii ; ori folosirea unor

nume comerciale sau a denumirilor organizaţiilor de comerţ ori industriale, în scopul de

a induce în eroare pe beneficiari. Condiţiile necesare ce se cer îndeplinite sunt :

existenţa unui act de concurenţă ;

caracterul neleal al actului de concurenţă ;

existenţa unui prejudiciu.

Acţiunea în concurenţă neleală nu este subsidiară acţiunii în contrafacere pentru că

fundamentul lor este deosebit. Contrafacerea presupune încălcarea unui drept pe când

concurenţa neleală presupune încălcarea unor reguli de conduită comercială. În

consecinţă, acţiunea în concurenţă neleală poate fi introdusă alături de acţiunea în

contrafacere fiind două acţiuni distincte, independente astfel încât ele pot fi exercitate

separat ori simultan. Mai mult chiar cele două acţiuni pot fi cumulate atunci când

încălcarea dreptului exclusiv, drept real este consecinţa unor procedee neleale, distincte

de contrafacere.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţii vătămate.

În cazul în care, înainte de data publicării cererii de brevet de invenţie, faptele

prevăzute la art.58 alin. 1 continuă să fie săvârşite şi după somare, instanţa, la cerere,

poate ordona încetarea săvârşirii lor până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a

hotărârii O.S.I.M. Această măsură va putea fi ordonată cu plata de către solicitant a unei

cauţiuni stabilite de instanţă.

Divulgarea datelor cuprinse în brevet de către personalul O.S.I.M. Conform art.

61, divulgarea, de către personalul O.S.I.M., precum şi de către persoanele care

efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până

la publicarea lor, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2

ani.

O.S.I.M. răspunde faţă de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvârşirii

infracţiunii de divulgare a datelor cuprinse în cereri de către personalul propriu.

8.4. Proba faptelor incriminate. În cazul încălcării dreptului titularului unui brevet

de procedeu, prevăzut la art. 33 alin. 2 lit. b), 38 sarcina probei în stabilirea faptului că

procedeul utilizat pentru obţinerea unui produs identic este diferit de procedeul brevetat

incumbă persoanei prezumate a fi încălcat acest drept.

38 Art.33 alin.2 lit. b) se referă la utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.

49

În aplicarea prevederilor anterioare orice produs identic care a fost realizat fără

consimţământul titularului de brevet va fi considerat, până la proba contrarie, a fi fost

obţinut prin procedeul brevetat în cel puţin una dintre următoarele circumstanţe :

a). dacă produsul obţinut prin procedeul brevetat este nou ;

b). dacă există o probabilitate substanţială că produsul identic a fost obţinut prin

procedeul respectiv şi titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi rezonabile,

să stabilească ce procedeu a fost de fapt utilizat.

La prezentarea probelor contrarii de către titularul de brevet se va ţine seama de

interesele legitime legate de secretele de fabricaţie şi de secretele comerciale ale

persoanei prezumate că a încălcat drepturile titularului.

8.5. Soluţionarea cererilor.

Soluţionarea cererilor administrative. Contestaţia sau, după caz, cererea

de revocare va fi soluţionată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la O.S.I.M.,

de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul O.S.I.M.

Hotărârea Comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părţilor în termen de

15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de

30 de zile de la comunicare.

În termen de 15 zile de la comunicare, hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi

atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.

Hotărârile de acordare a brevetului de invenţie, luate de Comisia de

reexaminare, şi hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti, comunicate la O.S.I.M.

de către persoana interesată, se operează în registrele naţionale şi se publică în Buletinul

Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data la care acestea au

rămas definitive şi irevocabile.

O.S.I.M. operează în registrele naţionale, modificările intervenite ca urmare a

unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi le publică în Buletinul Oficial de

Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la

O.S.I.M. de către persoana interesată.

Potrivit dreptului comun, litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular

de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie, inclusiv

drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune şi licenţă, sau cele

referitoare la nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art.5 alin.6, art.37 şi art. 44 sunt de

competenţa instanţelor judecătoreşti.

50

Persoana interesată va comunica la O.S.I.M. hotărârea judecătorească în termen

de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, spre a fi înscrisă

în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al

brevetelor de invenţie şi publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. În lipsa

publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială hotărârea nu este opozabilă

terţilor.

Potrivit art.63, titularul de brevet poate solicita instanţei judecătoreşti :

a). ordonarea unor măsuri asiguratorii, atunci când există un risc de încălcare a

drepturilor decurgând dintr-un brevet şi dacă această încălcare riscă să cauzeze un

prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă ;

b). ordonarea, după acordarea liberului de vamă, a unor măsuri privind încetarea

faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevet, săvârşite de o terţă persoană cu

ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implică o

atingere a acestor drepturi.

Instanţa va putea dispune ca autorul încălcării drepturilor decurgând din brevet

să informeze titularul de brevet asupra identităţii terţilor care au participat la producerea

şi distribuirea mărfurilor în cauză, precum şi asupra circuitelor de distribuţie.

Măsurile asiguratorii vor putea fi ordonate cu plata de către reclamant a unei

cauţiuni stabilite de instanţă.

Pentru ordonarea măsurilor asiguratorii sunt aplicabile dispoziţiile dreptului

comun.

Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente de probă de

care acesta dispune, pentru a dovedi că este titularul brevetului încălcat ori al unui

brevet a cărui încălcare este inevitabilă.

Autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de brevet,

suspendarea vămuirii la import, exportul sau plasarea sub regim vamal suspensiv a

mărfurilor ce intră sub incidenţa incriminării unei infracţiuni de contrafacere.

Competenţele vamale cu privire la asigurarea respectării la frontieră a drepturilor

privind brevetele de invenţie aparţin, Autorităţii Naţionale a Vămilor, potrivit legii

nr.344/2005.

În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească se constată că o altă persoană

decât cea care figurează în brevetul de invenţie este îndreptăţită la acordarea brevetului,

O.S.I.M. eliberează brevetul persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului.

51

Dacă, înainte de acordarea de către O.S.I.M. a brevetului de invenţie, printr-o

hotărâre judecătorească se constată că dreptul la brevet aparţine unei alte persoane decât

solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest drept poate, în termen de 3 luni de

la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii şi în condiţiile prevăzute de

regulamentul de aplicare a prezentei legi:

a). să continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusă

ca pentru o cerere proprie ;

b). să depună o nouă cerere de brevet pentru aceeaşi invenţie. Pentru elementele

care nu extind conţinutul cererii iniţiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19,

cererea iniţială este declarată de O.S.I.M. ca fiind considerată retrasă, începând cu data

de depozit a noii cereri ,

c). să solicite respingerea cererii.

La cererea instanţei judecătoreşti, O.S.I.M. este obligat să înainteze actele,

documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită, recuperând

aceste acte în final. Citarea în instanţă se va face numai în acest scop.

Capitolul 9

Stingerea drepturilor izvorâte din invenţii

9.1. Expirarea termenului de protecţie. Confom art.31 durata de protecţie a

unui brevet de invenţie este de 20 ani cu începere de la data de depozit naţional

reglementar. Termenul de protecţie a unui brevet nu poate fi prelungit ca în cazul altor

obiecte de proprietate cum ar fi mărcile sau desenele şi modelele industriale. Durata

protecţiei noilor soiuri de plante protejate prin brevetul de soi este de 25 ani, termen ce

curge de la data eliberării brevetului de soi. Pentru soiurile noi de pomi fructiferi, vită-

de-vie şi arbori ornamentali, durata de protecţie este de 30 de ani. Pentru produsele

medicamentoase sau produsele fitosanitare, brevetate se poate obţine o protecţie

suplimentară, în condiţiile legii. După expirarea termenului de protecţie, invenţia cade

în domeniul public.

9.2. Decăderea titularului din drepturi constituie o cauză de stingere a

protecţiei cu condiţia să nu intervină în conformitate cu art.38 revalidarea brevetului

prin procedura repunerii în termen.

9.4. Renunţarea titularului la brevetul de invenţii. Brevetul de invenţie

conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare pe întreaga durată de protecţie a

52

acestuia. Cu toate acestea nu sunt încălcate drepturile titularului de brevet prin

exploatarea de către terţi a invenţiei sau a unei părţi a acesteia la a cărei protecţie s-a

renunţat, în conformitate cu art. 39 din lege potrivit cu care titularul poate renunţa, în tot

sau în parte, la brevet, pe baza unei declaraţii scrise înregistrate la O.S.I.M.

În cazul invenţiilor de serviciu prevăzute la art.5 alin. 1 lit. a) şi alin.2, precum şi

al invenţiilor care au făcut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. 1 lit. b) din Legea nr.

64/1991, titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului intenţia sa de

renunţare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul

asupra brevetului.

Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract de licenţă, renunţarea este posibilă

numai cu acordul beneficiarului licenţei.

Invenţia sau partea din aceasta, la a cărei protecţie s-a renunţat, poate fi liber

exploatată de către terţi.

La invenţiile considerate secret de stat, create pe teritoriul României, cărora li se

atribuie acest regim de către instituţiile în drept pentru apărarea naţională şi pentru

păstrarea siguranţei naţionale, se poate renunţa numai cu acordul instituţiilor care le-au

atribuit caracterul de secret de stat. Acest caracter încetează numai prin hotărâre a

aceloraşi instituţii.

Renunţarea se înregistrează la O.S.I.M. în Registrul naţional al brevetelor de

invenţie şi produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de

Proprietate Industrială.

Renunţarea are aceleaşi efecte ca şi decăderea – căderea invenţiei în domeniul

public şi dreptul terţilor de a o utiliza liber -.

9.5. Revocarea din oficiu a hotărârilor O.S.I.M.

Un caz special de încetare a drepturilor născute din brevet îl constituie

autorevocarea, din oficiu, de către O.S.I.M. a hotărârilor sale pentru neîndeplinirea

condiţiilor prevăzute de lege precum şi pentru orice eroare materială până la

comunicarea acestora în conformitate cu art.29. În literatura juridică termenul de

„revocare” din art. 29 este considerat impropriu folosit propunându-se cel de retractare

cu precizarea că revocarea astfel cum este reglementată în art.54 în capitolul VI al legii

consacrat apărării drepturilor privind invenţiile este precis conturată, cu condiţii de

aplicare şi termene proprii. Considerăm că ambele revocări (art.29 şi art. 54) au un

caracter administrativ dar între ele se pot constata şi o serie de diferenţe şi anume :

53

- sfera de acţiune a revocării din art.29 se extinde şi asupra erorilor materiale

care nu pot fi incluse în formularea prea generală „neîndeplinirea condiţiilor prevăzute

în prezenta lege „ precum şi la situaţia când se constată că solicitantul nu este îndreptăţit

la acordarea brevetului fiind altă persoană decât inventatorul, spre deosebire de cea din

art.54 limitată strict la neîndeplinirea condiţiilor de fond pozitive şi negative ale

obiectului invenţiei brevetate (art. 7-10 şi art. 12-13), la ipoteza în care obiectul

brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi comple, astfel încât o persoană de

specialitate în domeniu să o poată realiza şi la ipoteza în care obiectul brevetului

depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă;

- în cazul revocării reglementate de art.29 O.S.I.M. se sesizează din oficiu, pe

când, în cazul revocării din art.54 O.S.I.M. intervine numai dacă o persoană interesată

formulează în scris şi motivat, o cerere de revocare;

- art.29 condiţionează revocarea de respectarea unui termen precis şi anume data

comunicării hotărârilor O.S.I.M. pe când în cazul art.54 evident că persoana interesată

nu-şi poate formula cererea de revocare decât după comunicarea hotărârii O.S.I.M.

- dincolo de aceste diferenţe, dacă hotărârea O.S.I.M. de acordare a brevetului

nu a ajuns încă la cunoştinţa solicitantului, acesta nu mai produce efectele sale specifice

si sub acest aspect poate fi considerat, caz de stingere a drepturilor.

Capitolul 10

Realizări tehnice cu caracter de noutate relativă. Know-how-ul.

10.1. Consideraţii preliminare . În cadrul categoriei de realizări tehnice cu

caracter de noutate relativă se includea şi inovaţia, amplu reglementată în Legea

nr.62/1974 abrogată prin Legea nr.64/1991 care nu o consideră, în mod justificat, un

obiect de proprietate industrială. În legea actuală, singura referire la inovaţie este în

art.72 care o defineşte ca o realizare tehnică care este nouă la nivelul unei unităţi şi utilă

acesteia. Unitatea care aplică această realizare tehnică are obligaţia să ateste calitatea de

autor. Textul legal extinde principiul drepturilor băneşti cuvenite autorului unei invenţii

şi în cazul inovaţiilor dispunând că acestea, se stabilesc prin contract încheiat între autor

şi unitate. În cazul în care unitatea încalcă prevederile legale ea va fi obligată la plata de

despăgubiri autorului, potrivit dreptului comun, care vor fi determinate în funcţie de

rezultatele economice obţinute de unitate.

54

10.2. Know-how-ul39, este considerat şi nominalizat ca atare în legislaţia

internă şi convenţiile internaţionale ca obiect de proprietate industrială, fiind apreciat ca

un valoros element al patrimoniului unei întreprinderi. Know-how-ul nu face obiectul

unei reglementări speciale, dar unele legi fac referire la know-how. Denumirea de

know-how este o expresie englezească care se traduce prin „a şti în ce fel”, „a şti cum”,

expresie care a intrat definitiv în patrimoniul terminologic al proprietăţii industriale

fiind mult mai frecvent utilizată decât expresia franţuzească de „savoir faire” având

acelaşi înţeles.

10.2.1. Definiţia . Doctrina defineşte know-how-ul ca un ansamblu de

cunoştinţe tehnice (informaţii, experienţă, abilitate) nebrevetabile sau brevetabile dar

nebrevetate, necesare fabricării, funcţionării sau comercializării unor produse, sau

elaborării şi funcţionării unor tehnologii ori procedee. Soluţiile jurisprudenţiale adaugă

uneori referiri fie la finalitatea know-how-ului menţionând că acesta este de natură a

conferi un caracter mai competitiv întreprinderii care îl deţine, fie la condiţiile existenţei

sale, precizând că aceste cunoştinţe trebuie să aibă un caracter de noutate şi

originalitate.

Legea nr.79 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul

juridic al francizei defineşte know-how-ul în art.1 pct.d ca fiind ansamblul formulelor,

definiţiilor tehnice, documentelor, desenelor şi modelelor, reţelelor, procedeelor şi al

altor elemente analoage, care servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs,

10.2.2. Elementele componente ale know-how-ului. Literatura de specialitate

consideră că know-how-ul este alcătuit din elemente abstracte cum ar fi :

- abilitatea sau dexteritatea tehnică care se referă atât la abilitatea normală a unui

tehnician cât şi la aptitudinile sale native dobândite prin experienţă. Calităţile respective

sunt ataşate persoanei şi nu pot fi deci, obiectul unei apropieri de către întreprinderi

pentru că nu pot fi transmise decât odată cu persoana respectivă şi în general nu pot fi

fixate pentru o descriere precisă ;

- experienţa tehnică ca rezultat al unei practici industriale îndelungate şi nu o

simplă modalitate de executare a muncii de către un om experimentat. Ea este

susceptibilă de a fi înregistrată sau descrisă în documente, fixată deci pe un suport

material. Este transmisibilă fie pe calea asistenţei tehnice realizată de furnizor sau prin

pregătirea specialiştilor beneficiarului ;

39 Pentru informaţii suplimentare Yolanda Eminescu, Tratat de proprietate industrială vol. I, Creaţii noi, Bucureşti, Ed. Academiei, 1982, p. 159 şi urm.

55

- cunoştinţele tehnice, rezultat al cunoaşterii de către omul de meserie a tehnicii

industriale curente asociată unor informaţii din stadiul tehnicii mondiale.

10.2.3. Caracterele know-how-ului. Literatura juridică consideră că know-

how-ul are următoarele caractere :

- caracter tehnic , practic. Există şi un know-how comercial constituit dintr-un

ansamblu de cunoştinţe fără caracter tehnic, este esenţial în materia de franciză ;

- caracterul transmisibil în cazul şi în măsura în care poate fi comunicat altei

persoane dacă nu este indisolubil legat de persoana deţinătorului ;

- caracterul secret, asigurat prin interzicerea riguroasa a accesului terţilor la

aceste cunoştinţe care permit optimizarea fabricării unui produs sau a aplicării unor

procedee ceea ce face din know-how o valoare fragilă, esenţialmente aleatorie. În

doctrină se apreciază că există chiar şi un know-how negativ constituit din cunoaşterea

erorilor ce nu trebuie comise în fabricarea unui produs sau a aplicării unui procedeu.

Secretul se asigură printr-o protecţie de fapt, prin impunerea păstrării secretului,

deţinătorul, în lipsa unui titlu de protecţie, beneficiind doar de un monopol de fapt ;

- caracterul de noutate care este mai puţin relevant decât la invenţii întu-cât nu

se apreciază în funcţie de stadiul tehnicii mondiale ci se raportează la un criteriu

subiectiv şi anume stadiul cunoştinţelor beneficiarului, ceea ce conferă noutăţii un

caracter relativ.

Ţinând seama de caracterele menţionate, literatura juridică40 a deosebit know-

how-ul atât de inovaţie cât şi de secretul de fabricaţie. Astfel know-how-ul se

deosebeşte de inovaţie întrucât inovaţia :

nu este niciodată brevetabilă ;

nu este alcătuită din elemente abstracte ;

nu este secretă ;

constituie o realizare tehnică nouă la nivelul unei unităţi şi utilă acesteia, fiind o

aplicare locală a unei soluţii cunoscută tehnicii mondiale, drept urmare folosirea

ei este şi rămâne liberă.

Know-how-ul se deosebeşte şi de secretul de fabricaţie sau comercial definit chiar în

Legea 298/2001, pentru modificarea şi completarea legii nr.11/199141 (privind

combaterea concurenţei neloiale) în art.1 ind.1, lit. b astfel : constituie secret comercial

informaţia care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia, nu este în

40 Yolanda Eminescu, op.cit., p.16441 Publicată în M.Oficial 313 din 12 iunie 2001

56

general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în

mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin

faptul că este secretă, iar deţinătorul a luat măsuri rezonabile ţinând seama de

circumstanţe pentru a fi menţinută în regim secret .

Astfel, secretul de fabricaţie sau comercial constituie o tehnică, o formulă de

fabricaţie izolată, în timp ce know-how-ul se prezintă ca un ansamblu de elemente care

fără a avea un caracter de noutate absolută nu sunt cunoscute în ramura respectivă.

Secretul de fabricaţie are un caracter static în timp ce know-how-ul are caracter

dinamic fiind permanent susceptibil de ameliorări rezultate din activitatea de cercetare.

El cuprinde nu numai tehnicile efectiv utilizate ce sunt obiect al secretului comercial ci

şi pe cele din stadiul experimental precum şi cunoştinţe susceptibile de a fi permanent

îmbogăţite. Secretul de fabricaţie constituie de regulă exclusivitatea unei singure

întreprinderi, pe când know-how-ul este valorificabil prin transmitere, dobândind o

importanţă cu totul specială în comerţul internaţional.

10.2.4. Mijloace de apărare a drepturilor rezultate din know-how. Apărarea

know-how-ului se realizează prin mai multe mijloace juridice. Astfel, contra

concurenţilor săi comerciali, deţinătorul de know-how are la dispoziţie acţiunea în

concurenţă neleală iar contra celorlalte persoane non-concurente poate exercita acţiunea

în responsabilitate civilă delictuală. Asigurarea apărării know-how-ului are în vedere nu

numai mijloacele civile extra contractuale dar şi cele contractuale ca urmare a faptului

că know-how-ul este transmisibil.

Aşadar părţile în contractul de comunicare de know-how pot include, în limitele

autonomiei de voinţă, clauze necesare protejării caracterului confidenţial al know-how-

ului comunicat.

Pe planul dreptului penal, practicile comerciale neoneste pot întruni elementele

constitutive ale infracţiunilor de abuz de încredere, furt, divulgarea secretului

profesional, divulgarea secretului economic.

10.2.5. Contractul de comunicare de know-how. Transmiterea know-how-ului se

realizează prin contractul de comunicare de know-how denumit în mod curent în

practică, contract de licenţă de know-how, deşi doctrina franceză consideră, justificat,

că know-how-ul nefiind sediul unui drept privativ nu se poate admite ideea unei cesiuni

sau a unei licenţe. În Ghidul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind

licenţele, comunicarea de know-how este tratată totuşi alături de contractele de licenţă

având ca obiect transmisiunea de drepturi de proprietate industrială. Contractul de

57

comunicare de know-how nu este reglementat prin dispoziţii legale ceea ce conferă

părţilor, libertate în redactarea contractului. Nici un text legal nu impune forma scrisă a

contractului deşi, în practică, contractul se redactează în formă scrisă şi nici publicitatea

în vederea opozabilităţii faţă de terţi. Un moment important îl reprezintă negocierea

contractului în vederea încheierii sale care constă în dezvăluirea limitată a conţinutului

know-how-ului, a naturii informaţiilor comunicate privind produsul sau procedeul la

care se referă. Acest contract, în lipsa unei reglementări, este supus principiului libertăţii

contractuale ce cunoaşte însă o limită importantă şi anume aceea determinată de dreptul

concurenţei. El este un contract sinalagmatic care dă naştere la obligaţii atât în sarcina

comunicantului cât şi în sarcina beneficiarului.

Cât priveşte natura contractului de know-how în literatura juridică42 s-a considerat

că este diferită, după cum obiectul său îl formează elemente abstracte sau intelectuale.

Pentru elementele materiale care sunt remise beneficiarului, contractul poate fi

identificat cu o vânzare sau locaţiune în funcţie de caracterul definitiv sau temporar al

transferului.

Pentru elementele abstracte, intelectuale, obiect al comunicării şi nu al remiterii,

contractul de know-how poate fi identificat cu un contract de antrepriză.

A.Obligaţiile comunicantului de know-how :

- obligaţia de comunicare care este o obligaţie de a face. O problemă practică o

reprezintă situaţia în care se constată că know-how-ul comunicat este, la momentul

încheierii contractului, depăşit de progresul tehnic. Instanţele au decis în principiu, că

din moment ce beneficiarul nu ar fi descoperit el însuşi know-how-ul în cauză, decât

după lungi şi costisitoare cercetări, beneficiarul are un avantaj apreciabil care nu

justifică o diminuare a preţului ;

- obligaţia de exclusivitate trebuie expres prevăzută în contract, comunicantul

asumându-şi obligaţia de a nu transmite know-how-ul său terţilor pentru un teritoriu

determinat, comunicarea fiind făcută cu titlu exclusiv ;

- obligaţia de confidenţialitate destinată a întări forţa obligaţiei cu titlu exclusiv,

comunicantul asumându-şi obligaţia de a păstra secretul know-how-ului ;

- obligaţia de a comunica perfecţionările şi ameliorările aduse know-how-ului în

cursul executării contractului cu o precizare suplimentară privind posibilitatea plăţii

unui preţ distinct ;

42 Yolanda Eminescu, op.cit., p. 166

58

- obligaţia de garanţie mai ales cât priveşte viciile ascunse. Comunicantul este ţinut

la această obligaţie dacă există o clauză expresă în contract. În absenţa unei clauze

exprese, instanţele pot decide obligarea comunicantului la repararea prejudiciului

datorat unor vicii de concepţie cu excluderea viciilor de fabricare care revin

comunicantului în baza mecanismului general al responsabilităţii contractuale. În regulă

generală din moment ce doctrina admite valabilitatea clauzelor limitative de

responsabilitate într-un contract de antrepriză şi comunicantul în contractul de know-

how poate stipula o clauză de negarantare a viciilor ascunse sau a performanţelor

economice.

B. Obligaţiile beneficiarului :

- obligaţia de exclusivitate ; beneficiarul obligându-se să folosească exclusiv know-

how-ul comunicat ;

- obligaţia de non concurenţă ;

- obligaţia de a comunica perfecţionările sau ameliorările aduse know-how-ului ;

- interdicţia de a exploata know-how-ul după data fixată prin contract ;

- obligaţia de a păstra secretul know-how-ului comunicat ;

- obligaţia de plată a preţului care poate fi fixat în modalităţi diverse : forfetar, o

sumă unică, în procente eşalonate cu anticipaţie .

Titlul 3

Capitolul 11

Marca şi indicaţiile geografice .

11.1. Consideraţii introductive. Ca obiect de proprietate industrială, marca face

parte din categoria semnelor distinctive, impunându-se prin presiunea exercitată asupra

pieţii, amplificată astăzi prin posibilităţile perfecţionate de publicitate, ca un element

important în patrimoniul unei întreprinderi. Ea este utilă pentru că permite

consumatorilor să-şi orienteze preferinţele spre un anumit produs sau serviciu. Ea poate

deveni, prin alterarea funcţiilor sale tradiţionale şi primejdioasă, transformându-se într-

un instrument de monopol, prin consolidarea artificială şi excesivă a poziţiei pe piaţă a

unui anume producător care ajunge să dicteze preţul pieţii pentru produsele sale printr-o

publicitate agresivă şi obsesivă.

59

Sediul materiei îl constituie Legea nr.84 privind mărcile şi indicaţiile geografice 43 care a

abrogat Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu ce

rămâne un moment de referinţă al legislaţiei în domeniu pentru că a consacrat ca unic,

sistemul dobândirii dreptului la marcă prin prioritatea de înregistrare. La Convenţiile

internaţionale evocate la invenţii adăugăm în cazul mărcilor Aranjamentul de la Madrid

încheiat la 14 aprilie 1891 ratificat de România prin decretul nr.1176/1968.

11.2. Natura juridică a mărcii, a constituit o problemă teoretică, amplu

dezbătută în doctrină care fără a ajunge la un consens, califică marca ca fiind un bun

mobil incorporal susceptibil faţă de toate celelalte obiecte de proprietate industrială de o

protecţie infinită prin reînnoirea succesivă a depozitului. Calificarea nu este una legală

şi uneori nici nu concordă cu realitatea, întrucât sunt contrazise prevederile art.472 Cod

civil conform căruia bunurile sunt mobile prin natura lor, sau prin determinarea legii44.

Practic, marca este considerată a constitui unul din elementele incorporale ale fondului

de comerţ destinat a atrage clientela în jurul unui serviciu sau al unui produs ceea ce a

condus în doctrină la opinia de a considera această categorie de drepturi ca drepturi de

clientelă.

11.3. Definiţia mărcii şi caracterele ei . Marca este definită în art.3 ca fiind un

semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Din chiar

definiţia legală a mărcii se pot constata caracterele generale ale mărcii şi anume :

- caracterul facultativ. Marca este în principiu facultativă, titularul având

dreptul dar nu şi obligaţia de a marca produsele sau serviciile sale oferite publicului,

fără a i se îngrădi posibilitatea de a-şi valorifica produsele sau serviciile fără nici o

marcă.

Totuşi legiuitorul preocupat de garantarea calităţii produselor şi interesul

consumatorilor, a prevăzut în acte normative de aplicare specială, obligativitatea

marcării anumitor produse de exemplu a bijuteriilor, pietrelor şi metalelor preţioase de

către Banca Naţională.45 Această marcare nu poate fi asimilată cu o marcă şi deci nu se

43 Publicată în M.Oficial nr.161 din 23 aprilie 1998; H.G. nr.833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, pulicată în Mon.Of. Partea I, nr.455 din 27.11.1998.44 V.Ros, Octavian Spineanu-Matei, Dragoş Bogdan, Mărcile şi indicaţiile geografice, Ed.All Beck, p.24 şi urm.45 Decretul nr.210 din 1960 republicat în Bul.Oficial nr.56 din 17 mai 1972, cu modificările ulterioare; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului a emis la 28 aprilie 2004, un Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora care dispune în Art.1 : „Obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale acestora, cu sau fără pietre preţioase, pot fi comercializate pe teritoriul României numai dacă sunt marcate cu marca de

60

contrazice caracterului facultativ al mărcii prin instituirea unei categorii distincte şi

anume aceea a mărcii obligatorii reglementată în Legea nr.28/1967. Dispoziţiile

privitoare la marca obligatorie, s-a susţinut în doctrină, trebuie considerate „abrogate

implicit, ca fiind în contradicţie cu principiile ce guvernează economia de piaţă”;46

- caracterul individual al mărcii . Dreptul la marcă are în principiu un caracter

individual. El aparţine aşa cum reiese din chiar definiţia mărcii, unei singure persoane

fizice sau juridice ceea ce nu exclude însă coproprietatea. Astfel art.14 prevede că

înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de persoane fizice sau

juridice consacrându-se astfel posibilitatea coproprietăţii asupra mărcii sub forma

indiviziunii din dreptul comun ;

- caracterul independenţei mărcii faţă de produsul sau serviciul marcat.

Dacă ilicitatea produsului atrage în cazul invenţiilor nulitatea brevetului, soluţia nu este

identică în cazul mărcilor. Art.7 al Convenţiei de la Paris prevede „natura produsului pe

care trebuie să fie aplicată marca de fabrică sau de comerţ nu poate în nici un caz să

constituie un obstacol la înregistrarea mărcii”. De altfel art.8 al legii, transpunând

dispoziţia Convenţiei de la Paris în legislaţia naţională prevede, că natura produselor sau

serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii nu constituie un obstacol la

înregistrarea acesteia. Aşadar interdicţia fabricării unui anumit produs sau a

comercializării sale la un anume moment şi într-o anumită ţară nu afectează validitatea

mărcii.

11.4. Deosebirea dintre marcă şi alte semne distinctive. Definiţia mărcii din

art.3 ne permite să deosebim marca de alte semne distinctive care au funcţii de

identificare şi diferenţiere asemănătoare. Precizăm de la început echivalenţa dintre

„firmă” şi expresiile „nume comercial” şi „denumire socială” acceptată de marea

majoritate a autorilor. Astfel numele comercial în înţelesul Convenţiei de la Paris nu

înseamnă altceva decât numele comerciantului persoană fizică, respectiv denumirea

societăţii comerciale şi are aceeaşi accepţiune cu cel al firmei definită în art.30 din

Legea nr.26/1990 a registrului comerţului republicată, 47 potrivit cu care „firma” este

garanţie proprie a importatorului, producătorului intern sau, după caz, a vânzătorului cu amănuntul, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, alături de marca de titlu, sau cu marca de certificare a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor., publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.426 din 12 mai 2004.46 Yolanda Eminescu, Regimul juridic al mărcilor , Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 1996, p.7947 M. Oficial nr. 49/1998.

61

numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub

care semnează.48

Emblema este definită în art.30 al.2 din Legea registrului comerţului ca fiind

semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de altul de acelaşi gen. Atât firma

cât şi emblema au funcţia de identificare a comerciantului pe când marca deosebeşte

produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor

persoane. Firma, emblema cât şi marca au însă aceleaşi condiţii de validitate, adică

trebuie să fie distinctive, disponibile şi licite. Dacă firma nu poate fi înstrăinată separat

de fondul de comerţ, transmiterea mărcii şi a emblemei se poate face în principiu

separat de fondul de comerţ. Firma are un caracter obligatoriu în timp ce marca are un

caracter facultativ; firma nu poate consta decât într-un nume sau într-o denumire ; un

comerciant nu poate avea decât o firmă, dar poate avea mai multe mărci ; firma este

apărată împotriva folosirii nelegitime de către un alt comerciant prin intermediul

acţiunii în concurenţă neleală, în timp ce marca este protejată prin intermediul acţiunii

în concurenţă neleală dar mai ales pe calea acţiunii în contrafacere.

11.5. Semne susceptibile de a constitui mărci. Potrivit art.3 lit.a din lege pot

constitui mărci, semne distinctive cum ar fi : cuvinte, inclusiv nume de persoane,

desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma

produsului sau a ambalajului său, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a

acestor semne.49 Considerăm necesar să facem câteva precizări şi anume : enumerarea

semnelor distinctive este enunţiativă şi nu limitativă din moment ce legiuitorul face

precizarea „cum ar fi” enumerarea fiind susceptibilă deci de amendamente. Astfel de

exemplu spre deosebire de Legea nr.28/1967 care menţiona expres mărcile sonore,

legea actuală nu face nici o referire la marca sonoră care totuşi poate fi înregistrată din

moment ce îndeplineşte condiţia generală impusă tuturor semnelor distinctive care, pot

constitui mărci şi anume aceea de a fi susceptibilă de reprezentare grafică. De

asemenea, deşi legea se referă la „combinaţii de culori” nu înseamnă că o culoare unică

nu poate constitui marcă cu condiţia de a fi suficient de distinctivă. De altfel Legea

nr.28/1967 permitea alegerea ca marcă a „uneia sau mai multor culori” dovedindu-se

mai liberală în enumerarea semnelor distinctive, decât actuala reglementare.

48 I.Bacanu, Firma şi emblema comercială , Bucureşti, Ed. Lumina Lex, p.8 şi urm. ; Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial , Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2002, p.100 şi urm.49 Pentru exemplificări şi probleme practice de utilizare a semnelor care pot constitui mărci, Y. Eminescu, op.cit. p.39 şi urm. ; V.Roş s.a., op.cit. , p.40 şi urm.

62

11.6. Funcţiile mărcii . Importanţa mărcii în cadrul unei economii de piaţă este

conferită atât de informaţia cât priveşte originea produselor pusă la dispoziţia

consumatorului cât şi de complexitatea funcţiilor pe care aceasta le îndeplineşte. Fără a

fi expres consacrate în lege, funcţiile mărcii au fost amplu analizate în doctrină.50

- funcţia de diferenţiere a produselor şi serviciilor este din punct de vedere

istoric prima dintre aceste funcţii, care a suferit însă prin integrarea sa în economia de

piaţă, o schimbare denumită în literatura de specialitate „obiectivizare” întrucât accentul

se mută de pe indicarea originii produselor marcate pe diferenţierea produselor

comercianţilor ;

- funcţia de concurenţă. Individualizând produsele unui anumit producător,

marca este un mijloc important de atragere a clientelei care îşi orientează alegerea către

produse care şi-au câştigat o bună reputaţie. Funcţia de concurenţă este în strânsă

corelare cu alte funcţii ale mărcii, precum cea de reclamă, cea de organizare a pieţii şi

cea de garanţie a calităţii ;

- funcţia de garanţie a calităţii. Nu este consacrată legislativ şi nu este

sancţionată juridic.

Marca devine pentru consumator o garanţie a unor calităţi care recomandă

produsul fapt ce stabileşte, astfel cum s-a subliniat în literatură, o legătură morală între

producător şi consumator. Dacă se constată că producătorul nu şi-a respectat obligaţia

morală de menţinere a calităţii produsului marcat, cumpărătorul îl sancţionează

orientându-şi preferinţele spre produsele altui producător.

Din funcţia de garanţie a calităţii doctrina a dedus şi o funcţie de protecţie a

consumatorului ;

- funcţia de reclamă relevă în modul cel mai evident independenţa mărcii faţă

de produs, întrucât o reclamă bine condusă transformă marca într-un simbol direct legat

de reputaţia unui produs, astfel încât cumpărătorul este atras de marcă şi nu de

provenienţa şi calitatea produsului. Marca devenind un element autonom al succesului

comercial se dovedeşte a fi un mijloc ideal de înlesnire a identificării de către

consumator a produselor pe care le preferă. O reclamă adecvată constituie un mecanism

ce asigură o creştere a potenţialului de vânzare ceea ce a făcut doctrina să remarce

lapidar că „marca se vinde singură” ;

- funcţia de organizare a pieţii este asigurată de marcă, prin reglarea raportului

pe piaţă dintre cerere şi ofertă pentru un anumit produs, ceea ce face ca marca să devină

50 V. Roş, s.a., op.cit., p.34 şi urm.

63

un instrument al marketingului, contribuind astfel în prognozarea cererii de bunuri şi

servicii pentru anumite categorii de consumatori. Această acţiune de organizare, s-a

arătat în doctrină, s-a exercitat în special asupra distribuţiei prin diminuarea rolului

distribuitorilor care au reacţionat prompt prin crearea de mărci proprii sau prin

revendicarea exclusivităţii distribuţiei produsului comercializat sub o anumită marcă.

Este un efect colateral negativ al mărcii asupra economiei de piaţă, întrucât monopolul

astfel instituit îngăduie proliferarea artificială a mărcilor pentru acelaşi produs fără

existenţa reală a unor diferenţieri care să poată fi constatate obiectiv.

11.7. Categorii de mărci . Legea defineşte câteva categorii de mărci, doctrina

identificând categorii suplimentare care se detaşează cât priveşte regimul juridic sau

aprecierea eventualelor încălcări ale dreptului la marcă.

- marca individuală astfel cum este definită în art.3 lit.a cu un regim juridic

prestabilit de lege ;

- marca notorie este definită în art.3 lit.b din lege ca fiind marca larg cunoscută

în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorităţii

revendicate în cerere; pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută se va avea în

vedere notorietatea acestei mărci, în cadrul segmentului de public avizat pentru

produsele sau serviciile cărora marca respectivă se aplică, fără a fi necesară înregistrarea

sau utilizarea mărcii în România.

Protecţia mărcilor notorii a fost recunoscută prin dispoziţia art. 6 Bis al

Convenţiei de Uniune de la Paris, articol introdus cu prilejul revizuirii de la Haga din

1925 cu completări ulterioare, fiind independentă de orice formalitate de înregistrare sau

de folosire. De altfel legea română prevede că este refuzată la înregistrare marca

identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice

sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii (art.6 lit.d) ca şi marca

care este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau

servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută şi dacă,

prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă s-ar putea profita de caracterul distinctiv

sau de renumele mărcii notorii ori această folosire ar putea produse prejudicii titularului

mărcii notorii (art.6 lit.e).

Notorietatea mărcii este limitată astfel cum prevede legea, strict la teritoriul

României şi se apreciază numai în cadrul segmentului de public avizat. Ţinând seama de

regimul de protecţie privilegiat, notorietatea astfel cum este stabilită în lege nu oferă o

64

protecţie suficientă şi eficientă acestei categorii de mărci cu riscul ca în consecinţă

publicul să-i acorde o importanţă relativă.

Se impune aşadar, nu neapărat stabilirea unor criterii mai riguroase de apreciere

a notorietăţii cât mai ales mijloace mai eficiente de contracarare a publicităţii utilizate

abuziv şi care poate conferi o falsă notorietate unei mărci. Un exemplu edificator în

acest sens îl reprezintă numele de domeniu care este o adresă de Internet creată pe

înţelesul tuturor. Litigiile pe nume de domeniu apar în momentul în care terţii interesaţi

înregistrează în România, la autorităţile naţionale autorizate ca nume de domeniu, mărci

notorii cunoscute în străinătate ca mai apoi, în calitate de titulari, cel ce le-a înregistrat

în România să le ofere celor interesaţi sau direct persoanei legate, contra unor sume

cunoscute ce depăşesc cu mult costurile înregistrării. Eventualele litigii se soluţionează

între părţi conform normelor legale generale.

În doctrină se face distincţia între mărcile notorii şi mărcile celebre sau de mare

renume, considerate ca o categorie specială de mărci care au ajuns la o celebritate

mondială .Această distincţie are consecinţe practice în aprecierea contrafacerii.

Mărcile celebre sunt o creaţie doctrinară şi dau expresie ostilităţii doctrinei faţă

de regula specialităţii luată în consideraţie în reglementarea mărcii notorii şi inaplicabilă

mărcilor celebre. Regula specialităţii permite folosirea aceleaşi mărci pentru produse

diferite. Ea este aplicabilă în toate sistemele de drept independent de consacrarea sa

expresă ;

- marca colectivă este definită în art.3 lit.d din lege în următorii termeni : marca

colectivă este marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a seviciilor

membrilor unei asociaţii, de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane, pentru ca

în capitolul al IX al legii să se prevadă o serie de dispoziţii proprii, specifice acestei

categorii de mărcii în condiţiile în care mărcile colective sunt supuse regimului mărcilor

individuale (art.56). Astfel titularii de mărci colective nu pot fi decât persoane juridice,

asociaţii de fabricanţi, de producători, de comercianţi, de prestatori de servicii care nu

exploatează în mod direct aceste mărci. Exploatarea lor se face în condiţiile

regulamentului de folosire a mărcii colective ce se depune odată cu cererea de

înregistrare sau cel târziu în termen de 3 luni şi în care se indică persoanele autorizate să

folosească marca colectivă (art.51 alin.3). Regulamentul poate să prevadă că marca

colectivă nu poate fi transmisă de către titular decât cu acordul tuturor membrilor

asociaţiei. În art.52 al legii se prevăd o serie de dispoziţii suplimentare faţă de marca

individuală privitoare la motivele de respingere şi anume :

65

solicitantul nu are calitatea prevăzută de lege ;

nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 3 lit.d adică marca colectivă nu

serveşte la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii de

cele aparţinând altor persoane ;

regulamentul de folosire este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.

Regulamentul mărcii colective poate fi modificat dar efectele modificării se produc

numai de la data înscrierii modificării în Registrul Naţional al Mărcilor.

Condiţii specifice sunt prevăzute (art.54 din lege) şi cât priveşte decăderea

titularului din drepturile conferite de o marcă colectivă şi anume când :

a). fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective într-o

perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care a fost

înregistrată ;

b). titularul a folosit marca în alte condiţii decât cele prevăzute de regulament sau nu

a luat măsuri pentru a preveni o astfel de folosire ;

c). prin folosire, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare.

De asemenea, dispoziţiile legale prevăd circumstanţele în care se poate cere la

Tribunalul Municipiului Bucureşti, de oricare persoană interesată, anularea înregistrării

unei mărci colective, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia în condiţiile art.48

aplicabil mărcii individuale, iar dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea credinţă

ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea condiţiilor privind calitatea asociaţiei,

nedepunerea regulamentului de folosire , cu indicarea persoanelor autorizate să

folosească marca (art.51 alin.1-3) anularea poate fi solicitată Tribunalului Municipiului

Bucureşti de către persoana interesată, oricând în perioada de protecţie a mărcii

- marca de certificare este definită în art.3 lit.e ca fiind marca ce indică faptul că

produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în

ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie a produselor sau de prestare a

serviciilor, precizia ori alte caracteristici.

Mărcile de certificare sunt supuse regimului mărcilor individuale, în măsura în care

legea nu prevede altfel. În capitolul X al legii (art.57-64) sunt prevăzute o serie de

dispoziţii proprii mărcilor de certificare. Astfel marca de certificare nu poate fi

înregistrată decât de persoanele juridice legal abilitate să exercite controlul produselor

sau al serviciilor cu excluderea persoanelor juridice care fabrică, importă sau vând

produse sau prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul calităţii.

66

Cererea de înregistrare a mărcii de certificare trebuie să cuprindă pe lângă

documentele prevăzute în art.10 pentru marca individuală şi regulamentul de folosire,

însoţit de autorizaţia din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare, cu

indicarea persoanelor autorizate să utilizeze marca, titularul mărcii autorizând în final

persoanele îndreptăţite să folosească marca pentru produsele sau serviciile garantate

prin regulamentul de folosire. Transmiterea drepturilor cu privire la marca de certificare

este reglementată în art.62 din lege care prevede că drepturile cu privire la marca de

certificare nu pot fi transmise de persoana juridică, titulară a mărcii, pentru ca în al.2 al

aceluiaşi articol să se precizeze că transmiterea dreptului asupra mărcii de certificare se

stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Cât priveşte anularea înregistrării mărcii de

certificare, ea intervine în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia pentru motivele şi

în termenele stabilite de lege pentru mărcile individuale la care se adaugă următoarele

cazuri şi anume dacă înregistrarea :

- nu a fost cerută pentru ca marca să fie utilizată în scopul certificării calităţii

unor produse sau servicii ;

- s-a făcut de alte persoane decât cele juridice, abilitate legal să exercite

controlul de calitate ;

- s-a făcut fără să existe regulamentul de folosire a mărcii ori cu un regulament

incomplet ;

- s-a făcut în lipsa autorizaţiei sau documentului din care să rezulte exercitarea

legală a activităţii de certificare.

În aceste cazuri cererea de anulare poate fi formulată de oricare persoană

interesată, oricând în perioada de protecţie a mărcii. Legea prevede de asemenea, că în

situaţia în care o marcă de certificare a încetat să mai fie protejată, ea nu poate fi nici

depusă, nici utilizată înainte de expirare a unui termen de 10 ani de la data încetării

protecţiei.

Fără a fi expres nominalizate şi definite în lege, în doctrină au mai fost evocate

şi alte categorii de mărci cum ar fi 51 :

- mărcile de fabrică şi mărcile de comerţ care dau expresie dualităţii mărcii

din punct de vedere al destinaţiei economice – producţie şi distribuţie. Astfel marca de

fabrică individualizează pe producător, pe fabricant pe când marca de comerţ

desemnează pe comerciant, pe distribuitorul produselor. Marca de servicii are în vedere

identificarea prestărilor de servicii şi sub acest aspect se face distincţie între :

51 Y. Eminescu, op.cit. p.73 şi urm.

67

mărcile de servicii care se aplică pe produse, pentru a identifica pe autorul serviciului ;

mărcile de servicii pure care nu se leagă de obiecte materiale cum ar fi servicii bancare,

asigurări etc.

Maca de servicii a fost recunoscută abia în 1958 şi a fost inclusă în art.1 alin.2 al

Convenţiei de la Paris ;

- mărcile simple şi mărcile combinate . Mărcile simple sunt alcătuite dintr-un

singur semn dintre cele enumerate de lege pe când mărcile combinate reunesc semne

diferite susceptibile de protecţie. De altfel legea enumerând semnele ce pot constitui

mărci se referă expres la „orice combinaţie a acestor semne” ;

- mărcile verbale, figurative şi sonore distincţie ce prezintă un interes practic

deosebit în aprecierea contrafacerii. Mărcile verbale sunt alcătuite din semne scrise

constând din nume, denumiri, sloganuri, cifre, litere. Mărcile figurative cuprind

reprezentări grafice susceptibile de protecţie ca embleme, viniete, desene, etichete,

culori etc. Marca sonoră este alcătuită din sunete;

- marca agentului sau reprezentantului este consacrată în articolul 6 septies al

Convenţiei de la Paris care se referă la drepturile titularului unei mărci faţă de agentul

său într-o ţară a Uniunii în care sunt exportate produsele purtând acea marcă. Marca

agentului este deci marca folosită sau înregistrată de distribuitorul unor produse

importante şi expediate cu marca producătorului.

Titlurile de publicaţii nu sunt incluse de actuala lege ca de altfel nici de Legea

nr.28/1967 între mărcile protejate. Protecţia lor e asigură pe tărâmul dreptului de autor

între titlurile de opere şi titlurile de publicaţii sub condiţia originalităţii acestor titluri.

Sub presiunea practicii judiciare confruntată cu astfel de probleme doctrina admite că

dispoziţiile Legii 84/1998 potrivit căreia marca poate consta în cuvinte (art.3 lit.a) pot fi

interpretate în sensul că nu sunt excluse nici titlurile, dintre semnele apropriabile ca

marcă. Evident că pentru a fi protejat ca marcă titlul trebuie să fie distinctiv. Este o

opinie consolidată practic şi care respinge obiecţia potrivit cu care titlurile nu pot fi

protejate ca marcă pentru că nu individualizează un bun corporal, o marfă, ci o operă

incorporală, obiecţie care nu conferă o atenţie suficientă faptului că operele, deşi

incorporale intră în circuitul comercial ca obiecte corporale ;

- marca „telle quelle ” . Potrivit art.6 al Convenţiei de la Paris, resortisantul unei

ţări membre a Uniunii de la Paris, având o marcă înregistrată în ţara sa de origine, are

dreptul la protecţia acestei mărci în celelalte ţări ale Uniunii , în forma în care ea a fost

înregistrată în ţara sa de origine. Cu alte cuvinte, resortisanţii unionişti au dreptul la

68

protecţia mărcii „telle quelle” aşa cum este ea în toate ţările Uniunii. În ce priveşte

termenul de „resortisant” conform art.3 al Convenţiei de Uniune de la Paris sunt

asimilaţi cetăţenilor ţărilor Uniunii, cetăţenii ţărilor care nu fac parte din Uniune dar

sunt domiciliaţi sau au întreprinderi industriale sau comerciale efective şi serioase pe

teritoriul uneia din ţările Uniunii.

Capitolul 12

Condiţii de fond ale protecţiei mărcilor ;

Sisteme de dobândire a dreptului la marcă

12.1. Condiţii de fond ale protecţiei mărcilor. Înregistrarea unei mărci

presupune respectarea unor condiţii pe care trebuie să le întrunească semnul susceptibil

de a fi protejat ca marcă.52

- Distinctivitatea considerată în doctrină, mult timp, ca unica condiţie de

apropiere a unui semn ca marcă. Ea nu trebuie confundată cu originalitatea şi nici cu

noutatea în sensul pe care această noţiune îl are în dreptul brevetelor. Distinctivitatea

este o noţiune relativă care trebuie apreciată în raport cu obiectul identificat de semn. În

doctrină s-a comentat faptul că semnul nu trebuie să fie original sau nou în sine, el este

distinctiv dacă nu este necesar, uzual şi nu are un caracter descriptiv al naturii şi calităţii

substanţiale sau al destinaţiei obiectului. Aşadar distinctivitatea trebuie să aibă o forţă

de individualizare a produselor, să nu fie un semn banal sau generic, în aşa fel încât să

constituie un reper care să permită consumatorilor să identifice un anumit produs ce

prezintă anumite calităţi, în cadrul aceleaşi categorii de produse.

Caracterul distinctiv al unui semn nu trebuie înţeles ca o noţiune statică,

invariabilă, constantă, ca un factor absolut şi imuabil , el fiind o chestiune pur

circumstanţială. În funcţie de paşii urmaţi de utilizatorul semnului sau de terţi, poate fi

dobândit, accentuat sau chiar pierdut. Circumstanţe ca utilizarea semnului trebuie avute

în vedere atunci când cel care face înregistrarea este de părere că semnului îi lipseşte

caracterul distinctiv.53 Aşadar puterea distinctivă variază nu numai în timp, ci şi de la o

marcă la alta. O marcă poate fi apreciată ca distinctivă la data înregistrării pentru ca,

ulterior, prin folosire să-şi piardă acest caracter, fenomen denumit în doctrină

„degenerarea mărcii” sau „diluarea mărcii”, ajungând ca marca să devină uzuală,

52 Pentru informaţii suplimentare Y.Eminescu, op.cit. p.89 şu urm. ; Viorel Roş s.a., op.cit. p.89 şi urm.53 Introducere în proprietate intelectuală, apărută sub egida OMPI, tradusă de Rodica Pârvu, Laura Oprea şi Magda Dinescu, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001, p.173.

69

desemnând chiar produsul, ca exemplu Cellophane, Thermos, Telex etc. În scopul

aplicării acestei cerinţe, legea în art.5 exclude de la protecţie mărcile :

- care nu constituie un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la

deosebirea produselor şi serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând

altor persoane (art.3 lit.a);

- care sunt lipsite de caracter distinctiv ;

- care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în

limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante ;

- care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ

pentru a desemna, specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică

sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale

acestora ;

- constituite exclusiv din forma produsului sau este necesară obţinerii unui

rezultat tehnic care dă o valoare substanţială produsului.

Disponibilitatea. Pentru ca un semn să fie apreciat ca marcă el trebuie să fie

disponibil, adică să nu fi fost anterior apropriat de altă persoană, să nu se aducă atingere

drepturilor, anterior dobândite de o altă persoană. În acest sens marca anterioară este

definită în art.3 lit.b din lege ca fiind marca înregistrată, precum şi marca depusă pentru

a fi înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie

înregistrată. Indisponibilitatea unui semn poate rezulta din aproprierea anterioară ca

nume comercial sau emblemă, din aproprierea anterioară ca indicaţie geografică,

indisponibilitatea poate fi determinată de protecţia ca desen sau model industrial, de

protecţia semnului ca drept de autor, din existenţa unor drepturi personale

nepatrimoniale aparţinând unor terţi cu consecinţa coliziunii cu dreptul la nume, la

imagine, sau din existenţa unui act anterior de apropriere a aceluiaşi semn sau a unui

semn anterior ceea ce impune cercetarea anteriorităţilor care pot rezulta dintr-un depozit

anterior. Stabilirea anteriorităţilor presupune stabilirea rangului depozitului, verificarea

validităţii înregistrării, compararea mărcilor pentru a se aprecia asemănările şi

compararea produselor pentru care sunt destinate.54

În doctrină s-a stabilit, riguros exact, că singurul criteriu de apreciere a

anteriorităţilor este evitarea unei confuzii arătându-se în continuare că anterioritatea este

parţială şi relativă. Ea nu este valabilă decât în limitele unui anumit teritoriu şi îşi

produce efectele numai dacă dreptul anterior al unui terţ nu s-a stins. Aşadar

54 Yolanda Eminescu, op.cit. p.99

70

anterioritatea în domeniul mărcilor se apreciază diferit faţă de anteriorităţile în materie

de invenţii, unde noutatea este absolută. În aplicarea teoriei anteriorităţilor la mărci,

doctrina a stabilit trei îngrădiri care permit aproprierea unui semn indisponibil şi anume:

- limitele profesionale ale anteriorităţilor pe baza cărora a fost formulată regula

specialităţii, care permite folosirea aceleaşi mărci pentru produse diferite cu condiţia să

nu genereze riscul confuziei. Limitele profesionale sunt consacrate şi în legislaţia

noastră care în art.6 stabileşte ca marca este refuzată la înregistrare dacă :

a). este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care

înregistrarea mărcii a fost cerută sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este

protejată ;

b). este identică cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse

sau servicii similare cu cele pentru care marca anterioară este protejată, dacă există un

risc de confuzie ;

c). este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse

sau servicii identice sau similare dacă există un risc de confuzii pentru public, incluzând

şi riscul de asociere cu marca anterioară.

Principiul specialităţii, deşi consacrat în legislaţiile naţionale a făcut obiectul

unor critici destul de vehemente în doctrină, care consideră că riscul de confuzie pe care

îl produce folosirea unei mărci pentru produse diferite, aduce atingere funcţiei de

identificare a provenienţei produselor şi funcţiei publicitare a mărcii prin scăderea

considerabilă a valorii sale ;

- limitele în timp ale anteriorităţilor se referă la faptul că un semn adoptat

anterior ca marcă este indisponibil atâta timp cât marca nu a fost abandonată sau

titularul nu a fost decăzut din drepturi. Dar, chiar şi în această situaţie se admite că

pentru o marcă abandonată sau o marcă asupra căreia dreptul titularului s-a stins este

necesară o perioadă de timp pentru evitarea unei confuzii posibile, să poată fi

înregistrată ca marcă nouă ;

- limitele în spaţiu ale anteriorităţilor care se constituie ca o piedică în

înregistrarea unei mărci, identice sau similare, pe teritoriul aceluiaşi stat, într-o industrie

similară dacă există o marcă anterior înregistrată cu condiţia ca prin convenţii

internaţionale să nu se asigure protecţia proprietăţii industriale, dincolo de limitele unui

stat, cum este cazul Aranjamentului de la Madrid.

Liceitatea. Potrivit art.5 lit.f din legea română sunt excluse de la protecţie,

mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică,

71

calitate sau natura produsului sau a serviciului iar la lit.i se exclud de la protecţie,

mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. În consecinţă, marca nu

trebuie să fie deceptivă, imorală sau ilegală interdicţia referindu-se şi la raţiuni de ordin

internaţional. Astfel sunt excluse de la protecţie, mărcile care cuprind, fără autorizaţia

organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat,

însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi

care intră sub incidenţa art.6 ter. din Convenţia de la Paris (art.5 lit.k) şi de asemenea

mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de

steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art.6

ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale din care fac

parte una sau mai multe ţări ale Uniunii (art.5 lit.l).

De exemplu potrivit articolelor citate, nu pot fi înregistrate ca mărci, fără

autorizarea organelor în drept : nume sau portrete de conducători de stat, denumiri de

organizaţii sau de unităţi administrativ-teritoriale din România dispoziţii are includ şi

reproducerile sau imitaţiile de steme, embleme, insigne etc. ale organizaţiilor

internaţionale cum ar fi emblema Crucii Roşii Internaţionale, emblema olimpică etc.

12.2. Sisteme de dobândire a dreptului la marcă.

Apariţia şi evoluţia mărcilor a determinat şi forme variate de dobândire a

dreptului la marcă. Astfel unele legislaţii au consacrat sistemul depozitului declarativ

sau al dobândirii dreptului la marcă prin prioritatea de folosire a semnului respectiv ca

marcă, comparat dar şi criticat în doctrină, cu dobândirea proprietăţii bunurilor mobile

prin ocupaţie. Succesul mărcii în activitatea comercială ca şi nevoia realizării unei

securităţi juridice mai eficiente au determinat legislaţiile naţionale, în mare majoritate,

să se orienteze spre un alt sistem şi anume acela al depozitului atributiv sau al

dobândirii dreptului la marcă prin îndeplinirea unor anumite formalităţi care să confere

o dată certă actului de apropriere a mărcii, de „intrare” în posesie. Delimitarea dintre

cele două sisteme nu este însă riguroasă. Astfel de exemplu, chiar şi în sistemul

depozitului cu efecte atributive există cazuri în care simpla folosire a mărcii va

determina acordarea aceleaşi protecţii ca şi în cazul înregistrării ; este situaţia protecţiei

acordate mărcilor notorii sub rezerva dovedirii caracterului notoriu.

În sistemul dobândirii dreptului la marcă prin prioritate de folosire, marca

aparţine „primului ocupant”, care poate fi şi o altă persoană decât primul depunător.

Efectuarea depozitului nu conduce la dobândirea dreptului la marcă, depozitul având

numai rolul de a constata existenţa dreptului.

72

Actul de folosire trebuie să îndeplinească o serie de condiţii mai mult sau mai

puţin acceptate de doctrină. În principiu actul de folosire :

trebuie să aibă un caracter public şi să fie exercitat animo-domini de la început

ceea ce exclude intervertirea titlului posesiunii ;

trebuie să fie continuu ;

trebuie să aibă un caracter calificat adică să fi dobândit o anumită notorietate ;

trebuie să fie pe teritoriul statului respectiv, deci să îndeplinească condiţia

teritorialităţii.

Depozitul declarativ produce totuşi o serie de efecte juridice :

- este un mijloc de publicitate prin care marca este adusă la cunoştinţa publicului

printr-un contact nemijlocit cu clientela, fixându-se şi limitele protecţiei prin fixarea

aspectului mărcii şi categoria de produse cărora marca le este destinată ; data luării în

posesie fiind publică are caracter de dată certă marcată de data efectuării depozitului.

Dacă a existat o anterioritate ca urmare a folosirii, aceasta constituie o piedică pentru

dobândirea dreptului asupra aceleaşi mărci şi face ineficient un depozit efectuat ulterior;

- creează o prezumţie de proprietate asupra mărcii în favoarea depunătorului.

Astfel s-a precizat în doctrină în conflictul dintre două persoane dintre care una a folosit

marca iar cealaltă a depus-o, dreptul este recunoscut primului posesor în temeiul

priorităţii de folosinţă dar depozitul creează o prezumţie de proprietate obligând cealaltă

persoană să facă proba contrară ;

- deschide calea acţiunii în contrafacere în sensul că toţi terţii sunt consideraţi

terţi de rea credinţă;

- are valoarea unui act de apropriere a mărcii ori de câte ori o altă persoană nu

invocă o prioritate de folosire. Deci în acest caz depozitul, în principiu, declarativ

devine atributiv. Deoarece depozitul are caracter declarativ, dobânditorul mărcii prin

prioritate de folosire poate oricând să efectueze depozitul. Independenţa mărcii de

folosirea sa, urmare a efectuării depozitului, nu trebuie confundată cu efectul atributiv al

depozitului.55 Persoana care îşi aproprie prima marcă se poate opune folosinţei de către

alte persoane. Aproprierea nu trebuie să îmbrace o anume procedură sau formalitate.56

În sistemul depozitului atributiv, consacrat şi în legea română, dreptul la marcă se

dobândeşte de către persoana care înregistrează primul o anumită marcă. În acest sistem

folosirea mărcii nu generează şi dreptul la marcă dar se constată că folosirea mărcii

55 Y.Eminescu, op.cit. p.12256 Viorel Roş, s.a., op.cit., p.17

73

determină conservarea dreptului întrucât legislaţiile care au îmbrăţişat acest sistem,

sancţionează neexploatarea mărcii de către titular în timpul perioadei de protecţie.

Sistemul depozitului atributiv are în vedere interesul publicităţii şi acela al

securităţii raporturilor juridice, iar legislaţiile moderne preferă acest sistem, combinat cu

măsuri legislative care urmăresc decăderea pentru nefolosirea mărcilor înregistrate.

Posesorului anterior de bună credinţă nu i se recunoaşte, după înregistrarea mărcii de

către o altă persoană, nici o posesie anterioară şi personală.

Dreptul asupra mărcii se dobândeşte prin constituirea unui depozit şi înscrierea

mărcii într-un registru public, atribuindu-se dreptul, persoanei care a înregistrat prima

semnul distinctiv care a fost ales ca marcă şi nu primei persoane care foloseşte semnul.

În acest sens art.35 din lege stabileşte că înregistrarea mărcii conferă titularului său un

drept exclusiv asupra mărcii. Legea română recunoaşte numai pentru mărcile notorii un

regim special în sensul protecţiei acestora chiar dacă nu sunt înregistrate.

Pe lângă aceste două sisteme, legislaţiile naţionale au consacrat şi sisteme mixte

dintre care cele mai cunoscute sunt sistemul efectului atributiv amânat, care constă într-

o înregistrare provizorie a mărcii. După o perioadă de timp fixată de lege, depozitul

declarativ se transformă, urmând să facă dovada definitivă a dreptului depunătorului,

asupra mărcii. Un alt sistem este sistemul provocator prin care se dispune, după

examenul formal al depozitului, publicarea mărcii ceea ce permite terţilor să facă

opoziţie .

Sistemul avizului prealabil este un alt sistem mixt. Specific acestui sistem este

că organul administrativ competent, comunică depunătorului opunerile la înregistrarea

mărcii prevenindu-l asupra riscurilor de invocare a unor eventuale anteriorităţi, dar, la

cererea acestuia procedează totuşi la înregistrare.

Capitolul 13

Subiectul dreptului la marcă. Procedura înregistrării mărcilor şi drepturile

conferite de marcă.

13.1. Subiectul dreptului la marcă. Dreptul la marcă individuală poate aparţine,

conform legii (art.3, art.9, art.14) atât unei persoane fizice, cât şi unei persoane juridice.

Mărcile colective pot fi înregistrate la O.S.I.M. de persoane juridice care nu desfăşoară

direct o activitate comercială sau industrială, dar autoriză aplicarea acestor mărci, alături

74

de marca individuală, dacă sunt respectate condiţiile de calitate prestabilite.57 Aceste

persoane juridice sunt asociaţii de fabricanţi, producători, comercianţi, prestatori de

servicii care înregistrează marca şi cărora le aparţine dreptul la marcă. Acest drept nu

aparţine întreprinderilor care sunt autorizate să aplice marca pe produsele lor. Cât

priveşte mărcile de certificare pot fi înregistrate la O.S.I.M., de către persoane juridice

abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor în privinţa calităţii,

materialului, modului de fabricaţie al produselor sau de prestare a serviciilor, precizia

etc. Nu pot solicita înregistrarea unei mărci de certificare, persoanele juridice care

fabrică, importă sau vând produse sau prestează servicii, altele decât cele de control în

domeniul calităţii (art.57 al.2 din lege).

Dreptul la marcă poate aparţine în comun mai multor persoane care exercită în

comun un comerţ sau o industrie. Dreptul de proprietate comună asupra mărcilor poate

rezulta din convenţia părţilor ori prin modurile de transmisiune inter vivos sau mortis

causa, situaţie care poate fi apreciată de fapt ca o indiviziune care, conform Codului

civil, poate lua sfârşit oricând prin înţelegerea părţilor. În timpul indiviziunii nu se poate

dispune separat asupra mărcii de către fiecare coproprietar în parte.

Dacă legea nu impune în mod expres ca solicitantul înregistrării mărcii să

desfăşoare o activitate industrială de comerţ sau de servicii această exigenţă este indirect

pretinsă din moment ce în art.45 lit. a din lege se impune folosirea efectivă a mărcii într-

o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a

fost înregistrată. Sancţiunea neîndeplinirii acestei obligaţii este decăderea titularului din

drepturile conferite de marcă.

13.2. Procedura înregistrării mărcilor. Organul competent să primească

cererea de înregistrare este Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci iar depunerea cererii

se poate face direct şi cu confirmare de primire la registratura Generală a O.S.I.M., prin

poştă trimisă recomandat cu confirmare de primire. Cererile sunt înregistrate la O.S.I.M.

în ordinea cronologică a primirii lor menţionându-se anul, luna, ziua primirii.

Procedura administrativă de dobândire a dreptului la marcă se declanşează odată

cu formularea unei cereri de înregistrare a mărcii care poate fi făcută personal sau de

către mandatar în baza unei procuri. Procedura înregistrării mărcilor cuprinde trei faze

principale şi anume : depozitul reglementar al mărcii, examenul cererilor de înregistrare

şi înregistrarea propriu zisă.

57 Y.Eminescu, op.cit., p.76

75

13.2.1. Depozitul naţional reglementar. Depozitul este constituit din cererea de

înregistrare care conţine datele de identificare a solicitantului, reproducerea mărcii,

precum şi indicarea produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea este cerută,

redactată în limba română, care se depune la O.S.I.M. şi care constituie depozitul

naţional reglementar al mărcii (art.10). Cererea trebuie să se refere la o singură marcă.

Cererea incompletă nu constituie un depozit naţional reglementar, aceasta

putând fi completată în termen de 3 luni de la notificarea făcută solicitantului, de

O.S.I.M. ; data completării cererii va marca data efectuării depozitului naţional

reglementar. Necompletarea cererii în termenul amintit atrage respingerea înregistrării.

Înregistrarea cererilor se face în ordinea primirii acestora iar dreptul la marcă

revine persoanei care a depus prima cererea de înregistrare, ceea ce îi conferă un drept

de prioritate în a fi considerată titular. De la această regulă există două excepţii, constant

regăsite în proprietatea industrială, şi anume prioritatea unionistă şi prioritatea de

expoziţie (art.11 al.2, art.12) drepturile conferite de aceste două priorităţi trebuie

invocate odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii şi justificate prin acte de

prioritate.

13.2.2. Examenul cererii de înregistrare cuprinde două aspecte şi anume :

examenul conţinutului cererii şi a anexelor însoţitoare cu respectarea condiţiilor de

formă necesare pentru constituirea unui depozit valabil şi al doilea aspect al examenului

cererii de înregistrare îl constituie examenul de fond adică acela asupra condiţiilor pe

care trebuie să le îndeplinească semnul care urmează a fi înregistrat ca marcă. După

decizia atribuirii de dată a depozitului naţional reglementar şi înscrierea datelor în

Registrul Naţional al Mărcilor se încheie examenul de formă.58

Examenul de fond este efectuat de O.S.I.M. în termen de 6 luni de la data plăţii

taxei de înregistrare şi examinare a cererii O.S.I.M. examinează în fond o serie de

aspecte esenţiale ale cererii de inregistrare prevăzute în art.19 al legii şi anume:

calitatea solicitantului conf.art.3 lit.g ;

îndeplinirea condiţiilor de invocare a priorităţilor ;

motivele de refuz prevăzute la art.5 alin.1 şi art.6.

Examenul de fond cuprinde şi verificarea trăsăturilor intrinseci semnului care se

doreşte a fi apreciat ca marcă în luarea în considerare a condiţiilor art.5 care exclude de

la protecţie mărcile lipsite de anumite caractere expres prevăzute în lege.

58 Actuala lege nu mai prevede posibilitatea consacrată în legea 28/1967ca, la cererea solicitantului şi contra plăţii unei taxe, OSIM să efectueze o cercetare de anteriorităţi înainte de depozitul mărcii. Această cercetare de anterioritate se face oricum în cadrul examenului de fond.

76

Tot în cadrul examenului de fond se va urmări şi verificarea existenţei unor

eventuale anteriorităţi care ar putea fi opuse înregistrării mărcii. În categoria

anteriorităţilor – pe lângă drepturile asupra unei mărci anterioare59 sau notorii prevăzute

de art.6 din lege, sunt incluse şi alt drepturi anterior protejate precum:

un drept al personalităţii cu privire la imaginea sau la numele său patronimic ;

o indicaţie geografică protejată ;

un desen sau un model industrial protejat ;

un drept de autor ;

orice drept de proprietate industrială dobândit anterior datei depozitului naţional

reglementar al unei mărci.

Dacă în urma examenului de fond se constată că nu sunt îndeplinite anumite

condiţii legale, O.S.I.M. va trimite solicitantului un aviz de refuz provizoriu, prin care îl

va invita să-şi prezinte observaţiile într-un termen de 3 luni care poate fi prelungit la

cerere cu încă 3 luni cu plata unei taxe suplimentare. Dacă observaţiile nu sunt

întemeiate O.S.I.M. va respinge cererea, decizia de respingere va fi comunicată

solicitantului înregistrării, în termen de 5 zile de la luare.

13.2.3. Înregistrarea mărcii . În cazul în care, în urma examinării asupra

formei şi fondului, s-a constatat că cererea îndeplineşte toate condiţiile legale sau dacă

se consideră că observaţiile solicitantului în urma avizului de refuz provizoriu sunt

întemeiate, O.S.I.M. va decide înregistrarea cererii în baza unei decizii de înregistrare a

mărcii care va fi comunicată solicitantului în termen de 5 zile de la luare. Publicitatea

faţă de terţi se realizează prin publicarea deciziei de înregistrare în Buletinul Oficial de

Proprietate Industrială în termen de 2 luni de la data luării deciziei de înregistrare.

Procedura de înregistrare a mărcii se încheie cu eliberarea certificatului de

înregistrare.

13.3. Durata protecţiei, reînnoirea şi modificarea înregistrării. Conform

art.29 din lege înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului

naţional reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani. Marca este singurul obiect

de proprietate industrială cu vocaţie infinită la protecţie. Astfel legea prevede că, la

cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de

10 ani cu plata taxei prevăzută de lege, pentru noi termene de 10 ani.

59 Marca anterioară este definită în art.3 lit.b ca fiind marca înregistrată precum şi marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată.

77

Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea

duratei de protecţie în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei

durate. Reînnoirea înregistrării mărcii operează începând cu ziua imediat următoare

expirării duratei de protecţie în curs. Pentru reînnoirea înregistrării mărcii se percepe o

taxă care poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecţie în

curs dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata taxei este sancţionată cu decăderea

titularului din dreptul la marcă. Reînnoirea înregistrării se înscrie în Registrul Naţional

al Mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 6

luni de la depunerea cererii de reînnoire. Durata şi reînnoirea protecţiei astfel stabilite

este proprie sistemului depozitului atributiv. În cazul sistemului depozitului declarativ,

dreptul asupra mărcii se dobândeşte prin folosinţă şi tot astfel se conservă. Capitolul V

al legii se referă şi la modificarea înregistrării mărcii care priveşte la introducerea de

modificări neesenţiale ale unor elemente ale mărcii cu condiţia ca asemenea modificări

să nu afecteze imaginea de ansamblu a mărcii (art.33). Considerăm că într-o

reglementare viitoare ar trebui să se precizeze dacă şi includerea sau restrângerea listei

de produse pentru care este înregistrată marca poate fi considerată o modificare a

înregistrării.

13.4. Dreptul conferit de marcă şi limitele sale. Conform art.35 din lege

înregistrarea mărcii, conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii în baza

căruia el poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească

în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, anumite semne enumerate de

lege şi care definesc conţinutul dreptului exclusiv la marcă. Astfel conform dispoziţiilor

legale semnele interzise terţilor sunt :

a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acela pentru

care marca a fost înregistrată ;

b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind

identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul, cu

produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia

publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul ;

c) un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau servicii diferite

de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume

în România şi dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de

caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului

mărcii un prejudiciu.

78

Un element specific care intră în conţinutul dreptului la marcă, este dreptul de

prioritate.

Legea indică în continuare şi actele interzise şi anume :

a). aplicarea semnului pe produse sau ambalaje;

b). oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau,

după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn ;

c). importul sau exportul produselor sub acest semn ;

d). utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere să se interzică terţilor să

efectueze actele prevăzute la art.35 alin.2 numai după publicarea mărcii.

Pentru actele posterioare publicării mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri,

potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după

data înregistrării mărcii. Dacă cererea de înregistrare a fost respinsă, solicitantul nu are

dreptul la despăgubiri.

În doctrină60 s-au cercetat şi trăsăturile caracteristice ale dreptului la marcă ca şi

principalele prerogative care alcătuiesc dreptul la marcă. Aceste prerogative sunt :

dreptul exclusiv de a folosi sau exploata semnul ales ca marcă ;

dreptul de a interzice folosirea aceluiaşi semn de către alţii.

Caracterele dreptului la marcă sunt :

- caracterul absolut în raport de concurenţi, adică în raport de cei care exercită o

industrie identică sau similară în temeiul regulii specialităţii mărcii ;

- caracterul temporar limitat la durata de 10 ani de protecţie dacă nu luăm în

considerare posibilitatea de reînnoire a mărcii ;

- caracterul accesoriu pentru că legătura sa cu întreprinderea sau cu fondul de

comerţ este mult mai puternică decât în cazul brevetelor de invenţie ;

- caracterul teritorial propriu şi altor drepturi de proprietate industrială, protecţia

acestora fiind recunoscută pe întregul teritoriu naţional, al ţării în care a fost înregistrată.

Dreptul exclusiv asupra mărcii, conferit titularului, trebuie exercitat de acesta în

limitele permise de lege. În afara limitelor cu caracter general şi anume limita teritorială

şi cea temporară în cazul dreptului exclusiv la marcă s-a extins şi limita epuizării

dreptului la marcă consacrată în domeniul brevetelor de invenţie. În acest sens art.37 din

lege prevede că titularul unei mărci înregistrate nu poate cere să se interzică altor

persoane, deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care poartă

60 Yolanda Eminescu, op.cit., p.145 şi urm.; Viorel Roş s.a., op.cit. , p.300 şi urm.

79

această marcă, pentru produsele care au fost puse în comerţ de însuşi titular sau cu

consimţământul acestuia.

Se precizează în continuare că dispoziţiile nu sunt aplicabile, dacă titularul

probează motive temeinice de a se opune la comercializarea produselor, în special când

starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerţ.

Din punct de vedere juridic s-a susţinut în doctrină, că fundamentul acestei

limitări constă în ideea de licenţă tacită potrivit cu care vânzarea iniţială implică o

autorizare tacită de folosire, care nu echivalează cu o dezmembrare a dreptului la marcă

ce există independent de proprietatea obiectului care poartă marca. 61 Teoria epuizării

dreptului ca limitare a dreptului la marcă are la bază următoarele considerente62 :

- una din funcţiile mărcii este aceea de a garanta autenticitatea produsului pe

care îl desemnează ;

- circulaţia produselor nu poate fi împiedicată prin folosirea mărcii care se

constituie într-un factor de dezvoltare a comerţului şi concurenţei leale ;

- prin natura sa, dreptul asupra mărcii nu conferă un drept de suită asupra

produselor vândute ;

- marca nu oferă titularului monopolul desfacerii produselor sale până la

consumatorul final.

Dreptul exclusiv al titularului mărcii suferă şi alte limitări rezultând din

principiul specialităţii mărcii ca şi limitările consacrate de art.3 din lege care precizează

că titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa

comercială :

- numele/denumirea sau adresa/sediul titularului ;

- indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia , valoarea, originea

geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub

marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora ;

- marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a

serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile.

Capitolul 14

Transmisiunea dreptului la marcă .

61 Y. Eminescu, op.cit. p.14962 Viorel Roş, s.a., op.cit. p.312

80

14.1. Consideraţii preliminare privind transmisiunea dreptului la marcă . În

dreptul românesc, marca constituie un bun transmisibil, fie cu titlu oneros, fie cu titlu

gratuit, transmisiunea putând opera în tot sau în parte, împreună cu întreprinderea sau

fondul de comerţ, dar şi separat de acestea.

Funcţia iniţială a mărcilor, de a indica originea produselor şi serviciilor a

evoluat, în condiţiile moderne, marca, alături de funcţia menţionată, garantând calitatea

produselor şi serviciilor, permiţând publicitatea acestora, atrăgând şi menţinând

clientela.

Interdicţia reglementată expres în unele legislaţii, a cesiunii libere a mărcii a

condus la fraudarea legii prin renunţarea expresă la marcă, urmată de efectuarea

imediată a depozitului aceleiaşi mărci, pe numele cesionarului de fapt.63 Este vorba

despre radierea mărcii cedentului, urmată de efectuarea unui nou depozit al aceleiaşi

mărci de către cesionar, asemenea artificii venind în favoarea uzurpatorilor, prin

obstrucţionarea cesiunii mărcilor neexploatate.

În asemenea situaţii s-ar crea o stare de inechitate, în sensul de a se permite celor

care se fac vinovaţi de contrafacerea semnului să scape de urmărirea cesionarului şi să

inducă în eroare consumatorii.64

Cel mai frecvent, marca se exploatează direct de către titularul său, prin aceasta

desemnându-şi produsele sau serviciile, însă titularul mărcii o poate transmite şi altei

persoane.

Legea română a mărcilor încă din 1879 a permis transferul mărcii independent

de fondul de comerţ.

14.2. Cesiunea voluntară . Conform art.39 din lege, drepturile asupra mărcii

pot fi transmise, prin cesiune sau prin licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a

mărcii. În doctrină contractul de cesiune a fost definit ca reprezentând o convenţie prin

care titularul unei mărci în calitate de cedent transferă drepturile pe care le are asupra

mărcii unei alte persoane în calitate de cesionar în schimbul unui preţ. Cesionarul

dobândind toate drepturile cedentului va deveni ca urmare a efectuării cesiunii, terţ în

raporturile cu privire la marcă. Până la acest punct soluţia este evident identică cu cea

consacrată în cazul brevetelor de invenţii. Cesiunea poate fi voluntară sau forţată. În

materia mărcilor o problemă viu discutată în doctrină a fost aceea a circulaţiei juridice

independente a mărcii, în raport cu fondul de comerţ. Mult timp Statele Unite ale

63 Yolanda Eminescu, op.cit., p.15664 L. Van Bunen, autor citat de Yolanda Eminescu, op.cit. , p.156

81

Americii ca şi unele legislaţii europene au statuat interdicţia cesiunii mărcii independent

de fondul de comerţ . Germania a recunoscut cesiunea liberă a mărcii doar la momentul

extinderii reglementărilor legale privind proprietatea industrială şi pe teritoriul

Germaniei de Est.

Cesiunea independentă a mărcii este admisă în Anglia, sub condiţia ca publicul

consumator să nu fie indus în eroare prin folosirea mărcii cedate, cu privire la originea

produselor65 . Optica privind interdicţia cesiunii mărcii independent de fondul de comerţ

a trebuit, sub presiunea pieţii, să fie abandonată şi înlocuită cu recunoaşterea cesiunii

libere a mărcii care răspunde unei adevărate necesităţi de ordin comercial. În cazul

transmisiunii patrimoniului titularului mărcii, în totalitate, va opera şi transmisiunea

dreptului la marcă. Sunt însă şi situaţii de excepţie semnalate în doctrină ca de exemplu

ipoteza în care marca este formată dintr-un nume patronimic, caz în care, s-a susţinut în

doctrină, marca nu ar trebui să se transmită o dată cu fondul de comerţ.

Ipoteza este ignorată de legiuitorul român.

Marca poate constitui obiect de cesiune totală sau parţială, însă mărcile identice

sau similare, care aparţin aceluiaşi titular şi sunt folosite pentru produse sau servicii

identice sau similare, nu pot fi transmise pe calea cesiunii în totalitate şi către o singură

persoană, actul de transmisiune fiind sancţionat cu nulitatea absolută. Soluţia aceasta,

reglementată de lege în art.40 alin.4 a fost, credem noi, justificat criticată în doctrină, cu

motivarea că cesionarul este obligat să dobândească şi mărci care nu-l interesează.66

Marca poate constitui obiect de cesiune parţială, o asemenea cesiune va da

naştere unei proprietăţi comune, marca aparţinând şi cedentului şi cesionarului, caz în

care acţiunea în contrafacere poate fi formulată de oricare dintre coproprietari.67

Dacă marca este înregistrată în coproprietate, transmisiunea dreptului la marcă

va opera conform regulilor cunoscute în materia proprietăţii comune.

Ne aflăm în prezenţa unei cesiuni parţiale şi atunci când o marcă înregistrată în

mai multe ţări este transmisă unor cesionari diferiţi, pentru unele dintre ţările în care

este protejată.

Mai trebuie precizat că o cesiune parţială nu poate limita teritorial folosirea unei

mărci pentru produsele sau serviciile la care se referă.

65 Vezi pentru informaţii suplimentare Yolanda Eminescu, op.cit., p.153 şi urm. ; Viorel Roş, s.a., op.cit., p. 372 şi urm. .66 Viorel Roş, s.a., op.cit. , p.37367 Yolanda Eminescu, op.cit., p.158

82

Cesiunea va fi totală atunci când are în vedere toate atributele dreptului asupra

mărcii şi asupra tuturor produselor sau serviciilor pentru care a fost făcută înregistrarea

mărcii şi va fi parţială, atunci când poartă fie asupra unora dintre atributele dreptului, fie

cu privire la unul sau mai multe dintre produsele sau serviciile pentru care a fost făcută

înregistrarea.

S-a precizat că în multe cazuri distincţia dintre cesiunea parţială şi licenţă este

dificil de evidenţiat ; deosebit de cesiunea parţială, în cazul licenţei, beneficiarul

acesteia nu dobândeşte dreptul de a exercita acţiunea în contrafacere.68

Dreptul asupra mărcii poate fi cedat numai din momentul constituirii

depozitului.

Contractul de cesiune urmează condiţiile cunoscute, conform reglementărilor

generale, cu unele particularităţi. Dacă cesiunea este cu titlu gratuit sunt aplicabile

reglementările legale de la contractul de donaţie, iar dacă este cu titlu oneros sunt

aplicabile dispoziţiile legale din materia contractului de vânzare-cumpărare.

Sub aspectul formei contractului, este necesar să fie respectate rigorile art.40

alin.1 din lege, în sensul încheierii actului în formă scrisă. Reglementarea derogă de la

dispoziţiile art.46 din Codul comercial, care permit proba faptelor de comerţ prin orice

mijloace.69

În cazul transmisiunii dreptului la marcă prin contract de donaţie, ca şi în cazul

constituirii mărcii aport social la o societate comercială, actul trebuie să respecte forma

autentică ad validitatem.

Pentru a deveni opozabilă terţilor transmisiunea dreptului asupra mărcii, trebuie

efectuată formalitatea înscrierii în registrul Naţional al Mărcilor, data înscrierii marcând

momentul de la care cesiunea a devenit opozabilă terţilor. Între cedent şi cesionar

operaţiunea juridică prin care se realizează transferul drepturilor asupra mărcii are loc la

momentul realizării acordului de voinţă.

Întinderea drepturilor transmise se stabileşte prin convenţia părţilor, existând

posibilitatea ca cedentul să devină coproprietar, împreună cu cesionarul asupra mărcii.

Cesionarul este subrogat în drepturile cedentului şi va beneficia de depozitul

efectuat de cedent, fără a mai fi necesar să efectueze un nou depozit.

68 Idem, op.cit., p. 15969 Codul Comercial Român adnotat, ediţia îngrijită de Florin Ciutacu, Editura Sigma, Bucureşti, 2000, p.18.

83

Cedentul trebuie să pună la dispoziţia cesionarului marca cedată, are obligaţia de

garanţie atât pentru vicii, cât şi pentru evicţiune, rezultând din fapta proprie sau din

partea terţilor, este vorba despre garanţia pentru viciile aparente, iar cesionarul trebuie

să plătească preţul şi să asigure menţinerea calităţii produselor sau serviciilor la care se

referă marca.

În privinţa viciilor ascunse, în materia cesiunii mărcilor, acestea au în vedere

eventuala nulitate totală sau parţială a mărcii (dacă există anteriorităţi, dacă semnul nu

este distinctiv sau dacă este ilicit).

14.3. Cesiunea forţată. Problema cesiunii forţate se pune în cazul executării

silite şi în cazul exproprierii.

Mărcile au un caracter accesoriu în raport cu produsele sau serviciile pe care le

identifică şi atunci, mărcile constituie bunuri care servesc la exercitarea ocupaţiei

titularului lor, de unde rezultă că executarea silită se va putea face numai în limitele

determinate de art.407 din Codul de procedură civilă.

Se admite posibilitatea executării silite a mărcii împreună cu fondul de comerţ,

dar nu şi în cazul mărcilor nominale ; se consideră necesară o analiză a situaţiei de fapt,

pentru a se stabili în ce măsură transmisiunea întreprinderii sau a fondului de comerţ

este suficient de completă pentru a comporta şi transmisiunea mărcii ; asemenea

transmisiune presupune ca cesionarul să poată fabrica produse de acelaşi fel şi de

aceeaşi calitate cu ale cedentului. Art.39 alin.2 stabileşte în termeni generali că

drepturile asupra mărcii se transmit şi în cazul urmăririi silite a debitorului titular de

mărci, efectuată în condiţiile legii.

14.4. Contractul de licenţă. Există o diferenţă netă între cesiunea mărcii şi

cesiunea licenţei de marcă. Cesiunea mărcii are în vedere transmisiunea proprietăţii

asupra mărcii şi a depozitului căreia aceasta i-a făcut obiect. Cesiunea licenţei conferă

numai dreptul de a folosi marca.

În baza contractului de licenţă, titularul unei mărci, numit licenţiator, transmite

altei persoane, dreptul de a folosi marca, în sensul de a o aplica sau ataşa, pe produsele

pe care le fabrică sau pe care le pune în circulaţie, în schimbul unui preţ.

Cunoscut şi folosit în materia brevetelor de invenţie, contractul de licenţă a fost

mai greu acceptat în materie de mărci, întrucât implica transferul liber al mărcii şi nu

împreună cu fondul de comerţ.

84

S-a considerat că nu este normal ca titularul unei mărci să nu poată trage foloase

din folosirea acesteia, ci numai din vânzarea produselor (şi prestarea serviciilor,

adăugăm noi) sale, sub marca sa, care le garantează autenticitatea. Ne aflăm în prezenţa,

s-a menţionat în doctrină, a unui drept personal care nu poate aparţine decât unei

întreprinderi.

Despărţind marca de personalitatea producătorului, şi alăturând-o produsului ce

se doreşte a fi individualizat, funcţia de identificare a mărcii se păstrează, dacă

specificitatea produsului nu este afectată de pluralitatea producătorilor care ar folosi o

tehnică comună care ar permite obţinerea aceluiaşi produs. Doctrina distinge între

licenţa de exploatare care dă dreptul licenţiatului să aplice marca cedată şi să fabrice

produsul. În această situaţia marca se foloseşte pentru două produse cu origini diferite,

dar caracteristici identice ; licenţa de folosire reprezintă autorizarea de a aplica sau de a

ataşa marca pe produsele livrate de licenţiator; licenţa de reclamă care constă în

autorizarea folosirii, în scop comercial şi publicitar, a unei denumiri care constituie

obiectul unui drept personal al altcuiva.

Unii autori mai deosebesc, într-o altă clasificare, licenţa exclusivă, prin care

licenţiatorul se obligă să nu mai acorde alte licenţe , de licenţa simplă sau neexclusivă şi

licenţa reciprocă sau încrucişată, în cadrul căreia părţile îşi cesionează reciproc dreptul

să fabrice un produs, şi să-l pună în circulaţie sub aceeaşi denumire, fiecare dintre

producători păstrând dreptul asupra propriei mărci.70

Licenţa poate fi exclusivă sau neexclusivă, astfel cum prevede legea la art. 42,

alin.1, în sensul că licenţa se poate acorda pentru întregul teritoriu al ţării ori numai

pentru o parte a acestuia şi poate fi acordată pentru toate sau numai pentru o parte dintre

produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

Legea română nu reglementează vreo condiţie de formă cu privire la încheierea

contractului de licenţă a mărcii .

Deşi legea română nu o spune, întrucât licenţele de mărci trebuie înscrise la

Registrul Naţional al Mărcilor, va fi necesară forma scrisă. Aceasta este necesară pentru

efectuarea procedurii legale, chiar dacă legiuitorul nu a înţeles să reglementeze şi o

sancţiune pentru nerespectarea formei scrise.

Contractul de licenţă de marcă se încheie între licenţiator şi licenţiat, primul

putând fi titularul mărcii înregistrate, titularul unui drept de uzufruct asupra mărcii,

70 Yolanda Eminescu, op.cit. , p.166

85

licenţiatul care poate deveni licenţiator într-un contract de sublicenţă, dacă o asemenea

posibilitate rezultă din contractul principal.

Dacă marca constituie obiect al unui drept de proprietate comună, atunci este

necesar acordul tuturor coproprietarilor licenţiatori.

Pentru licenţiator este necesară capacitatea de a încheia acte de administrare, iar

pentru licenţiat este necesară capacitatea de a contracta.

Obiectul contractului îl poate constitui o marcă în vigoare şi valabilă, putându-se

alătura acesteia, un secret de fabrică sau un know-how.71

În cazul licenţei totale, licenţiatul are dreptul de a folosi marca pentru toate

produsele, lucrările sau serviciile pentru care s-a făcut înregistrarea. În cazul licenţei

parţiale, licenţiatul este autorizat să folosească marca pentru anumite produse, lucrări

sau servicii dintre acelea pentru care s-a făcut înregistrarea.

Depăşirea limitelor licenţei are valoarea unui act de contrafacere.

Doctrina românească recentă, a considerat că limitarea teritorială a unei licenţe

contravine naturii mărcii, întrucât aduce o limitare a circulaţiei bunurilor,72 limitarea

teritorială poate surveni atunci când licenţiatul fabrică aceleaşi produse sau prestează

aceleaşi servicii pe întreg teritoriul pe care marca este protejată.

Conform art. 42, alin.1 din Legea nr.84/1998, limitarea teritorială, prin contract

de licenţă de mărci, este posibilă.

Contractul de licenţă produce efecte faţă de terţi din momentul înscrierii în

Registrul Naţional al Mărcilor. Licenţa se publică în Buletinul Oficial de Proprietate

Industrială.

Durata contractului de licenţă se stabileşte conform voinţei părţilor, corelată cu

durata de protecţie limitată a mărcilor şi cu posibilitatea reînnoirii înregistrării.

Durata contractului de licenţă poate depăşi protecţia înregistrării, rezultând, de

aici, obligaţia titularului mărcii de a reînnoi înregistrarea.

La împlinirea termenului stabilit, contractul încetează; acesta mai poate înceta

prin reziliere.

În doctrina juridică română s-a vorbit şi despre rezoluţiunea contractului de

licenţă de marcă, cu precizarea determinării avantajelor obţinute prin exploatarea

mărcii.73

71 Viorel Roş,ş.a., op.cit., p. 37872 Idem, op.cit. , p.37873 Viorel Roş, s.a., op.cit., p.379

86

Prestaţiile efectuate în trecut nu pot fi restituite, pentru punerea licenţiatorului şi

licenţiatului în situaţia anterioară încheierii contractului.

Licenţiatorul trebuie să permită folosirea mărcii de către licenţiat, în

conformitate cu clauzele cuprinse în contractul de licenţă şi trebuie să garanteze pentru

viciile ascunse ale mărcii.

Licenţa de marcă este diferită de cesiunea de marcă, în cazul celei din urmă,

operând o transmisiune totală a drepturilor cedentului ; efectul contractului de licenţă

constă în aceea că titularul mărcii păstrează dreptul de a continua exploatarea mărcii

sale, fiind singurul care poate exercita acţiunea în contrafacere.74

Licenţiatorul are obligaţia de garanţie împotriva evicţiunii, astfel încât trebuie să

se abţină de la săvârşirea oricărui act de natură să tulbure folosinţa mărcii de către

licenţiat. Obligaţia implică şi garantarea licenţiatului împotriva actelor materiale sau

juridice din partea terţilor ; astfel licenţiatorul are obligaţia de a solicita încetarea

actelor de contrafacere săvârşite de terţi, cu atât mai mult cu cât, acesta rămâne, în

continuare, titular al drepturilor conferite de marca respectivă.

Licenţiatorul trebuie să acorde licenţiatului asistenţă tehnică, trebuie să menţină

în vigoare marca, prin formularea cererilor de reînnoire a depozitului şi are obligaţia, în

cazul licenţei exclusive, să nu încheie şi alte contracte de licenţă cu privire la aceeaşi

marcă.

Licenţiatorul trebuie să solicite înscrierea licenţei în Registrul Naţional al

Mărcilor şi publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

În cazul în care licenţiatul încalcă clauzele contractului de licenţă cu privire la

durata folosirii, aspectul mărcii, natura produselor sau serviciilor pentru care a fost

acordată licenţa, teritoriul pe care poate fi folosită marca, calitatea produselor fabricate

sau a serviciilor executate de către licenţiat sub marca pentru care s-a acordat licenţa,

licenţiatorul este în drept să invoce drepturile conferite de marcă împotriva licenţiatului.

Din contractul de licenţă, licenţiatului îi revin obligaţiile de a folosi, pentru

produsele cărora li se aplică marca, numai marca care constituie obiectul contractului de

licenţă (cu dreptul de a aplica pe produsele respective menţiunea că licenţiatul este

fabricantul acestora), de a aplica menţiunea „sub licenţă”, alături de marca aplicată pe

produse; licenţiatul trebuie să folosească marca numai pentru produsele sau serviciile

care constituie obiect al contractului de licenţă, să menţină aspectul mărcii şi calitatea

74 Curtea de Apel Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ, dec.nr.462/R/ din 5 decembrie 2001, în Pandectele Române, nr.2/2002, p.168-181

87

serviciilor şi produselor pentru care este folosită marca, să folosească marca în cadrul

teritoriului delimitat prin contract, să plătească preţul conform clauzelor contractuale.

Licenţiatul are obligaţia şi de a folosi în mod efectiv marca, nu de a o lăsa în

nelucrare, cu atât mai mult cu cât părţile au prevăzut un sistem de plată al licenţei

determinat în funcţie de venitul realizat din exploatarea mărcii.

Prin configuraţia juridică a contractului de licenţă, acesta mai poate cuprinde

clauze precum transmiterea unui secret de fabricaţie, a unui know-how, clauze cu

privire la condiţiile sublicenţei sau interdicţia încheierii acesteia, clauze de exonerarea

de obligaţia de garanţie, cu limitele şi cu respectarea condiţiilor pe care le-am precizat,

obligaţia asigurării publicităţii mărcii, situaţia stocurilor la finele contractului de licenţă,

condiţiile de exploatare a mărcii, condiţii de calitate a produselor sau serviciilor, clauze

care să permită licenţiatorului verificarea modului de folosire a mărcii şi calităţii

produselor sau serviciilor, angajarea răspunderii contractuale.75

Dacă licenţiatul este stânjenit în exploatarea normală a mărcii, acesta poate

formula o acţiune în concurenţă neleală.

Desigur că, este posibil ca licenţiatul să fie acţionat în judecată de către

licenţiator printr-o acţiune în contrafacere, dacă utilizează marca pentru alte produse sau

servicii, altele decât acelea pe care părţile le-au stabilit în contract.

14.5. Aportul mărcii la capitalul social. Conform art.15 alin.2 din Legea

nr.31/1990 privind societăţile comerciale astfel cum a fost republicată şi modificată prin

Legea 161 din 19.04.2003, aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate.

Aceste aporturi se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin

predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Acest text legal

este de aplicare generală cu toate că nu precizează în ce constă aportul în natură. Legea

nr.35 privind regimul investiţiilor străine republicată în 1993 prevede la art.2 lit.c că

aportul investiţiilor străine în România poate consta, printre altele, în servicii, drepturi

de proprietate industrială şi intelectuală – brevete, licenţe, know-how, mărci de fabrică

şi de comerţ, drepturi de autor, traducător, editor – cunoştinţe şi metode de organizare şi

conducere. Legea 31/1990 nu face distincţie cât priveşte aportul în natură , între

bunurile corporale şi bunurile necorporale întrucât ambele sunt permise de lege. De

altfel în categoria bunurilor incorporale sunt incluse şi creaţiile spirituale ca drepturile

de proprietate industrială sau drepturile de autor şi drepturile conexe. Aportul mărcii în

75 Viorel Roş, s.a., op.cit., p.38o.

88

patrimoniul societăţilor comerciale a fost apreciată în doctrină ca reprezentând, o

cesiune a mărcii care poate lua forma unui aport în societate, fie ca marcă izolată, fie ca

element al unui fond de comerţ.

14.6. Contractul de franciză. Rolul francizei este de a transpune pe o altă

piaţă, în aceleaşi condiţii şi parametri, o afacere care şi-a dovedit succesul pe o altă piaţă

; ansamblul de tehnici şi operaţiuni comerciale prin care deţinătorul afacerii de succes

autorizează pe un alt comerciant să înceapă o afacere identică cu a sa, prin folosirea

însemnelor comerciale şi a experienţei sale constituie esenţa economică a operaţiunii de

francizare. Prin francizare se realizează un transfer de cunoştinţe comerciale şi semne

distinctive de la un comerciant către altul, astfel încât cel de-al doilea să creeze o

afacere identică cu a primului.76

Iniţiatorii acestui mod de distribuţie au avut în vedere criteriile de preferinţă ale

consumatorilor, anume, referirea acestora la o marcă sau la un concept, ca şi garanţii ale

omogenităţii calităţii produselor şi/sau serviciilor ce le sunt oferite.77

Contractul de franciză este acel contract în baza căruia o persoană (francizor) se

obligă faţă de altă persoană (beneficiar) să transmită un know-how, folosinţa mărcii sale

şi, uneori, dreptul de a aproviziona, iar beneficiarul se obligă să exploateze know-how-

ul transmis şi să utilizeze marca şi – uneori – se prevede, să se aprovizioneze de la

francizor.

S-a mai susţinut că acest contract constituie o varietate a contractului de

concesiune, anume, concesiunea unei mărci de produse sau de servicii la care se adaugă

concesiunea ansamblului de metode şi mijloace apte să asigure exploatarea şi gestiunea

în cele mai bune condiţii de rentablitate .78

Acest contract constă în acordarea de către un comerciant-producător a dreptului

de a vinde anumite bunuri sau de a presta anumite servicii şi de a beneficia de un sistem

de relaţii care conţine marca, renumele, know-how-ul şi asistenţa, unui comerciant,

persoană fizică sau juridică, în schimbul unui preţ, constând într-o sumă de bani iniţială

şi o redevenţă periodică (denumită franchise free).

76 Gheorghe Gheorghiu, Gabriel N.Turcu , Contractul de franciză – aspecte generale , Revista de Drept Comercial, nr.3/2000, p.49. 77 Ioan Bălan , Tehnici contractuale ale francizei , Revista de Drept Comercial, nr.3/2000, p.204

78 Tudor R. Popescu, Dreptul Comerţului Internaţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, p.340.

89

Contractul de franciză comportă trei elemente esenţiale, licenţa unei mărci,

comunicarea unui know-how şi o asistenţă comercială sau tehnică.

Acest contract este un contract sinalagmatic (bilateral), francizorul obligându-se

să acorde dreptul de a vinde bunuri sau de a presta servicii partenerului său contractual,

beneficiarul. Acesta din urmă se obligă să revândă mărfurile sau să presteze serviciile

propriilor săi clienţi, păstrând identitatea şi renumele francizorului şi reţelei de

distribuţie a acestuia.

Partenerii contractuali urmăresc obţinerea unor avantaje materiale reciproce,

francizorul vinde mărfurile sau serviciile beneficiarului, pentru a obţine taxa de intrare

(preţul pe care beneficiarul trebuie să-l plătească francizorului pentru a fi primit în

cadrul reţelei de distribuţie) şi o redevenţă periodică. Beneficiarul urmăreşte obţinerea

de profit din vânzarea mărfurilor sau prestarea serviciilor.

Contractul în discuţie este comutativ şi consensual. Legea nr.79/1998 în art.6

prevede clauzele ce trebuie să fie cuprinse în contract şi cerinţa, că voinţa părţilor să fie

exprimată printr-un înscris constatator, forma scrisă fiind cerută ad probationem.

Contractul trebuie să cuprindă următoarele clauze : obiectul contractului, drepturile şi

obligaţiile părţilor, condiţiile financiare, durata contractului, condiţiile de modificare,

prelungire şi reziliere.

Deşi conţinutul contractului este determinat de legiuitor prin menţionarea

clauzelor obligatorii ale acestuia, contractul nu capătă caracter solemn, rămânând

consensual.

Acest contract este intuitu personae, întrucât francizorul îşi alege beneficiarul

care dovedeşte calităţi profesionale şi capacitate economico-financiară pentru

desfăşurarea activităţii, la standardele impuse (art.17).

Contractul de franciză, contract numit, cu figură juridică reglementată expres

prin dispoziţiile Legii nr.79/1998, implică transferul cunoştinţelor tehnice şi procedeelor

comerciale verificate şi transferul de know-how.

Contractul de franciză se încheie între francizor, comerciant persoană fizică sau

juridică, titular al drepturilor asupra unei mărci înregistrate, care are obligaţia de a

acorda asistenţă pentru pregătirea profesională, pentru conducere, de a ajuta la pornirea

şi exploatarea iniţială a mărcii, de a asigura promovarea produsului sau serviciului, de a

stabili sortimentul de mărfuri sau de servicii, de a asigura aprovizionarea ritmică,

constituirea stocurilor, completarea colecţiilor şi modelelor.

90

Francizorul trebuie să deţină şi să exploateze o activitate comercială, o anumită

durată, înainte de lansarea reţelei de franciză, să fie titular al drepturilor de proprietate

intelectuală , să asigure o largă varietate de forme de asistenţă în favoarea

beneficiarului, să vegheze la păstrarea identităţii şi reputaţiei reţelei de franciză, să

utilizeze propriul personal şi propriile mijloace financiare în scopul cercetării, inovaţiei,

pentru dezvoltarea şi viabilitatea produsului ; francizorul este titularul conceptului

francizabil .79

Cu privire la atributele legale ale francizorului, calitatea de comerciant a acestuia

şi caracterul comercial sau necomercial al contractului de franciză sunt necesare unele

precizări.

Indiferent dacă obiectul de activitate al beneficiarului este comercial sau

necomercial, prin obiectul său, contractul urmăreşte exploatarea francizei, astfel încât

discuţia conduce la necesitatea calificării francizei sub aspect comercial sau

necomercial.80

Franciza se bazează pe un cumul de cunoştinţe şi aptitudini, calităţi umane puse

în valoare, ajungând la concluzia că ceea ce se exploatează este însăşi valoarea umană,

care nu se interpune în circuitul comercial, francizorul fiind un creator de valoare

precum profesorul, arhitectul, meşteşugarul, avocatul, iar activităţile desfăşurate de

aceştia nu au caracter comercial. Nu se poate discuta despre un element speculativ şi de

profit când este vorba despre calităţile şi inteligenţa umană.

Francizorul este considerat comerciant dacă alături de exploatarea francizei,

exercită el însuşi, direct, o activitate comercială prin obiectul său ; franciza îndeplineşte

toate condiţiile unui act comercial, mai puţin elementul speculativ. Atunci când

elementul francizabil este inserat în ansamblul unui contract de distribuţie, având un rol

accesoriu, vom fi în prezenţa unui contract comercial de distribuţie şi nu a unui contract

de franciză.

Licenţierea unui însemn destinat a atrage clientela, precum o emblemă, o marcă,

un nume comercial, ori unui model industrial sau oricărui drept de proprietate

intelectuală, cesiunea unor asemenea drepturi, contracte de editare, contractul de

exploatare a cunoştinţelor care formează know-how-ul, asistenţa tehnică, comercială

sunt acte de natură civilă.

79 Gheorghe Gheorghiu, Gabriel N. Turcu, op.cit., (III), Revista de Drept Comercial nr.5/2000., p.7980 Idem, p.80-82

91

Beneficiarul, persoană fizică sau juridică, comerciant independent, trebuie să

accepte colaborarea şi să adere la principiul omogenităţii reţelei de franciză, să nu

divulge know-how-ul comunicat de francizor, să plătească taxa de intrare în reţea şi

redevenţa menţionată în contract, să facă cunoscut prin publicitate, că este o persoană

independentă sub aspect financiar, în raport cu francizorul sau cu terţii, să respecte

regulile şi politicile comerciale ale francizorului, să respecte clauzele contractuale

privind desfacerea produselor şi/sau prestarea serviciilor, să dezvolte, la rândul său,

reţeaua de franciză şi să-i menţină reputaţia şi identitatea, să încunoştiinţeze pe francizor

despre performanţele obţinute şi situaţia financiară, să permită francizorului efectuarea

de controale cu privire la respectarea metodelor şi tehnicilor de comercializare sau

prestare de servicii şi efectuarea publicităţii, să respecte zona teritorială de desfăşurare a

activităţii, astfel cum aceasta a fost delimitată în contract.

Trebuie menţionat că obiectul contractului de franciză îl constituie

concesionarea unei mărci de fabrică, de comerţ sau de servicii, asistenţă tehnică şi

comercială şi comunicarea know-how-ului.

Reţeaua de franciză constituie un ansamblu de raporturi contractuale între un

francizor şi mai mulţi beneficiari , care urmăreşte promovarea unei tehnologii, a unui

produs sau serviciu şi pentru dezvoltarea producţiei şi distribuţiei acestuia.

Marca francizorului este aceea care asigură identitatea şi reputaţia reţelei şi

constituie garanţia calităţii, aceasta fiind asigurată prin transmiterea şi controlul

respectării know-how-ului şi oferirea unei game omogene de produse, servicii,

tehnologii.

Elementele definitorii ale unei reţele de franciză sunt omogenitatea, publicitatea

şi unitatea.

Omogenitatea reţelei implică egalitatea de tratament între beneficiarii aceleiaşi

reţele de franciză, în sensul oferirii de condiţii similare.

Reţeaua de franciză nu dă naştere unei persoane juridice distincte şi astfel

reţeaua nu dispune de patrimoniu propriu, nu-şi poate asuma drepturi şi obligaţii şi nici

nu poate sta în justiţie în nume propriu.

Organizarea şi realizarea publicităţii, cade în sarcina francizorului, beneficiarul,

având obligaţia contractuală de a respecta şi promova publicitatea făcută de francizor.

Dacă publicitatea este falsă sau de natură a induce în eroare, în raporturile cu terţii,

răspunderea revine francizorului.

92

Publicitatea se execută centralizat pentru a păstra unitatea reţelei şi imaginea

mărcii.

Sunt situaţii în care francizorul permite ca o parte a publicităţii să fie realizată

direct în cadrul reţelelor naţionale, cu aprobarea, însă, a difuzării materialelor

publicitare.

Scopul comun al părţilor, adică promovarea unei tehnologii, a unui produs sau

serviciu, dezvoltarea producţiei şi distribuţiei, determină unitatea reţelei ; tot astfel şi

selectarea riguroasă a beneficiarilor, care determină conturarea caracterului intuituu

personae a contractului de franciză.

Principiile care călăuzesc părţile contractului de franciză privesc fixarea

termenului care trebuie să permită beneficiarului să-şi amortizeze investiţiile,

posibilitatea francizorului de a-l anunţa în timp util (cu preaviz), pe beneficiar, cu

privire la intenţia de a reînnoi contractul de franciză, determinarea obligaţiilor financiare

ale beneficiarului, pentru favorizarea obţinerii rezultatelor dorite şi obiectivelor comune,

precizarea clauzelor de neconcurenţă pentru protejarea know-how-ului, determinarea

circumstanţelor în care poate fi solicitată rezilierea contractului, condiţiile de operare a

cesiunii drepturilor rezultând din contract, exercitarea dreptului de preemţiune, dacă

părţile înţeleg să stipuleze asemenea drept în contractul de franciză.

Pentru menţinerea şi dezvoltarea reţelei de franciză, franizorul trebuie să se

ocupe de recrutarea viitorilor beneficiari, oprindu-se asupra acelora care au competenţă

profesională, calităţi personale şi capacitate financiară pentru exploatarea afacerii.

În scopul facilitării cunoaşterii de către beneficiar a condiţiilor contractului de

franciză, francizorul are obligaţia de a-i comunica informaţii cu privire la experienţa

dobândită şi transferabilă, condiţiile financiare ale contractului, elementele necesare

pentru efectuarea calculului previzionat şi întocmirea planului financiar, obiectivele şi

aria exclusivităţii acordate, durata contractului şi condiţiile reînnoirii, rezilierii, cesiunii.

Pentru încheierea contractului de franciză este necesară parcurgerea unei

perioade şi îndeplinirea unor obligaţii cu caracter precontractual, care urmăresc

determinarea viitorului cadru obligaţional ; este perioada în care francizorul

selecţionează beneficiarul şi ultimul ia cunoştinţă despre clauzele viitorului contract,

operând un permanent schimb de informaţii între francizor şi beneficiar.

Conform dispoziţiilor art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.52/1997, astfel cum a

fost modificată prin Legea 79/1998, scopul parcurgerii fazei precontractuale este de a

93

permite părţilor să se decidă cu privire la viitoarea colaborare şi de a face să circule

informaţiile care vor face posibilă executarea contractului.

În cazul unui contract de exclusivitate , atunci când este încasată o taxă de

intrare în reţeaua de franciză, suma privind drepturile de exclusivitate trebuie să fie

proporţională cu taxa de intrare şi se adaugă acesteia.

Contractul de exclusivitate trebuie să cuprindă o clauză de reziliere, iar durata

acestui contract se determină în corelare cu tipul de franciză dorit de părţi.

Taxa de exclusivitate poate fi utilizată pentru acoperirea unei părţi a cheltuielilor

pentru know-how-ul care a fost transmis.

Părţile pot negocia şi o clauză cu privire la non-concurenţă şi confidenţialitate,

pentru a preîntâmpina transmiterea know-how-ului în perioada stabilită în contractul de

exclusivitate.

Contractele de tip franciză cuprind clauze prin care beneficiarii îşi asumă

răspunderea faţă de terţi (în relaţiile de afaceri) pentru neexecutarea sau executarea

necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate.

Francizorul nu este răspunzător contractual pentru neîndeplinirea sau

îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor beneficiarului, fiind terţ faţă de contractele

încheiate de beneficiari cu partenerii contractuali.

Sunt admisibile, clauze prin care francizorul este protejat de divulgarea know-

how-ului, altor persoane, clauze de non-concurenţă – care urmăresc păstrarea identităţii

şi reputaţiei reţelei de franciză, precum şi acelea prin intermediul cărora, beneficiarul îşi

asumă obligaţia să respecte metodele comerciale ale francizorului, nefiind, însă admise

clauzele care ar fi de natură să restrângă concurenţa în cadrul reţelei de franciză (precum

acelea prin care francizorul ar stabili preţul de vânzare practicat de beneficiari sau

acelea în care se împart pieţele între francizor şi beneficiari sau între beneficiari).81

Francizorul are putere deplină cu privire la recrutarea şi selectarea beneficiarilor

şi nu va accepta beneficiarii care nu dovedesc competenţa necesară integrării în reţeaua

de franciză.

În regulă generală, contractul de franciză se încheie pentru o perioadă

determinată, în funcţie de specificul obligaţiilor contractuale care rezultă din fiecare

contract. La expirarea duratei pentru care a fost încheiat, părţile au posibilitatea să-l

81 Ioan Bălan, Contractul de firmă , Revista de Drept Comercial nr.12/1998, p.30, autorul citând F.Collart Dutilleul, Ph. Delebecque, Contracts civils et commerciaux , Ediţia a 4-a, Dalloz, Paris 1998, p.788-789.

94

reînnoiască, chiar dacă în cuprinsul contractului nu s-ar stipula expres o asemenea

clauză.

Atunci când contractul este încheiat pentru o durată nedeterminată, poate fi

reziliat oricând, de către oricare dintre părţi, cu condiţia ca rezilierea să nu îmbrace

forma abuzului de drept. În acest sens avem în vedere reglementarea de la art.6 alin.1

din Ordonanţa Guvernului nr.52/1967, modificată şi republicată, text care se referă la

respectarea unui termen de preaviz suficient de mare.

Părţile au posibilitatea de a preciza expres în contract posibilitatea de reziliere a

acestuia, chiar şi în lipsa unui termen de preaviz.

Încetarea contractului de franciză poate avea loc prin decesul sau falimentul

beneficiarului, fiind încheiat intuitu persoane, sau prin reziliere, în condiţiile dreptului

comun.

Capitolul 15

Apărarea dreptului la marcă.

15.1. Opoziţia. Ca şi contestaţia fac parte din categoria căilor administrative de

atac împotriva hotărârilor O.S.I.M.. Opoziţia este îndreptată împotriva deciziei de

înregistrare a mărcii, fază care încheie examenul de fond al cererii. Ea trebuie formulată

în scris şi motivat în termen de 3 luni de la data publicării mărcii. Din dispoziţiile art.23

din lege rezultă că persoanele care pot face opoziţie sunt :

titularul unei mărci anterioare ;

titularul unei mărci notorii ;

titularul unui drept anterior cu primul la imaginea sau la numele patronimic ;

titularul unui drept asupra unei indicaţii geografice protejate ;

titularul unui drept asupra unui desen sau model industrial protejat ;

titularul oricărui alt drept de proprietate industrială protejat ,

titularul unui drept de autor ;

orice altă persoană interesată ;

titularul mărcii care face opoziţie la înregistrarea mărcii respective de către

mandatar în propriul său nume, fără acordul titularului şi fără justificare.

Dispoziţiile legale aduc o serie de precizări cât priveşte conţinutul opoziţiei şi

anexele însoţitoare a actului de opoziţie. Din examinarea reglementării legale rezultă că

se poate face un singur act de opoziţie care să invoce existenţa mai multor motive de

95

opoziţie. Obligaţia plăţii de către solicitant a unei taxe este expres prevăzută (art.23

alin.final) sub sancţiunea de a se considera că opoziţia nu a fost făcută. O.S.I.M. – ul

comunică solicitantului înregistrării existenţa opoziţiei, persoana care a formulat-o şi

motivele invocate (art.24 alin.1) ; în termen de 3 luni de la această notificare,

solicitantul va trebui să depună observaţiile sale ; la cererea solicitantului, termenul

poate fi prelungit de O.S.I.M. cu maximum 3 luni. Opoziţiile formulate cu privire la

marca publicată se vor soluţiona de către o comisie de reexaminare din cadrul O.S.I.M.-

ului. După examinarea opoziţiilor, comisia, dacă constată că acestea sunt întemeiate va

decide respingerea cererii de înregistrare a mărcii. Decizia de respingere a înregistrării

poate fi contestată de solicitantul mărcii urmând calea de atac a contestaţiei, conform

art.25 alin.3 din lege. Persoana căreia i s-a respins opoziţia are deschisă calea acţiunii în

anularea mărcii.

15.2. Contestaţia este de asemenea o cale de atac administrativă pusă la

dispoziţia solicitantului sau titularului mărcii în cazul în care se consideră nedreptăţit de

deciziile O.S.I.M. privind înregistrarea mărcilor. Din redactarea dispoziţiilor legale

rezultă că de procedura administrativă a contestaţiei poate beneficia în exclusivitate,

numai solicitantul înregistrării sau titularul mărcii dacă, i s-a respins cererea de

reînnoire. Mai pot face obiectul contestaţiei deciziile O.S.I.M. privind înscrierea

cesiunii sau a licenţei în Registrul Naţional al Mărcilor, cale administrativă de atac de

care pot beneficia persoanele interesate, cu condiţia formulării contestaţiei în termen de

3 luni de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora. Contestaţia poate fi

formulată în termen de 3 luni de la comunicarea înregistrării mărcii. Mai pot face

obiectul

Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie de reexaminare din cadrul

O.S.I.M., urmând apoi calea procedurală de atac şi regulile acesteia consacrate în Codul

de procedură civilă.

15.3. Contrafacerea nu este definită în lege care enumeră în art.83 numai

modalităţile în care această infracţiune poate fi săvârşită şi anume :

- contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei mărci în scopul inducerii

în eroare a publicului asupra calităţii produselor sau serviciilor la care se referă marca ;

- punerea în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau

similară şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.

De asemenea, constituie contrafacere, săvârşirea, fără consimţământul titularului

mărcii înregistrate, conform art.35 :

96

- folosirea unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu

acelea pentru care marca a fost înregistrată ;

- folosirea unui semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori

dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică

semnul cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, ar produce în percepţia

publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul ;

- un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii

diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un

renume în România şi dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea

profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza

titularului mărcii un prejudiciu.

În doctrină s-a semnalat că dispoziţiile art.83 nu trebuie izolate de prevederile

art.35 ca şi de restul Legii nr.84/1998, concluzia care se impune fiind aceea că marca nu

poate fi protejată prin acţiunea în contrafacere decât după înregistrarea sa în Registrul

Naţional al Mărcilor (art.83 alin.3) iar actele prevăzute în art.35 alin.2 nu constituie

contrafacere, decât dacă au fost săvârşite după publicarea mărcii. Se consideră în

doctrină că art.83 din lege se referă la acţiunea penală în contrafacere care nu poate fi

introdusă decât după înregistrarea mărcii, în timp ce art.35 se referă la acţiunea civilă în

contrafacere care poate fi introdusă după publicare, cu consecinţa de rigoare şi anume :

pentru perioada cuprinsă între data depunerii cererii de înregistrare a mărcii şi data

deciziei de înregistrare (care reprezintă momentul final al examenului de fond al cererii)

publicată nu poate fi recunoscută mărcii nici o protecţie ; între data publicării mărcii în

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi data înregistrării mărcii în Registrul

Naţional al Mărcilor, actele de încălcare pot fi sancţionate printr-o acţiune în

contrafacere civilă, caz în care, hotărârea instanţei este executorie, în privinţa

despăgubirilor , după înregistrarea mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor, protecţia

mărcii poate fi asigurată şi prin acţiunea penală în contrafacere.

Legea nr.344 din 29 noiembrie 2005, privind unele măsuri pentru asigurarea

respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire,

defineşte mărfurile contrafăcute numai cât priveşte marca, în considerarea probabilă dar

inexplicabilă a faptului că mărcile şi indicaţiile geografice sunt cele mai uzitate, dar nu

singurele obiecte de proprietate intelectuală, pentru a crea confuzie şi a se profita de

reputaţia comercială a altei persoane. Astfel mărfurile contrafăcute sunt în accepţiunea

acestei legi următoarele:

97

a)    orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă

identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs sau de

serviciu legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă

drepturile titularului acestei mărci ;

b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă,

autoadeziv, broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă un

asemenea simbol), chiar dacă este prezentat separat şi care se află în aceeaşi situaţie cu

mărfurile prevăzute la lit.a);

c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, prezentate separat, în

aceleaşi condiţii ca şi mărfurile definite la lit. a.

Legea nu impune, ca o condiţie, pentru intentarea unei acţiuni în contrafacere ,

ca titularul mărcii ori al dreptului de exploatare exclusivă, să fi suferit o pagubă,

obiectivul fiind mult mai extins şi anume sancţionarea oricărei atingeri aduse dreptului

privativ. Art.85 din lege prevede că în cazul în care actele de contrafacere generează şi

prejudicii, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri potrivit dreptului comun. O

acţiune în contrafacere poate fi pornită, dispune legea, de titularul mărcii numai după

data înregistrării mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor, şi de către solicitantul cererii

de înregistrare, dar, numai după publicarea mărcii, în temeiul art.36. Acţiunea în

contrafacere este îndreptată, în principiu, împotriva concurentului titularului mărcii,

exigenţă care se înscrie în regula specialităţii mărcii.

15.4. Concurenţa neloială . 82 Conform art.86 din lege orice utilizare a mărcilor

sau indicaţiilor geografice, contrară practicilor loiale în activitatea industrială sau

comercială, în scopul de a induce în eroare consumatorii, constituie un act de

concurenţă neloială. Codul penal în art.301 defineşte de asemenea, infracţiunea de

concurenţă neloială ca fiind folosirea ori punerea în circulaţie a produselor care poartă

denumiri de origine ori indicaţii de provenienţă false, precum şi aplicarea pe produsele

puse în circulaţie, de menţiuni false privind brevetele de invenţii, ori folosirea de nume

comerciale sau a denumirilor organizaţiilor de comerţ ori industriale, în scopul de a

induce în eroare pe beneficiari. Se impun de asemenea şi examinarea dispoziţiilor Legii

11/1991 care potrivit art.5 constituie infracţiune de concurenţă neleală :

- întrebuinţarea unei firme, unei embleme, unor desenări speciale sau a unor

ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de un alt comerciant;

82 Yolanda Eminescu, Concurenţa neleală , Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 1993 ; O. Căpăţână, Dreptul concurenţei comerciale , Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 1994 ; G.Boroi şi D.Boroi , Consideraţii referitoare la acţiunea în concurenţă neloială , Revista Juridica nr.4/2001.

98

- producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, punerea în vânzare

sau vânzarea unor mărfuri, purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii, originea

şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau

comerciantului, în scopul de a induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe

beneficiari.

Precizăm că dacă art.86 din lege prevede că acţiunea penală pentru infracţiunea

de concurenţă neloială se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţii vătămate, în

baza art.301 Cod penal şi al art.5 din Legea 11/1991 acţiunea penală se pune în mişcare

din oficiu. Concurenţa neloială în cazul mărcilor şi a indicaţiilor geografice se poate

manifesta sub mai multe forme ca : denigrarea care constă în discreditarea deliberată a

întreprinderii sau a produselor unui concurent, confuzia care constă în utilizarea

semnelor distinctive ale concurentului pentru a disimula activitatea de piaţă a autorului

concurenţei neloiale, suprimarea sau modificarea mărcii aplicate, substituirea mărcii,

parazitarea unei mărci notorii, sau fapte care ar întruni elementele constitutive ale

infracţiunii de fals, abuz de încredere, etc.

Majoritatea doctrinei consideră acţiunea în concurenţă neloială ca o formă a

acţiunii în răspundere civilă delictuală cu un anumit specific fiind o acţiune personală

spre deosebire de acţiunea în contrafacere care, lezând dreptul real la marcă este o

acţiune reală. Doctrina83 semnalează, în cazul mărcilor şi a indicaţiilor geografice şi

anumite puncte comune între contrafacere şi concurenţă neloială şi anume :

- ambele constituie atingeri aduse dreptului la marcă şi indicaţii geografice ;

- scopul urmărit este comun şi constă în inducerea în eroare, a provocării

deliberate a confuziei şi în final deturnarea clientelei ;

- ambele infracţiuni sunt independente de producerea unui prejudiciu ;

- este suficient să existe riscul de confuzie, să se urmărească inducerea în eroare,

chiar dacă consumatorii nu au fost efectiv înşelaţi pentru a ne afla în faţa unei

contrafaceri, aspecte faţă de care doctrina nu s-a manifestat în mod unanim.

În conformitate cu art.87 – 90 din lege, instanţa judecătorească poate să dispună

măsuri asiguratorii, dacă se consideră că există un risc de încălcare de către terţi a

drepturilor cu privire la marcă sau la indicaţia geografică protejată şi dacă această

încălcare ameninţă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de

distrugere a elementelor de probă, măsuri asiguratorii care pot consta în :

încetarea actelor de încălcare a drepturilor ;

83 Viorel Roş, s.a., Op.cit., p.522 şi urm.

99

conservarea probelor ;

sechestru asigurator.

Potrivit art.88 din lege când ordonă măsuri asiguratorii, instanţa poate obliga

reclamantul la plata unei cauţiuni în suma stabilită de aceasta. O altă măsură de apărare

a drepturilor asupra mărcilor şi a indicaţiilor geografice o constituie aceea prevăzută în

art.91 din lege, potrivit cu care, autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la

cererea titularului dreptului, suspendarea activităţii vamale la importul sau la exportul

produselor care poartă mărci sau indicaţii geografice. Această dispoziţie legală se

completează cu dispoziţiile Legii nr.202/2000 care instituie o procedură specială de

reţinere a mărfurilor contrafăcute în cadrul operaţiunilor de vămuire. Instanţa mai poate

dispune şi alte măsuri proprii caracterului penal sau civil al acţiunii. Astfel în acţiunile

penale instanţa poate dispune :

condamnarea persoanei vinovate ;

restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii ;

confiscarea lucrurilor care au servit ori au fost destinate să servească la săvârşirea

infracţiunii.

În acţiunile civile instanţa poate statua :

încetarea faptelor care aduc atingere dreptului la marcă ;

plata de despăgubiri titularului mărcii ;

publicarea hotărârii pronunţate, pe cheltuiala pârâtului ;

obligarea pârâtului să îndeplinească orice alte fapte destinate să restabilească dreptul

atins.

Capitolul 16

Stingerea dreptului la marcă

16.1. Expirarea duratei de protecţie . Încetarea dreptului la marcă poate opera

prin moduri prevăzute de lege în mod expres sau prin moduri care nu sunt prevăzute în

mod expres într-un text de lege. Unele dintre modurile de încetare a dreptului la marcă

se regăsesc atât în sistemul atributiv cât şi în cel declarativ, iar altele sunt specifice

numai unuia dintre aceste sisteme.

Expirarea duratei de protecţie constituie o cauză de stingere a dreptului la marcă

în situaţia în care înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului legal

100

de protecţie de 10 ani prevăzut în art.29 din lege. Este o cauză specifică sistemului

atributiv.

16.2. Renunţarea titularului la dreptul său asupra mărcii , este un mod de

stingere a dreptului la marcă comun atât sistemului atributiv cât şi celui declarativ.

Art.44 din lege prevede că titularul poate să renunţe la marcă pentru toate sau numai

pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Aşadar

renunţarea nu poate interveni decât după înregistrarea mărcii. Renunţarea trebuie

declarată în scris la O.S.I.M. de titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de

acesta. Renunţarea poate fi totală când se solicită ca aceasta să privească toate produsele

sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, sau parţială când se declară că se

renunţă numai la o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost

înregistrată. Doctrina84 a semnalat că în sistemul declarativ al priorităţii de folosinţă,

renunţarea la marcă poate fi şi tacită, prin abandonul acesteia pe o perioadă destul de

lungă pentru a se trage concluzia că este definitiv.

În literatură s-a remarcat faptul, că în timp ce în sistemul atributiv înregistrarea

devansează folosirea, în schimb în domeniul conservării dreptului la marcă se dă

întâietate folosirii. Legea prevede în mod expres necesitatea ca titularul mărcii să

notifice licenţiatului, dacă există un contract de licenţă, intenţia sa de a renunţa la marcă

(art.44 alin.4 final din lege). Legea aduce o serie de precizări suplimentare în art.49 şi

50 alin.2. Astfel, art.49 stabileşte că titularul unei mărci anterioare, care cu ştiinţă a

tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, folosirea unei mărci posterior înregistrate,

nu poate să ceară anularea şi nici să se opună folosirii mărcii posterioare pentru

produsele şi serviciile pentru care această marcă posterioară a fost folosită, în afară de

cazul în care înregistrarea mărcii posterioare a fost cerută cu rea credinţă. Art.50 alin.2

prevede că în cazul art.49, titularul mărcii posterior înregistrată nu poate să se opună

folosirii mărcii anterioare, deşi aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva

mărcii posterioare.

Renunţarea va produce efecte numai de la data înscrierii în Registrul Naţional al

Mărcilor.

16.3. Abandonul mărcii este o cauză de stingere a dreptului la marcă, specifică

sistemului dobândirii dreptului la marcă prin prioritate de folosinţă. El are semnificaţia

unei renunţări tacite. Legislaţia română actuală nu mai prevede abandonul dar prevede

84 Viorel Roş, s.a., Op.cit. , p.383

101

sub numele de caducitate, lipsa reînnoirii mărcii, astfel nu se mai pune problema, destul

de dificilă, a se stabili dacă o marcă a fost sau nu abandonată.

16.4. Caducitatea este o cauză de stingere a dreptului la marcă când

înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului de protecţie prevăzut

în art.29 din lege. Legea stabileşte în acelaşi articol că taxa pentru cererea de reînnoire a

înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării cererii iar neplata taxei este

sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă. Textul art.29 stabileşte, de

fapt, două cauze de stingere a dreptului la marcă şi anume caducitatea ca urmare a

neînnoirii înregistrării şi decăderea, care spre deosebire de prima este o sancţiune pentru

neplata taxei pentru cererea de reînnoire.

16.5. Decăderea ca mod de stingere a dreptului la marcă este specific sistemului

depozitului cu efecte atributive. Motivele cele mai frecvente de decădere sunt neplata

taxelor şi neexecutarea obligaţiei de exploatare. Art.45 din lege enumeră şi motivele

decăderii care poate fi cerută de orice persoană interesată şi anume:

a). fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe

teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile

pentru care aceasta a fost înregistrată ;

b). după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii

titularului, uzuală în comerţul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost

înregistrată ;

c). după data înregistrării şi ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu

consimţământul acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare, în

special cu privire la natura, calitatea sau la provenienţa geografică a produselor sau a

serviciilor pentru care a fost înregistrată ;

d). marca a fost înregistrată de o persoană neavând calitatea prevăzută la art.3 lit.

g (care prevede că solicitantul este persoana fizică sau juridică în numele căreia este

depusă o cerere de înregistrare a unei mărci).

Decăderea din drepturile conferite de marcă produce efecte de la data rămânerii

definitive a hotărârii judecătoreşti, deci ea nu retroactivează.

Sancţiunea decăderii a fost introdusă în dreptul nostru prin Legea 84/1998 ea

nefiind reglementată în Legea 28/1967 cu consecinţa că, termenul de 5 ani prevăzut de

lege se va calcula numai de la data intrării în vigoare a legii actuale (23 iulie 1998).

Conform art.45 din lege, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă

poate fi cerută de „orice persoană interesată”.

102

Cererea de decădere din drepturile conferite de marcă este de competenţa în

primă instanţă, a Tribunalului Bucureşti, hotărârea astfel pronunţată fiind supusă căilor

de atac. Marca pentru care s-a pronunţat o hotărâre de decădere nu mai este valabilă şi

evident titularul nu mai poate acţiona pe uzurpatori în contrafacere ori în concurenţă

neloială. Ea devine un semn liber fiind susceptibil de apropriere de către orice persoană.

O situaţie specială o prezintă mărcile de certificare care conform art.63 din lege

nu mai pot fi nici depuse şi nici utilizate timp de 10 ani după ce a încetat a mai fi

protejate.

16.6. Anularea înregistrării mărcii este considerată în actuala legislaţie, ca un

mijloc de stingere a drepturilor asupra mărcilor şi formează obiectul reglementărilor din

art.48-50. Anularea mărcii constituie o sancţiune care intervine ori de câte ori condiţiile

de validitate ale mărcii nu sunt întrunite. Art.48 din lege enumeră cauzele de anulare a

mărcii :

a). înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art.5 alin.1 ce se

referă la mărcile excluse de la protecţie ;

b). înregistrarea s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art.6 privind cazurile în

care intervine refuzul de înregistrare a mărcii ;

c). înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea credinţă ;

d). înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui

patronimic al unei persoane ;

e). înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire

la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt

drept de autor.

La motivele de anulare enumerate mai sus, se adaugă motivele specifice anulării

înregistrării mărcii colective sau a celei de certificare.

Acţiunea în anulare pentru motivul prevăzut la art.48 alin.1 lit.c ce se referă la

înregistrarea ce a fost solicitată cu rea credinţă, poate fi introdusă oricând în perioada de

protecţie, pe când în toate celelalte cazuri anularea înregistrării mărcii poate fi cerută în

termen de 5 ani, ce curge de la data înregistrării.

Din motive de rigoare terminologică în definirea instituţiei nulităţii remarcăm un

mod ambiguu al formulării textelor legale fără a se face distincţia necesară dintre

nulitatea absolută şi nulitatea relativă (anulare). Conform acestei diferenţieri nulitatea

relativă sancţionează numai înregistrarea unei mărci cu încălcarea unui drept anterior al

unui terţ, care poate să fie :

103

- un drept asupra unei mărci identice sau similare care este înregistrată pentru

produse sau servicii identice sau similare cu cele în relaţie cu care a fost înregistrată

marca a cărei anulare se cere ; în cazul în care mărcile sunt numai similare se cere a fi

îndeplinită condiţia existenţei unui risc de confuzie (art.48 lit.b) ;

- un drept asupra unei mărci anterioare notorii, dacă aceasta este folosită pentru

produse identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca în legătură cu

care se cere anularea ; sau chiar dacă produsele sunt diferite, cu condiţia ca prin aceasta

titularul mărcii posterioare să obţină un profit necuvenit pe seama reputaţiei sau

caracterului distinctiv al mărcii anterioare sau să prejudicieze acest renume sau caracter

distinctiv ;

- un drept la imagine sau la nume (art.48 lit.d) ;

- un drept de autor sau un alt drept de proprietate industrială (art.48 lit.e).

Motivele de anulare legate de existenţa unei anteriorităţi în momentul

înregistrării mărcii, sunt înlăturate dacă titularul respectivului drept anterior îşi dă

consimţământul expres la înregistrarea mărcii posterioare. Nulitatea absolută este

prevăzută pentru toate celelalte cazuri, legate de caracterul nedistinctiv sau deceptiv al

mărcii, sau pentru neîndeplinirea condiţiilor cu privire la persoanele care pot înregistra

marca, ori inexistenţa acordului organelor competente (în cazul însemnelor naţionale,

sigiliilor, etc.)

Capitolul 17

Indicaţiile geografice.

17.1. Importanţa indicaţiilor geografice . Obiecte de proprietate industrială din

categoria semnelor distinctive, nominalizate expres în art. 1(2) al Convenţiei de la Paris

pentru protecţia proprietăţii industriale, indicaţiile geografie reprezintă importante valori

economice şi comerciale. Atât condiţiile naturale specifice unui teritoriu geografic

determinat, cât şi anumite metode de prelucrare tradiţionale pot conferi calităţi specifice

şi inconfundabile unor produse care reuşesc să capteze astfel interesul şi să fixeze

preferinţa unor segmente mai mult sau mai puţin semnificative, de consumatori. În

epoca modernă a crescut interesul consumatorilor privind originea unor produse.

În aceste condiţii între indicaţiile geografice şi consumatori se realizează o

legătură cu caracter aleatoriu, schimbătoare, ce impune instituirea unei protecţii juridice

care să ocrotească în egală măsură atât indicaţia geografică cât şi pe consumator.

104

17.2. Precizări terminologice 85 . Precizările terminologice privesc noţiunile de

indicaţie de provenienţă, denumire de origine şi pe aceea de indicaţie geografică.

Indicaţia de provenienţă este considerată a fi menţiunea directă sau indirectă privind

originea geografică a unui produs. Ea poate fi nu numai un nume geografic de ţară,

regiune sau localitate ci şi o reprezentare grafică tipică pentru spaţiul geografic

respectiv. Pe plan juridic, nu poate fi recunoscut unei persoane fizice sau juridice

determinate un drept de proprietate singular asupra indicaţiei de provenienţă care are un

caracter colectiv şi imprescriptibil.

Indicaţia de provenienţă îndeplineşte o funcţie de identificare a produselor după

originea lor naţională, regională sau locală. Denumirea de origine are o configuraţie mai

complexă desemnând un produs cu o origine determinată ce prezintă anumite caractere

specifice datorate atât mediului cât şi unor metode de fabricaţie speciale, constant

utilizate pentru a căpăta valoarea unei tradiţii recunoscute în spaţiu geografic respectiv.

Denumirea de origine presupune deci o idee de exclusivitate fiind rezervată numai

produselor ce prezintă calităţi şi caractere specifice datorate factorilor naturali şi umani.

Ţările care consacră distincţia între cele două obiecte de proprietate industrială :

indicaţia de provenienţă şi denumirea de origine – reglementează în principiu şi o

protecţie juridică diferită.

De regulă, indicaţia de provenienţă beneficiază de o protecţie mai restrânsă,

după concepţia franceză, în raport de denumirea de origine care beneficiază de o

protecţie mai eficace. Legea română defineşte în art.3 lit.f indicaţia geografică ca fiind

denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau

localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici

determinate pot fi în mod esenţial atribuite acestei origini geografice. Se constată că

definiţia din legea română are o formulare generală ce conduce la concluzia că

legiuitorul român a renunţat la distincţia dintre indicaţia de provenienţă şi denumirea de

origine, asigurând ambelor obiecte de proprietate industrială un tratament uniform

considerând că au un capital de atracţie de egală importanţă ce trebuie protejat contra

uzurpării şi devalorizării sale.

17.3. Procedura înregistrării indicaţiilor geografice . Legea instituie un

sistem unic de protecţie administrativă precizând condiţiile în care o asociaţie de

85 Pentru informaţii suplimentare , Otilia Calmuschi, Indicaţii geografice, Importante valori economice şi comerciale, Revista de Drept Comercial. Nr.12/2000; Otilia Calmuschi, Constanţa Moraru, Protecţia indicaţiilor geografice în cadrul Acordului TRIPS în Studii de Drept Românesc, nr.1-2/2003.

105

producători care desfăşoară o activitate de producţie în zona geografică, poate solicita

Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci înregistrarea unei indicaţii geografice pentru

produsele indicate în cerere (art.68). Pentru acordarea protecţiei, între produsele la care

se referă indicaţia geografică şi locul de origine al acestora, în ce priveşte calitatea,

reputaţia sau alte caracteristici, trebuie să existe o strânsă legătură. Simplul fapt că

produsul la care se referă denumirea, este originar dintr-o anumită regiune, nu justifică

protecţia ca indicaţie geografică.86 Înregistrarea indicaţiei geografice poate fi cerută

direct sau prin mandatar autorizat care este consilierul în proprietate industrială.

Prealabil înregistrării, legea implică Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, sau,

după caz, autoritatea competentă din ţara de origine a solicitantului, pentru a certifica

următoarele : indicaţia geografică a produsului, care urmează a fi înregistrat ; produsele

care pot fi comercializate sub această indicaţie; aria geografică de producţie ;

caracteristicile şi condiţiile de obţinere pe care trebuie să le îndeplinească produsele

pentru a fi comercializate sub această indicaţie (art.69).

Sunt excluse de la înregistrare, indicaţiile geografice care nu sunt conforme

condiţiilor legale instituite de lege în art.3 lit.f : sunt denumiri generice; sunt

susceptibile de a induce publicul în eroare asupra naturii, originii, modului de obţinere

şi calităţii produselor şi în sfârşit sunt contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.

Dispoziţiile art.5 şi 6 din lege privind cazurile în care sunt excluse sau se refuză

înregistrarea unei mărci, sunt justificat considerate în doctrină, ca un drept comun al

semnelor distinctive comerciale aplicate deopotrivă înregistrării ca firmă sau emblemă.87

Dacă cererea îndeplineşte condiţiile cerute de lege, O.S.I.M. decide înregistrarea

indicaţiei geografice în Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice şi acordarea

dreptului de utilizare a acesteia, solicitantului.

Potrivit regulii 43 din Regulamentul de aplicare al legii, deciziile privind

indicaţiile geografice se iau de directorul general al O.S.I.M. sau de împuternicitul

acestuia şi pot fi atacate în justiţie potrivit procedurii contenciosului administrativ. În

termen de două luni de la data deciziei de înregistrare, O.S.I.M. publică indicaţia

geografică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi eliberează solicitantului,

certificatul de înregistrare a indicaţiei geografice şi de acordare a dreptului de utilizare a

acesteia, cu plata unei taxe. Durata de protecţie a indicaţiilor geografice curge de la data

depunerii cererii la O.S.I.M. şi este nelimitată (art.74). Dreptul de utilizare a indicaţiei

86 I.Macovei, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura universităţii Al.I.Cuza, Iaşi, 2002, p.154 şi urm.87 I.Băcanu, op.cit. p.64

106

geografice se acordă solicitantului pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire

nelimitată, dacă se menţin condiţiile în care acest drept a fost dobândit (art.7 alin.2).

Cererea de reînnoire este supusă taxei prevăzute de Ordonanţa nr.41/1998.

Înregistrarea unei indicaţii geografice poate fi anulată de Tribunalul

Municipiului Bucureşti, la cererea oricărei persoane interesate. Dat fiind funcţia de

garanţie a calităţii, nerespectarea condiţiilor de calitate ale produsului din zona indicată

se sancţionează cu decăderea persoanelor autorizate din dreptul de a folosi indicaţia

geografică, în condiţiile în care Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei poate, proceda

din oficiu sau, la sesizarea unei persoane autorizate, la controlul produselor puse în

circulaţie. Dreptul de folosire a unei indicaţii geografice nu poate să facă obiectul nici

unei transmiteri. Anularea înregistrării indicaţiei geografice intervine ori de câte ori nu

s-au respectat aspectele certificate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (art.69) şi

motivele de excludere de la înregistrare a indicaţiei geografice (art.70).

Indicaţiile geografice au fost pentru prima dată reglementate de Legea

nr.84/1998 dar interesul pentru aceste importante valori economice şi comerciale a

demarat destul de greoi. Astfel până în luna Mai 2004, erau înregistrate sau în curs de

înregistrare 38 de indicaţii geografice ca de exemplu : Borsec, Buziaş, Poiana Negrii,

Pietroasa, Zizin, Iaşi Copou, Biborţeni, Tuşnad, Stâna de Vale etc. deşi numărul şi

diversitatea produselor etalon al unei regiuni din ţară sunt mult mai numeroase.

TITLUL 4

Capitolul 18

Creaţii de artă aplicată. Desene industriale sau modele industriale.

18.1. Importanţa desenelor sau modelelor industriale. Componente ale

dreptului de proprietate industrială, modelele sau desenele industriale au căpătat în

lumea contemporană o importanţă din ce în ce mai mare, răspunzând unei dorinţe

generale de individualizare a produselor printr-un element estetic care să atenueze

monotonia unei producţii de serie obositoare şi neatractivă.

Succesul comercial al unui produs este condiţionat astăzi, în contextul efortului

general de creştere a calităţii vieţii, de realizarea unei armonii perfecte între virtuţile

tehnice şi prezentarea estetică a produsului, cea ce conferă desenelor sau modelelor

industriale o funcţie distinctivă şi de dirijare a cererii consumatorilor spre produse, chiar

uzuale, cu o anumită personalitate.

107

Importanţa acestor obiecte de proprietate industrială a fost confirmată de

elaborarea primei legi de protecţie a desenelor şi modelelor industriale nr.129 din

29.12.199288, chiar înainte de aderarea ţării noastre la Aranjamentul de la Haga prin

Legea nr.44 din 15 mai 1992 privind depozitul internaţional al desenelor şi modelelor

industriale din 1925 la care România a aderat prin legea nr.44 din 15 mai 1922.

18.2. Dubla natură a desenelor şi modelelor industriale. Specialiştii în

domeniu au remarcat în mod justificat natura hibridă a acestor obiecte de proprietate

industrială situate la răscrucea dintre artă şi industrie ceea ce a influenţat hotărâtor

regimul lor de protecţie. Desenele şi modelele industriale, prin destinaţie şi modul de

reproducere, aparţin drepturilor de proprietate industrială, pe când prin natura efortului

creator, aparţin drepturilor de autor.89

De altfel, anterior legii în vigoare, desenele şi modelele industriale erau protejate

numai în condiţiile prevăzute de legea dreptului de autor, fără o prealabilă examinare,

care se impunea, dat fiind natura lor hibridă, a ponderii elementului artistic sau a

elementului industrial. Tocmai această examinare a generat soluţii diferite ce au oscilat

între sistemul de protecţie propriu proprietăţi industriale şi cel propriu dreptului de

autor. Deosebirile dintre cele două sisteme privesc fundamentul protecţiei (noutatea în

proprietate industrială şi originalitatea în dreptul e autor), durata diferită a protecţiei,

definiţia contrafacerii şi mai ales total diferite fiind, condiţiile de formă .

18.3. Sisteme de protecţie. Doctrina franceză, a sesizat dificultăţile stabilirii

sistemului de protecţie a acestor creaţii cu o natură ambiguă, determinate şi de faptul că

ele cunosc o evoluţie rapidă datorită impactului hotărâtor al modei, care le conferă,

pentru a rămâne atractive, un caracter perisabil.

Se pot deosebi următoarele sisteme :

- sistemul cumulului de protecţie promovat de modelul legii franceze,

fundamentat pe teoria „unităţii artei” care consideră că este practic imposibil de a se

stabili un criteriu care să permită o separare a ceea ce este artă propriu-zisă de ceea ce

este artă industrială sau aplicată. În cadrul acestui sistem, care promovează cumulul de

protecţie în accepţiunea cea mai largă, autorul unui desen sau model industrial are

latitudinea, fie de a solicita simultan atât protecţia industrială, cât şi pe cea stabilită

88 Publicată în Mon. Of. Partea I, din 8 ianuarie 1993, modificată, completată şi republicată în Mon.Of. Partea I nr.193 din 26.03.2003; H.G. nr.1171 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată în Mon. Of. nr.741/ 23.10.2003, republicată în M. Of. Partea I nr.876 din 20 decembrie 2007.89 Yolanda Eminescu, Protecţia desenelor şi modelelor industriale , Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 1993, p.3 şi urm.

108

pentru dreptul de autor asupra operelor artistice, întrucât principiul unităţii artei permite

ca ambele să fie cumulate în măsura în care dispoziţiile corespunzătoare nu sunt

incompatibile, fie latitudinea de a opta pentru unul dintre aceste regimuri de protecţie.

Sistemul cumulului de protecţie a fost consacrat şi în art.8 al legii române care prevede

că recunoaşterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază şi nu exclude

protecţia acordată prin alte dispoziţii legale privind proprietatea intelectuală, în special

cu privire la dreptul de autor şi cele referitoare la mărci, brevete de invenţii, modele de

utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate şi concurenţa neloială;

- sistemul cumulului restrictiv sau parţial, consacrat de legea germană,

potrivit cu care desenul sau modelul industrial poate fi protejat în cadrul legii dreptului

de autor numai dacă se atinge un anumit nivel artistic. El este fundamentat pe distincţia

între desenele şi modelele industriale şi operele de artă aplicată, ideea unităţii artei fiind

respinsă de doctrină ;

- sistemul protecţiei specifice, exclude orice cumul de protecţie, desenele şi

modelele formând obiect de protecţie numai în cadrul unei reglementări speciale, pe

care legea italiană, care a promovat acest sistem, le numeşte modele şi desene

ornamentale. Dispoziţiile legii italiene a dreptului de autor se extind expres şi asupra

operelor de artă aplicată cu condiţia ca elementul artistic să poată fi disociat de

caracterul industrial al obiectului.

Din expunerea celor trei sisteme de protecţie, ce admit total sau parţial cumulul,

este evident că acesta nu trebuie să favorizeze frauda în sensul de a se profita de unele

dispoziţii mai favorabile din reglementările proprii unor obiecte distincte de proprietate

industrială, care să fie extinse şi asupra desenelor şi modelelor industriale. Exemplific

cu dispoziţia care permite reînnoirea nelimitată a protecţiei la mărci, sau cu durata de

protecţie mai lungă la invenţii.

De altfel legiuitorul a avut în vedere această problemă, întrucât, de exemplu art.8

din legea brevetelor de invenţii stabileşte că nu sunt considerate invenţii, creaţiile

estetice, în ideea necesară a evitării unor confuzii. De altfel ar fi fost indicat ca şi în art.5

din legea privind protecţia desenelor şi modelelor, cumulul să fie admis numai cu

condiţia ca dispoziţiile legale privind proprietatea intelectuală „să nu fie incompatibile”

cu drepturile recunoscute creatorilor de desene sau modele prin legea specială.

18.4. Noţiunile de desen sau model, desen sau model comunitar şi model de

utilitate Legea defineşte în art.2 pct.d desenul sau modelul ca fiind aspectul exterior al

unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din

109

combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă,

textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine. Este evident faptul că

aceste caracteristici pot fi ale produsului în sine sau ornamentaţia acestuia.

În acelaşi articol la pct.e este definit desenul sau modelul comunitar în următorii

termeni : desenul sau modelul protejat în condiţiile Regulamentului nr.6/2002/CE,

publicat în Jurnalul Oficial al Comunitîţilor Europene L nr.3 din 5 ianuarie 2002, de

către Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă, cu efect pe întregul teritoriu al

Comunităţilor Europene. Desenul sau modelul comunitar beneficiază de protecţie pe

teritoriul României în baza Regulamentului nr.6/2002/CE.

Cererile de desene sau modele comunitare pot fi depuse direct la Oficiul pentru

Armonizare în Piaţa Internă sau prin intermediul OSIM, în acest din urmă caz cererea

este transmisă la Oficiul comunitar în termen de 2 săptămâni, cu plata unei taxe de 70

lei, fără să mai fie examinată.

Litigiile având ca obiect desene şi modele comunitare sunt de competenţa

Tribunalului Bucureşti, ca primă instanţă.

Cât priveşte modelul de utilitate, doctrina îl defineşte ca fiind un modelul nou

care conferă unei maşini, unei părţi dintr-o maşină, unor instrumente, ustensile sau

obiecte uzuale o eficacitate particulară, ameliorând modul lor de întrebuinţare sau

exploatare printr-o dispoziţie, configurare sau combinare nouă a părţilor componente.

Modelul de utilitate este, aşadar, o categorie intermediară între invenţiile propriu

zise şi creaţiile ornamentale. El se prezintă ca o mică invenţie cu o activitate inventivă

mai redusă şi în consecinţă nebrevetabilă. Soluţia tehnică în acest caz, priveşte obiecte

cunoscute cărora le sunt conferite prin modelul de utilitate o eficacitate specială de

aplicare sau exploatare. În timp ce la desenul şi modelule industrial elementul estetic

este esenţial, modelul de utilitate reprezintă totuşi o soluţie tehnică a cărei rezolvare nu

se situează la nivelul unei invenţii brevetabile, dar care în practică, tocmai din acest

motiv, îl face util şi accesibil întreprinderilor mici şi mijlocii. Dificultăţi de departajare

netă a acestor două categorii de creaţii există mai ales atunci când problema tehnică

rezolvată de modelul de utilitate este incorporată într-o formă estetică originală.

18.5. Caracterele generale ale desenelor sau modelelor ce le conferă vocaţie

la protecţie. Desenul sau modelul trebuie să fie aparent, vizibil cu ochiul liber, condiţie

care nu a fost exprimată expres de legiuitor. Elementul estetic, trebuie să se prezinte ca

un ansamblu definitiv, exterior care să confere unor produse o fizionomie vizibilă,

atractivă şi particulară. În consecinţă numai caracterul aparent este protejat.

110

Desenul sau modelul trebuie să servească pentru fabricarea pe scară industrială a

produsului industrial, comercial sau artizanal.

Această cerinţă exclude de la protecţie, desenele de unică folosinţă, cu o

destinaţie specială cum ar fi de exemplu desenele ce urmează să servească alcătuirii

unui decor de teatru.

Doctrina a instituit în cazul desenului sau modelului cu vocaţie la protecţie,

cerinţa ca acestea să servească drept prototip pentru executarea unor serii mai mici sau

mai mari fiind lipsit de importanţă dacă prototipul va fi utilizat pentru fabricarea sau

reproducerea artizanală a produselor. Referirea la reproducerea artizanală este

importantă mai ales pentru ţările în care produsele artizanale au o valoare ridicată pe

piaţa mondială. Acest aspect a fost avut în vedere şi de legiuitorul român care în Regula

8 din Regulament face o referire expresă la produse tradiţionale cum ar fi : ţesături,

covoare, costume populare, măşti, articole de ceramică, teracotă, sticlărie, lemn sau

piatră, ouă încondeiate, construcţii realizate manual sau artizanal şi care sunt protejate în

condiţiile prevăzute de lege.

Capitolul 19

Subiectul protecţiei. Desenele sau modelele industriale de serviciu.

Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor

19.1. Subiectul protecţiei. Legea defineşte în art.1 lit.b autorul unui desen sau

model ca fiind persoana fizică sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei

înţelegeri, care a creat desenul sau modelul . Constatăm că referirea din lege privind „un

grup de persoane fizice constituit pe baza unei înţelegeri” care au creat desenul sau

modelul, consacră de fapt coautoratul într-un mod mai special decât la invenţii. Autorul

astfel definit în lege ca şi succesorul său în drepturi are, conform art.3 din lege, dreptul

la eliberarea certificatului de înregistrare pentru desenele şi modelele create

independent. Se consideră, conform al.2 că desenul sau modelul este creat independent

dacă nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către

salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu, situaţie în care dreptul aparţine persoanei care

l-a comandat.

Autorii, în exclusivitate persoane fizice, al unui desen sau model industrial pot

fi:

- cetăţeni români indiferent de domiciliu ;

111

- cetăţeni străini sau apatrizi cu domiciliul în România ;

- cetăţeni străini sau apatrizi cu domiciliul în străinătate în condiţiile convenţiilor

internaţionale privind desenele şi modelele, la care România este parte.

Legea instituie ca şi în cazul invenţiilor, prioritatea de depozit, dispunând în

art.3 alin.2 că dacă mai multe persoane au creat acelaşi desen sau model, independent

una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine aceleia care a

depus cea dintâi cererea de înregistrare la O.S.I.M.

19.2. Desenele sau modelele industriale de serviciu spre deosebire de invenţii,

legea consacră în art.3 alin.3 două cazuri şi anume când desenele sau modelele sunt :

- rezultatul unui contract cu misiune creativă, situaţie în care înregistrarea

aparţine persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului; ipoteza are în

vedere desenele sau modelele realizate pe baza unui contract de comandă ;

- realizate de către un salariat în cadrul atribuţiilor sale de serviciu, încredinţate

explicit, situaţie în care dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine

unităţii angajatoare. Conform Regulei 6 pct.4 din Regulamentul, „atribuţii de serviciu”

vor fi considerate acele atribuţii prevăzute în contractul de muncă sau în anexele

recunoscute sau semnate de salariat.

Nu se prevede nimic cu privire la drepturile şi obligaţiile care revin părţilor şi

mai ales nu se prevede nici o sancţiune în cazul în care angajatorul nu declanşează

procedura administrativă de obţinere a titlului de protecţie, frustrând pe creatorul

desenului sau modelului industrial de recunoaşterea calităţii sale de autor. În consecinţă,

se impune ca salariatul să fie mai exigent în inserarea, în contractul său individual de

muncă a unor clauze care să stabilească fără echivoc drepturile şi obligaţiile părţilor, cu

atât mai mult cu cât din formularea textului rezultă că ideea unei cesiuni automate sau

tacite este respinsă.

19.3. Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor industriale . Legea

impune două condiţii pentru acordarea protecţiei unui desen sau model şi anume ca

acesta să fie nou şi să aibă un caracter individual. Art.6 în alin.2 defineşte noutatea în

termenii următori : un desen sau model este considerat nou dacă nici un desen sau

model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare

sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate. Alineatul 3 al

aceluiaşi articol precizează că desenele sau modelele sunt identice, dacă trăsăturile lor

caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.

112

Din enunţarea textelor legale rezultă că legiuitorul român a adoptat „ o optică de

brevet” în aprecierea noutăţii desenelor sau modelelor industriale stabilind criterii

obiective. Un criteriu se referă la cerinţa ca desenul sau modelul să nu fi fost făcut

public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare. În conformitate cu art.7 se

consideră că un desen sau model industrial a fost făcut public dacă a fost publicat sau

dezvăluit în alt mod, expus, utilizat în comerţ, cu excepţia situaţiilor în care aceste

evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil şi în cadrul activităţii obişnuite, să devină

cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauză care acţionează în cadrul Uniunii

Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost

revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate. Nu se consideră că desenul sau

modelul a fost făcut public dacă a fost divulgat unei terţe persoane în condiţii de

confidenţialitate explicite sau implicite.

Ca şi în dreptul brevetelor, în aprecierea noutăţii trebuie să luăm în considerare

dispoziţiile legale care reglementează divulgarea a cărei efecte în anumite condiţii,

diminuează considerabil, prin neutralizarea, cerinţa generală care impune ca desenul sau

modelul să nu fi fost făcut public. Astfel nu se consideră că s-a produs o divulgare dacă

un desen sau un model pentru care s-a solicitat protecţie a fost făcut public de către

autor, de succesorul său în drepturi sau de un terţ, ca urmare a informaţiilor oferite de

autor sau a acţiunii întreprinse de către acesta ori de către succesorul lui în drepturi, în

cursul perioadei de 12 luni care precede data de depunere a cererii sau data de prioritate.

Divulgarea nu este distructivă de noutate dacă a fost consecinţa unui abuz faţă

de autor sau succesorul său în drepturi produsă în perioada de 12 luni care precede data

de depunere a cererii sau data de prioritate. Se consideră abuz, aducerea la cunoştinţa

publicului prin orice mijloc, a desenului sau modelului industrial, precum şi

valorificarea acestuia fără acordul autorului. Cât priveşte divulgarea, legea noastră

pretinde ca actele de divulgare să privească acţiuni care nu puteau deveni cunoscute în

cursul normal al activităţii din domeniul respectiv, ceea ce înseamnă că divulgarea se

apreciază în raport de un mediu specializat şi nu în raport de publicul consumator în

general. Aşadar se impune, ca de la caz la caz să se determine domeniul respectiv,

cursul normal al activităţii şi mediul specializat în care desenul sau modelul industrial a

fost făcut public.

Aprecierea obiectivă a noutăţii, care presupune absenţa anteriorităţilor este

completată de condiţia aportului creator, expresie a personalităţii autorului elementului

estetic, independentă de orice anterioritate. Art.31 alin.3 dispune că la stabilirea sferei

113

de protecţie se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului

sau modelului. Aprecierea, consideră doctrina susţinută de practică, va fi diferită dacă

cerinţele tehnice sau comerciale lasă creativităţii autorului, posibilităţi limitate de

manifestare sau, în cazul în care fantezia creatorului nu suferă aceste constrângeri.

Caracterul individual este a doua condiţie de protecţie considerându-se că un

desen sau un model are caracter idividual dacă impresia globală pe care o produce

asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator

de orice desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare

sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate. Legea rezolvă prin

dispoziţiile art.6 alin.6 şi problema practică privind situaţia în care desenul sau modelul

aplicat la un produs sau incorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui

produs complex care va fi considerat nou şi având caracter individual dacă sunt

îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- partea componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe

durata utilizării normale a acestuia de către beneficiar, fără a include întreţinerea sau

reparaţiile ;

- caracteristicile vizibile ale părţii componente îndeplinesc ele însele condiţiile

privind noutatea şi caracterul individual.

Examinarea dispoziţiilor legale impun anumite precizări. Astfel „utilizatorul

avizat” este în contextul dispoziţiei legale, clientul, utilizatorul final interesat de desenul

sau modelul care nu poate fi inclus în noţiunea generală de „public” şi nici în noţiunea

mai restrânsă de „specialist” în sectorul vizat. Utilizatorul „avizat” nu este un

consumator mijlociu sub aspectul cunoştinţelor sale de specialitate ci, un utilizator

calificat ce deţine informaţii suficiente pentru a putea aprecia cu atenţie şi în cunoştinţă

de cauză desenul sau modelul industrial. De altfel în acelaşi sens Regulamentul de

aplicare al legii defineşte utilizatorul avizat ca fiind acel utilizator care este informat sau

competent în domeniul de utilizare a produsului pe care se aplică sau care încorporează

desenul sau modelul respectiv. Cât priveşte noţiunea de „impresie globală” pe care o

produce asupra utilizatorului avizat desenul sau modelul , are în vedere metoda franceză

de apreciere a contrafacerii după asemănări şi nu după deosebiri ceea ce conferă

utilizatorului avizat posibilitatea unei impresii vizuale globale cu atât mai mult cu cât

desenul sau modelul este vizibil şi nu disimulat.

114

Cerinţa este reluată în art.34 al.2 care dispune cât priveşte întinderea, că

protecţia acordată unui desen sau model se extinde la orice desen sau model care nu

produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.

Protecţia desenelor şi modelelor mai este condiţionată de două cerinţe, de astă

dată negative. Astfel art.8 din lege dispune că nu poate fi înregistrat desenul sau

modelul care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică pentru ca al.2 să aducă unele

precizări dispunând că nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus

în forma şi la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care este incorporat

sau la care este aplicat să fie conectat mecanic ori amplasat în, în jurul sau pe un alt

produs, astfel încât fiecare dintre produse să îşi poată îndeplini funcţia.

Cea de a doua condiţie prevăzută la art.9 exclude de la protecţie, desenele sau

modelele ale căror destinaţie şi aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.

19.4. Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie. Ca şi în cazul celorlalte

obiecte de proprietate industrială, protecţia desenelor sau modelelor industriale în cadrul

legii speciale, este supusă unor formalităţi de înregistrare reglementate în Cap. III al

legii (art.10-29). Procedura administrativă se declanşează cu depunerea la O.S.I.M. a

cererii de înregistrare care, în conformitate cu art.10, trebuie să cuprindă solicitarea de

înregistrare, datele de identificare a solicitantului, numărul de desene sau modele pentru

care se solicită protecţia, indicarea produselor în care este încorporat desenul sau

modelul, descrierea elementelor noi, numele autorilor, reprezentările grafice ale

desenului sau modelului. Cât priveşte solicitantul legea stabileşte în favoarea sa

prezumţia că, până la proba contrară, este îndreptăţit la eliberarea certificatului de

înregistrare a desenului sau modelului. O menţiune specială este făcută în lege cu

privire la reprezentările grafice care trebuie să redea complet desenul sau modelul, astfel

încât caracteristicile sale estetice să fie evidenţiate (art.11 alin.1).

Depunerea unei cereri de înregistrare se poate face de către orice persoană,

direct la Registratura O.S.I.M., prin poştă, în formă electronică sau prin mijloace

electronice.

O.S.I.M. înregistrează cererea, dacă sunt depuse minimum o cerere care să conţină

solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a

solicitantului şi reprezentările grafice sau specimenele într-un exemplar, urmând ca într-

un termen de două luni să se depună completările necesare pentru constituirea

depozitului naţional reglementar. Data depozitului naţional reglementar este data la

care au fost depuse toate documentele prevăzute de lege.

115

Un depozit multiplu este acceptat conform art.14 care dispune că un depozit

multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleiaşi categorii de produse,

în conformitate cu clasificarea internaţională a desenelor sau modelelor, cu condiţia ca

desenele sau modelele care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie să satisfacă o

regulă de unitate de concepţie, de unitate de producţie sau de unitate de utilizare ori

trebuie să aparţină aceluiaşi ansamblu sau compoziţii de articole.

Ca şi în cazul invenţiilor sunt avute în vedere cele trei categorii de priorităţi şi

anume prioritatea de depozit (art.15), prioritatea unionistă (art.16) şi prioritatea de

expoziţie (art.17). Prioritatea unionistă şi prioritatea de expoziţie sunt recunoscute dacă

sunt invocate o dată cu depunerea cererii şi dacă în 3 luni de la data depunerii cererii se

confirmă prin acte de prioritate (art.18).

Cererile de înregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinări

preliminare din care să rezulte :

a). îndeplinirea condiţiilor de formă ;

b). îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru reprezentările grafice ;

c). îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru celelalte documente ;

d). achitarea taxelor în termenul şi cuantumul prevăzut de lege.

Dacă se constată neregularităţi, acestea vor fi notificate solicitantului, care are

obligaţia ca în termenul ce i se acordă să le remedieze.

Datele bibliografice ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului, precum

şi reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafică a acestuia se publică în

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al O.S.I.M. în termen de maximum 4 luni de

la data constituirii depozitului reglementar.

Publicarea poate fi amânată, la cererea solicitantului pe o perioadă de cel mult

30 de luni, calculate de la data depunerii cererii sau de la data priorităţii.

În lipsa opoziţiilor privind înregistrarea desenelor sau modelelor, sau după caz, a

respingerii acestora, cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor, se examinează de

către Comisia de examinare desene şi modele. Comisia hotărăşte după caz, înregistrarea

sau respingerea desenelor sau modelelor, în termen de12 luni de la data publicării

cererii, ori poate lua act de renunţare la cerere, sau de retragere a acesteia. Comisia va

lua hotărârea de acordare a certificatului de înregistrare pe baza unui Raport de

examinare şi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în art.2, 6 şi 7 din lege.

Cererile de înregistrare vor fi respinse sau înregistrarea va fi anulate dacă :

nu sunt îndeplinite prevederile de la art.2, 6 şi 7 ;

116

obiectul cererii priveşte un desen sau model exclus de la protecţie conform art.8

şi 9 ;

desenul sau modelul incorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin

Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi

completările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat;

desenul sau modelul constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele

menţionate în lista cuprinsă în art.6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia

proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stickholm la 14 iulie 1967, la care

România a aderat prin Decretul nr.1177/1968, sau o utilizare abuzivă a

emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art.6 ter din convenţie;

solicitantul nu a făcut dovada că este îndreptăţit la înregistrarea desenului sau

modelului în sensul art.3;

desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut

obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau

după data de prioritate şi care este protejat de la o dată anterioară prin

înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a

unui desen sau model comunitar sau prin înregistrarea unui desen sau model în

România ori printr-o cerere de obţinere a protecţiei în România;

desenul sau modelul foloseşte un semn distinctic ce conferă titularului semnului

dreptul de a interzice această utilizare.

Înregistrarea desenelor sau modelelor se face în Registrul Naţional al desenelor

şi modelelor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a O.S.I.M.

Hotărârile privind cererile de înregistrare pot fi contestate în termen de 30 de

zile de la comunicare. După examinarea contestaţiei şi epuizarea căilor de atac, în

temeiul hotărârilor de admitere rămase definitive, se eliberează certificatul de

înregistrare de desen sau model de către O.S.I.M., în termen de 30 de zile de la data la

care hotărârea de admitere a rămas definitivă.

Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare, ca titlu de protecţie a

desenului sau modelului industrial, este de 10 ani de la data constituirii depozitului

reglementar şi poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani.

Conform Regulamentului de aplicare al legii, reînnoirea certificatului de

înregistrare a desenului sau modelului industrial, în tot sau în parte, se face de O.S.I.M.,

la solicitarea expresă a titularului sau a oricărei alte persoane desemnate de aceasta.

Cererea de reînnoire a certificatului de înregistrare se depune la O.S.I.M. cu cel puţin o

117

lună înaintea expirării perioadei de valabilitate a certificatului de înregistrare, împreună

cu dovada achitării taxei pentru eliberarea certificatului de reînnoire. Reînnoirea poate fi

totală sau parţială, respectiv pentru totalitatea desenelor sau modelelor industriale sau

pentru o parte din desenele sau modelele industriale. O.S.I.M.-ul va elibera titularului,

un nou certificat de înregistrare, cu menţionarea perioadei de reînnoire.

Capitolul 20

Drepturi şi obligaţii născute în legătură cu desenul sau

modelul

20.1. Drepturile titularului certificatului de înregistrare . Certificatul de

înregistrare, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, conferă titularului un drept exclusiv

de exploatare a desenului sau modelului şi dreptul de a interzice terţilor să efectueze,

fără consimţământul său următoarele acte : reproducerea, fabricarea, comercializarea

sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării,

oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul industrial

este incorporat sau la care acesta se aplică. Instituirea monopolului de exploatare, ca cel

mai important drept de proprietate industrială şi în cazul desenelor sau modelelor

industriale, în favoarea titularului certificatului de înregistrare ca şi conţinutul acestui

drept exclusiv, are în vedere, evident, situaţia în care protecţia este solicitată în baza

legii speciale privind protecţia desenelor sau modelelor industriale.

Dacă se solicită protecţia pe tărâmul dreptului de autor, persoana fizică sau

persoanele fizice care au creat desenul sau modelul vor beneficia de drepturile morale şi

patrimoniale în baza Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Dreptul exclusiv de exploatare se naşte în momentul publicării cererii de

înregistrare a desenului sau modelului în termen de maximum 6 luni de la data

constituirii depozitului reglementar, dar are un caracter provizoriu până la eliberarea

certificatului de înregistrare. În acest sens art.34 dispune că începând cu data publicării

cererii, persoana fizică sau persoana juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului de

înregistrare beneficiază, provizoriu, de aceleaşi drepturi conferite în conformitate cu

prevederile art.30, până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor

în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.

Spre deosebire deci de Legea 129/1992 înainte de modificarea sa, dreptul

exclusiv de exploatare provizorie nu se naşte retroactiv de la data depozitului naţional

118

reglementar ci de la data publicării cererii, dar dreptul exclusiv de exploatare consolidat

se naşte numai în momentul eliberării certificatului de înregistrare.

Titulari ai certificatului de înregistrare pot fi :

- autorul sau succesorul său în drepturi, pentru desenele şi modelele industriale

create în mod independent ;

- persoana care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial pe baza

unui contract cu misiune creativă, în lipsa unor prevederi contractuale contrare ;

- unitatea angajatoare, în cazul desenelor sau modelelor industriale realizate de

salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu, în lipsa unor prevederi contractuale contrare.

20.2. Limitele în exercitarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor

Dreptul exclusiv de exploatare a titularului certificatului de înregistrare cunoaşte limite

de ordin general şi o serie de limite speciale prevăzute de lege. Cu caracter general sunt

limitele teritoriale, conf. art.1 din lege care dispune că drepturile asupra desenelor sau

modelelor sunt recunoscute şi protejate pe teritoriul României ; limitarea în timp a

dreptului conform art.35, care stabileşte perioada de valabilitate a certificatului de

înregistrare. Limitele cu caracter special sunt prevăzute în art.32 care precizează că

dreptul exclusiv de exploatare nu se exercită în privinţa :

a). actelor efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial, experimental, de

cercetare sau învăţământ, cu condiţia ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea

normală a desenelor sau modelelor industriale şi să se menţioneze sursa ;

b) activităţilor de reproducere în domeniul cercetării sau învăţământului, în

scopul citării ori predării, cu condiţia ca aceste activităţi să fie compatibile cu practica

comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept exploatării normale a desenului

sau modelului şi ca sursa să fie menţionată;

c). echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate

într-o altă ţară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului

de piese de schimb şi accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de

reparaţii pe aceste vehicule ; observăm că această dispoziţie prevăzută şi în art.35 lit.b

din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţii şi cunoscută în doctrină sub denumirea

de imunitatea vehiculelor este mai liberală întrucât nu impune exigenţa ca vehiculele să

aparţină statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România

este parte ;

d). folosirii sau luării măsurilor efective şi serioase de folosire a desenelor sau

modelelor de către terţi, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului

119

şi revalidarea certificatului ; art.35 alin.2 dispune că pe întreaga perioadă de valabilitate

a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menţinere în vigoare a acestuia.

O.S.I.M. acordă un termen de graţie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de menţinere

în vigoare. Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturi. Decăderea se

publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al O.S.I.M. În cazul decăderii din

drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M., revalidarea certificatului de

înregistrare, în termen de 6 luni de la data decăderii, pentru motive temeinice. Limita

specială prevăzută în art.35 lit.c se referă tocmai la folosirea de către terţi a desenelor şi

modelelor, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului şi revalidarea

certificatului când desenul sau modelul era lipsit de protecţie ;

d). folosirii desenului sau modelului cu bună credinţă, în perioada cuprinsă între

data publicării decăderii din drepturi a titularului şi data publicării dreptului reastabilit.

Această limită prevăzută în mod distinct se integra perfect în limita precedentă

de la lit.c.

În mod distinct însă, este prevăzută la art.33, limita care constituie o aplicare a

teoriei epuizării drepturilor şi care ar fi fost mai nimerit să fie integrată în ansamblul

limitelor prevăzute la art. 32. Ea este formulată în următorii termeni : drepturile

decurgând din înregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita în cazul

introducerii pe piaţa comunitară a produselor în care sunt incorporate desene sau modele

protejate ori la care acestea se aplică, introduse pe piaţă anterior de către titularul

certificatului sau cu consimţământul acestuia.

20.3. Transmisiunea drepturilor asupra desenelor sau modelelor. Sunt

transmisibile conform art.38 din lege, în tot sau în parte :

dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare ;

drepturile care decurg din cererea de înregistrare ;

drepturile născute din certificatul de înregistrare eliberat.

Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă exclusivă sau

neexclusivă, precum şi prin succesiune legală sau testamentară. Urmând aceeaşi tehnică

legislativă ca şi în cazul brevetelor, legea nu reglementează nici cesiunea nici licenţa

care rămân, şi în cazul acestora obiecte de proprietate industrială, supuse dispoziţiilor

din Codul civil aplicabile contractului de vânzare-cumpărare sau după caz contractului

de locaţiune.

120

Transmisiunea prin succesiune, pentru această categorie de drepturi va urma

regulile dreptului comun pentru stabilirea masei succesorale şi a cotelor cuvenite

succesorilor şi cele speciale cât priveşte durata lor.

Capitolul 21

Apărarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor

21.1 Mijloace de drept administrativ. Din categoria mijloacelor administrative

de apărare fac parte opoziţia reglementată în art.21 şi în Regula 25 din Regulament şi

contestaţia reglementată în art.24 şi în Regula 37-43.

Opoziţia - conform art.21 din lege persoanele interesate pot face opoziţii la

O.S.I.M. privind înregistrarea desenului sau modelului, în termen de 2 luni de la data

publicării acestuia pentru următoarele motive, astfel cum sunt ele enumerate prin

dispoziţiile art.22 alin.3 din lege :

nu sunt îndeplinite prevederile art.2,6 şi 7 ;

obiectul cererii se încadrează în prevederile art.8 şi 9;

încorporează, fără acordul titularului o operă protejată prin Legea nr.8/1996 sau

orice alt drept de proprietate industrială protejat;

constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista

cuprinsă în art. 6 ter din Convenţia de la Paris sau o utilizare abuzivă a

emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art.6 ter din convenţie;

solicitantul nu a făcut dovada că este persoana îndreptăţită la înregistrarea

desenului sau modelului;

desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut

obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau

după data de prioritate şi care este protejat de la o dată anterioară prin

înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a

unui desen sau model comunitar sau prin înregistrarea unui desen sau model în

România ori printr-o cerere de obţinere a protecţiei în România;

desenul sau modelul foloseşte un semn distinctic ce conferă titularului semnului

dreptul de a interzice această utilizare.

Opoziţiile pot fi formulate de către orice persoană interesată. Acestea vor fi

formulate în scris şi vor avea la bază documente oficiale, publicate înainte de data

constituirii depozitului naţional reglementar al desenului sau modelului, indicându-se în

121

mod exact desenul sau modelul care au ca obiect opoziţia. Opoziţiile se soluţionează de

către o comisie din cadrul Serviciului desene şi modele din cadrul O.S.I.M. în termen de

3 luni de la depunere.

Comisia de specialitate poate admite sau respinge opoziţia, întocmind un raport

cu privire la aceasta. Acest raport se înaintează Comisiei de examinare şi se transmite

solicitantului cererii şi opozantului.

Contestaţia . Hotărârile privind cererile de înregistrare a desenului sau

modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativă, în scris şi motivat la

O.S.I.M. în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţia este un mijloc de apărare

de care poate beneficia solicitantul înregistrării în cazul în care, cu privire la cererea sa,

a fost pronunţată o hotărâre de admitere parţială a înregistrării desenului sau modelului

industrial sau o hotărâre de respingere la înregistrare. Terţul opozant nu are calitate

procesuală activă în procedura contestaţiei, mijlocul de apărare pus de lege la dispoziţia

sa fiind acţiunea în anularea certificatului de înregistrare.

Contestaţia va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de

către Comisia de contestaţii din Departamentul de apeluri al O.S.I.M. Hotărârea

motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 30 zile de la

pronunţare urmând căile procedurale de atac.

Hotărârile Comisiei de contestaţii rămase definitive şi irevocabile se publică în

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al O.S.I.M., în termen de 60 zile de la

pronunţarea hotărârii.

21.2. Mijloace de drept civil . Anularea certificatului de înregistrare constituie

un mijloc de drept civil de apărare a drepturilor conferite titularului certificatului de

înregistrare. Conform articolului 42 din lege, certificatul de înregistrare a desenului sau

modelului industrial, eliberat de O.S.I.M., poate fi anulat în tot sau în parte, la cererea

unei persoane interesate, în cazul când se constată că, la data înregistrării cererii, nu s-au

îndeplinit condiţiile pentru acordarea protecţiei. Anularea poate fi cerută pe toată durata

de valabilitate a certificatului şi se judecă de către Tribunalul Municipiului Bucureşti.

Pentru promovarea acţiunii se cer îndeplinite două condiţii O primă condiţie se

referă la persoana care introduce acţiunea şi care trebuie să justifice un interes ; cea de-

a doua condiţie priveşte neândeplinirea condiţiilor pentru acordarea protecţiei,

constatate la data înregistrării cererii.

Hotărârea de anulare se înregistrează la O.S.I.M. şi se publică în termen de

maxim două luni de la data înregistrării acesteia.

122

21.3. Mijloace de drept penal. Legea specială incriminează ca infracţiuni

următoarele încălcări ale drepturilor asupra desenelor sau modelelor :

- însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de autor al desenului sau modelului

industrial (art.50 din lege) . În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească, se

stabileşte că o altă persoană decât cea care figurează în cererea de înregistrare sau în

certificatul de înregistrare este îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare,

O.S.I.M. eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptăţite şi publică

schimbarea titularului (art.51 din lege).

Din punct de vedere al competenţei, art.43 stabileşte că litigiile cu privire la

calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al

certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din

contractele de cesiune sau licenţă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit

dreptului comun ;

- contrafacerea constând în reproducerea, fără drept, a desenului sau modelului

industrial, în scopul fabricării de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre

vânzare, vânzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea

punerii în circulaţie ori folosirii, fără acordul titularului certificatului de înregistrare a

desenului sau modelului, în perioada de valabilitate a acestuia (art.52).

Acţiunea în contrafacere presupune deci, un titlu de protecţie, şi o intenţie

directă, dar nu poate fi promovată în perioada protecţiei provizorii, deşi, art.34 stabileşte

că persoana fizică sau juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare

beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi ale titularului certificatului de înregistrare. Aceasta

deoarece acţiunea în contrafacere apără dreptul privativ ce aparţine proprietarului

dreptului asupra desenului sau modelului. Numai autorul sau cesionarul dreptului poate

acţiona în contrafacere.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate

sau din oficiu.

Odată cu acţiunea în contrafacere este posibil să se promoveze şi o acţiune în

concurenţă neleală cu condiţia ca actele de concurenţă să fie distincte de actele de

contrafacere, pentru că cele două acţiuni au o natură şi un fundament juridic diferit.

21.4. Încetarea dreptului exclusiv de exploatare. Conform art. 36 din lege

dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului

încetează :

123

- la expirarea perioadei de valabilitate, deci la expirarea perioadei de 10 ani de la

data constituirii depozitului reglementar sau a perioadei succesive de 5 ani, în condiţiile

în care se solicită reînnoirea perioadei de valabilitate a certificatului de înregistrare;

- prin anularea certificatului de înregistrare;

- prin decăderea titularului din drepturi;

- prin renunţarea titularului certificatului de înregistrare.

Fără a fi expres nominalizată în art.36 din lege considerăm că dreptul exclusiv

de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului poate inceta şi ca

urmare a revocării din oficiu a hotărârilor O.S.I.M., până la comunicarea acestora

prevăzută în art.23 din lege.

TITLUL 5

Dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de autor şi

drepturile sui-generis

CAPITOLUL 1

Consideraţii preliminare

Problema recunoaşterii şi a protecţiei dreptului autorului asupra operelor lor s-a

realizat destul de târziu, abia în epoca modernă, ca urmare a importanţei crescânde a

dimensiunii culturale cât priveşte identitatea unei naţiuni. A fost necesar de asemenea să

se cristalizeze principiile fundamentale ale dreptului de autor cu semnificaţia unor

constante general acceptate şi care să constituie un drept comun al dreptului de autor şi

anume: dreptul de autor este o construcţie juridică destinată a proteja creaţiile de formă

întrucât protecţia se aplică expresiilor şi nu ideilor , care trebuie să fie originale opuse

noutăţii, criteriu fundamental al protecţiei în proprietate industrială. Protecţia, ca

principiu general admis, se acordă operelor originale, oricare ar fi modalitatea de

creaţie, modul sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia

lor. La sfârşitul secolului al XIX lea a devenit evidentă necesitatea protejării dreptului

de autor şi pe plan internaţional, fapt realizat odată cu adoptarea, în 1886 a Convenţiei

124

de la Berna90 care a reglementat în profunzime dreptul de autor şi care, deşi de mai

multe ori revizuită şi urmată de o serie de alte tratate internaţionale cu obiect similar, a

rămas în continuare reperul fundamental pentru relaţiile dintre state în materia dreptului

de autor..

Deosebirea dintre tratatele în materie este dată de efortul anumitor state de a

impune în plan internaţional viziunea lor, fundamentată pe reglementarea internă.

Diferenţa esenţială se regăseşte referitor la protejarea drepturilor morale ale autorului.

Prin aderarea SUA în 1989 la Convenţia de la Berna, această diferenţă în abordarea

dreptului de autor s-a atenuat considerabil, SUA urmând să evolueze spre o

recunoaştere minimală a dreptului moral. În prezent, dreptul de autor este în permanentă

transformare datorită diversificării tipului de operă protejată, în special prin progresul

informaticii şi tehnologiei. Protecţia dreptului de autor, precum şi a proprietăţii

industriale constituie o componentă esenţială a fenomenului de globalizare. Statele care

nu oferă această protecţie sunt excluse din fluxurile de informaţii şi capital.

Transformările dreptului de autor au fost determinate şi de apariţia unor

adevărate industrii culturale, prin limitarea într-o oarecare măsură a autorului individual

înlocuit prin grupuri de persoane care realizează o comandă ca şi prin proliferarea

intermediarilor în procesul activităţilor culturale ca producători, distribuitori sau

exploatatori, ceea ce a deplasat centrul de greutate de la autorul - creator către

întreprinderea de producţie şi difuzare. În consecinţă protecţia dreptului de autor precum

şi a proprietăţii industriale impune ca dreptul, pentru supravieţuirea culturii, să

acţioneze prin reglementările ce le promovează, pentru a proteja „pe adevăraţii creatori

care nu sunt industriile ci autorii”91

1.1. Noţiunea de drept de autor

Prin drept de autor, ca instituţie juridică, se înţelege ansamblul normelor juridice

ce reglementează relaţiile sociale născute din crearea, publicarea şi utilizarea operelor

90 Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 1886. Prin Legea nr. 152, promulgată prin Decretul nr. 1312 din 24 martie 1926, publicat la 22 septembrie 1926, ţara noastră a aderat la Convenţia de la Berna, în forma revizuită la Berlin în 1908 cu efecte de la 1 ianuarie 1927. Prin Legea promulgată prin Decretul nr. 1471 din 1935, publicat în Monitorul Oficial nr. 123 din 31 martie 1935, România a ratificat forma revizuită la Roma la 2 iunie 1928 cu efecte de la 6 august 1936. forma revizuită la Stockholm 1967 a acestei Convenţii a fost ratificată prin Decretul nr. 549 din 31 iulie 1969 cu rezerva dispoziţiilor art. 33 alin. 1 privind competenţa în litigiile având drept obiect interpretarea şi aplicarea Convenţiei. Actul de la Stockholm nu a intrat în vigoare decât pentru dispoziţiile administrative.

91 Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1994, p. 8

125

literare, artistice sau ştiinţifice. Dreptul subiectiv de autor reprezintă posibilitatea

asigurată de către stat autorului de a utiliza opera potrivit dorinţei sale în scopul de a

beneficia de întregul complex de prerogative de ordin patrimonial şi moral, folosindu-se

de mijloacele legale şi în limitele stabilite de lege. Actul normativ de bază pe plan intern

îl constituie Legea nr. 8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe astfel cum a fost

modificată şi completată prin Legea nr.285 din 23 iunie 200492.

1.2. Natura juridică a dreptului de autor

A făcut obiectul mai multor opinii, unele iniţial acceptate, ulterior contestate, dar

care singure nu explică complexitatea drepturilor recunoscute autorilor de creaţii

protejate. Dreptul de autor a fost calificat ca un drept de proprietate, un drept de

clientelă, un drept asupra unor bunuri imateriale, un drept al personalităţii. Concluzia

certă este însă, aceea, a caracterului complex al dreptului de autor. În cadrul acestei

concepţii se disting două teorii şi anume teoria monistă, fundamentată pe ideea

imposibilităţii de disociere a personalităţii autorului de opera sa şi teoria dualistă, care

consideră că drepturile morale şi drepturile patrimoniale au o existenţă distinctă şi un

regim juridic propriu, ponderea fiind considerată că o deţine dreptul moral.93

Soluţia dreptului de autor ca drept dualist a fost adoptată de marea majoritate a

ţărilor europene, inclusă fiind şi în textul Convenţiei de la Berna, ca urmare a revizuirii

de la Roma din 1928, revizuire ce a intrat în

vigoare la 1 august 1931.

CAPITOLUL 2

Condiţiile cerute pentru protecţia operelor în cadrul dreptului

de autor

2.1. Vocaţia la protecţie a operelor în cadrul dreptului de autor . Doctrina a

desprins trei condiţii esenţiale care conferă vocaţie la

protecţie, în cadrul dreptului de autor şi anume:

92 Publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996, modificată şi completată prin Legea nr.285 din 23 iunie 2004, publicată în M.Oficial nr.587 din 30 iulie 2004, Legea nr.329 din 14 iulie 2006 privind aprobrea O.U.G.nr.123/2005, publicată în M.Oficial nr.657 din 31 iulie 2006, O.U.G. nr.190/2005 publicată în M.Oficial nr.1179 din 28 decembrie 2005, aprobată şi actualizată prin Legea nr.332/2006 publicată în M.Oficial nr. 629 din 20 iulie 2006.93 În doctrina românească teoria a fost împărtăşită de Aurelian Ionaşcu , Constantin Stătescu, Francisc Deak, Stanciu D. Cărpenaru şi Yolanda Eminescu.

126

- opera să fie rezultatul unei activităţi creatoare a autorului ce implică

originalitate. De altfel, condiţia este prevăzută în art. 7 din lege care dispune că obiect al

dreptului de autor îl constituie operele originale de creaţie intelectuală. În doctrină, unii

autori preferă termenul de individualitate a operei în care elementul esenţial îl constituie

forma de exprimare a autorului la care se va adăuga elementul de fantezie, alegerea şi

prelucrarea materialului. Ceea ce a intrat însă definitiv în patrimoniul terminologic al

dreptului de autor este „originalitatea”, o noţiune subiectivă cu caracter relativ. Aşadar,

caracterul absolut care se cere noutăţii unei creaţii tehnice pentru a avea vocaţie la

protecţie nu se cere originalităţii. Criteriul originalităţii se manifestă diferit în funcţie de

categoria de opere la care se referă şi examinarea sa este importantă pentru departajarea

operelor originare care au vocaţie la protecţie de operele lipsite de originalitate.94

Legea română prevede expres, ca operele originale sunt protejate independent de

valoarea lor, considerate de unii autori ca o „protecţie prea generoasă” care face posibilă

şi protecţia unor creaţii marginale, fiind subordonată în primul rând, satisfacerii

interesului comercial al primului utilizator.95

- opera să îmbrace o formă concretă de exprimare, perceptibilă

simţurilor, fiind fără relevanţă dacă opera îmbracă forma orală sau forma scrisă, deci

dacă este fixată sau nu pe un suport material, chiar dacă unele opere, cum ar fi cazul

operelor de artă plastică sunt indisolubil legate de suportul lor material.

- opera să fie susceptibilă de a fi adusă la cunoştinţa publicului prin

reproducere, executare, expunere, reprezentare sau orice alt mijloc. Art. 1 alin. 1 teza

finală din lege dispune că opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată

independent de aducerea la cunoştinţă publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar

neterminată.

În lumina acestor cerinţe art. 9 din lege prevede că nu pot beneficia de protecţia

legală a dreptului de autor următoarele:

a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de

funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile , conţinute într-o operă,

oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;

b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi

traducerile oficiale ale acestora;

94 V. Roş ş.a., op.cit., p.85.95 Yolanda Eminescu, op.cit., p.46.

127

c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor,

cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia;

d) mijloacele de plată;

e) ştirile şi informaţiile de presă;

f) simplele fapte şi date.

Enumerarea este limitativă. Unele dintre obiectele exceptate de la protecţie,

presupune o activitate de creaţie şi prezintă originalitate, ele se adresează publicului larg

şi trebuie cunoscute de toţi cetăţenii, aşadar difuzarea lor şi posibilitatea de a le

reproduce trebuie să fie liberă.

2.2. Subiectele dreptului de autor 96

Legea noastră consacră principiul adevăratului creator al operei. Art. 3(1) din

lege prevede că este autor, persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera.

Acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi

patrimonial. Calitatea de autor aparţine doar persoanelor fizice, singurele care pot

desfăşura o activitate de creaţie marcată profund de personalitatea autorului şi care să

constituie rezultatul firesc al forţei sale creatoare.

Doctrina distinge între subiectul originar care este autorul nemijlocit, creatorul

operei şi subiectul derivat, persoana care a dobândit, în virtutea anumitor împrejurări,

unele prerogative ale dreptului de autor, prerogative care în mod normal aparţin

autorului originar. Sunt însă şi cazuri în care dreptul de autor aparţine altor persoane

decât autorul. Astfel, art. 74 din lege investeşte cu drepturi patrimoniale de autor

angajatorul pentru care a fost realizat programul pentru calculator. În acest sens se

dispune: în lipsa unei convenţii contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra

programelor pentru calculator create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea

atribuţiilor de serviciu sau după instrucţiunile celui care angajează, aparţin acestuia din

urmă. Art. 70 alin.1 din lege reglementează cesiunea prezumată a aceloraşi drepturi

către producătorul operei audiovizuale dispunând în acest sens, că prin contractele

încheiate între autorii operei audiovizuale şi producător, în lipsa unei clauze contrare, se

prezumă că aceştia, cu excepţia autorilor muzicii special create, îi cedează

producătorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul său, precum şi

96 Pentru informaţii suplimentare Yolanda Eminescu, op.cit., p.85 şi urm ; V. Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Bucureşti, Editura Global Lex, p.56 şi urm.

128

dreptul de a autoriza dublarea şi subtitrarea, în schimbul unei remuneraţii echitabile. Un

caz mai special îl reprezintă operele create în cadrul unui raport de muncă. Actuala

reglementare astfel cum a fost modificată consacră o soluţie orientată spre interesele

autorului, stabilind în art.44 (1) că în lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru

operele create în cadrul unui contract individual de muncă, drepturile patrimoniale

aparţin autorului operei create. În acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de

către terţi, numai cu consimţământul angajatorului şi cu recompensarea acestuia pentru

contribuţia la costurile creaţiei. Utilizarea operei de către angajator, în cadrul obiectului

de activitate, nu necesită autorizarea angajatului autor.

Dacă o asemenea clauză există, aceasta urmează să cuprindă termenul pentru

care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. În absenţa precizării termenului,

acesta este de trei ani de la data predării operei. La expirarea termenului, în lipsa unei

clauze contrare, angajatorul este îndreptăţit să îi pretindă autorului plata unei cote

rezonabile din veniturile obţinute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile

suportate de angajator pentru crearea operei de către angajat, în cadrul atribuţiilor de

serviciu , art.44 (3), autorului după expirarea termenului menţionat revenindu-i

drepturile patrimoniale, art.44 (4). Legea dispune în continuare ca autorul unei opere

create în cadrul unui contract individual de muncă îşi păstrează dreptul exclusiv de

utilizare a operei ca parte din ansamblul creaţiei sale (art.44 alin. 3). Dispoziţia legală

este conformă principiilor dreptului de autor din moment ce salariatul creează o operă

fără a urma indicaţiile angajatorului, manifestându-şi creativitatea şi având posibilitatea

de a-şi promova liber opiniile sale. Soluţia contravine însă, dispoziţiilor de drept al

muncii în conformitate cu care cesiunea drepturilor patrimoniale justifică plata

salariului.

Legea dispune că în lipsa unei convenţii contrare, titularul dreptului de autor

asupra unei opere apărute într-o publicaţie periodică îşi păstrează dreptul de a o utiliza

sub orice formă, cu condiţia să nu prejudicieze publicaţia în care a apărut opera şi

deasemenea , titularul dreptului de autor poate dispune liber de operă, dacă aceasta nu

a fost publicată în termen de o lună de la data acceptării, în cazul unui cotidian, sau în

termen de 6 luni, în cazul altor publicaţii (art.45 (1) (2)).

2.3 Prezumţia calităţii de autor

Este consacrată de lege în art. 4 care dispune că se prezumă a fi autor, până la

proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la

cunoştinţa publică. Lipsa oricăror formalităţi, operele nefiind supuse nici unei

129

înregistrări, care să pretindă identificarea precisă a autorului, a determinat legiuitorul să

aducă o serie de precizări suplimentare stabilind că în ipoteza în care opera a fost adusă

la cunoştinţa publică sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite

identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de către persoana fizică sau juridică

ce o face publică numai cu consimţământul autorului, atât timp cât acesta nu-şi

dezvăluie identitatea (art.4 (2)).

Prezumţia are caracter relativ şi poate fi combătută prin orice mijloc de probă,

fiind vorba de stabilirea unor situaţii de fapt. Calitatea de autor nu este condiţionată de o

anume capacitate juridică şi nici de manifestarea valabilă a voinţei autorului întrucât

activitatea de creaţie nu este un act juridic.

2.4. Pluralitatea de autori

Opera poate fi, destul de frecvent, rezultatul activităţii creatoare a mai multor

persoane, caz în care suntem în prezenţa unei pluralităţi de autori şi de subiecte ale

dreptului de autor.

În această ipoteză legea reglementează două categorii de opere şi anume opera

comună şi opera colectivă.

Opera comună este reglementată în art. 5 din lege care dispune că este o operă

comună, opera creată de mai mulţi coautori, în colaborare.

Opera comună este prin excelenţă o operă unitară ce se caracterizează printr-o

pluralitate de subiecte ale dreptului de autor asupra unui obiect unitar. În acest caz ,

dreptul de autor asupra operei comune aparţine coautorilor acesteia, între care unul

poate fi autorul principal. Obiectul unitar al operei comune poate fi divizibil în cazul în

care contribuţia fiecărui autor poate fi determinată. În lipsa unei convenţii contrare,

coautorii nu pot utiliza opera decât de comun acord. Refuzul consimţământului din

partea oricăruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat sau indivizibil în cazul

în care contribuţiile autorilor nu sunt identificabile.

În ceea ce priveşte modul de repartizare a remuneraţiei cuvenite autorilor legea

are în vedere un criteriu supletiv stabilind în art. 5 pct. 5 că în lipsa unei convenţii,

remuneraţia se împarte proporţional cu părţile de contribuţie ale autorilor sau în mod

egal, dacă acestea nu se pot stabili. În cazul operei comune coautorii, urmărind un scop

comun, sunt titularii dreptului de autor. Opera comună al cărui obiect este indivizibil

poate fi utilizată, în lipsa unei convenţii contrare de coautori de comun acord iar dacă

contribuţia fiecărui coautor este distinctă opera poate fi utilizată separat, cu condiţia să

nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalţi coautori.

130

Exemplul de operă comună este opera audiovizuală, legea stabilind în art. 66 că sunt

autori ai operei audiovizuale în condiţiile art.5 (care reglementează opera comună)

regizorul sau realizatorul, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului,

autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală şi autorul grafic pentru operele

de animaţie sau al secvenţelor de animaţie, când acestea reprezintă o parte importantă a

operei. În contractul dintre producătorul şi realizatorul operei părţile pot conveni să fie

incluşi ca autori ai operei audiovizuale şi alţi creatori care au contribuit substanţial la

crearea acesteia (art.66 teza finală)97 Este evident că legiuitorul a urmărit să excludă în

mod expres calificarea operei audiovizuale ca fiind colectivă, ceea ce ar fi condus la

soluţia ca dreptul de autor să aparţină producătorului.

Opera colectivă - poate fi definită ca fiind acea operă creată la iniţiativa şi sub

responsabilitatea unei persoane fizice sau juridice contribuţiile personale ale coautorilor

formând un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct

vreunuia dintre coautori, asupra ansamblului operei create (art.6). Opera colectivă este

deci, o operă complexă din punct de vedere al obiectului care reuneşte elemente de

naturi diferite, ceea ce nu înseamnă că, în principiu, acesta este totdeauna divizibil.

Deci, ne găsim în faţa unei pluralităţi de obiecte căreia îi corespunde un singur subiect

al dreptului de autor. Elementul esenţial de diferenţiere între opera comună şi cea

colectivă, ce constituie iniţiativa şi controlul persoanei fizice sau juridice, sub

responsabilitatea şi sub numele căreia a fost creată opera şi care imprimă o concepţie de

ansamblu asupra acesteia. Fiecare autor execută o parte distinctă din ansamblul operei

comandată de un terţ, potrivit indicaţiilor acestuia.

Atât opera comună cât şi opera colectivă au totuşi şi un element comun şi

anume, faptul că ambele au un scop unic, acela de a elabora o operă caracterizată

printr-o comunitate de inspiraţie şi unitatea de timp cât priveşte elaborarea acesteia, spre

deosebire de opera derivată, care presupune, cât priveşte elaborarea sa în raport de

opera originară, o succesiune în timp.

Titularul dreptului de autor asupra unei opere colective este, în lipsa unei

convenţii contrare, persoana fizică sau juridică, din iniţiativa, sub responsabilitatea şi

sub numele căreia a fost creată, cu consecinţa că drepturile patrimoniale asupra operei,

în ansamblul său, se exercită numai de titularul operei. Autorii contribuţiilor la opera

colectivă au însă, dreptul de a exploata separat contribuţia lor cu condiţia să nu

prejudicieze opera colectivă, soluţie prevăzută în art.45 alin.1 în cazul operei apărută

97 Modificat prin O.U.G. nr.123/2005.

131

într-o publicaţie periodică şi care, pentru identitate de raţiune vizează toate operele

colective.

În ce priveşte exerciţiul drepturilor morale, acesta revine persoanei fizice sau

juridice din iniţiativa căreia a fost creată opera fără să se excludă posibilitatea ca autorul

să se sesizeze, ori de câte ori au suferit un prejudiciu printr-o deformare brutală a

contribuţiei lor. Autorii contribuţiilor nu au însă, exerciţiul deplin al dreptului moral de

a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, întrucât

natura operei colective presupune şi justifică o asamblare armonioasă a întregii opere

care revine titularului dreptului de autor fără a se prejudicia onoarea sau reputaţia

autorilor contribuţiilor.

CAPITOLUL 3

Obiectul dreptului de autor

3.1. Categorii de opere protejate

Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată enumeră categoriile operelor

protejate, însă enumerarea nu este limitativă folosindu-se expresia “cum sunt”.

Obiectul dreptului de autor, îl constituie, potrivit art. 7, operele originare de

creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de

creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia

lor, cum sunt:

a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile

si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;

b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile

universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;

c) compozitiile muzicale cu sau fara text;

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;

e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;

f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu

analog fotografiei;

g) operele de arta plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, grafica,

gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si

a metalului, precum si operele de arta aplicata produselor destinate unei utilizari

practice;

132

h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce

formeaza proiectele de arhitectura;

i) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si

stiintei in general.

Conventia de la Berna recunoaşte insa dreptul statelor membre de a decide ca

operele literare sau artistice, ori una sau mai multe categorii dintre ele, sa nu fie

protejate atat timp cat nu au fost fixate pe un suport material.

Fără a se prejudicia drepturile autorilor operei originare, constituie de asemenea,

obiect al dreptului de autor, operele derivate care au fost create, plecând de la una sau

mai multe opere preexistente şi anume :

a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele

muzicale şi orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, care

reprezintă o muncă intelectuală de creaţie ;

b) culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi : enciclopediile

şi antologiile, colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv

bazele de date, care prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaţii

intelectuale (art.8 din lege).

Natura exclusivă a dreptului de autor impune autorului unei opere derivate,

respectarea a două reguli şi anume :

- autorizarea folosirii operei preexistente, de la autorul ei ;

- respectarea dreptului la calitatea de autor a creatorului operei originare98.

CAPITOLUL 4

Conţinutul dreptului de autor

4.1. Drepturi morale şi drepturi patrimoniale de autor

Soluţia adoptată de numeroase legislaţii în legătură cu natura juridică a dreptului

de autor este cea a complexităţi acestuia, pornind de la disocierea drepturilor morale de

autor, care au caracter preponderent, de cele patrimoniale, care apar drept consecinţe ale

exercitării primelor (în special a dreptului de divulgare si a autorizării terţilor de a folosi

opera).

Legiuitorul român, prin Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată şi

98 Yolanda Eminescu, op.cit., p.95.

133

completată, a adoptat în mod explicit această concepţie prevăzând, în art. 1, că “Acest

drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral şi

patrimonial”.

Drepturile morale sunt anterioare drepturilor patrimoniale, dar îşi continuă

existenţa şi după publicarea operei, ba chiar după decesul autorului sau după ce opera a

trecut în domeniul public.

4.1.1.Drepturile morale de autor

Legiuitorul român, consacrând caracterul preponderent al drepturilor morale le

enunţa explicit, aşezându-le înaintea drepturilor patrimoniale.

Legea nr. 8/1996 prevede în art. 10 următoarele drepturi morale de care

beneficiază autorul unei opere :

a) Dreptul de divulgare99 : dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi

adusă opera la cunoştinţa publică. Este un drept discreţionar şi absolut, fiind

unul dintre cele mai persoanle drepturi care determină, de altfel, naşterea

drepturilor patrimoniale ;

b) Dreptul la paternitatea operei : dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii

de autor al operei. El exprimă legătura intimă, firească dintre autori şi opera

sa. El are două aspecte : primul pozitiv, care constă în dreptul autorului de a

revendica oricând calitatea de autor, al doilea, negativ, care constă în dreptul

de a se opune oricărui act de uzurpare100;

c) Dreptul la nume : dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la

cunoştinţa publică;

d) Dreptul la inviolabilitatea operei : dreptul de a pretinde respectarea

integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum si oricărei

atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa. El este un

corolar al dreptului de divulgare, opera fiind adusă la cunoştinţa publică,

numai în forma hotărâtă de autor;

e) Dreptul de retractare : dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este

cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciaţi prin exercitarea

retractării, a fost consacrat pentru prima dată prin Legea nr.8/1996. El este

99 Andreea P. Săucan, Dreptul la divulgare, dreptul la nume şi dreptul la paternitatea operei – drepturi morale ale autorului, Revista de Drept Comercial nr.11/2003 . 100 V. Roş, ş.a. , op.cit., p.113.

134

un drept moral distinct de dreptul de divulgare fiind o consecinţă a

caracterului absolut şi discreţionar al acestuia101.

4.1.1.1Caracterele drepturilor morale de autor. Drepturile morale de autor nu

pot fi asimilate, sub toate aspectele, în privinţa naturii acestora, cu aşa-numitele drepturi

ale personalităţii, conţinutul lor fiind mai larg decât al acestora din urmă. Dreptul moral

de autor protejează pe autor nu numai împotriva atingerilor aduse operei, care ar putea

prejudicia onoarea sau reputaţia sa, ci împotriva oricărei atingeri aduse operei.

Spre deosebire de alte legislaţii, Legea nr. 8/1996 nu enunţă caracterele

drepturilor morale de autor, dar acestea pot fi desprinse din unele dispoziţii legale, după

cum urmează :

1.Drepturile morale sunt ataşate persoanei autorului. Astfel, potrivit art. 1,

dreptul de autor, care cuprinde atribute de ordin moral si patrimonial, este legat de

persoana autorului. Caracterul strict personal al drepturilor morale se manifestă în

principal prin aceea că autorul personal are şi exercită componentele pozitive ale

drepturilor la divulgare, paternitatea operei, nume şi inviolabilitatea acesteia. Totuşi,

exercitarea componentelor negative ale drepturilor morale, şi care constau în dreptul de

a se opune oricărei atingeri aduse calităţii de autor şi integrităţii operei, poate fi detaşata

de persoana autorului. După moartea acestuia, exerciţiul lor se transmite prin moştenire

pe durată nelimitată.

2.Drepturile morale au caracter inalienabil . Art. 11 din Legea nr. 8/1996

consacră caracterul inalienabil al drepturilor morale prevăzând că acestea nu pot face

obiectul vreunei renunţări sau înstrăinări.

Ideea inalienabilităţii drepturilor morale a fost, mai întâi, lansată pe cale

jurisprudenţială. Consacrarea legislativă a unui astfel de principiu, care decurge în mod

logic, nu poate fi lipsită însă de nuanţări. Astfel, în doctrină s-au detaşat anumite

derogări de la regulă, limitarea acestora putând rezulta fie din voinţa autorului, fie din

natura operei, fie din convenţiile încheiate de autor cu terţe persoane. Astfel, autorul

este liber să-şi publice opera sub pseudonim sau fără indicarea unui nume. În acest caz,

autorul a renunţat parţial la dreptul la nume; el poate, însă, reveni oricând pentru a-şi

dezvălui numele.

De asemenea, Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată şi completată în

2004, admite transmisiunea prin succesiune a exerciţiului anumitor drepturi morale

dispunând în art. 11 (2) că după moartea autorului exerciţiul drepturilor privind dreptul

101 V.Roş , ş.a., op.cit., p.120.

135

de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică, dreptul de a

pretinde recunoaşterea calităţii de autor a operei şi dreptul de a pretinde respectarea

integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări precum şi oricărei atingeri aduse

operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa, se transmite prin moştenire, potrivit

legislaţiei civile, pe durată nelimitată. Dacă nu există moştenitori exerciţiul acestor

drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile autorului

sau, după caz, organismului cu cel mai mare număr de membrii, din domeniul respectiv

de creaţie.

3.Drepturile morale au caracter insesizabil . Acest caracter rezultă din

inalienabilitatea drepturilor morale de autor. Creditorii autorului pot urmări numai

foloasele patrimoniale ce rezultă din exploatarea operei. În cazul operei nedivulgate,

creditorii autorului nu îi pot impune acestuia divulgarea şi exploatarea ei şi nici nu se

pot substitui autorului divulgând ei opera în vederea satisfacerii creanţelor lor.

4.Drepturile morale au caracter perpetuu. Caracterul perpetuu al drepturilor

morale rezultă din interpretarea art. 11 alin.2 din Legea nr. 8/1996, care permite, cu titlu

excepţional, transmiterea prin moştenire a exerciţiului anumitor drepturi morale.

5.Drepturile morale sunt imprescriptibile. In ceea ce priveşte caracterul

imprescriptibil al drepturilor morale de autor, acestea rezultă pe de o parte din natura

perpetuă a acestora, iar, pe de alta parte, din apartenenţa acestor drepturi la drepturile

personalităţii. Dreptul autorului la acţiune pentru apărarea drepturilor sale morale nu se

stinge, oricât timp ar trece de la încălcarea lor. De altfel, prescripţia extinctivă se referă

exclusiv la drepturile patrimoniale.

4.1.2. Drepturile patrimoniale de autor

Cea de a doua categorie de atribuţii ce formează, alături de atributele de ordin

moral, conţinutul dreptului de autor sunt drepturile patrimoniale.

Dreptul autorului de a obţine foloase materiale în urma exploatării operei sale a

fost, în evoluţia reglementărilor în materie, primul drept recunoscut în favoarea

autorilor.

Cu toate acestea, în doctrină se arată ca drepturile patrimoniale de autor nu apar

ca drepturi de sine – stătătoare, ci ca o consecinţa a exercitării unor prerogative

personale nepatrimoniale şi, în primul rând, a dreptului de divulgare şi a celui de a

consimţi la folosirea operei de către alţii.102

102 Y.Eminescu, op.cit., p.139

136

4.1.2.1. Caracterele drepturilor patrimoniale de autor, şi anume :

a) Sunt legate de persoana autorului. Caracterul personal al drepturilor

patrimoniale de autor rezultă din art. 1 din Legea nr. 8/1996 care, arătând că dreptul de

autor este legat de persoana autorului, nu face distincţie între prerogativele patrimoniale

şi cele morale ale acestuia. De asemenea, art. 12 din legea nr.8/1996 astfel cum a fost

modificată şi completată în 2004 prevede că autorul operei are dreptul patrimonial

exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a

consimţi la utilizarea operei de către alţii.

Cu toate acestea, spre deosebire de drepturile morale, transmisiunea drepturilor

patrimoniale este posibilă prin acte între vii cât şi pentru cauza de moarte, precum şi, în

unele cazuri, prin efectul legii.

b) Sunt exclusive. Pe de o parte, autorul este singurul care are dreptul de a

decide dacă opera sa va fi exploatată, în ce mod şi când se va realiza acest lucru. Pe de

altă parte, monopolul exploatării aparţine în exclusivitate autorului. Acesta poate decide

să-şi exploateze singur opera, după cum poate consimţi la utilizarea operei de către alţii.

c) Sunt limitate în timp. Caracterul temporar al drepturilor patrimoniale de autor

reprezintă soluţia adoptată atât în dreptul convenţional, cât şi în legislaţia noastră.

Justificarea acestei soluţii constă în evitarea conferirii unor avantaje materiale excesive,

rezultate din monopolul exclusiv de exploatare de care beneficiază autorul. Pe de altă

parte, dependenţa prerogativelor patrimoniale de exerciţiul celor personale

nepatrimoniale, care au caracter perpetuu, a determinat legiuitorul să deroge de la

dreptul comun, stabilind ca drepturile patrimoniale ale autorului nu se vor putea

transmite decât pe timp limitat.

4.1.2.2. Categorii de drepturi patrimoniale de autor. Legea noastră consacră

implicit, în beneficiul autorului unei opere, următoarele categorii de drepturi

patrimoniale :

- dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va utiliza personal opera sa;

- dreptul de a consimţi la utilizarea operei de către terţi;

- dreptul de suită.

Dreptul autorului de a utiliza opera sa, se realizează prin exercitarea drepturilor

sale distincte şi exclusive de a autoriza sau de a interzice conform art.13:

a) reproducerea operei;

137

b) distribuirea operei;

c) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu

consimţământul autorului, după operă;

d) închirierea operei;

e) împrumutul operei;

f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei prin orice mijloace, inclusiv

prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc

şi în orice moment ales, în mod individual de către public;

g) radiodifuzarea operei;

h) retransmiterea prin cablu a operei;

i) realizarea de opere derivate.

Articolul 13 a fost modificat ca urmare a necesităţii armonizării cu Directiva

92/100/CEE privind dreptul de închiriere şi împrumut şi anumite drepturi referitoare la

dreptul de autor, care constituie componente ale acestuia, ce sunt exercitate exclusiv de

către titularul dreptului. În acest sens art.143 defineşte închirierea ca fiind punerea la

dispoziţie spre utilizare pentru un timp limitat şi pentru un avantaj economic sau

comercial direct ori indirect a unei opere. Până la actuala modificare a legii se

reglementa în mod expres doar contractul de închiriere a unei opere protejate prin

dreptul de autor în capitolul consacrat cesiunii drepturilor patrimoniale de autor.

Împrumutul este definit de art.144 alin.(1) ca fiind punerea la dispoziţie spre utilizare

pentru un timp limitat şi fără un avantaj economic sau comercial direct ori indirect a

unei opere prin intermediul unei instituţii care permite accesul publicului în acest scop.

Împrumutul realizat prin biblioteci nu necesită autorizarea autorului şi dă dreptul

acestuia la o remuneraţie echitabilă, care nu se datoreză, în cazul în care împrumutul

este realizat prin bibliotecile instituţiilor de învăţământ cu acces gratuit. Împrumutul

unei opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decât după 6

luni de la prima distribuire a operei. Legea dispune în continuare că nu pot face obiectul

închirierii sau împrumutului:

a) construcţiile rezultate din proiecte arhitecturale;

b) originalele sau copiile operelor de design ori de artă aplicată produselor

destinate unei utilizări practice;

c) originalele sau copiile operelor, în scopul comunicării publice ori pentru a

căror utilizare există un contract;

138

d) lucrările de referinţă pentru consultarea imediată sau pentru împrumut între

instituţii;

e) operele create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă

acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activităţii

oboşnuite.

În lege este introdus şi definit conceptul de comunicare publică care cuprinde şi

dreptul de transmitere şi dreptul de reproducere şi poate fi probat prin criteriul distanţei

între emitent şi receptorul creaţiei. Dupa art 15 au fost introduse 2 noi articole în care se

definesc termenii de radiodifuzare şi retransmitere prin cablu.

4.1.2.3.Dreptul de suită. Dreptul de suită a fost consacrat în România prin

Legea nr. 8/1996. Deşi apare ca o inovaţie impusă în legislaţia noastră prin actul

normativ amintit, aceasta instituţie juridică nu era străina dreptului nostru, întrucât

Convenţia de la Berna, la care România este parte, o admite în principiu, lăsând la

latitudinea statelor membre posibilitatea admiterii la nivel naţional.

A. Conţinutul dreptului de suită.

Potrivit art.21 din lege astfel cum a fost modificat, dreptul de suită are două

componente:

- dreptul autorului unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei

opere fotografice beneficiază de un drept de suită reprezentând dreptul de a

încasa o cotă din preţul de vânzare obţinut la orice revânzare a operei,

ulterioară primei înstrăinări de către autor;

- dreptul autorului de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa

(art.21 al.1).

B. Obiectul dreptului de suită, îl formează, potrivit legii, operele de artă plastică

ori al unei opere fotografice.

Legea nu conţine o definiţie a operei de artă plastică, însă enumeră, cu caracter

exemplificativ, câteva astfel de opere.Potrivit art. 7 lit. g, constituie obiect al dreptului

de autor operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi : operele de sculptură, pictură,

gravură, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi

a metalului, desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate

unei utilizări practice.

Dreptul de suită se aplică tuturor actelor de revânzare a operelor originale

menţionate cât şi copiilor operelor originale de artă sau fotografice care au fost făcute

139

într-un număr limitat de către însuşi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, care implică

în calitate de vânzători, cumpărători sau intermediari saloane, galerii de artă precum şi

orice comerciant de opere de artă. În această calitate vânzătorul are obligaţia ca în

termen de 2 luni de la data revânzării să comunice informaţiile precum şi obligaţia de a

reţine din preţul de vânzare şi de a plâti autorului suma datorată calculată conform

dispoziţiilor legale (art.21 al.4). Beneficiarii dreptului de suită sau reprezentanţii

acestora pot solicita de la vânzător timp de 3 ani de la data revânzării, informaţii

necesare pentru a asigura plata sumelor datorate. Potrivit art. 21 alin. 7 din Legea,

dreptul de suită nu poate face obiectul unei renunţări sau înstrăinări prin acte între vii.

Caracterul inalienabil al dreptului de suită se justifică prin necesitatea asigurării unei

protecţii eficiente a autorului împotriva speculaţiilor de pe piaţa. Dreptul de suită, având

o natură frugiferă, patrimonială, durează tot timpul vieţii autorului şi se transmite prin

moştenire pe o perioada de 70 de ani de la decesul autorului.

Proprietarul sau posesorul unei opere are conform legii o serie de obligaţii ce

exced componenţa strictă a dreptului de suită şi anume:

- să permită accesul autorului şi să pună opera la dispoziţia acestuia dacă acest

fapt este necesar pentru exercitarea dreptului său de autor cu condiţia ca prin

aceasta să nu fie lezat interesul legitim al proprietarului sau posesorului

operei care poate pretinde autorului în acest caz, o garanţie suficientă pentru

securitatea operei (art.22);

- interdicţia pentru proprietarul sau posesorul originalului de a o distruge

inainte de a o oferi autorului la preţul de cost al materialului (art.23 al.1);

- în cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face

fotografii ale operei şi de a solicita trimiterea reproducerii proiectelor (art.23

al.3).

CAPITOLUL 5

Limitele exercitării dreptului de autor şi durata protecţiei .

5.1. Limitele exercitării dreptului de autor

În anumite situaţii, prevăzute expres de lege, ca o derogare de la regula cu

valoare de principiu, potrivit cu care, autorul este suveran cât priveşte decizia dacă, în

ce mod şi când va fi adusă opera, la cunoştinţa publică, se permite folosirea operei în

lipsa autorizării prealabile şi exprese a autorului operei.

140

Astfel art.33 din lege, dispune utilizarea unei opere fără consimţământul

autorului şi fără plata vreunei remuneraţii, în ipoteza în care sunt îndeplinite cumulativ

trei condiţii 103 şi anume :

.- să fie conformă bunelor uzanţe ;

- să nu contravină exploatării normale a operei ;

- să nu prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de exploatare.

Ipotezele concrete sunt enumerate în articolul citat şi au un caracter strict

limitativ. Noua formă a art.33 este inspirată din dispoziţiile art.5 ale Directivei 29/2001

introducându-se alte utilizări permise fără consimţământul autorului şi fără plata unei

remuneraţii precum cea de la lit.h referitoare la utilizarea operelor în timpul celebrărilor

religioase sau a ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publică.

O menţiune specială, considerăm necesar să o facem, cât priveşte dreptul de

citare, termen consacrat şi în Convenţia de Uniune de la Berna104. Acesta nu poate exista

cu privire la o operă aflată în manuscris, astfel cum reiese din dispoziţiile art.33 lit.b din

Lege, care permite, fără consimţământul autorului, utilizarea de scurte citate dintr-o

operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura

în care folosirea lor justifică întinderea citatului.

Citarea deci, este permisă pentru a ilustra sau prilejui dezvoltări personale şi ea

trebuie să reprezinte, în ansamblul textului un accesoriu, jurisprudenţa considerând, că

prin definiţie, citatul trebuie să aibă o întindere limitată. Un citat lung care să dispenseze

cititorul de lectura operei citate, constituie o contrafacere, sancţionată de lege.

Liceitatea citării presupune o condiţie pozitivă şi anume aceea că, lucrarea în care se

reproduc pasaje din opera unui terţ, să poată supravieţui suprimării acestor pasaje, deci

contribuţia personală a autorului să fie substanţială şi o condiţie negativă, de a nu face

inutilă pentru cititori, lectura lucrării citate. Este adevărat însă, că în acest domeniu nu

se poate stabili o demarcaţie strictă

între juridic şi etic întrucât, componenta principală a dreptului la citare, o constituie

onestitatea autorului fapt ce impune ca în toate cazurile să se menţioneze sursa şi

numele autorului dacă aceasta este posibilă; în cazul operelor de artă plastică,

fotografică sau de arhitectură trebuie să se menţioneze şi locul unde se găseşte

originalul ,art.33 (4).

103 Sarmisegetuza Tulbure, Dreptul de autor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2002, p.111 şi urm.104 Yolanda Eminescu, Limitele juridice şi etice ale dreptului de citare, Studii şi cercetări juridice, nr.3/1972, p.391.

141

O altă dispoziţie introdusă cu prilejul modificării legii o constituie cea de la

art.34 alin.2 care prevede posibilitatea stabilirii remuneraţiei compensatorii prin

negociere, pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale

ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum şi pentru

aparatele ce permit realizarea de copii.

5.2. Durata protecţiei drepturilor patrimoniale de autor

Soluţia adoptată cu privire la durata protecţiei dreptului de autor în sistemul

nostru este cea a perpetuităţii drepturilor morale şi a duratei limitate a drepturilor

patrimoniale de autor. Dreptul de autor se naşte din momentul creării operei oricare ar fi

modul sau forma concretă de exprimare.

Ca urmare a modificării legii nu se mai face diferenţierea duratei de protecţie a

dreptului de autor asupra operelor de artă aplicată şi celorlalte tipuri de creaţie, toate

beneficiind de 70 de ani de protecţie de la data morţii titularului dreptului. În urma

modificării art.30 acelaşi regim şi aceeaşi durată de protecţie sunt conferite şi

drepturilor patrimoniale asupra programelor de calculator. În toate cazurile, la expirarea

termenului de protecţie, opera cade în domeniul public. Înţelesul noţiunii de domeniu

public nu este acelaşi cu cel din dreptul administrativ. Căderea unei opere în domeniul

public semnifica faptul ca opera poate fi exploatată în mod liber de către terţi.

Durata termenelor se calculează, potrivit legii, începând cu data de 1 ianuarie a

anului următor morţii autorului, sau aducerii operei la cunoştinţa publică. Când asupra

operei sau colecţiei se aduc modificai neesenţiale, adăugări, tăieturi, adaptări sau

colecţiei se aduc modificări neesenţiale, adăugiri, tăieturi, adaptări sau corecturi de

conţinut, necesare pentru continuarea activităţii colecţiei, în modul în care a intenţionat

autorul operei, termenul de protecţie nu se extinde.

Legea nr.8/1996 stabileşte durata protecţiei drepturilor patrimoniale de autor în

mai multe cazuri distincte şi anume în cazul :

- operei publicate de autor în timpul vieţii sub numele său. Dreptul de

valorificare a acestor opere durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia

se transmit prin moştenire, conform dreptului comun, pe o perioada de 70 de ani,

indiferent de data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publicului.

În ipoteza lipsei moştenitorilor, exerciţiul drepturilor patrimoniale de autor

revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieţii de către autor, sau,

142

în lipsa mandatului, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de

membri din domeniul respectiv ;

- drepturilor echivalente. Persoana care aduce la cunoştinţa publicului o operă

nedivulgată de autor sau de succesorii săi în termenul de protecţie beneficiază de

drepturi echivalente drepturilor patrimoniale de autor. Astfel, potrivit Legii nr. 8/1996

(art. 25 alin.2), persoana care, după încetarea protecţiei dreptului de autor, divulgă, în

mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicată înainte, beneficiază de protecţia

echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata acestor drepturi este

de 25 de ani de la divulgarea operei în condiţiile arătate.

Termenul de operă se referă la suportul material al creaţiei intelectuale

(manuscrisul, partitura etc.). Drepturile echivalente sunt recunoscute, potrivit legii,

indiferent dacă cel care divulgă este proprietarul originalului sau a unei copii a operei.

Dacă publicarea a fost făcută de mai multe persoane, dreptul este recunoscut în

patrimoniul celei care a avut prima, iniţiativa publicării ;

- operei publicate sub pseudonim sau fără indicarea autorului . Durata protecţiei

acestor opere este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publică a acestora. Dacă

identitatea autorului este adusă la cunoştinţa publică înainte de expirarea termenului

prevăzut anterior, se va aplica regula comună, potrivit căreia durata protecţiei se întinde

pe tot timpul vieţii autorului şi pe timp de 70 de ani pentru moştenitori. Exprimarea

legiuitorului în această privinţă este ambiguă, neexcluzând posibilitatea ca identitatea

autorului să fie dezvăluită de oricine. În fapt, prerogativa morală de a decide sub ce

nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică, nu poate aparţine decât autorului, tot

acesta fiind singurul care ulterior, îşi poate dezvălui identitatea. Întrucât acest drept

patrimonial nu poate fi transmis prin moştenire, succesorii sunt excluşi de la exercitarea

acestui drept ;

- operei realizate în colaborare, protecţia drepturilor patrimoniale de autor în

cazul acestor opere se întinde pe durata vieţii autorilor şi pe timp de 70 de ani în

favoarea moştenitorilor acestora. Momentul iniţial al duratei protecţiei de care

beneficiază moştenitorii îl reprezintă data decesului ultimului coautor. Se poate observa

că, în acest mod, supravieţuirea unui autor profită moştenitorilor altui autor; soluţia este

determinată de importanţa fiecărei contribuţii în parte la realizarea unei opere unitare,

fiind inechitabil ca termenele să curgă separat, de la data dispariţiei fiecărui autor.

Trebuie însă precizat că acest mod de calcul al termenului de protecţie se realizează

numai în cazul operei indivizibile.

143

Când contribuţiile autorilor pot fi disociate de ale celorlalţi, termenele se

calculează separat, pentru fiecare dintre autori şi moştenitorii lor, de la data

decesului (art.27 alin.2);

- operei colective, drepturile patrimoniale de autor sunt protejate timp de 70

de ani de la data aducerii la cunostinta publică. În cazul nedivulgării operei, durata

protecţiei este de 70 de ani de la data creării ei (art.28);

Legea nu reglementează însa situaţia programelor realizate în colaborare. În

această ipoteză, se va aplica regula comună stabilită pentru operele realizate în

coautorat.

CAPITOLUL 6

Modalităţi de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor pe

cale contractuală

6.1. Enumerare

In funcţie de conţinutul drepturilor şi de natura operei din realizarea căreia au

luat naştere drepturile patrimoniale de autor, se pot distinge următoarele categorii de

contracte speciale :

- contractul de editare;

- contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală;

- contractul de închiriere;

- contractul de comandă;

- contractul de adaptare audio-vizuală.

6.2. Contractul de editare

Contractul de editare reprezintă cea mai întâlnita modalitate de valorificare a

drepturilor patrimoniale de autor.105

Legea nr. 8/1996 defineşte contractul de editare ca fiind convenţia prin care

titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remuneraţii, dreptul de a

reproduce şi a distribui opera (art. 48). Potrivit art. 49, titularul dreptului de autor poate

ceda editorului şi dreptul de a autoriza traducerea şi adaptarea operei.

105 C.Săucan, Probleme juridcie privind contractul de editare, Revista de Drept Comercial, nr.2/2004.

144

Părţile contractului de editare sunt, pe de o parte, titularii dreptului de autor, iar,

pe de altă parte, editorul.

a.) Sunt titulari ai dreptului de autor, şi, în consecinţă, pot încheia contracte de

editare :

- autorul operei;

- moştenitorii legali sau testamentari ai autorului;

- cesionarii dreptului de reproducere si distribuire a operei;

- unitatea angajatoare pentru operele realizate în cadrul unui contract

individual de muncă şi pentru care există clauza de cesiune a drepturilor

patrimoniale (art.44);

- unitatea angajatoare pentru programele pentru calculatoare realizate de

angajaţii unităţii, dacă nu există convenţie contrară (art. 74).

b.) Editorul este persoana care se obligă să reproducă şi să difuzeze opera pusă

la dispoziţie de către titularul dreptului de autor, în condiţiile convenite prin contractul

de editare. Legea stabileşte în mod expres clauzele ce trebuie incluse în mod obligatoriu

sub sancţiunea nulităţii în contractul de editare.

Obligaţiile părţilor în cadrul contractului de editare.

Titularul dreptului de autor are următoarele obligaţii principale:

- obligaţia de a preda originalul operei către editor;

- obligaţia de garanţie.

Principalele obligaţii ale editorului sunt:

- obligaţia de a reproduce opera ;

- obligaţia de a distribui opera ;

- obligaţia de exploatare a operei şi de plată a remuneraţiei cuvenite titularului

dreptului de autor ;

- obligaţia de restituire a originalului operei .

6.3. Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală

Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală este convenţia prin

care titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a

reprezenta sau de a executa în public o operă actuală sau viitoare, literară, dramatică,

muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică sau o pantomimă, în schimbul unei

145

remuneraţii, iar cesionarul se obliga să o reprezinte ori să o execute în condiţiile

convenite (art.58). Se pot încheia şi contracte generale de reprezentare teatrală sau de

execuţie muzicală şi prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, art.58 (2).

Potrivit art. 59 alin.2 din Legea nr. 8/1996, contractul trebuie să prevadă

termenul în care va avea loc premiera sau singura comunicare a operei, după caz,

caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum şi remuneraţia

autorului.

Obligaţiile părţilor în contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie

muzicală sunt cele care rezultă din contract şi din dispoziţiile comune oricărei cesiuni.

Astfel, cesionarul are obligatia:

- de a asigura reprezentarea sau executarea publică a operei;

- de a plăti autorului sumele în cuantumul convenit ;

- de a respecta drepturile morale ale autorului ;

Pe lângă aceste obligaţii comune, Legea 8/1996 instituie anumite reguli şi

obligaţii speciale în sarcina utilizatorului operei, menite să asigure protecţia drepturilor

autorului. Astfel:

- cesionarul este obligat să reprezinte sau să execute opera în termenul stabilit;

- cesionarul este obligat să permită autorului să controleze reprezentarea sau

executarea operei şi să susţină în mod adecvat realizarea condiţiilor tehnice

pentru interpretarea lucrării; de asemenea, cesionarul trebuie să trimită

autorului programul, afişele şi alte materiale tipărite, recenzii publice despre

spectacol, dacă nu este prevazut altfel în contract;

- cesionarul este obligat să asigure reprezentarea sau executarea publică a

operei în condiţii tehnice adecvate;

- cesionarul trebuie să comunice periodic titularului dreptului de autor

numărul de reprezentaţii sau de execuţii muzicale, precum şi situaţia

încasărilor;

- cesionarul trebuie să plătească autorului, la termenele prevăzute în contract,

sumele, în cuantumul convenit.

6.4. Contractul de închiriere

146

Prin contractul de închiriere a unei opere, autorul se angajează să permită

folosinţa pe timp determinat, cel puţin a unui exemplar al operei sale, în original sau în

copie, în special programe pentru calculator şi opere fixate în înregistrări sonore sau

audiovizuale, în schimbul unei remuneratii. Contractul de închiriere a unei opere este

supus dispoziţiilor de drept comun privind contractul de locaţiune.

În cadrul acestui contract, autorul păstrează drepturile asupra operei închiriate,

mai puţin dreptul de difuzare.

6.5. Contractul de comandă

Acest contract are ca obiect valorificarea dreptului patrimonial asupra unei opere

viitoare. În cazul acestui contract, autorul îşi asumă o dublă obligaţie : de a crea opera şi

de a ceda-o celui care a comandat-o.

Natura juridică a acestui contract este complexă : obligaţia autorului de a crea

opera apare ca un contract de executare de lucrări, iar dreptul dobânditorului de a utiliza

sau exploata opera este rezultatul unui contract de valorificare a drepturilor patrimoniale

de autor.

6.6. Contractul de adaptare audiovizuală

Prin încheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei

opere preexistente transferă unui producător dreptul exclusiv de transformare şi de

includere a operei respective într-o operă audio-vizuală.

Dreptul la adaptarea audio-vizuală este dreptul exclusiv al titularului dreptului

de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include într-o operă

audio-vizuală.

Autorizarea acordată de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente

trebuie să prevadă expres condiţiile producţiei, difuzării şi proiecţiei operei

audiovizuale.

CAPITOLUL 7

Drepturile conexe de autor şi drepturile sui-generis

7.1. Noţiune

147

Uneori, datorită naturii lor, operele ajung la public prin intermediul altor

persoane decât autorul. Astfel, aceste persoane execută, interpretează opera, o regizează,

o dirijează, o înregistrează ori o difuzează prin intermediul radioului sau televiziunii.

Noţiunea de drepturi conexe este consacrată, în legislaţia românească, de către

Legea nr. 8/1996, fiind inspirată de Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor

interpreţi sau executanţi încheiata la Roma în 1961.106

7.2. Titularii şi conţinutul drepturilor conexe dreptului de autor.

Sunt titulari ai drepturilor conexe drepturilor de autor :

- artiştii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări sau execuţii;

- producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audio-

vizuale pentru propriile înregistrări;

- organismele de radiodifuziune si servicii de programe de televiziune, pentru

propriile emisiuni.

Titularii drepturilor conexe drepturilor de autor beneficiază atât de drepturi

morale cât şi patrimoniale.

Astfel, art.96 prevede că artiştii interpreţi sau executanţi au următoarele drepturi

morale:

- dreptul de a pretinde recunoaşterea paternităţii propriei interpretări sau

execuţii;

- dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul său să fie indicat ori

comunicat la fiecare spectacol şi la fiecare utilizare a înregistrării acestuia;

- dreptul de a pretinde respectarea calităţii prestaţiei sale şi de a se opune oricărei

deformări, falsificări sau altei modificări substanţiale a interpretării sau execuţiei sale

sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea sau reputaţia sa.

Drepturile morale conexe nu pot face obiectul vreunei înstrăinări sau renunţări.

După moartea artistului interpret sau executant aceste drepturi se transmit nelimitat.

Dacă nu există moştenitori exerciţiul acestor drepturi revine organismului de gestiune

colectivă care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, după caz,

organismului cu cel mai mare număr de membrii din domeniul respectiv.

Artistul interpret sau executant are, potrivit art.98, dreptul patrimonial exclusiv

de a autoriza :

106 Convenţia de la Roma privind protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961, la care România aderat prin legea nr.76/1988, publicată în M.Of., P.I, nr.148/14.04.1998.

148

a) fixarea interpretării sau a execuţiei sale;

b) reproducerea interpretării sau a execuţiei fixate;

c) distribuirea interpretării sau a execuţiei fixate;

d) închirierea interpretării sau a execuţiei fixate;

e) împrumutul interpretării sau al execuţiei fixate;

f) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a interpretării sau

execuţiei fixate;

g) radiodifuzarea şi comunicarea publică a interpretării sau execuţiei sale, în

afara cazului în care interpretarea ori execuţia a fost deja fixată sau

radiodifuzată ori realizată pe baza unei fixări, caz în care are dreptul numai

la remuneraţia echitabilă;

h) punerea la dispoziţia publicului a interpretării sau a execuţiei sale fixate,

astfel încât să poată fi accesată, în orice loc şi în orice moment ales, în mod

individual de către public;

i) retransmiterea prin cablu a interpretării sau execuţiei fixate.

Acest capitol a suferit o amendare de amploare prin introducerea unor noi

dispoziţii prin care s-a consacrat faptul că artiştii interpreţi sau executanţi şi producătorii

de fonograme au dreptul la o remuneraţie unică echitabilă. Cuantumul acestei

remuneraţii se stabileşte prin metodologii, conform procedurii prevăzute la art.131, 1311

şi 1312.

Cu această ocazie se precizează rolul consolidat al organismelor de gestiune

colectivă, care vor fi implicate în această procedură.

Art.1066 instituie şi în această materie principiul consacrat la nivel comunitar al

epuizării dreptului de distribuire odată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept

de proprietate asupra originalului sau a copiilor unor înregistrări sonore sau

audiovizuale.

Cât priveşte drepturile sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date se face

distincţia clară între autorul şi fabricantul unei baze de date. Acesta din urmă

beneficiază de un drept sui-generis care îl protejează din prisma investiţiilor substanţiale

cantitative şi calitative în vederea obţinerii, verificării sau prezentării conţinutului unei

baze de date. Astfel conform art.1222, fabricantul unei baze de date are dreptul

patrimonial exclusiv de a autoriza şi de a interzice extragerea şi/sau reutilizarea

totalităţii sau a unei părţi substanţiale din aceasta, evaluată calitativ sau cantitativ.

149

CAPITOLUL 8

Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe

Titularii dreptului de autor şi ai drepturilor conexe îşi pot exercita drepturile

recunoscute fie în mod personal, fie, la cererea lor, prin organismele de gestiune

colectivă.

Gestiunea colectivă adrepturilor de autor nu este de dată recentă. Ea este

rezultatul dorinţei legitime a titularilor drepturilor de autor, de a se constitui într-un grup

suficient de puternic pentru a-şi apăra drepturile patrimoniale într-un mod mult mai

eficient faţă de posibilităţile modeste ale autorului izolat.

Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe

sunt persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, în

principal, colectarea şi repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredinţata de

către titulari (art.124). Organismele de gestiune colectiva sunt supuse reglementărilor

privind asociaţiile fără scop patrimonial şi pot dobândi personalitate juridică, în

condiţiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.107

Ele acţionează în limitele mandatului încredinţat şi pe baza statutului adoptat

după procedura prevăzută de lege.

Până în prezent, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a avizat înfiinţarea

unor organisme de gestiune colectivă precum :

- Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual a

Autorilor şi Realizatorilor (DACIN-SARA);

- Societatea de Administrare a Drepturilor Conexe (SADCO);

- Asociaţia “Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România-Asociaţia

pentru Drepturi de Autor” (UCMR-ADA);

- Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

(CREDIDAM),etc.

Organismele de gestiune colectivă au în conformitate cu art.130, ca principale

obligaţii :

a) să elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzând

drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în

107 Cadrul legal privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri, este asigurat de H.G. nr.401/2006, publicată în M.Of., Partea I, nr.292 din 31 martie 2006, precum şi Legea nr.8/1996 modificată şi completată.

150

vederea plăţii acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de

exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de

drepturi;

b) să-i autorizeze pe utilizatori, în cazul în care s-au stabilit metodologii, la

cererea acestora efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în

schimbul unei remuneraţii, prin licenţă neexclusivă, în formă scrisă;

c) să încheie, în numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza

convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte

generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori

de televiziune sau ci distribuitorii de servicii şi programe prin cablu, având

ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

d) să protejeze interesele membrilor lor în ceea ce priveşte gestionarea

drepturilor cuvenite ca urmare a utilizării repertoriului propriu, în afara

teritoriului României prin încheierea de contracte de reprezentare cu

organisme similare din străinătate;

e) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le repartizeze între titulari

potrivit prevederilor din statut;

f) să asigure accesul propriilor membrii la informaţiile privind orice aspect al

activităţii de cercetare a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare a

acestora;

g) să acorde asistentă de specialitate titularilor de drepturi şi să îi reprezinte în

cadrul procedurilor legale în limita obiectului lor de activitate;

h) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de

informaţii şi transmiterea documentelor necesare pentru determinarea

cuantumului remuneraţiilor pe care le colectează, precum şi informaţii

privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea

repartizării acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligaţia să

furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 10 zile de la solicitare,

informaţiile şi documentele solicitate sub semnătura reprezentantului legal

şi cu ştampila;

i) să asigure transparenţa activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu

autorităţile publice care au drept de control;

151

j) să îndeplinească orice altă activitate conform mandatului special primit de

la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului

lor de activitate.

Existenţa organismelor de gestiune colectivă nu împiedica pe titularii dreptului

de autor şi ai drepturilor conexe să se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau

persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentaţi în negocierile cu titlu individual

privind drepturile lor.

CAPITOLUL 9

Apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe

9.1. Răspunderea civilă.

Drepturile morale şi patrimoniale ale titularilor drepturilor de autor şi conexe

sunt protejate nu doar prin dispoziţiile Legii nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată şi

completată, ci şi prin dispoziţiile dreptului comun art.139. Astfel, persoana care a suferit

o atingere în dreptul său la nume ori la pseudonim, la denumire, la onoare, la reputaţie,

în dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere ştiinţifice, artistice ori literare,

de inventator sau în orice alt drept personal nepatrimonial, va putea cere instanţei

judecătoreşti încetarea savârşirii faptei care aduce atingere acelor drepturi. Potrivit Legii

nr. 8/1996, astfel cum a fost modificată şi completată, titularii drepturilor încălcate pot

cere instanţei de judecată sau organismelor competente, după caz, recunoaşterea

drepturilor lor şi constatarea încălcării acestora şi pot pretinde repararea prejudiciului

calculat potrivit normelor legale. Titularii drepturilor încălcate pot cere instanţei de

judecată să dispună aplicarea oricăreia dintre următoarele măsuri:

a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasărilor realizate

prin actul ilicit;

b) distrugerea echipamentelor şi a mijloacelor aflate în proprietatea

făptuitorului, a căror destinaţie unică sau principală a fost aceea de producere a actului

ilicit;

c) scoaterea din circuitul comercial prin confiscarea şi distrugerea copiilor

efectuate ilegal;

d) răspândirea informaţiilor cu privire la hotărârii instanţei de judecată,

inclusiv afişarea hotărârii, precum şi publicarea sa integrală sau parţială în mijloacele de

comunicare în masă, pe cheltuiala celui care a săvârşit fapta; în aceleaşi condiţii

152

instanţele pot dispune măsuri suplimentare de publicitate adaptate circumstanţelor

particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare (art.139 pct.14).

9.2. Răspunderea penală

Drepturile de autor sunt protejate, concomitent, şi prin mijloace specifice

dreptului penal. Astfel, art. 140 din Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată şi

completată, incriminează fapte comise fără autorizarea sau consimţământul titularului

drepturilor cum ar fi: reproducerea, distribuirea, închirierea sau importul pe piaţa internă

a operelor ori produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile pirat,

comunicarea publică, radiodifuzarea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de

drepturi conexe, realizarea de opere derivate, fixarea în scop comercial a interpretărilor

sau a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziunerea.

Art. 141 califică drept infracţiune, încălcarea drepturilor morale la paternitatea

operei şi la nume iar art. 143(1) sancţionează fapta persoanei care produce, importă,

distribuie sau închiriază, oferă, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere, ori deţine, în

vederea comercializării, dispozitive sau componente care permit neutralizarea măsurilor

tehnice de protecţie, inclusiv în mediul digital, pentru ca art.143 alin.2 să enumere o

serie de fapte penale care pot conduce la obstrucţionarea actului de justiţie în materia

dreptului de autor.

Pedepsele prevazute de Legea nr. 8/1996 pentru faptele incriminate sunt cele cu

amenda penală, alternativ cu închisoarea .

9.3. Răspunderea contravenţională

În articolele 1392, 1394 sunt precizate faptele ce constituie contravenţii şi care se

încadrează în modalităţiile generale civile şi penale de protejare a drepturilor de autor şi

a drepturilor conexe.

Răspunderea contravenţionala vizează fapte de o gravitate mai redusă, dar care,

chiar dacă prezintă un pericolului social mai mic, se poziţionează totuşi, în sfera faptelor

ilicite în materia drepturilor de autor. Contravenţiile precizate în mod expres în lege, se

constată şi se aplică de ofiţerii sau de agenţii de poliţie din cadrul Ministerului

Administraţiei şi Internelor cu competenţe în domeniu (art.1395 alin.2 din lege).

În cadrul mai larg al protecţiei drepturilor de autor se recunoaşte, pentru prima

dată autorilor, dreptul de a institui măsuri tehnice de protecţie a drepturilor recunoscute

prin lege care pot consta în utilizarea oricărei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei

153

componente care este destinată să prevină sau să împiedice actele care nu sunt

autorizate de titularii drepturilor.

De asemenea pentru a se asigura mai multă eficienţă activităţii de control

exercitată de O.R.D.A. se consacră în art.148 din lege înfiinţarea Registrului Naţional

de Opere, cu forţă probatorie.

* * *

Asigurarea în mod eficient a protecţiei drepturilor autorilor unei creaţii

intelectuale, constituie un obiectiv prioritar urmărit atât pe plan naţional cât şi pe plan

internaţional. Un exemplu edificator îl constituie în acest sens, integrarea proprirtăţii

intelectuale în sistemul Organizaţiei Mondiale a Comerţului108, prin care s-au pus bazele

unui sistem de sancţiuni comerciale paralel cu sistemul tradiţional care îşi

fundamentează protecţia pe drepturile subiective şi principiile de drept privat. Se asigură

prin această protecţie cumulativă, ce deschide perspectiva unor riscuri de aplicare atât a

unor sancţiuni civile cât şi comerciale, o descurajare a încercărilor de încălcare a

drepturilor intelectuale, unanim apreciate ca un instrument eficace pentru expansiunea

economică a unei ţări.

Pe plan intern, eficienţa protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală se

realizează fie prin armonizarea legislaţiei existente care să devină gradual compatibilă

cu exigenţele europene, fie prin elaborarea unor legi noi. Astfel protecţia drepturilor de

proprietate intelectuală va fi substanţial îmbunătăţită prin aplicarea noului cod penal,

care consacră un capitol întreg delictelor contra proprietăţii intelectuale. Astfel, de

exemplu, dacă în momentul de faţă, contrafacerea este lapidar încriminată, fără a fi

definită, în art.299 Cod penal cu referire, total nejustificată numai la obiectul unei

invenţii, noul Cod penal extinde aplicarea de sancţiuni, în caz de contrafacere, cum este

şi firesc, la toate celelalte obiecte de proprietate industrială la care se mai adaugă

sancţionarea nerespectării normelor privind protecţia drepturilor patrimoniale de autor şi

a drepturilor conexe. Aceeaşi finalitate constantă, de ordin general, a fost urmărită şi de

legea nr.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de

proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire109 prin care au fost instituite,

prin măsuri administrative, bariere vamale pe cât posibil etanşe, care să împiedice

108 Acordul asupra aspectelor drepturilor de proprietate intelectuală care interesează comerţul (TRIPS), constituie Anexa 1C a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerş ratificat de România prin legea nr.133 publicată în Monitorul Oficial nr.360 din 27 decembrie 1991.109 Publicată în Monitorul Oficial nr.1093 din 5 decembrie 2005.

154

prejudicierea gravă a titularilor de drepturi de proprietate intelectuală, printr-o activitate

comercială.

Conchidem prin a constata că prioritar rămâne pentru atingerea acestui obiectiv,

ce constă în apărarea drepturilor creatorilor de valori intelectuale nu numai elaborarea

unei legislaţii pe cât posibil complete dar, mai ales, stricta sa respectare şi aplicare.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Legislaţie

- Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura

O.S.I.M., Bucureşti ;

- Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, modificată şi

republicată în Monitorul Oficial nr.541din 8 august 2007 ;

- H.G. nr.499/2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii

nr.64/1991 privind brevetele de invenţii publicată în Monitorul Oficial

nr. 348 din 22 mai 2003 ;

- Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată

în Monitorul oficial nr.161 din 23 aprilie 1998 ;

- H.G. nr.833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a

Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în

Monitorul Oficial nr. 455 din 27 noiembrie 1998 ;

- Legea nr.129/1992 privind desenele şi modelele industriale,

modificată şi republicată în Monitorul Oficial nr 876 din 20

decembrie 2007;

- H.G. nr.1171/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a

Legii nr. 129 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale,

republicată în Monitorul oficial nr.741 din 23 octombrie 2003 ;

- Legea nr.16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate

publicată în Monitorul Oficial nr.45 din 9 martie 1985;

- Legea nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, publicată

în Monitorul Oficia nr. 525 din 31 decembrie 1998 ;

- Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicată în Monitorul Oficial nr.60 din 26 martie 1996 ;

155

- Normele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci nr. 242/1999

privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti,

publicate în Monitorul Oficial nr.67 din 18 februarie 1999 ;

- H.G. nr.573/1998 privind organizarea şi funcţionarea O.S.I.M.

publicată în Monitorul Oficial nr.345 din 11 septembrie 1998 ;

- Legea nr.344/ 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru

asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul

operaţiunilor de vămuire publicată în Monitorul Oficial nr. 1093 din 5

decembrie 2005;

- O.G. nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de

consilier în proprietatea industrială, republicată în Monitorul Oficial

nr. 758 din 17 octombrie 2002 ;

- Instrucţiunile O.S.I.M. nr.108/2002 de aplicare a O.G. nr.66/2000

privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate

industrială, publicate în Monitorul Oficial nr. 826 din 15 noiembrie

2002 ;

- Legea nr.79/1997 privind aprobarea O.G. nr. 52/1997 privind regimul

juridic al francizei, republicată în Monitorul Oficial nr.180 din 14 mai

1998 ;

- Legea nr. 298/2001 pentru modificarea şi completarea Legii

nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în

Monitorul Oficial nr. 313 din 12 iunie 2001 ;

- Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, revizuită

la Bruxelles în 1900, la Washington în 1911, la Haga în 1925, la

londra în 1934, la Lisabona în 1958, la Stockholm în 1967 ratificată

de România prin decretul nr. 1177/1968, publicată în Buletinul Oficial

nr. 1 din 6 ianuarie 1969 ;

- Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a

Comerţului, încheiat la 15 aprilie 1994, ratificat de România prin

Legea nr.133/1994 publicată în Monitorul Oficial nr.360 din 27

decembrie 1994 ;

- Convenţia de la Munchen privind eliberarea brevetelor europene,

adoptată la 5 octombrie 1973 la care România a aderat prin Legea

156

nr.611/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.844 din 22 noiembrie

2002 ;

- Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a

mărcilor din 27 iunie 1989 , ratificat de România prin Legea

nr.5/1998, publicată în Monitorul Oficial nr.11 din 11 ianuarie 1998 ;

- Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internaţională a

desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 şi

revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea

nr.3 /1998, publicată în Monitorul Oficial nr.10 din 14 ianuarie 1998 ;

Tratate, monografii, studii

- Yolanda Eminescu, Legea brevetelor de invenţie, Editura Lumina

Lex, Bucureşti, 1993 ;

- Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

1997 ;

- Yolanda Eminescu, Protecţia desenelor şi modelelor industriale,

Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993 ;

- Yolanda Eminescu, Concurenţa neleală, Editura Lumina Lex,

Bucureşti, 1993 ;

- Otilia Calmuschi, Cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii

industriale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990 ;

- Viorel Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Global Lex,

Bucureşti, 2001 ;

- Viorel Roş, Octavia Spineanu – Matei, Dragoş Bogdan, Mărcile şi

indicaţiile geografice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003 ;

- I. Macovei, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universităţii

Al.I.Cuza, Iaşi, 2002 ;

- Ada Petrescu, Lucian Mihai, Drept de proprietate industrială, Editura

Universitatea din Bucureşti, 1987 ;

- Mihai Lucian, Condiţiile de fond ale brevetării, Editura Universul

Juridic, Bucureşti, 2002 ;

- Ion Băcanu, Firma şi emblema comercială, Editura Lumina Lex,

Bucureşti, 1998 ;

157

- OMPI, Introducere în proprietatea intelectuală, tradusă de Rodica

Pârvu, Laura Oprea , Magda Dinescu, Editura Rosetti, Bucureşti,

2001;

- Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept

comercial, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002 ;

- Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, 2 vol., Editura Lumina

Lex, Bucureşti, 2003 ;

- Ghe. Gheorgiu, G.Turcu, Operaţiuniile de franciză, Bucureşti, Editura

Lumina Lex, 2002;

- Nicolae Puşcaş, Invenţiile salariaţilor, Editura Lumina Lex,

Bucureşti, 2002;

- Sarmisegetuza Tulbure, Dreptul de autor, Bucureşti, Editura Didactică

şi pedagogică, 2002.

- Cristiana I.Stoica, R.Dincă, Consideraţii teoretice şi practice

referitoare la efectele Acordului TRIPS asupra sistemului de Drept

românesc, Rev, de Drept comercial nr.7-8/2001 ;

- Gabriel Boroi şi D.Boroi, Considerasţii referitoare la acţiunea în

concurenţa neloială, revista Juridica nr.4/2001 ;

- Otilia Calmuschi , Inventatorul salariat şi regimul juridic al creaţiei

sale, Studii de Drept Românesc nr. 3-4/2000 ;

- Andreea Paula Săucan, Dreptul la divulgare, dreptul la nume şi

dreptul la paternitatea operei – drepturi morale ale autorului, revista

de Drept comercial nr.11/2003 ;

- Otilia Calmuschi, Indicaţiile geografice, importante valori economice

şi comerciale, revista de Drept comercial nr.12/2000

- Otilia Calmuschi, Constanţa Moraru, Protecţia indicaţiilor geografice

în cadrul Acordului TRIPS în Studii de Drept Românesc nr.1-2/2003 ;

- Claudiu Săucan, Probleme juridice privind contractul de editare,

revista de Drept comercial nr.2/2004 ;

- Romeo Popescu, În legătură cu dreptul de preferinţă al unităţii la

încheierea unui contract privind invenţia salariatului său, în Revista

Dreptul nr.9/1995 ;

158

ANEXĂ

Legea nr.64/1991 republicată;

Legea nr.84/1998;

Legea nr.129/1992 republicată;

Legea nr.64/1991 republicată în M.O.Partea I nr.541 din 8 august 2007

   CAPITOLULI Dispoziţii generale

   Art. 1. -(1) Drepturile asupra unei invenţii sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet de invenţie de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile prevăzute de lege.    (2) Sunt, de asemenea, recunoscute şi apărate drepturile decurgând din brevetul european, conform legii.    Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:    a) brevet european - brevetul acordat conform Convenţiei brevetului european;    b) cerere internaţională - cererea de protecţie a unei invenţii, înregistrată conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;    c) consilier în proprietate industrială - persoana specializată în acordarea asistenţei în domeniul proprietăţii industriale (invenţii, mărci, desene, modele etc.), care desfăşoară legal această activitate;    d) Convenţia brevetului european - Convenţia privind brevetul european, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenţia din 17 decembrie 1991 şi prin deciziile Consiliului de administraţie al Organizaţiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 şi 10 decembrie 1998, precum şi prin Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000;    e) Convenţia de la Paris - Convenţia pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, Paris, astfel cum a fost revizuită şi modificată;    f) descriere - prezentarea în scris a invenţiei;    g) inventator - persoana care a creat invenţia;    h) mandatar autorizat - consilierul în proprietate industrială, care poate avea şi calitate de reprezentare în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci;    i) OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;    j) predecesor - persoana fizică sau juridică îndreptăţită la brevet anterior depunerii cererii de brevet;    k) publicare - difuzarea informaţiei într-un mod accesibil publicului;    l) solicitant - persoana fizică sau juridică care cere acordarea unui brevet de invenţie;    m) succesor în drepturi - orice persoană fizică sau juridică căreia i s-a transmis fie dreptul la acordarea brevetului de invenţie, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de invenţie eliberat;

159

   n) revendicare - partea de brevet care cuprinde obiectul protecţiei solicitate şi al cărei conţinut determină întinderea protecţiei;    o) titularul brevetului - persoana fizică sau juridică căreia îi aparţine dreptul conferit prin brevet;    p) unitate - persoana juridică care funcţionează legal;    q) persoana care exploatează invenţia - persoana fizică sau juridică care o pune în aplicare în mod legal. Persoana care exploatează invenţia poate să fie identică cu titularul brevetului.    Art. 3. - Dreptul la brevet de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi.    Art. 4. -(1) În cazul în care invenţia a fost creată împreună de mai mulţi inventatori, fiecare dintre aceştia are calitatea de coautor al invenţiei, iar dreptul aparţine în comun acestora.    (2) Dacă două sau mai multe persoane au creat aceeaşi invenţie, independent una de alta, dreptul la brevet aparţine aceleia care a depus o cerere de brevet a cărei dată de depozit este cea mai veche.    Art. 5. -(1) Dacă inventatorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de invenţie aparţine:    a) unităţii, pentru invenţiile realizate de salariat în exercitarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă încredinţată în mod explicit, care corespunde cu funcţiile sale; inventatorul beneficiază de o remuneraţie suplimentară stabilită prin contract;    b) salariatului, pentru invenţiile realizate de către acesta fie în exercitarea funcţiei sale, fie în domeniul activităţii unităţii, prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unităţii sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare.    (2) Dacă invenţia rezultă dintr-un contract de cercetare, în lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de invenţie aparţine unităţii care a comandat cercetarea, inventatorul având dreptul la o remuneraţie suplimentară stabilită prin act adiţional la contract.    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), inventatorul şi unitatea au obligaţia reciprocă să se informeze în scris asupra creării şi stadiului realizării invenţiei şi să se abţină de la orice divulgare.    (4) Încălcarea obligaţiei de a informa atrage răspunderea persoanei vinovate.    (5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi la alin. (2), dacă, în termen de 60 de zile de la data când salariatul a informat în scris unitatea asupra redactării descrierii invenţiei, cererea de brevet nu a fost depusă la OSIM, în lipsa altei convenţii între părţi, dreptul la acordarea brevetului de invenţie aparţine salariatului, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b).    (6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), unitatea are un drept de preferinţă la încheierea unui contract privind invenţia salariatului său, ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la oferta salariatului; în lipsa acordului privind preţul contractului, acesta urmează să fie stabilit de instanţele judecătoreşti.    Art. 6. - Persoanele fizice sau juridice străine având domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de dispoziţiile prezentei legi, în condiţiile tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte.

   CAPITOLUL II Invenţia brevetabilă

   Art. 7. -

160

(1) Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.    (2) Invenţiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile dacă se referă la:    a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură;    b) plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenţiei nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale;    c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obţinut prin acest procedeu;    d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural.    Art. 8. -(1) Nu sunt considerate invenţii, în sensul art. 7, în special:    a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;    b) creaţiile estetice;    c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator;    d) prezentările de informaţii.    (2) Prevederile alin. (1) nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activităţilor prevăzute în acest alineat decât în măsura în care cererea de brevet de invenţie ori brevetul de invenţie se referă la astfel de obiecte sau activităţi considerate în sine.    Art. 9. -(1) Nu se acordă brevet de invenţie, potrivit prezentei legi, pentru:    a) invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii persoanelor, animalelor ori plantelor, şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziţie legală;    b) soiurile de plante şi rasele de animale, precum şi procedeele esenţial biologice pentru obţinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplică procedeelor microbiologice şi produselor obţinute prin aceste procedee;    c) invenţiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi dezvoltării sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene;    d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, şi metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.    (2) Dispoziţiile alin. (1) lit. d) nu se aplică produselor, în special substanţe sau compoziţii pentru utilizare în oricare dintre aceste metode.    Art. 10. -(1) O invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.    (2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă ori orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie.    (3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor depuse la OSIM şi al cererilor internaţionale pentru care s-a deschis fază naţională în România sau europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. (2) şi care au fost publicate la sau după această dată, potrivit legii.

161

   (4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanţe sau compoziţii cuprinse în stadiul tehnicii, pentru utilizarea acesteia într-o metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), dacă utilizarea sa în oricare dintre aceste metode nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.    (5) Prevederile alin. (2) şi (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanţe sau compoziţii prevăzute la alin. (4), pentru orice altă utilizare specifică în orice metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), dacă această utilizare nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.    Art. 11. -(1) În aplicarea art. 10, divulgarea invenţiei nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet şi dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a:    a) unui abuz evident în privinţa solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia;    b) faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus invenţia într-o expoziţie internaţională oficială sau oficial recunoscută, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare.    (2) Prevederile alin. (1) lit. b) sunt aplicabile numai dacă la înregistrarea cererii de brevet de invenţie solicitantul declară că invenţia a fost expusă efectiv şi dacă, în termenul şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document în susţinerea declaraţiei sale.    Art. 12. -(1) O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.    (2) Cererile de brevet prevăzute la art. 10 alin. (3), deşi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate în considerare pentru aprecierea activităţii inventive.    Art. 13. -(1) O invenţie este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat într-un domeniu industrial, inclusiv în agricultură.    (2) Aplicabilitatea industrială a unei secvenţe sau a unei secvenţe parţiale a unei gene trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet de invenţie.

   CAPITOLUL III Înregistrarea, publicarea şi examinarea cererii de brevet,eliberarea brevetului

   Art. 14. -(1) Cererea de brevet de invenţie, redactată în limba română, trebuie să cuprindă:    a) solicitarea acordării unui brevet;    b) datele de identificare a solicitantului;    c) o descriere a invenţiei;    d) una sau mai multe revendicări;    e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicări.    (2) Dacă solicitantul nu este acelaşi cu inventatorul, cererea de brevet de invenţie va conţine şi indicaţii care să permită stabilirea identităţii inventatorului şi va fi însoţită de un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului.    (3) Documentul prevăzut la alin. (2) va putea fi depus până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.

162

   (4) Depunerea cererii de brevet poate fi făcută de persoana îndreptăţită la acordarea brevetului, personal sau în orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    (5) În toate procedurile în faţa OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana îndreptăţită la acordarea brevetului.    (6) Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hârtie sau sub o altă formă şi printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM şi prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    (7) Cererea de brevet este însoţită de un rezumat care se depune cel mai târziu cu 2 luni înainte de data publicării cererii.    (8) Rezumatul serveşte în mod exclusiv informării tehnice; acesta nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecţiei solicitate şi nici pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3).    Art. 15. -(1) Data de depozit a cererii de brevet de invenţie este data la care au fost înregistrate următoarele:    a) o indicaţie explicită sau implicită că se solicită acordarea unui brevet de invenţie;    b) indicaţii care să permită stabilirea identităţii solicitantului sau care să permită contactarea acestuia de către OSIM;    c) o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere a invenţiei.    (2) În cazul în care lipseşte o parte a descrierii, în scopul atribuirii datei de depozit, aceasta poate fi depusă ulterior, data de depozit fiind data la care această parte a fost depusă şi la care taxa pentru înregistrarea acestei părţi a fost plătită.    (3) Dacă partea lipsă a descrierii prevăzute la alin. (1) lit. c), depusă ulterior, este retrasă, data de depozit va fi data la care sunt îndeplinite cerinţele la care se face referire la alin. (1).    (4) Condiţiile de depunere ulterioară şi cele de retragere a părţii lipsă a descrierii care a fost depusă ulterior conform alin. (2), sunt prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    (5) În cazul în care cererea de brevet de invenţie nu conţine o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere, în scopul acordării datei de depozit, în cererea de brevet de invenţie poate fi făcută referire, în limba română, la o cerere depusă anterior la un oficiu care înlocuieşte descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. În caz contrar, nu se acordă dată de depozit, iar cererea nu va fi tratată ca o cerere de brevet de invenţie.    (6) Cererea de brevet de invenţie se înscrie în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse. Până la publicarea datelor din acest registru în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale.    (7) Revendicările şi desenele privind invenţia pot fi depuse şi în termen de două luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.    (8) În cazul cererii internaţionale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezultă din tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi această dată se înscrie în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse.    Art. 16. -(1) Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, să depună descrierea, revendicările şi desenele într-o limbă străină cu condiţia ca, în termen de 2 luni de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la data deschiderii fazei naţionale, să depună la OSIM o traducere conformă, în limba română, a acestor documente şi să fie plătită taxa legală.    (2) Se consideră că îndeplinesc condiţiile privind forma şi conţinutul unei cereri din prezenta lege:

163

   a) cererile internaţionale care îndeplinesc condiţiile privind forma şi conţinutul prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat de Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 81 din 2 martie 1979, cu modificările ulterioare;    b) cererile internaţionale care îndeplinesc condiţiile de formă şi de conţinut prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi cerute de OSIM sau de Oficiul European de Brevete, atunci când acţionează pentru OSIM, după ce a început prelucrarea sau examinarea acestora.    (3) De asemenea, vor fi respectate orice alte cerinţe cu privire la forma şi conţinutul cererii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.    (4) Dacă sunt îndeplinite prevederile art. 14 alin. (1) sau ale art. 16 alin. (1), depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar.    (5) Prin depozit naţional reglementar se înţelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusă cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioară a acesteia.    Art. 17. - Orice persoană care a depus, în conformitate cu art. 14 alin. (1) şi art. 16 alin. (1), o cerere de brevet la OSIM sau succesorul său în drepturi beneficiază de un drept de prioritate, cu începere de la data depozitului cererii faţă de orice alt depozit, privind aceeaşi invenţie, având o dată ulterioară.    Art. 18. -(1) Invenţia trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza.    (2) Dacă invenţia se referă la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic la care publicul nu a avut acces şi care nu poate fi descris în cererea de brevet de invenţie într-un mod care să permită unei persoane de specialitate în domeniu să realizeze invenţia, condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate îndeplinite numai dacă solicitantul dovedeşte printrun document că, anterior datei de depozit a cererii de brevet de invenţie, materialul biologic a făcut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internaţională.    (3) Revendicările definesc obiectul protecţiei solicitate şi trebuie să fie clare, concise şi să fie susţinute de descrierea invenţiei.    Art. 19. -(1) Cererea de brevet trebuie să se refere numai la o singură invenţie sau la un grup de invenţii legate între ele de o asemenea manieră încât să formeze un singur concept inventiv general.    (2) Cererea de brevet care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (1) poate fi divizată de către solicitant, din proprie iniţiativă sau la cererea OSIM, până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.    (3) Într-o cerere rezultată în urma divizării se pot revendica numai obiecte care nu depăşesc dezvăluirea din cererea iniţială. Cererile rezultate în urma divizării care îndeplinesc această cerinţă au aceeaşi dată de depozit ca şi cererea iniţială şi fiecare va beneficia de dreptul de prioritate revendicat în aceasta.    Art. 20. -(1) Orice persoană care a depus, în mod regulamentar, în orice stat parte la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale sau stat membru la Organizaţia Mondială a Comerţului, o cerere de brevet de invenţie, de model de utilitate sau de certificat de utilitate ori succesorul său în drepturi beneficiază, pentru a efectua depunerea unei cereri ulterioare de brevet de invenţie în România pentru aceeaşi invenţie, de un drept de prioritate pe o perioadă de 12 luni calculată de la data de depozit a cererii anterioare.

164

   (2) Orice depozit care are valoarea unui depozit naţional reglementar potrivit legislaţiei naţionale a oricărui stat parte la Convenţia de la Paris sau stat membru la Organizaţia Mondială a Comerţului în care a fost constituit va fi recunoscut ca dând naştere unui drept de prioritate.    (3) O cerere de brevet european desemnând România şi pentru care a fost acordată o dată de depozit are în România valoarea unui depozit naţional reglementar, luându-se în considerare, atunci când este cazul, şi prioritatea revendicată pentru cererea de brevet european.    (4) Solicitantul unei cereri de brevet de invenţie poate beneficia de prioritatea unei cereri de brevet anterioare pentru aceeaşi invenţie, dacă depune odată cu cererea de brevet o declaraţie în care revendică prioritatea cererii anterioare, justificată prin acte de prioritate, în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.    (5) Într-o cerere de brevet se poate recunoaşte revendicarea unor priorităţi multiple, cu condiţia respectării prevederilor alin. (1), numai pentru acele elemente ale cererii de brevet care sunt cuprinse în cererea sau în cererile a căror prioritate este revendicată; priorităţile multiple pot fi revendicate, după caz, şi pentru aceeaşi revendicare.    (6) Prioritatea poate fi recunoscută doar pentru acele elemente care sunt clar dezvăluite în cererea de brevet luată în totalitatea sa.    (7) Prioritatea poate fi recunoscută şi pentru o cerere de brevet care revendică sau ar fi putut revendica prioritatea unei cereri de brevet anterioare, la o dată de înregistrare ulterioară datei de expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de două luni de la data expirării acestui termen, cu plata taxei legale, dacă:    a) o cerere expresă este formulată în acest sens, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi;    b) cererea este formulată în termen;    c) cererea prezintă motivele pentru care termenul de prioritate nu a fost respectat;    d) OSIM constată că cererea de brevet ulterioară nu a fost depusă în termenul de prioritate, deşi solicitantul a depus toate diligenţele în acest scop sau când nerespectarea termenului nu s-a produs cu intenţie.    (8) În cazul în care solicitantul cererii de brevet de invenţie revendică un drept de prioritate aparţinând altei persoane, pentru recunoaşterea priorităţii este necesară depunerea la OSIM a unei autorizaţii din partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să revendice prioritatea cererii anterioare.    (9) Termenul de depunere a autorizaţiei este de maximum 3 luni de la revendicarea priorităţii.    Art. 21. -(1) Dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie acordată de OSIM este depusă o cerere de brevet de invenţie ulterioară, de către solicitantul cererii anterioare sau de către succesorul său în drepturi, atunci în cererea ulterioară poate fi revendicat un drept de prioritate pentru aceeaşi invenţie, denumit drept de prioritate internă. Dacă a fost revendicat un drept de prioritate internă într-o cerere ulterioară, cererea anterioară a cărei prioritate a fost revendicată este considerată ca fiind retrasă, dacă nu s-a luat o hotărâre.    (2) Prioritatea internă poate fi revendicată odată cu depunerea cererii ulterioare sau într-un termen de două luni de la data depunerii acestei cereri.    (3) Prioritatea internă a unei cereri anterioare, revendicată într-o cerere ulterioară, nu va fi recunoscută dacă:    a) cel puţin una dintre cererile de brevet de invenţie a beneficiat de o prioritate, în condiţiile prevăzute la art. 17;    b) în cererea anterioară au fost revendicate priorităţi interne şi una dintre ele are dată anterioară termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare;

165

   c) actul de prioritate internă nu a fost depus în termenul prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    Art. 22. -(1) În cazul în care solicitantul a omis să revendice prioritatea odată cu depunerea cererii, revendicarea poate fi făcută în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, cel mai târziu în termen de două luni de la această dată, cu plata taxei legale.    (2) Actele de prioritate se depun într-un termen de 16 luni de la data celei mai vechi priorităţi sau, după caz, în 4 luni de la data deschiderii fazei naţionale.    (3) În cazul în care OSIM consideră că în procedura de examinare este necesară traducerea unei cereri de brevet anterioare, care a servit ca bază pentru revendicarea priorităţii, invită solicitantul să depună o traducere conformă în limba română a cererii anterioare, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.    (4) În cazul neîndeplinirii prevederilor alin. (2) sau ale art. 20, OSIM hotărăşte, în termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale, că prioritatea nu este recunoscută.    Art. 23. -(1) Cererile de brevet de invenţie depuse pe cale naţională, pentru care a fost constituit depozitul naţional reglementar, sunt publicate imediat după expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau, dacă a fost recunoscută o prioritate, de la data acestei priorităţi, cu excepţia celor prevăzute la art. 40 alin. (2).    (2) Cererile de brevet de invenţie depuse conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor se publică imediat după expirarea unui termen de 6 luni de la deschiderea fazei naţionale.    (3) La cererea persoanei fizice sau juridice îndreptăţite publicarea se poate face într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la alin. (1) şi (2), în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.    (4) În cazul în care hotărârea de acordare a brevetului este luată înaintea datei de expirare a termenului prevăzut la alin. (1), cererea de brevet de invenţie este publicată împreună cu menţiunea privind hotărârea de acordare.    (5) Cererile de brevet de invenţie prevăzute la art. 40 alin. (2) vor fi publicate în termen de 3 luni de la data declasificării informaţiilor cuprinse în acestea.    (6) Cererea de brevet de invenţie nu se publică dacă până la expirarea termenului de 18 luni o hotărâre de respingere a fost luată sau dacă cererea a fost retrasă ori declarată ca fiind considerată retrasă.    (7) Publicarea cererii se menţionează în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi se face în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    Art. 24. -(1) La cererea solicitantului, OSIM întocmeşte un raport de documentare însoţit, după caz, de o opinie scrisă privind brevetabilitatea şi publică raportul de documentare, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    (2) Dacă raportul de documentare nu a fost făcut public odată cu cererea, acesta se va publica ulterior.    Art. 25. -(1) Examinarea cererii de brevet de invenţie poate fi cerută la data de depozit a cererii de brevet sau, după caz, la deschiderea fazei naţionale ori în termen de 30 de luni de la una dintre aceste date.    (2) Pentru cererile de brevet de invenţie care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat, solicitarea examinării poate fi cerută la data de depozit a cererii sau în termen de 3 luni de la declasificare, dar nu mai târziu de 30 de luni înainte de expirarea duratei brevetului, prevăzută la art. 31.

166

   Art. 26. - OSIM examinează dacă:    A. cererea de brevet de invenţie respectă:    a) dispoziţiile art. 6;    b) condiţiile privind depozitul, prevăzute la art. 14-16;    c) condiţiile pentru recunoaşterea priorităţii prevăzute la art. 20, 21 şi 22;    d) condiţia de unitate a invenţiei prevăzută la art. 19 alin. (1);    B. invenţia care constituie obiectul cererii:    a) este dezvăluită potrivit art. 18;    b) nu este exclusă de la brevetare, potrivit art. 8 alin. (1), sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9;    c) îndeplineşte condiţiile de brevetabilitate prevăzute la art. 7 şi art. 10-13.    Art. 27. -(1) OSIM are dreptul să ceară solicitantului lămuririle şi actele pe care le consideră necesare în legătură cu identitatea solicitantului sau a inventatorului, cu depozitul naţional reglementar constituit sau cu îndeplinirea condiţiilor de brevetare.    (2) În toate procedurile privind cererea sau brevetul de invenţie OSIM poate transmite notificări solicitantului, titularului sau persoanei interesate, iar aceştia pot transmite la OSIM comunicări, cu respectarea termenelor prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, aceste termene putând fi prelungite de către OSIM la cerere, cu plata unei taxe legale.    (3) Absenţa notificării nu absolvă pe solicitant, titular ori persoană interesată de obligaţia respectării dispoziţiilor prezentei legi.    (4) Solicitantul va depune la OSIM toate documentele publice în legătură cu invenţia sa, inclusiv copii de pe brevetele acordate în alte state.    (5) La cererea OSIM sau din iniţiativa sa, solicitantul ori succesorul său în drepturi poate modifica cererea de brevet până la luarea unei hotărâri, cu condiţia ca dezvăluirea invenţiei să nu depăşească conţinutul cererii la data de depozit.    Art. 28. -(1) OSIM hotărăşte prin Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de invenţie, acordarea brevetului de invenţie sau respingerea cererii de brevet.    (2) OSIM hotărăşte respingerea cererii de brevet de invenţie în următoarele situaţii:    a) cererea de brevet de invenţie nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6, art. 16 alin. (1) şi (4) şi la art. 39 alin. (2);    b) invenţia care constituie obiectul cererii este exclusă de la brevetare, potrivit prevederilor art. 8, sau se încadrează în prevederile art. 9, ori nu îndeplineşte condiţiile de brevetabilitate prevăzute la art. 7, 10, 12 şi 13;    c) invenţia care constituie obiectul cererii nu îndeplineşte condiţiile art. 18;    d) termenul de deschidere a fazei naţionale pentru cererile înregistrate internaţional a fost depăşit;    e) la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. b) au fost considerate retrase;    f) s-a solicitat respingerea cererii de brevet de invenţie, potrivit art. 66 alin. (2) lit. c);    g) solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada, în cadrul termenului prevăzut la art. 29 alin. (2), că este îndreptăţit la acordarea brevetului;    h) nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de invenţie în vederea acordării brevetului în termenele prevăzute la art. 25.    (3) OSIM ia act de retragerea cererii de brevet de invenţie dacă solicitantul cere retragerea în scris, în mod expres.    (4) Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de invenţie aflate în următoarele situaţii:

167

   a) inventatorii nu au fost declaraţi în termen de 18 luni de la data solicitării examinării în fond;    b) solicitantul nu a dat curs notificărilor OSIM, în termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei descrierii şi desenelor în concordanţă cu conţinutul revendicărilor admise;    c) cererea a constituit baza revendicării priorităţii într-o cerere ulterioară depusă pe cale naţională sau pe cale internaţională, pentru care s-a deschis fază naţională în România;    d) cererea de brevet de invenţie se află în situaţia prevăzută la art. 66 alin. (2) lit. b);    e) solicitantul nu a depus revendicările în termenul prevăzut la art. 15 alin. (7);    f) una dintre taxele legale, respectiv de înregistrare, de depunere ulterioară a revendicărilor, de deschidere a fazei naţionale, de publicare, de examinare, nu a fost plătită, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege şi de regulamentul de aplicare a prezentei legi;    g) cererea de brevet pentru care s-a luat o hotărâre de acordare şi pentru care nu a fost achitată, în termenul prevăzut de lege, taxa de publicare, tipărire şi eliberare a brevetului.    (5) Toate hotărârile OSIM privind cererile de brevet de invenţie sunt motivate, se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi se comunică solicitantului în termen de o lună de la data luării hotărârii. În acelaşi registru se înscriu şi menţiunile privind cererile de brevet retrase sau menţiunile privind declaraţiile conform cărora cererile de brevet sunt considerate ca fiind retrase, care, de asemenea, se comunică solicitantului.    (6) Menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de o lună de la data la care a expirat termenul prevăzut de lege pentru formularea contestaţiei şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    (7) OSIM publică menţiunea hotărârii de acordare a brevetului şi, odată cu publicarea, pune la dispoziţia publicului descrierea şi desenele brevetului, sub condiţia achitării taxei de publicare, tipărire şi eliberare a brevetului.    (8) În cazul în care taxa de publicare, tipărire şi eliberare a brevetului nu este achitată în termenul prevăzut de lege, cererea de brevet este considerată retrasă, iar brevetul este considerat ca nefiind acordat.    (9) Hotărârea de acordare a brevetului va avea efect începând cu data publicării menţiunii acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.    (10) În cazul hotărârilor de acordare a unui brevet de invenţie care conţine informaţii clasificate, după declasificarea acestora se aplică prevederile alin. (7) şi (9) şi ale art. 23 alin. (4).    (11) În cazul decesului solicitantului, persoană fizică, sau în cazul dizolvării persoanei juridice solicitante, procedura de examinare se suspendă până la comunicarea la OSIM a succesorului în drepturi, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    (12) Când se instituie proceduri judiciare în privinţa dreptului la brevet sau a dreptului la acordarea brevetului, procedura de brevetare se suspendă până când hotărârea judecătorească rămâne definitivă şi irevocabilă.    (13) Persoana interesată va comunica la OSIM hotărârea prevăzută la alin. (12).    Art. 29. -(1) OSIM poate proceda din oficiu la revocarea hotărârilor sale, pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege, până la comunicarea acestora.    (2) Dacă OSIM constată pe baza unor dovezi temeinice că solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptăţit la acordarea brevetului de invenţie, se poate proceda la

168

amânarea comunicării hotărârii luate, fără a depăşi un termen de 6 luni de la data acesteia; în cazul în care în acest termen solicitantul nu poate dovedi că are calitatea de persoană îndreptăţită la acordarea brevetului, hotărârea de acordare se revocă potrivit alin. (1) şi cererea de brevet se respinge.    Art. 30. -(1) Brevetul de invenţie este eliberat de directorul general al OSIM, în temeiul hotărârii de acordare a acestuia. Pentru brevetul european OSIM certifică validitatea brevetului în România, conform legii.    (2) Data eliberării brevetului de invenţie este data la care menţiunea hotărârii de acordare este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.    (3) Brevetele se înscriu în Registrul naţional al brevetelor de invenţie.    (4) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, brevetul de invenţie european se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie.    Art. 31. -(1) Durata brevetului de invenţie este 20 de ani, cu începere de la data de depozit.    (2) Pentru brevetul european durata prevăzută la alin. (1) curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, conform Convenţiei brevetului european.    (3) Pentru medicamentele sau produsele fitofarmaceutice brevetate se poate obţine un certificat suplimentar de protecţie, în condiţiile Regulamentului (CEE) nr. 1.768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 1996 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse fitofarmaceutice.

   CAPITOLUL IV Drepturi şi obligaţii

   Art. 32. -(1) Brevetul de invenţie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenţiei pe întreaga sa durată.    (2) Este interzisă efectuarea fără consimţământul titularului a următoarelor acte:    a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;    b) utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.    (3) Întinderea protecţiei conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinată de conţinutul revendicărilor. Totodată, descrierea şi desenele invenţiei servesc la interpretarea revendicărilor.    (4) Pe perioada până la acordarea brevetului, întinderea protecţiei conferită de cererea de brevet este determinată de revendicările publicate potrivit art. 23.    (5) Brevetul, aşa cum a fost acordat ori modificat în procedura de revocare sau de anulare în parte, va determina retroactiv protecţia conferită de cererea de brevet, în măsura în care aceasta nu a fost extinsă.    (6) Pentru determinarea întinderii protecţiei conferite de brevet se va ţine seama de orice element echivalent unui element specificat în revendicări. Dacă obiectul brevetului este un procedeu, protecţia conferită de brevet se extinde la produsul obţinut în mod direct prin procedeul brevetat.    (7) Protecţia conferită printr-un brevet referitor la un material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra oricărui material derivat, pe baza celui brevetat,

169

prin reproducere sau multiplicare, sub formă identică ori diferenţiat şi cu aceleaşi caracteristici.    (8) Protecţia conferită printr-un brevet referitor la un procedeu permiţând producerea unui material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra materialului biologic direct obţinut prin acest procedeu, asupra oricărui alt material biologic derivat din materialul biologic direct obţinut prin acel procedeu, precum şi asupra oricărui alt material obţinut plecându-se de la materialul biologic direct obţinut prin reproducere sau multiplicare, sub formă identică ori diferenţiat şi având aceleaşi caracteristici.    (9) Protecţia conferită printr-un brevet de produs conţinând o informaţie genetică sau constând într-o informaţie genetică se extinde asupra oricărui alt material în care produsul este încorporat şi în care informaţia genetică este conţinută şi îşi exercită funcţia, cu excepţia corpului uman în diferite stadii de formare ori dezvoltare.    (10) Protecţia prevăzută la alin. (7)-(9) nu se extinde asupra materialului biologic obţinut prin reproducerea sau multiplicarea unui material biologic comercializat ori oferit spre vânzare pe teritoriul României de către titularul de brevet sau cu consimţământul acestuia, când reproducerea ori multiplicarea rezultă în mod necesar din utilizarea pentru care materialul biologic a fot pus pe piaţă, cu condiţia ca materialul obţinut să nu fi fost utilizat ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicări.    Art. 33. - Cu începere de la data publicării cererii de brevet, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(3), cererea asigură solicitantului, în mod provizoriu, protecţia conferită potrivit dispoziţiilor art. 32.    Art. 34. -(1) Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 şi 33:    a) folosirea invenţiilor în construcţia şi în funcţionarea vehiculelor terestre, aeriene, precum şi la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestora, aparţinând statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte, când aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu condiţia ca această folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor;    b) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 32 alin. (2) de către o persoană care a aplicat obiectul brevetului de invenţie sau cel al cererii de brevet, aşa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau folosirii lui cu bună-credinţă pe teritoriul României, independent de titularul acesteia, cât şi înainte de constituirea unui depozit naţional reglementar privind invenţia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută; în acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data de depozit sau a priorităţii recunoscute, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei;    c) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 32 alin. (2) exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial; producerea sau, după caz, folosirea invenţiei exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial;    d) comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al invenţiei, care au fost vândute anterior de titularul de brevet ori cu acordul său expres;    e) folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului invenţiei brevetate;    f) folosirea cu bună-credinţă sau luarea măsurilor efective şi serioase de folosire a invenţiei de către terţi în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet şi revalidarea brevetului. În acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data publicării menţiunii revalidării, şi dreptul la

170

folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenţia ori cu o fracţiune din patrimoniul care este afectat exploatării invenţiei;    g) exploatarea de către terţi a invenţiei sau a unei părţi a acesteia la a cărei protecţie s-a renunţat.    (2) Orice persoană care, cu bună-credinţă, foloseşte invenţia sau a făcut pregătiri efective şi serioase de folosire a invenţiei, fără ca această folosire să constituie o încălcare a cererii de brevet sau a brevetului european în traducerea iniţială, poate, după ce traducerea corectată are efect, să continue folosirea invenţiei în întreprinderea sa ori pentru necesităţile acesteia, fără plată şi fără să depăşească volumul existent la data la care traducerea iniţială a avut efect.    Art. 35. -(1) Inventatorul are dreptul să i se menţioneze numele, prenumele şi calitatea în brevetul eliberat, în carnetul de muncă, precum şi în orice acte sau publicaţii privind invenţia sa.    (2) În cazul în care titularul este altul decât inventatorul, acestuia din urmă i se eliberează un duplicat al brevetului de invenţie.    (3) La solicitarea expresă a inventatorului, numele şi prenumele acestuia nu se publică; această solicitare este supusă plăţii taxei legale.    Art. 36. -(1) Pentru invenţiile create şi realizate în condiţiile art. 5 alin. (1) cu clauză contrară şi, respectiv, ale art. 5 alin. (2) inventatorul beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu solicitantul sau, după caz, cu titularul brevetului.    (2) Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcţie de efectele economice şi/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al invenţiei.    Art. 37. - În cazul decăderii din drepturi a titularului de brevet prevăzută la art. 43 alin. (3), titularul poate cere la OSIM revalidarea brevetului pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la data publicării decăderii. În termen de 60 de zile de la înregistrare OSIM hotărăşte asupra cererii de revalidare, sub condiţia plăţii taxei legale. Menţiunea revalidării brevetului se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii.    Art. 38. -(1) Titularul poate renunţa, în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei declaraţii scrise înregistrate la OSIM.    (2) În cazul invenţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), precum şi al invenţiilor care au făcut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. (1) lit. b), titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului intenţia sa de renunţare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului.    (3) Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract de licenţă, renunţarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului licenţei.    (4) Invenţia sau partea din aceasta, la a cărei protecţie s-a renunţat, poate fi liber exploatată de către terţi.    (5) La un brevet acordat pentru invenţiile care conţin informaţii clasificate potrivit prevederilor art. 40 alin. (2), titularul poate renunţa numai după declasificarea informaţiilor şi publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie şi a descrierii, revendicărilor şi desenelor invenţiei brevetate, potrivit prevederilor art. 28 alin. (6).    (6) Renunţarea se înregistrează la OSIM în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.    Art. 39. -(1) În procedurile în faţa OSIM solicitantul cererii, cesionarul sau titularul ori o altă persoană interesată poate fi reprezentată printr-un mandatar, în baza unei procuri

171

înregistrate la OSIM, în condiţiile şi la termenele prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    (2) Pentru persoanele menţionate anterior, care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, cu următoarele excepţii, cazuri în care se poate acţiona în nume propriu:    a) înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie, în scopul atribuirii datei de depozit;    b) plata unei taxe;    c) depunerea unei copii de pe o cerere anterioară;    d) eliberarea unei notificări a OSIM privind orice procedură prevăzută la lit. a), b) şi c).    (3) Taxa de menţinere în vigoare poate fi plătită de orice persoană.    (4) În cazul revocării procurii semnătura mandatarului nu are efectul semnăturii solicitantului, a titularului sau a persoanelor interesate care l-au desemnat.    Art. 40. -(1) Invenţia care face obiectul cererii de brevet depusă la OSIM nu poate fi divulgată fără acordul solicitantului, până la publicarea acesteia, şi are caracterul stabilit de legea specială până la publicare.    (2) Informaţiile din domeniul apărării sau siguranţei naţionale conţinute într-o invenţie creată pe teritoriul României, obiect al unei cereri de brevet de invenţie, pot fi clasificate de instituţiile în drept ca informaţii secrete de stat; în acest caz, solicitantul este înştiinţat de instituţia care a clasificat informaţiile şi poate beneficia, pe bază de contract, de acordarea unei compensaţii din partea acestei instituţii, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    (3) Informaţiile clasificate ca secrete de stat pot fi declasificate numai de instituţia care le-a atribuit acest caracter.    Art. 41. -(1) Brevetarea în străinătate a invenţiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM.    (2) În cazul invenţiilor care conţin informaţii secrete de stat, brevetarea în străinătate se poate face numai dacă informaţiile au fost declasificate potrivit art. 40 alin. (3).    (3) În vederea brevetării în străinătate a invenţiilor prevăzute la alin. (1) solicitanţii sau titularii de brevet români pot beneficia de sprijin financiar, potrivit legii.    (4) Brevetarea în străinătate a invenţiilor prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa OSIM de către persoanele fizice române care le-au creat sau de către succesorul lor în drepturi.    (5) Pentru înregistrarea cererilor internaţionale în vederea brevetării invenţiilor în alte state, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, OSIM acţionează în calitate de oficiu receptor.    Art. 42. -(1) În cazul invenţiei pentru care o unitate este îndreptăţită la acordarea brevetului, aceasta are obligaţia de a informa inventatorul asupra stadiului examinării cererii de brevet de către OSIM, precum şi asupra stadiului şi rezultatelor aplicării sau comercializării invenţiei.    (2) Inventatorul are obligaţia să acorde, la cererea titularului de brevet, asistenţă tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a invenţiei.    Art. 43. -(1) Procedurile efectuate de OSIM privind cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie prevăzute de prezenta lege şi de regulamentul de aplicare a acesteia sunt supuse taxelor, în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege.    (2) Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de invenţie titularul datorează anual taxe de menţinere în vigoare a brevetului.

172

   (3) Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea titularului din drepturi se înregistrează în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrială. Taxele de menţinere în vigoare pot fi plătite şi anticipat, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, pentru o perioadă care nu poate depăşi 4 ani.    (4) Taxele datorate de persoane fizice sau juridice străine se plătesc în valută, în contul OSIM.    (5) Contestaţiile având ca obiect numai îndreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse plăţii taxelor.    Art. 44. -(1) Solicitantul sau titularul brevetului care din motive temeinice nu a putut să respecte un termen în procedurile în faţa OSIM este repus în situaţia anterioară, dacă prezintă o cerere motivată în termen de două luni de la încetarea cauzei care l-a împiedicat să acţioneze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică dacă termenele legale nu au fost respectate în următoarele situaţii:    a) revendicarea priorităţii, potrivit art. 20 alin. (5) sau (6) şi art. 22 alin. (1);    b) depunerea traducerii descrierii, revendicărilor sau desenelor conform art. 16 alin. (1);    c) plata taxelor de înregistrare şi de efectuare a unui raport de documentare, conform art. 43 alin. (1);    d) înregistrarea unei cereri de revocare conform art. 52;    e) depăşirea termenului de divizare a unei cereri de brevet de invenţie, prevăzut la art. 19 alin. (2);    f) depăşirea termenului de depunere a unei noi cereri de brevet, conform art. 66 alin. (2) lit. b);    g) plata taxelor de menţinere în vigoare a brevetului.    (3) De asemenea, dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. e) şi f), alin. (4) lit. d) şi e) şi la art. 51.    (4) Cererea de repunere în situaţia anterioară va fi supusă plăţii unei taxe, în cuantumul prevăzut de lege pentru înregistrarea unei contestaţii, cu excepţia cazului prevăzut la art. 28 alin. (4) lit. b), pentru care nu se percep taxe.

   CAPITOLUL V Transmiterea drepturilor

   Art. 45. -(1) Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte.    (2) Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală ori testamentară.    (3) Transmiterea produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM.    Art. 46. -(1) La cererea oricărei persoane interesate Tribunalul Bucureşti poate acorda o licenţă obligatorie la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai târziu.    (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să îşi justifice

173

inacţiunea şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile comerciale de aplicare a invenţiei.    (3) Tribunalul Bucureşti va autoriza licenţa obligatorie dacă va aprecia, pe baza circumstanţelor date, că, deşi persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o înţelegere într-un termen rezonabil.    (4) În afara situaţiilor prevăzute la alin. (2), o licenţă obligatorie poate fi autorizată de Tribunalul Bucureşti:    a) în situaţii de urgenţă naţională;    b) în alte situaţii de extremă urgenţă;    c) în situaţii de utilizare publică, în scopuri necomerciale.    (5) Acordarea licenţei obligatorii pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (4) nu impune îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (2). Totuşi beneficiarul licenţei va înştiinţa solicitantul sau titularul brevetului despre autorizarea dată de instanţă, în cel mai scurt timp.    (6) În situaţii de utilizare publică în scopuri necomerciale, Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta, atunci când cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaşte dacă un brevet de invenţie valid este sau va fi utilizat de Guvern, respectiv de terţi, vor anunţa titularul brevetului despre utilizarea acestuia, într-un timp rezonabil.    (7) În cazurile în care un brevet nu poate fi exploatat fără să aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a cărei dată de depozit naţional reglementar este anterioară, o licenţă obligatorie pentru exploatarea brevetului ulterior va putea fi autorizată numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii suplimentare:    a) invenţia revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substanţial în raport cu invenţia revendicată în brevetul anterior;    b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licenţă reciprocă, în condiţii rezonabile pentru utilizarea invenţiei revendicate în brevetul ulterior;    c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepţia cazului în care este transmis şi brevetul ulterior.    Art. 47. -(1) Licenţele obligatorii sunt neexclusive şi se acordă de Tribunalul Bucureşti, în condiţii determinate în ceea ce priveşte întinderea şi durata acestora, precum şi nivelul remuneraţiei cuvenite deţinătorului dreptului, stabilit în raport cu valoarea comercială a licenţelor acordate.    (2) Beneficiarul licenţei obligatorii poate fi inclusiv Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta.    (3) Licenţele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieţei.    (4) Întinderea şi durata licenţelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost autorizate. În cazul invenţiilor din domeniul tehnologiei de semiconductoare, licenţa va fi acordată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practică stabilită ca fiind anticoncurenţială, ca urmare a unei proceduri judiciare sau administrative.    (5) În cazul în care titularul unui brevet pentru soi de plantă nu-l poate exploata fără să aducă atingere unui brevet de invenţie anterior, acesta poate solicita o licenţă obligatorie pentru invenţia protejată prin acest brevet.    (6) În cazul în care titularul unui brevet de invenţie referitor la o invenţie din domeniul biotehnologiei nu poate să o exploateze fără să aducă atingere unui brevet de soi de plantă anterior, acesta poate solicita o licenţă obligatorie pentru exploatarea soiului de plantă, protejat prin brevet.    (7) În cazul în care o licenţă obligatorie este autorizată pentru a remedia o practică anticoncurenţială, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 46 alin. (3) şi (4) şi art. 47 alin. (3).

174

   Art. 48. - Licenţa obligatorie nu este transmisibilă decât împreună cu partea din întreprindere sau cu fondul de comerţ care beneficiază de această utilizare.    Art. 49. -(1) La solicitarea motivată, prezentată de persoana interesată, Tribunalul Bucureşti poate retrage licenţa obligatorie, atunci când circumstanţele care au condus la acordarea acesteia au încetat să mai existe, cu condiţia ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o să fie protejate într-o manieră corespunzătoare. Licenţa nu va fi retrasă dacă circumstanţele care au determinat acordarea acesteia riscă să se producă din nou.    (2) Hotărârile Tribunalului Bucureşti privind autorizarea utilizării unei licenţe obligatorii, precum şi cele privind remuneraţia prevăzută în raport cu utilizarea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare.    Art. 50. - Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile privind acordarea sau, după caz, retragerea licenţei obligatorii se comunică de persoana interesată la OSIM, care le înregistrează în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie ori, după caz, în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publică menţiunea acestor hotărâri în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de o lună de la comunicare.

   CAPITOLUL VI Apărarea drepturilor privind invenţiile

   Art. 51. -(1) Orice hotărâre luată de Comisia de examinare poate fi contestată la OSIM în termen de 3 luni de la comunicare.    (2) Contestaţia poate avea ca obiect şi o limitare a brevetului, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    Art. 52. -(1) Orice persoană are dreptul să formuleze în scris şi motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea menţiunii acordării acestuia, dacă:    a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13;    b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;    c) obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă.    (2) Dacă motivele de revocare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi revocat în parte.    Art. 53. -(1) Contestaţia sau, după caz, cererea de revocare se soluţionează, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la OSIM, de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM.    (2) Atribuţiile comisiei de reexaminare, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor şi a cererilor de revocare sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.    Art. 54. -(1) Un brevet de invenţie acordat de OSIM, precum şi un brevet european cu efecte în România pot fi anulate, la cerere, dacă se constată că:    a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13;    b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;    c) obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă;    d) protecţia conferită de brevet a fost extinsă;    e) titularul de brevet nu era îndreptăţit la acordarea brevetului.

175

   (2) Dacă motivele de anulare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi anulat în parte.    (3) Anularea brevetului va avea efect retroactiv, începând cu data de depozit.    Art. 55. -(1) Cererea de anulare se poate face după împlinirea termenului prevăzut la art. 52, în care poate fi formulată o cerere de revocare, cu excepţia situaţiilor înscrise la art. 54 alin. (1) lit. d) şi e), pe toată durata de valabilitate a brevetului, şi se judecă de către Tribunalul Bucureşti. Hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.    (2) Hotărârile Curţii de Apel Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 30 de zile de la comunicare.    (3) Hotărârea de anulare definitivă şi irevocabilă se înregistrează la OSIM de către persoana interesată.    (4) Menţiunea hotărârii de anulare se publică în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la înregistrarea hotărârii la OSIM.    Art. 56. -(1) Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii de formă privind cererea de brevet de invenţie nu poate constitui motiv de revocare ori de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de invenţie, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenţii frauduloase.    (2) Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fără ca titularul să aibă posibilitatea să prezinte observaţii asupra revocării sau anulării şi să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege şi de regulamentul de aplicare a prezentei legi.    Art. 57. -(1) Hotărârea Comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.    (2) În termen de 15 zile de la comunicare hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.    (3) Dispozitivul hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, luată de comisia de reexaminare, precum şi dispozitivul hotărârii definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa judecătorească se înscriu în registrele naţionale şi se publică în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată.    (4) OSIM înscrie în registrele naţionale modificările intervenite ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi le publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată.    Art. 58. - Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.    Art. 59. -(1) Constituie contrafacere faptele săvârşite cu încălcarea dispoziţiilor art. 32 alin. (2) şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.    (2) Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.    (3) Pentru prejudiciile cauzate, titularul ori beneficiarul unei licenţe are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor

176

contrafăcute. Aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârşirea faptelor de contrafacere.    (4) Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (1) de către terţi după publicarea cererii de brevet de invenţie atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului.    (5) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 32 alin. (1), actele prevăzute la art. 32 alin. (2) efectuate de un terţ anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la care solicitantul i-a făcut o somaţie, însoţită de o copie autentificată a cererii de brevet de invenţie, nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor conferite de brevet.    Art. 60. - În cazul în care actele prevăzute la art. 32 alin. (2) continuă să fie efectuate şi după somare, instanţa, la cerere, poate ordona încetarea acestora până la luarea de către OSIM a unei hotărâri cu privire la cerere. Această măsură va putea fi ordonată cu plata de către solicitant a unei cauţiuni stabilite de instanţă.    Art. 61. -(1) În cazul încălcării dreptului titularului unui brevet de procedeu, prevăzut la art. 32 alin. (2) lit. b), sarcina probei în stabilirea faptului că procedeul utilizat pentru obţinerea unui produs identic este diferit de procedeul brevetat incumbă persoanei prezumate a fi încălcat acest drept.    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), orice produs identic care a fost realizat fără consimţământul titularului de brevet va fi considerat până la proba contrarie a fi fost obţinut prin procedeul brevetat în cel puţin una dintre următoarele circumstanţe:    a) dacă produsul obţinut prin procedeul brevetat este nou;    b) dacă există o probabilitate substanţială că produsul identic a fost obţinut prin procedeul respectiv şi titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi rezonabile, să stabilească ce procedeu a fost de fapt utilizat.    (3) La prezentarea probelor contrarii de către titularul de brevet se va ţine seama de interesele legitime legate de secretele de fabricaţie şi de secretele comerciale ale persoanei prezumate că a încălcat drepturile titularului.    Art. 62. -(1) Divulgarea, de către personalul OSIM, precum şi de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la publicarea lor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.    (2) OSIM răspunde faţă de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvârşirii infracţiunii prevăzute la alin. (1).    Art. 63. -(1) Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune şi licenţă, sau cele referitoare la nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. (6), art. 36 şi art. 42 sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.    (2) Persoana interesată va comunica la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, spre a fi înscrisă în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. În lipsa publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, hotărârea nu este opozabilă terţilor.    Art. 64. -(1) Titularul de brevet, precum şi licenţiatul autorizat să utilizeze drepturile decurgând din brevetul de invenţie pot solicita instanţei judecătoreşti:

177

   a) ordonarea unor măsuri asigurătorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor decurgând dintr-un brevet şi dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă;    b) ordonarea după acordarea liberului de vamă a unor măsuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevet, săvârşite de o terţă persoană cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implică o atingere a acestor drepturi.    (2) Instanţa va putea dispune ca autorul încălcării drepturilor decurgând din brevet să informeze titularul de brevet asupra identităţii terţilor care au participat la producerea şi distribuirea mărfurilor în cauză, precum şi asupra circuitelor de distribuţie.    (3) Măsurile asigurătorii vor putea fi ordonate cu plata de către reclamant a unei cauţiuni stabilite de instanţă.    (4) Pentru ordonarea măsurilor asigurătorii sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun.    (5) Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente de probă de care acesta dispune, pentru a dovedi că este titularul brevetului încălcat ori al unui brevet a cărui încălcare este inevitabilă.    Art. 65. -(1) Autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de brevet, suspendarea vămuirii la importul, exportul sau plasarea sub un regim vamal suspensiv a mărfurilor ce intră sub incidenţa art. 59 alin. (1).    (2) Competenţele vamale cu privire la asigurarea respectării la frontieră a drepturilor privind brevetele de invenţie aparţin Autorităţii Naţionale a Vămilor, potrivit Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire.    Art. 66. -(1) În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se constată că o altă persoană decât cea care figurează în brevetul de invenţie este îndreptăţită la acordarea brevetului, OSIM eliberează brevetul persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului.    (2) Dacă, înainte de acordarea de către OSIM a brevetului de invenţie, printr-o hotărâre judecătorească se constată că dreptul la brevet aparţine unei alte persoane decât solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest drept poate, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi:    a) să continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusă ca pentru o cerere proprie;    b) să depună o nouă cerere de brevet pentru aceeaşi invenţie. Pentru elementele care nu extind conţinutul cererii iniţiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19, cererea iniţială este declarată de OSIM ca fiind considerată retrasă începând cu data de depozit a noii cereri;    c) să solicite respingerea cererii.    Art. 67. -(1) La cererea instanţei judecătoreşti, OSIM este obligat să înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanţă se va face numai în acest scop.    (2) Cererile în justiţie în domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare.

   CAPITOLUL VII Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţiişi Mărci privind invenţiile

178

   Art. 68. - OSIM este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu autoritate unică pe teritoriul României în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legea şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care statul român este parte*).    ___________    *)Conform art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

   Art. 69. - În domeniul invenţiilor, OSIM are următoarele atribuţii:    a) coordonează politica de proprietate industrială în România;    b) înregistrează, publică şi examinează cererile de brevet de invenţie, în vederea acordării şi eliberării brevetului de invenţie;    c) este depozitarul Registrului naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi al Registrului naţional al brevetelor de invenţie în care se înscriu datele privind cererile de brevet şi cele privind brevetele;    d) este oficiu receptor pentru cererile de brevet de invenţie înregistrate internaţional de către solicitanţi români, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;    e) administrează, conservă şi dezvoltă, prin schimburi internaţionale, colecţia naţională de descrieri de invenţie şi realizează baza de date informatice în domeniul invenţiilor, pe orice fel de suport informaţional;    f) efectuează, la cerere, servicii de mediere şi servicii de informare tehnică din descrierile de invenţii româneşti şi străine şi din publicaţiile oficiale de proprietate industrială, precum şi servicii de depozitare în regim nepublic a unor documente conţinând soluţii nebrevetabile de natura celor prevăzute la art. 8 alin. (1);    g) atestă şi autorizează consilieri în domeniul proprietăţii industriale, ţine evidenţa acestora în registrul naţional al cărui depozitar este şi publică periodic date din acest registru;    h) întreţine relaţii cu organizaţiile guvernamentale şi interguvernamentale similare şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care statul român este parte;    i) organizează cursuri de instruire pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor în acest domeniu;    j) editează şi publică periodic în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială date privitoare la cererile de brevet de invenţie şi la brevetele de invenţie.

   CAPITOLUL VIII Dispoziţiile tranzitorii şi finale

   Art. 70. - Cererile de brevet de invenţie înregistrate la OSIM în condiţiile Legii nr. 62/1974, pentru care nu s-a luat o hotărâre de admitere sau respingere, se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi**).    ___________    **)Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile a fost abrogată prin art. 70 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991.

179

   Art. 70, devenit art. 74 în forma republicată a Legii nr. 64/1991 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, a fost abrogat prin art. I pct. 70 din Legea nr. 28/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.

   Art. 71. -(1) Brevetele de invenţie, inclusiv cele de perfecţionare, acordate anterior intrării în vigoare a prezentei legi şi valide pe teritoriul României au durata de protecţie prevăzută la art. 31.    (2) Pe toată durata de valabilitate a brevetului de perfecţionare exploatarea invenţiei se va face în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (7).    (3) Drepturile băneşti cuvenite inventatorilor pentru invenţiile brevetate, aplicate, parţial recompensate sau nerecompensate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor negocia între inventator şi unitatea care a aplicat invenţia. În aceste cazuri, negocierea va începe de la drepturile băneşti maxime cuvenite inventatorului, prevăzute în legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet. În cazul neînţelegerii între părţi, drepturile băneşti se vor stabili potrivit prevederilor art. 63.    (4) Dreptul asupra brevetului de invenţie se transmite inventatorului prin efectul legii, în cazurile în care la data intrării în vigoare a prezentei legi întreprinderea care a devenit titulară prin efectul cesiunii legale prevăzute de art. 14 din Legea nr. 62/1974 nu a aplicat invenţia sau nu a luat măsurile necesare în vederea aplicării ei.    Art. 72. - Brevetele de invenţie în vigoare reprezintă active necorporale şi se înregistreză în patrimoniul titularului, persoană juridică.    Art. 73. -(1) Drepturile băneşti ale autorului unei realizări tehnice, care este nouă la nivelul unei unităţi şi utilă acesteia, se stabilesc prin contract încheiat între autor şi unitate.    (2) Unitatea care aplică această realizare tehnică are obligaţia să ateste calitatea de autor.    (3) Încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage obligaţia unităţii de a plăti despăgubiri autorului potrivit dreptului comun. Despăgubirile se determină în funcţie de rezultatele economice obţinute de unitate.    Art. 74. -(1) Profitul sau venitul obţinut prin aplicarea efectivă în ţară de către titular sau, după caz, de către licenţiaţii acestuia a unei invenţii brevetate în România, incluzând fabricarea produsului sau, după caz, aplicarea procedeului, este scutit de impozit în primii 5 ani de la prima aplicare, calculaţi de la data începerii aplicării şi cuprinşi în perioada de valabilitate a brevetului.    (2) De prevederile alin. (1) beneficiază persoanele juridice sau persoanele fizice care exploatează invenţia, respectiv titularul brevetului aplicat.    (3) Venitul obţinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia este scutit de impozit.

   NOTĂ:    Redăm mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 28/2007, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 64/1991 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 28/2007:    "Art. II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor prevăzute la art. 31 alin. (3) şi la art. 35 alin. (1) lit. d*), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

180

   (2) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, se va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele aduse prin prezenta lege.    Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, numerele curente 4 teza I şi 37 ale anexei nr. 1 «Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie» la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, vor avea următorul cuprins:    

   *) Art. 35 alin. (1) lit. d) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 64/1991, art. 34 alin. (1) lit. d)."

Lege.nr.84.din.15/04/1998Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 161 din 23/04/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice   Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   CAPITOLUL I Dispoziţii generale

   Art. 1. - Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi.    Art. 2. - De dispoziţiile prezentei legi beneficiază şi persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul sau cu sediul în afara teritoriului României, în condiţiile convenţiilor internaţionale privind mărcile şi indicaţiile geografice la care România este parte.    Art. 3. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:    a) marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane; pot constitui mărci semne distinctive, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne;    b) marca anterioară este marca înregistrată, precum şi marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată;    c) marca notorie este marca larg cunoscută în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorităţii revendicate în cerere; pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută se va avea în vedere notorietatea acestei mărci, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca respectivă se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România;    d) marca colectivă este marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane;    e) marca de certificare este marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce priveşte calitatea,

181

materialul, modul de fabricaţie a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici;    f) indicaţia geografică este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esenţial atribuite acestei origini geografice;    g) solicitantul este persoana fizică sau juridică în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a unei mărci;    h) titularul este persoana fizică sau juridică în numele căreia marca este înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor;    i) mandatarul autorizat, denumit în prezenta lege mandatar, este consilierul în proprietate industrială, care poate avea şi calitatea de reprezentare în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci;    j) Convenţia de la Paris este Convenţia pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, Paris, aşa cum a fost revizuită şi modificată;    k) ţările Uniunii de la Paris sunt ţările cărora li se aplică Convenţia de la Paris şi care sunt constituite în Uniunea pentru protecţia proprietăţii industriale;    l) Aranjamentul de la Madrid este Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967;    m) Protocolul referitor la Aranjament este Protocolul de la Madrid din 27 iunie 1989 referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor.

   CAPITOLUL II Protecţia mărcilor

   Art. 4. - Dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.    Art. 5. - Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate:    a) mărcile care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 lit. a);    b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;    c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante;    d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;    e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului;    f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;    g) mărcile care conţin o indicaţie geografică sau sunt constituite dintr-o astfel de indicaţie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicaţii este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine;    h) mărcile care sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat;    i) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;    j) mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România;

182

   k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris;    l) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii.    Dispoziţiile alin. 1 lit. b), c) şi d) nu se aplică, dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii şi ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv.    Art. 6. - În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. 1, o marcă este refuzată la înregistrare, dacă:    a) este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care înregistrarea mărcii a fost cerută sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;    b) este identică cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii similare cu cele pentru care marca anterioară este protejată, dacă există un risc de confuzie pentru public;    c) este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară;    d) este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii;    e) este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută şi dacă, prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă, s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.    Art. 7. - Mărcile ce cad sub incidenţa art. 6 pot fi totuşi înregistrate cu consimţământul expres al titularului mărcii anterioare sau notorii.    Art. 8. - Natura produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii nu constituie nici un obstacol la înregistrarea acesteia.

   CAPITOLUL III Cererea de înregistrare a mărcii

   Art. 9. - Dreptul la marcă aparţine persoanei fizice sau juridice care a depus prima, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.    Art. 10. - Cererea de înregistrare a unei mărci conţinând datele de identificare a solicitantului, reproducerea mărcii, precum şi indicarea produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea este cerută, redactată în limba română, se depune la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi constituie depozitul naţional reglementar al mărcii. Cererea se va referi la o singură marcă.    Cererea va prezenta menţiuni exprese, atunci când marca:    a) conţine una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al mărcii;    b) este tridimensională.    Cererea va conţine şi datele privind calitatea solicitantului.    Cererea va conţine, dacă este cazul, şi o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii.

183

   Art. 11. - Data depozitului naţional reglementar este data la care a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cererea de înregistrare a mărcii în condiţiile în care aceasta conţine toate elementele prevăzute la art. 10 alin. 1.    Când o cerere de înregistrare a mărcii a fost reglementar depusă pentru prima dată într-o altă ţară membră a Uniunii de la Paris sau membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, solicitantul poate revendica data primului depozit printr-o cerere de înregistrare în România a aceleiaşi mărci, cu condiţia ca această din urmă cerere să fie depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în termen de 6 luni de la data constituirii primului depozit.    Art. 12. - Dacă solicitantul a prezentat anumite produse şi servicii în cadrul unei expoziţii internaţionale oficiale sau oficial recunoscute, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenţiei de la Paris, şi dacă o cerere de înregistrare a mărcii sub care au fost prezentate aceste produse şi servicii a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci într-un termen de 6 luni de la data primei prezentări în expoziţie, solicitantul va beneficia de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziţie.    Termenul de 6 luni prevăzut la alin. 1 nu va prelungi termenul de prioritate prevăzut la art. 11 alin. 2.    Art. 13. - Drepturile de prioritate prevăzute la art. 11 şi 12 trebuie invocate o dată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii, justificate prin acte de prioritate şi sunt supuse taxei legal stabilite.    Actele de prioritate se depun şi taxa legală se plăteşte în maximum 3 luni de la data cererii de înregistrare a mărcii.    Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 2 atrage nerecunoaşterea priorităţii invocate.    Art. 14. - Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de persoane fizice sau juridice, direct sau printr-un mandatar cu domiciliul, respectiv, cu sediul în România.    Dacă înregistrarea mărcii este cerută prin mandatar, cererea va conţine şi datele de identificare a acestuia. O dată cu cererea sau cel târziu în termen de 3 luni de la depunerea cererii, mandatarul va prezenta procura, sub sancţiunea respingerii cererii.    Art. 15. - Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va comunica, în termen de 3 luni de la depunerea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, dovada plăţii taxei de înregistrare şi examinare a cererii, în cuantumul prevăzut de lege.    Art. 16. - Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii care se referă la mai multe produse sau servicii poate solicita la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci divizarea cererii iniţiale în două sau mai multe cereri, repartizând produsele sau serviciile în cadrul cererilor divizionare, cu plata taxei prevăzute de lege.    Cererile divizionare păstrează data de depozit a cererii iniţiale şi, dacă este cazul, beneficiul dreptului de prioritate, dobândit potrivit art. 11 alin. 2 sau art. 12 alin. 1.    Solicitantul poate cere divizarea cererii iniţiale în cursul procedurii de examinare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, până la luarea unei decizii privind înregistrarea acesteia, precum şi în cursul procedurii din cadrul comisiei de reexaminare a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau în cursul oricărei proceduri de apel sau de recurs formulat împotriva deciziei de înregistrare a mărcii.    Solicitantul va depune documentele cerute de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru divizarea cererii iniţiale şi va plăti taxa legală în termen de 3 luni de la data solicitării divizării. În caz contrar, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va lua act că solicitantul a renunţat la divizarea cererii iniţiale.

184

   CAPITOLUL IV Procedura de înregistrare a mărcii

   Art. 17. - În termen de o lună de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci examinează dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 10 alin. 1 şi, în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii.    Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. 1, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de 3 luni pentru depunerea completărilor. În cazul în care solicitantul completează în termen lipsurile notificate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, data depozitului este aceea la care cererea de înregistrare a mărcii a fost completată conform art. 10 alin. 1. În caz contrar, cererea se respinge.    Dacă taxa de înregistrare şi examinare a cererii nu este plătită în termenul prevăzut la art. 15, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de 2 luni.    În cazul neplăţii taxelor în termen se consideră că solicitantul a renunţat la înregistrarea mărcii şi cererea se respinge.    Art. 18. - Dacă solicitantul cererii de înregistrare a mărcii nu a menţionat în cerere datele din care să rezulte calitatea acestuia de persoană fizică sau juridică, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va notifica solicitantului lipsurile constatate şi îi va acorda un termen pentru completare. În cazul în care solicitantul nu o completează în termen, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci respinge cererea de înregistrare a mărcii.    Art. 19. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci examinează, în fond, cererea de înregistrare a mărcii, în termen de 6 luni de la data plăţii taxei de înregistrare şi examinare a cererii.    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci examinează:    a) calitatea solicitantului conform art. 3 lit. g);    b) condiţiile prevăzute la art. 13 alin. 1 şi 2, dacă în cerere se invocă o prioritate;    c) motivele de refuz prevăzute la art. 5 alin. 1 şi art. 6.    Art. 20. - Examinarea motivelor de refuz prevăzute la art. 6 lit. d) şi e) se face potrivit unor criterii, cum ar fi:    a) gradul de distinctivitate, iniţială sau dobândită, a mărcii notorii în România;    b) durata şi întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele şi serviciile pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată;    c) durata şi întinderea publicităţii mărcii notorii în România;    d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România;    e) gradul de cunoaştere a mărcii notorii pe piaţa românească de către segmentul de public căruia i se adresează;    f) existenţa unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparţinând altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.    Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor prevăzute la alin. 1, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate cere de la autorităţi publice, instituţii publice, precum şi de la persoane juridice de drept privat documente, în vederea stabilirii notorietăţii mărcii în România.    Art. 21. - Când un motiv de refuz, dintre cele prevăzute la art. 6, se aplică numai la anumite produse sau servicii pentru care înregistrarea mărcii a fost solicitată, înregistrarea va fi refuzată numai pentru aceste produse sau servicii.    Art. 22. - Dacă în urma examinării cererii, potrivit art. 19 şi 20, se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci decide înregistrarea mărcii şi publicarea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate

185

Industrială. Marca se publică în termen de 2 luni de la data deciziei de înregistrare a mărcii.    Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de 3 luni în care acesta să-şi poată prezenta punctul de vedere ori să-şi retragă cererea. Termenul poate fi prelungit cu o nouă perioadă de 3 luni, la cererea solicitantului şi cu plata taxei prevăzute de lege.    La expirarea termenului prevăzut la alin. 2, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va decide, după caz, înregistrarea mărcii, respingerea cererii de înregistrare a mărcii ori va lua act de retragerea cererii.    Art. 23. - În termen de 3 luni de la data publicării mărcii, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum şi titularul unui drept anterior cu privire la imaginea sau la numele patronimic, la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat, la orice alt drept de proprietate industrială protejat sau la un drept de autor, precum şi orice altă persoană interesată pot face opoziţie la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cu privire la marca publicată.    Opoziţiile trebuie să fie formulate în scris, motivat şi cu plata taxei prevăzute de lege.    În cazul neplăţii taxelor legale pentru opoziţie se consideră că opoziţia nu a fost făcută.    Art. 24. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci notifică solicitantului opoziţia formulată, conform art. 23, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum şi motivele opoziţiei privind înregistrarea mărcii.    În termen de 3 luni de la data notificării opoziţiei, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere; la cererea solicitantului, termenul poate fi prelungit de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cu maximum 3 luni.    Art. 25. - Opoziţiile formulate cu privire la marca publicată se vor soluţiona de către o comisie de examinare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.    Dacă opoziţiile sunt întemeiate, comisia decide respingerea înregistrării mărcii.    Decizia de respingere a înregistrării mărcii poate fi contestată de solicitantul mărcii, în termenul şi cu procedura prevăzute la art. 80.    Decizia de respingere a înregistrări mărcii, rămasă definitivă, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.    Art. 26. - Solicitantul poate, în orice moment, să-şi retragă cererea de înregistrare a mărcii sau să-şi limiteze lista de produse sau de servicii. Când marca a fost deja publicată, retragerea sau limitarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.    Cererea de înregistrare a mărcii poate fi modificată, la cererea solicitantului, numai pentru rectificarea numelui sau a adresei solicitantului ori pentru alte rectificări ce nu afectează esenţial marca sau nu extind lista de produse sau de servicii.    Orice modificare cerută de solicitant până la înregistrare, care afectează substanţial marca ori lista de produse sau de servicii, trebuie să facă obiectul unei noi cereri de înregistrare a mărcii.    Art. 27. - În cursul procedurii de înregistrare a mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate cere solicitantului lămuririle şi actele pe care le consideră necesare, dacă există o îndoială asupra exactităţii sau a conţinutului elementelor cererii de înregistrare a mărcii.    Art. 28. - Când deciziile de înregistrare a mărcilor au rămas definitive, mărcile sunt înregistrate în Registrul Naţional al Mărcilor, iar Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberează titularului certificatul de înregistrare a mărcii, cu plata taxei prevăzute de lege.

186

   CAPITOLUL V Durata, reînnoirea şi modificarea înregistrării mărcii

   Art. 29. - Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naţional reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani.    La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege.    Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecţie în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei durate.    Reînnoirea înregistrării mărcii operează începând cu ziua imediat următoare expirării duratei de protecţie în curs.    Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege.    Neplata taxei în condiţiile prevăzute la alin. 5 este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.    Art. 30. - Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii va conţine:    a) solicitarea expresă a reînnoirii înregistrării mărcii;    b) datele de identificare a titularului şi, dacă este cazul, numele şi domiciliul, respectiv sediul mandatarului;    c) numărul de înregistrare a mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor;    d) data depozitului reglementar al cererii de înregistrare a mărcii.    Când titularul solicită reînnoirea numai pentru o parte din produsele şi serviciile înscrise în Registrul Naţional al Mărcilor, acesta va indica şi numele acelor produse sau servicii pentru care se solicită reînnoirea înregistrării mărcii.    Art. 31. - Dacă Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru reînnoirea înregistrării mărcii, notifică aceasta titularului, care poate prezenta un răspuns în termen de 3 luni de la primirea notificării; în lipsa unui răspuns în termen, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se respinge.    Solicitantul cererii de reînnoire poate contesta decizia de respingere a reînnoirii înregistrării, în termenul şi cu procedura prevăzute la art. 80.    Art. 32. - Reînnoirea înregistrării mărcilor se înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de 6 luni de la depunerea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a cererii de reînnoire.    Art. 33. - Pe durata protecţiei mărcii, titularul poate solicita la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu plata taxei prevăzute de lege, introducerea de modificări neesenţiale ale unor elemente ale mărcii, sub condiţia ca asemenea modificări să nu afecteze imaginea de ansamblu a mărcii.    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor modificările introduse, conform alin. 1, şi va publica marca, astfel cum a fost modificată.    Art. 34. - În tot cursul perioadei de protecţie a mărcii, titularul acesteia poate solicita Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu plata taxei prevăzute de lege, înscrierea modificărilor intervenite cu privire la numele, denumirea, adresa sau sediul titularului în Registrul Naţional al Mărcilor. Modificările înscrise în Registrul Naţional al Mărcilor se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

   CAPITOLUL VI Drepturi conferite de marcă

   Art. 35. - Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

187

   Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului:    a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;    b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul;    c) un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.    În aplicarea alin. 2, titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte:    a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;    b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn;    c) importul sau exportul produselor sub acest semn;    d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.    Art. 36. - Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere să se interzică terţilor să efectueze actele prevăzute la art. 35 alin. 2, numai după publicarea mărcii.    Pentru acte posterioare publicării mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii.    În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la despăgubiri.    Art. 37. - Titularul unei mărci înregistrate nu poate cere să se interzică altor persoane deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care poartă această marcă, pentru produsele care au fost puse în comerţ de însuşi titular sau cu consimţământul acestuia.    Dispoziţiile alin. 1 nu sunt aplicabile, dacă titularul probează motive temeinice de a se opune la comercializarea produselor, în special când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerţ.    Art. 38. - Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială:    a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;    b) indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora;    c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile.    Dispoziţiile alin. 1 sunt aplicabile, cu condiţia ca folosirea elementelor prevăzute la lit. a)-c) să fie conformă practicilor loiale.

   CAPITOLUL VII Transmiterea drepturilor asupra mărcii

   Art. 39. - Drepturile asupra mărcii pot fi transmise, prin cesiune sau prin licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii.

188

   Drepturile asupra mărcii se transmit şi în cazul urmăririi silite a debitorului titular al mărcii, efectuată în condiţiile legii.    Art. 40. - Drepturile cu privire la marcă pot fi transmise prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comerţ în care aceasta este încorporată. Cesiunea trebuie făcută în scris şi semnată de părţile contractante, sub sancţiunea nulităţii.    Transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată sau numai pentru o parte dintre acestea; cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă.    În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa, această transmitere are ca efect şi transferul drepturilor cu privire la marcă. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă.    Mărcile identice sau similare, aparţinând aceluiaşi titular şi care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate şi numai către o singură persoană, sub sancţiunea nulităţii actului de transmitere.    Art. 41. - Cererea de înscriere a cesiunii va fi însoţită de actul doveditor al schimbării titularului mărcii.    La cererea persoanei interesate şi cu plata taxei prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înscrie cesiunea în Registrul Naţional al Mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea devine opozabilă terţilor, începând cu data înscrierii acesteia în Registrul Naţional al Mărcilor.    Art. 42. - Titularul mărcii poate, în baza unui contract de licenţă, să autorizeze terţii să folosească marca pe întreg teritoriul României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele ori serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Licenţele pot fi exclusive sau neexclusive.    Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licenţiatului care a încălcat clauzele contractului de licenţă, în ceea ce priveşte durata folosirii, aspectul mărcii şi natura produselor sau a serviciilor pentru care licenţa a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi folosită, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licenţiat sub marca pentru care s-a acordat licenţa.    Pe durata contractului de licenţă de marcă, licenţiatul este obligat:    a) să folosească, pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licenţă, având totuşi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul acestora;    b) să pună menţiunea sub licenţă alături de marca aplicată pe produsele ce fac obiectul acesteia, conform contractului.    Licenţele se înscriu în Registrul Naţional al Mărcilor, cu plata taxei prevăzute de lege, şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Licenţa este opozabilă terţilor de la data înscrierii acesteia.    Art. 43. - Dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului mărcii.    Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere, dacă, după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat.    Când o acţiune în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii.

189

   CAPITOLUL VIII Stingerea drepturilor asupra mărcilor

   Art. 44. - Titularul poate să renunţe la marcă pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.    Renunţarea la marcă se declară în scris la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de acesta, iar drepturile asupra mărcii se sting, cu privire la produsele şi serviciile la care marca se referă, la data înscrierii renunţării în Registrul Naţional al Mărcilor.    Dacă o licenţă a fost înregistrată, renunţarea la marcă este înscrisă numai dacă titularul mărcii probează că a notificat licenţiatului despre intenţia de a renunţa la marcă.    Art. 45. - Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Municipiului Bucureşti, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, dacă:    a) fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;    b) după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, uzuală în comerţul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost înregistrată;    c) după data înregistrării şi ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau la provenienţa geografică a produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată;    d) marca a fost înregistrată de o persoană neavând calitatea prevăzută la art. 3 lit. g).    Decăderea din drepturile conferite de marcă produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.    Art. 46. - Este asimilată folosirii efective a mărcii:    a) folosirea mărcii de către un terţ, cu consimţământul titularului acesteia;    b) folosirea mărcii sub o formă care diferă de aceea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia;    c) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv în vederea exportului;    d) imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanţe independente de voinţa titularului, cum ar fi restricţia la import sau datorită altor dispoziţii ale autorităţilor publice vizând produsele sau serviciile la care marca se referă.    Titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale, dacă, în perioada de la expirarea duratei prevăzute la art. 45 alin. 1 lit. a) până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv. Totuşi, dacă începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în justiţie a cererii de decădere, folosirea mărcii nu va fi luată în considerare, dacă pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a cunoscut intenţia de prezentare a unei cereri de decădere.    Art. 47. - Dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia şi poate fi făcută prin orice mijloc de probă.    Art. 48. - Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre motivele următoare:    a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1;    b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6;    c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă;    d) înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane;

190

   e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor.    Acţiunea în anulare pentru motivul prevăzut la alin. 1 lit. c) poate fi introdusă oricând în perioada de protecţie a mărcii.    Termenul în care poate fi cerută anularea înregistrării mărcii pentru motivele prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d) şi e) este de 5 ani şi curge de la data înregistrării mărcii.    Anularea înregistrării mărcii nu poate fi cerută pentru motivul existenţei unui conflict cu o marcă anterioară, dacă aceasta din urmă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 45 şi 46.    Art. 49. - Titularul unei mărci anterioare, care cu ştiinţă a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci posterior înregistrate, nu poate să ceară anularea şi nici să se opună folosirii mărcii posterioare pentru produsele şi serviciile pentru care această marcă posterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii posterioare a fost cerută cu rea-credinţă.    Art. 50. - Dacă un motiv de decădere sau de nulitate există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, decăderea sau nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.    În cazul prevăzut la art. 49, titularul mărcii posterior înregistrate nu poate să se opună folosirii mărcii anterioare, deşi aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva mărcii posterioare.

   CAPITOLUL IX Mărci colective

   Art. 51. - Asociaţiile de fabricanţi, de producători, de comercianţi, de prestatori de servicii pot solicita la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înregistrarea de mărci colective.    Solicitantul înregistrării unei mărci colective va depune, o dată cu cererea de înregistrare sau cel târziu în termen de 3 luni de la data notificării de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, un regulament de folosire a mărcii colective. Cererea va fi supusă cerinţelor prevăzute la art. 10.    În regulamentul de folosire a mărcii colective solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va indica persoanele autorizate să folosească marca colectivă, condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a deveni membru al asociaţiei, condiţiile de folosire a mărcii, motivele pentru care această utilizare poate fi interzisă unui membru al asociaţiei, precum şi sancţiunile care pot fi aplicate de asociaţie.    Regulamentul de folosire a mărcii colective poate să prevadă că marca colectivă nu poate fi transmisă de către titular decât cu acordul tuturor membrilor asociaţiei.    Art. 52. - În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, o marcă colectivă este respinsă la înregistrare, dacă:    a) solicitantul nu are calitatea prevăzută la art. 51 alin. 1;    b) nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 3 lit. d);    c) regulamentul de folosire a mărcii este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.    După publicarea mărcii şi a regulamentului de folosire a mărcii colective, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum şi al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea sau la numele patronimic al acestuia, la o indicaţie geografică protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau la un drept de autor, precum şi orice altă persoană interesată pot formula la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în termenul prevăzut la art. 23, opoziţie la înregistrarea mărcii colective.

191

   Art. 53. - Titularul mărcii colective trebuie să comunice la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci orice modificare a regulamentului de folosire a mărcii.    Modificarea regulamentului de folosire a mărcii produce efecte numai de la data înscrierii modificării în Registrul Naţional al Mărcilor. Modificarea nu este menţionată în registru, dacă regulamentul de folosire a mărcii, modificat, nu corespunde cerinţelor prevăzute la art. 51 alin. 3.    Art. 54. - Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti, oricând în perioada de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de o marcă colectivă, când:    a) fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată;    b) titularul a folosit marca în alte condiţii decât cele prevăzute de regulament sau nu a luat măsuri pentru a preveni o astfel de folosire;    c) prin folosire, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare.    Art. 55. - Oricare persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării unei mărci colective, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, dacă există unul dintre motivele prevăzute la art. 48 alin. 1 lit. a), b), d) şi e).    Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 51 alin. 1-3, anularea acesteia poate fi solicitată Tribunalului Municipiului Bucureşti de către persoana interesată, oricând în perioada de protecţie a mărcii.    Art. 56. - Mărcile colective sunt supuse regimului mărcilor individuale, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.

   CAPITOLUL X Mărci de certificare

   Art. 57. - Mărcile de certificare pot fi înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către persoane juridice legal abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor în privinţa elementelor prevăzute la art. 3 lit. e).    Nu pot solicita înregistrarea unei mărci de certificare persoanele juridice care fabrică, importă sau vând produse ori prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul calităţii.    Art. 58. - Solicitantul înregistrării unei mărci de certificare va depune, o dată cu cererea de înregistrare, prezentată conform art. 10, ori cel mai târziu în termen de 3 luni de la data notificării de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci:    a) regulamentul de folosire a mărcii de certificare;    b) autorizaţia sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare ori, dacă este cazul, dovada înregistrării mărcii de certificare în ţara de origine.    Regulamentul va indica persoanele autorizate să utilizeze marca, elementele şi caracteristicile care trebuie să fie certificate prin marcă, modul în care autoritatea competentă de certificare trebuie să verifice aceste caracteristici şi să supravegheze folosirea mărcii, taxele care trebuie plătite pentru folosirea mărcii, procedurile de reglementare a diferendelor.    Orice persoană fizică sau juridică, furnizor de produse ori prestator de servicii, poate fi autorizată să folosească marca de certificare sub condiţia respectării prevederilor regulamentului de folosire a mărcii de certificare.

192

   Titularul mărcii de certificare va autoriza persoanele îndreptăţite să folosească marca pentru produsele sau serviciile care prezintă caracteristicile comune, garantate prin regulamentul de folosire a mărcii.    Art. 59. - În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, o marcă de certificare este respinsă la înregistrare şi pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 3 lit. e) şi ale art. 57 şi 58.    Art. 60. - După publicarea mărcii şi a regulamentului de folosire a acesteia, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum şi al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea sau la numele patronimic al acesteia, la o indicaţie geografică protejată, la un desen sau la un model industrial protejat ori la un drept de autor, precum şi orice persoană interesată pot formula la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în termenul prevăzut la art. 23, opoziţie la înregistrarea mărcii de certificare.    Dispoziţiile art. 53 se aplică, prin analogie, şi în cazul mărcilor de certificare.    Dacă utilizatorii unei mărci de certificare nu respectă regulamentul, titularul poate să retragă autorizaţia de a utiliza marca sau să aplice alte sancţiuni prevăzute în regulament.    Art. 61. - Oricare persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării mărcii de certificare, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, dacă:    a) există unul dintre motivele prevăzute la art. 48 alin. 1 lit. a), b), d) şi e);    b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea prevederilor art. 3 lit. e).    Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 57 şi art. 58 alin. 1-3, persoana interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea mărcii, oricând în perioada de protecţie a acesteia.    Art. 62. - Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de persoana juridică, titulară a mărcii.    Transmiterea dreptului asupra mărcii de certificare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.    Art. 63. - Când o marcă de certificare a încetat să mai fie protejată, ea nu poate fi nici depusă, nici utilizată înainte de expirarea unui termen de 10 ani de la data încetării protecţiei.    Art. 64. - Mărcile de certificare sunt supuse regimului mărcilor individuale, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.    Taxele prevăzute de lege pentru mărcile colective se aplică şi mărcilor de certificare.

   CAPITOLUL XI Înregistrarea internaţională a mărcilor

   Art. 65. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi înregistrărilor internaţionale ale mărcilor, efectuate conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, care îşi extind efectele lor în România, afară de cazul în care prin aceste convenţii nu se prevede altfel.    Art. 66. - Cererea de înregistrare internaţională pentru o marcă înscrisă în Registrul Naţional al Mărcilor, conform Aranjamentului de la Madrid, precum şi cererea de înregistrare internaţională pentru o marcă depusă sau scrisă în Registrul Naţional al Mărcilor, conform Protocolului referitor la Aranjament, va fi examinată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu plata taxei prevăzute de lege.

   CAPITOLUL XII Indicaţii geografice

193

   Art. 67. - Indicaţiile geografice ale produselor sunt protejate în România prin înregistrarea acestora la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit prezentei legi sau convenţiilor internaţionale la care România este parte, şi pot fi folosite numai de persoanele care produc sau comercializează produsele pentru care aceste indicaţii au fost înregistrate.    Nu sunt supuse procedurii de înregistrare, stabilită de prezenta lege, indicaţiile geografice care au dobândit sau vor dobândi protecţie pe calea unor convenţii bilaterale sau multilaterale încheiate de România.    Lista indicaţiilor geografice a căror protecţie este recunoscută în România, pe baza convenţiilor prevăzute la alin. 2, va fi înscrisă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.    Art. 68. - Au calitatea de a solicita Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci înregistrarea unei indicaţii geografice asociaţiile de producători care desfăşoară o activitate de producţie în zona geografică, pentru produsele indicate în cerere.    Înregistrarea unei indicaţii geografice poate fi cerută la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, direct sau prin mandatar autorizat, cu domiciliul sau cu sediul în România, şi va fi supusă taxei prevăzute de lege.    Art. 69. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înregistrează indicaţiile geografice şi acordă solicitantului dreptul de utilizare a acestora după ce Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sau, după caz, autoritatea competentă din ţara de origine a solicitantului certifică:    a) indicaţia geografică a produsului, care urmează a fi înregistrată;    b) produsele care pot fi comercializate sub această indicaţie;    c) aria geografică de producţie;    d) caracteristicile şi condiţiile de obţinere pe care trebuie să le îndeplinească produsele pentru a putea fi comercializate sub această indicaţie.    Art. 70. - Sunt excluse de la înregistrare indicaţiile geografice care:    a) nu sunt conforme dispoziţiilor art. 3 lit. f);    b) sunt denumiri generice ale produselor;    c) sunt susceptibile de a induce publicul în eroare asupra naturii, originii, modului de obţinere şi calităţii produselor;    d) sunt contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.    Art. 71. - Dacă cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci decide înregistrarea indicaţiei geografice în Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice şi acordarea dreptului de utilizare a acesteia solicitantului.    Dreptul de folosire a indicaţiei geografice, dobândit prin înregistrarea acesteia, aparţine membrilor asociaţiei înscrişi în lista comunicată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.    Art. 72. - În termen de 2 luni de la data deciziei de înregistrare, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci publică indicaţia geografică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi eliberează solicitantului certificatul de înregistrare a indicaţiei geografice şi de acordare a dreptului de utilizare a acesteia, cu plata taxei prevăzute de lege.    Art. 73. - Înregistrarea unei indicaţii geografice pe numele unei asociaţii de producători nu constituie obstacol la înregistrarea aceleiaşi indicaţii de către orice altă asociaţie având calitatea cerută la art. 68.    Art. 74. - Durata de protecţie a indicaţiilor geografice curge de la data depunerii cererii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi este nelimitată.

194

   Dreptul de utilizare a indicaţiei geografice se acordă solicitantului pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată, dacă se menţin condiţiile în care acest drept a fost dobândit.    Cererea de reînnoire este supusă taxei prevăzute de lege.    Art. 75. - Persoanele autorizate să folosească o indicaţie geografică pentru anumite produse au dreptul să o folosească în circuitul comercial, aplicată numai pe aceste produse, în documente însoţitoare, reclame, prospecte, şi pot să aplice menţiunea indicaţie geografică înregistrată.    Art. 76. - Este interzisă folosirea unei indicaţii geografice sau imitarea ei de către persoane neautorizate, chiar dacă se indică originea reală a produselor ori dacă se adaugă menţiuni ca: gen, tip, imitaţie şi altele asemenea.    Persoanele autorizate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci să utilizeze o indicaţie geografică pentru vinuri sau pentru produse spirtoase pot să interzică folosirea acestei indicaţii de către orice altă persoană pentru vinuri sau pentru produse spirtoase care nu sunt originare din locul sugerat de indicaţia geografică respectivă, chiar în cazurile în care originea adevărată a produsului este menţionată expres ori în cazurile în care indicaţia geografică este utilizată în traducere sau este însoţită de expresii, cum sunt: de genul, de tipul şi altele asemenea.    Art. 77. - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei poate proceda, din oficiu sau la sesizarea unei persoane interesate, la controlul produselor puse în circulaţie sub indicaţia geografică înregistrată.    Art. 78. - Dreptul de folosire a unei indicaţii geografice nu poate să facă obiectul nici unei transmiteri.    Art. 79. - Pe întreaga durată de protecţie a indicaţiei geografice oricare persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării acesteia, dacă înregistrarea indicaţiei geografice s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 69 şi 70.    Pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi a caracteristicilor specifice produselor din zona la care se referă indicaţia geografică, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sau oricare altă persoană interesată poate solicita Tribunalului Municipiului Bucureşti decăderea din drepturi a persoanelor autorizate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci să folosească indicaţia geografică înregistrată.    Sentinţa Tribunalului Municipiului Bucureşti rămasă definitivă se comunică Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către persoana interesată. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci radiază indicaţia geografică din Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice şi publică radierea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de 2 luni de la comunicare.

   CAPITOLUL XIII Apărarea drepturilor asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice

   Art. 80. - Deciziile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind înregistrarea mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de către solicitantul înregistrării mărcii sau, după caz, de către titularul mărcii, în termen de 3 luni de la comunicare, cu plata taxei legale.    Deciziile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind înscrierea cesiunii sau a licenţei în Registrul Naţional al Mărcilor pot fi contestate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, de către persoanele interesate, în termen de 3 luni de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.    Contestaţiile formulate conform alin. 1 şi 2 vor fi soluţionate de către o comisie de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

195

   Art. 81. - Hotărârea comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părţilor, în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.    În termen de 15 zile de la comunicare, deciziile Tribunalului Municipiului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.    Sentinţele Tribunalului Municipiului Bucureşti, pronunţate în cazurile prevăzute la art. 45, 48, 54, 55, 61 şi 79, pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.    Art. 82. - La cererea instanţei judecătoreşti, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este obligat să înainteze acesteia actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită.    Art. 83. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de 15 milioane lei:    a) contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei mărci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calităţii produselor sau serviciilor la care se referă marca;    b) punerea în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate;    c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice care indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului.    Săvârşirea de către un terţ a oricărui act prevăzut la art. 35 alin. 2, fără consimţământul titularului mărcii înregistrate, constituie infracţiune de contrafacere.    Nici un act din cele prevăzute la art. 35 alin. 2 nu constituie contrafacere, dacă a fost efectuat înainte de data publicării mărcii.    O acţiune în contrafacere poate fi pornită de titularul mărcii numai după data înregistrării mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor.    Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţii vătămate.    Art. 84. - Titularul mărcii sau, după caz, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei poate solicita instanţei judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării şi, după caz, a distrugerii produselor care poartă mărci sau indicaţii geografice prevăzute la art. 83.    Dispoziţiile alin. 1 se aplică şi materialelor sau echipamentelor care au servit nemijlocit la comiterea infracţiunilor prevăzute la art. 83.    Art. 85. - Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 83, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.    Art. 86. - Orice utilizare a mărcilor sau indicaţiilor geografice, contrară practicilor loiale în activitatea industrială sau comercială, în scopul de a induce în eroare consumatorii, constituie un act de concurenţă neloială şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă de 15 milioane lei.    Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.    Art. 87. - Titularul mărcii sau, după caz, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei poate solicita instanţei judecătoreşti să dispună luarea unor măsuri asigurătorii, atunci când se consideră că există un risc de încălcare de către terţi a drepturilor cu privire la marca sau la indicaţia geografică protejată şi dacă această încălcare ameninţă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă.    Măsurile asigurătorii se vor referi, în special, la încetarea actelor de încălcare a drepturilor prevăzute la alin. 1 şi la conservarea probelor pentru dovedirea provenienţei produselor sau serviciilor purtând în mod ilicit o marcă sau o indicaţie geografică protejată.

196

   Dispoziţiile din dreptul comun referitoare la sechestrul asigurător vor fi aplicabile şi actelor care aduc atingere drepturilor cu privire la marca sau la indicaţia geografică protejată.    Art. 88. - Pentru ordonarea măsurilor prevăzute la art. 87 sunt aplicabile dispoziţiile art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă.    Când ordonă măsuri asigurătorii, instanţa poate obliga reclamantul la plata unei cauţiuni în suma stabilită de aceasta.    Art. 89. - Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi că este deţinătorul dreptului ce a fost încălcat, ori a cărui încălcare a fost inevitabilă.    În cazurile în care mijloacele de probă în susţinerea pretenţiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanţa va putea să ordone ca probele să fie produse de către pârât, sub condiţia garantării confidenţialităţii informaţiilor, potrivit legii.    Instanţa va putea ordona reclamantului să plătească toate daunele cauzate pârâtului, ca urmare a unei exercitări abuzive a drepturilor procedurale cu privire la marca sau la indicaţia geografică protejată.    Art. 90. - Titularul mărcii sau, după caz, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei poate solicita autorului încălcării dreptului informaţii imediate privind provenienţa şi circuitele de distribuire a mărfurilor ilegal marcate, precum şi informaţii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cantitatea de marfă fabricată, livrată, primită sau comandată.    Art. 91. - În situaţiile prevăzute la art. 83, autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului dreptului, suspendarea activităţii vamale la importul sau la exportul produselor care poartă mărci sau indicaţii geografice.    Competenţele vamale cu privire la asigurarea respectării drepturilor asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice protejate aparţin Direcţiei Generale a Vămilor, potrivit legii.

   CAPITOLUL XIV Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

   Art. 92. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, unica autoritate care asigură pe teritoriul României protecţia mărcilor şi indicaţiilor geografice, potrivit prezentei legi.    Art. 93. - În domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci are următoarele atribuţii:    a) înregistrează, examinează şi publică cererile de înregistrare a mărcilor;    b) examinează mărcile înregistrate sau depuse spre înregistrare la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, recunoscând sau refuzând protecţia acestora pe teritoriul României;    c) înregistrează şi publică cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice şi acordă protecţie acestora pe teritoriul României;    d) eliberează certificate de înregistrare a mărcilor;    e) eliberează certificate de înregistrare a indicaţiilor geografice şi acordă dreptul de utilizare a acestora;    f) organizează şi ţine Registrul Naţional al Mărcilor şi Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice;    g) eliberează certificate de prioritate pentru mărci;    h) efectuează cercetări prealabile înregistrării unei mărci;    i) administrează, conservă şi dezvoltă colecţia naţională de mărci şi de indicaţii geografice şi realizează baza de date informative în domeniu;

197

   j) întreţine relaţii cu organe guvernamentale similare şi organizaţii regionale de proprietate industrială; reprezintă România în organizaţii internaţionale de specialitate;    k) editează publicaţia oficială privind mărcile şi indicaţiile geografice ale produselor şi asigură schimbul de publicaţii cu administraţiile naţionale similare străine şi cu organismele şi organizaţiile internaţionale de profil;    l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.

   CAPITOLUL XV Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 94. - Cererile de înregistrare a mărcilor pentru care nu s-a luat o decizie până la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse prevederilor acesteia.    Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a acesteia.    Art. 95. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.    Pe aceeaşi dată se abrogă:    -Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 29 decembrie 1967;    -Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 77/1968 privind aplicarea Legii nr. 28/1967, publicată în Buletinul Oficial nr. 8 din 27 ianuarie 1968;    -Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.057/1968 pentru aprobarea Regulamentului privind compunerea, organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea litigiilor privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, publicată în Buletinul Oficial nr. 66 din 17 mai 1968;    -Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.508/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale privind invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările, precum şi mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, publicată în Buletinul Oficial nr. 159 din 31 decembrie 1969;    -orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

   Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

   p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU

   Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

   p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE

   Bucureşti, 15 aprilie 1998.    Nr. 84.

198

Legea nr.129/1992 privind desenele si modelele, republicata in M.O. nr.876 din 20.12.2007

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

   Art. 1. -(1) Drepturile asupra desenelor şi modelelor sunt dobândite şi protejate în România prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare O.S.I.M., în condiţiile prezentei legi.    (2) Prezenta lege se aplică desenelor şi modelelor ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România ori care îşi produc efectele în România, ca urmare a unei protecţii comunitare sau internaţionale.    (3) Străinii cu domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de prevederile prezentei legi în condiţiile convenţiilor internaţionale privind desenele şi modelele, la care România este parte.    Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:    a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1992;    b) autor - persoana fizică sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înţelegeri, care a creat desenul sau modelul;    c) certificat de înregistrare - titlul de protecţie acordat de O.S.I.M. pentru desenele şi modelele înregistrate;    d) desen sau model - aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia;    e) desen sau model comunitar - desenul sau modelul protejat în condiţiile Regulamentului nr. 6/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002, de către Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă, cu efect pe întregul teritoriu al Comunităţilor Europene;    f) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de formă, care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului;    g) înregistrare - modul de dobândire a drepturilor asupra desenelor şi modelelor în temeiul prezentei legi sau al convenţiilor internaţionale la care România este parte;    h) mandatar autorizat - persoana care exercită profesiunea de consilier în proprietate industrială în condiţiile legii şi care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în faţa O.S.I.M.;    i) produs - orice articol obţinut printr-un proces industrial sau artizanal, conţinând printre altele şi elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;    j) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită dezasamblarea şi reasamblarea produsului;    k) solicitant - persoana fizică sau juridică ce solicită la O.S.I.M. înregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de înregistrare a unui desen sau model;    l) titular - persoana fizică sau juridică căreia îi aparţin drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului şi pentru care se eliberează certificatul de înregistrare.

199

   Art. 3. -(1) Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine autorului desenului sau modelului ori succesorului său în drepturi, pentru desenele şi modelele create în mod independent.    (2) În cazul în care mai multe persoane au creat în mod independent un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine persoanei care a depus prima cererea de înregistrare.    (3) În cazul în care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu, dreptul aparţine persoanei care l-a comandat.    Art. 4. - Până la proba contrară, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.    Art. 5. -(1) Drepturile asupra unui desen sau model dobândite conform prezentei legi nu prejudiciază drepturile asupra desenelor sau modelelor neînregistrate, mărcilor şi altor semne distinctive, brevetelor de invenţie şi modelelor de utilitate, caracterelor tipografice, topografiilor de produse semiconductoare.    (2) Protecţia desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu exclude şi nu prejudiciază protecţia prin drept de autor a acestuia.

   CAPITOLUL II Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor

   Art. 6. -(1) Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model, în sensul art. 2, este nou şi are un caracter individual.    (2) Un desen sau model este considerat nou dacă niciun desen sau model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.    (3) Se consideră că desenele sau modelele sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.    (4) Se consideră că un desen sau model are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.    (5) La evaluarea caracterului individual trebuie să se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau modelului.    (6) Dacă un desen sau model aplicat la un produs ori încorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi considerat nou şi având caracter individual numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:    a) partea componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acestuia; utilizare normală înseamnă utilizarea de către beneficiar, fără a include întreţinerea sau reparaţiile;    b) caracteristicile vizibile ale părţii componente îndeplinesc ele însele condiţiile privind noutatea şi caracterul individual.    Art. 7. -(1) În sensul aplicării art. 6, se consideră că un desen sau model a fost făcut public dacă a fost publicat ori dezvăluit în alt mod, expus, utilizat în comerţ, cu excepţia situaţiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil şi în cadrul activităţii obişnuite, să devină cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauză care acţionează în cadrul Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de

200

înregistrare sau, dacă a fost invocată o prioritate, înaintea datei de prioritate. Cu toate acestea, nu se va considera că desenul sau modelul a fost făcut public pentru simplul motiv că a fost dezvăluit unei terţe persoane în condiţii explicite sau implicite de confidenţialitate.    (2) În aplicarea art. 6 alin. (2) şi (4), divulgarea nu este luată în considerare dacă desenul sau modelul pentru care se solicită protecţie a fost făcut public:    a) de către autor sau succesorul său în drepturi ori de către un terţ pe baza informaţiilor furnizate sau actelor îndeplinite de autor sau succesor;    b) în perioada de 12 luni precedând data de depozit a cererii de înregistrare sau, dacă o prioritate este revendicată, la data de prioritate.    (3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în situaţia în care desenul sau modelul a fost făcut public, ca urmare a unui abuz în legătură cu autorul sau succesorul său.    Art. 8. -(1) Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi înregistrat.    (2) Nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus în forma şi la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care acesta este încorporat sau căruia îi este aplicat să fie conectat mecanic ori amplasat în, în jurul sau pe un alt produs, astfel încât fiecare produs să îşi poată îndeplini funcţia proprie.    (3) Poate fi înregistrat un desen sau model care permite asamblări sau conexiuni multiple între produsele interschimbabile în cadrul unui sistem modular.    Art. 9. - Sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.

   CAPITOLUL III Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie

   Art. 10. -(1) Cererea de înregistrare a unui desen sau model trebuie să cuprindă:    a) solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului;    b) datele de identificare a solicitantului;    c) numărul de desene sau modele pentru care se solicită protecţia;    d) indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, dacă este cazul;    e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicită protecţia, aşa cum apar în reprezentările grafice depuse;    f) numele autorilor sau o declaraţie pe răspunderea solicitantului că autorii au renunţat la dreptul de a fi menţionaţi în cerere şi/sau în publicaţiile desenului sau modelului;    g) reprezentările grafice ale desenului sau modelului, în 3 exemplare.    (2) Cererea de înregistrare mai poate conţine, după caz, şi alte elemente care nu condiţionează data depozitului reglementar:    a) datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;    b) actele de prioritate, în cazul în care se invocă una dintre priorităţile prevăzute la art. 16 şi 17;    c) solicitarea amânării publicării;    d) procura de reprezentare în faţa O.S.I.M.;    e) declaraţia indicând informaţiile care, după cunoştinţa solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei desenului sau modelului pentru care se solicită înregistrarea.    Art. 11. -

201

(1) Reprezentările grafice trebuie să redea complet desenul sau modelul care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie evidenţiate. În caz contrar, cererea de înregistrare se respinge. Reprezentările grafice trebuie să fie de o calitate suficientă, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului să fie evidenţiate şi publicarea să fie posibilă.    (2) În cazul unui desen, reprezentările grafice pot fi însoţite de 3 specimene.    (3) Nu se admit la înregistrare desene sau modele reprezentate grafic în mod schematic sau de principiu.    Art. 12. -(1) Cererea de înregistrare şi descrierea, prezentate conform art. 10 şi redactate în limba română, însoţite de reprezentările grafice ale desenului sau modelului ori, după caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. şi constituie depozitul reglementar.    (2) O.S.I.M. înregistrează cererea dacă sunt depuse minimum următoarele: o cerere care să conţină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a solicitantului şi reprezentările grafice sau specimenele, într-un exemplar.    (3) Dacă în termen de două luni de la data depunerii cererii de înregistrare conform alin. (2) nu sunt depuse completările necesare pentru constituirea depozitului reglementar conform alin. (1), cererea de înregistrare se respinge.    (4) Data depozitului reglementar este data la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (2) sau data care rezultă din tratatele ori convenţiile privind desenele sau modelele la care România este parte.    (5) Cererea de înregistrare având dată de depozit se înscrie în Registrul cererilor depuse.    (6) Registrul cererilor depuse poate să fie realizat atât pe format hârtie, cât şi în format electronic.    Art. 13. -(1) În procedurile în faţa O.S.I.M. solicitantul înregistrării sau succesorul său în drepturi poate fi reprezentat de un consilier în proprietate industrială autorizat.    (2) Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea conform alin. (1) este obligatorie, cu excepţia depunerii cererii.    Art. 14. -(1) Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleiaşi categorii de produse, în conformitate cu clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor.    (2) Desenele şi modelele care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie să satisfacă o regulă de unitate de concepţie, de unitate de producţie sau de unitate de utilizare ori trebuie să aparţină aceluiaşi ansamblu sau aceleiaşi compoziţii de articole.    Art. 15. - Depozitul reglementar asigură solicitantului un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, faţă de orice alt depozit ulterior privind acelaşi desen sau model.    Art. 16. -(1) Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor părţi la convenţiile la care România este parte beneficiază de un drept de prioritate de 6 luni, cu începere de la data primului depozit, dacă solicită protecţia în acest termen, pentru acelaşi desen sau model.    (2) Se recunoaşte un drept de prioritate de 6 luni, întemeiat pe un depozit de model de utilitate.    Art. 17. - Dacă solicitantul a prezentat anumite produse şi servicii în cadrul unei expoziţii internaţionale oficiale sau oficial recunoscute, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnată la Paris la data de 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Legea nr. 246/1930, cu modificările şi completările ulterioare, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenţiei de la Paris pentru protecţia

202

proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, şi dacă o cerere de înregistrare a desenului sau modelului sub care au fost prezentate aceste produse a fost depusă la O.S.I.M. într-un termen de 6 luni de la data prezentării în expoziţie, solicitantul va beneficia de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziţie; această perioadă nu prelungeşte termenul de prioritate prevăzut la art. 16.    Art. 18. - Priorităţile prevăzute la art. 16 şi 17 sunt recunoscute dacă sunt invocate odată cu depunerea cererii şi dacă în termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirmă prin acte de prioritate.    Art. 19. -(1) Cererile de înregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinări preliminare din care să rezulte:    a) îndeplinirea condiţiilor de formă ale cererii, prevăzute la art. 10 alin. (1);    b) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru reprezentările grafice, prevăzute la art. 11;    c) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevăzute la art. 10 alin. (2);    d) achitarea taxelor în termenul şi cuantumul prevăzute de lege.    (2) În cazul în care neregularităţile nu sunt remediate în termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, după caz, nu se va recunoaşte prioritatea.    (3) Dacă se constată neregularităţi, acestea se notifică solicitantului, acordându-i-se un termen necesar pentru remedieri.    (4) Cererile care nu îndeplinesc condiţiile de depozit multiplu se vor diviza de către solicitant, la cererea O.S.I.M.    (5) Solicitantul are obligaţia să divizeze cererea în termenul acordat de O.S.I.M., constituind câte un depozit reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14.    (6) În cazul în care solicitantul nu divizează cererea în termenul acordat, O.S.I.M. divizează din oficiu cererea în mai multe cereri divizate şi va lua în examinare numai prima cerere, respingându-le pe celelalte.    (7) Cererile divizate nu pot fi depuse decât pentru elementele care nu depăşesc conţinutul cererii iniţiale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii iniţiale.    Art. 20. -(1) Cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum şi reproducerea, fotografia sau reprezentarea grafică a acestuia se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M., în format electronic, în termen de maximum 4 luni de la data constituirii depozitului reglementar, în alb-negru sau, la cerere, în culori.    (2) Publicarea prevăzută la alin. (1) poate fi amânată, la cererea solicitantului, pe o perioadă care nu poate depăşi 30 de luni, calculată de la data depunerii cererii sau de la data priorităţii, când aceasta a fost invocată.    (3) Publicarea cererilor internaţionale de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale este considerată o publicare conform alin. (1).    Art. 21. -(1) Persoanele interesate pot face opoziţii scrise la O.S.I.M. privind cererea de înregistrare a desenului sau modelului, în termen de două luni de la data publicării acestuia, pentru motivele prevăzute la art. 22 alin. (3).    (2) O.S.I.M. notifică solicitantului cererii opoziţia formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum şi motivele opoziţiei privind înregistrarea desenului sau modelului.    (3) În termen de două luni de la data notificării opoziţiei, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere.

203

   (4) Opoziţia formulată cu privire la cererea de desen sau model publicată se soluţionează de către o comisie din cadrul Serviciului desene şi modele în termen de 3 luni de la depunere. Comisia emite un raport de admitere sau de respingere a opoziţiei, care va fi avut în vedere la examinarea de fond.    (5) Soluţionarea opoziţiei poate fi suspendată în următoarele situaţii:    a) când se bazează pe o cerere de înregistrare a unui desen sau model, până la luarea unei hotărâri cu privire la aceasta;    b) desenul sau modelul opus face obiectul unei acţiuni în anulare, până la soluţionarea definitivă a cauzei.    Art. 22. -(1) Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor se examinează de către Comisia de examinare a desenelor şi modelelor. Comisia hotărăşte, după caz, înregistrarea sau respingerea desenului sau modelului, în termen de 12 luni de la data publicării cererii, ori poate lua act de renunţarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotărârea de înregistrare a desenului sau modelului pe baza unui raport de examinare şi în conformitate cu prevederile art. 2, 6 şi 7.    (2) Înregistrarea desenelor sau modelelor se face în Registrul desenelor şi modelelor şi se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M.    (3) Cererea de înregistrare a unui desen sau model va fi respinsă sau înregistrarea va fi anulată pentru următoarele motive:    a) nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 6 şi 7;    b) obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 8 şi 9;    c) încoroporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat;    d) constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, la care România a aderat prin Decretul nr. 1.177/1968, sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art. 6 ter din convenţie;    e) solicitantul nu a făcut dovada că este persoană îndreptăţită la înregistrarea desenului sau modelului în sensul art. 3;    f) desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau după data de prioritate, dacă o prioritate este revendicată, şi care este protejat de la o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar, sau prin înregistrarea unui desen sau model în România ori printr-o cerere de obţinere a protecţiei în România;    g) desenul sau modelul foloseşte un semn disctinctiv ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice acestă utilizare.    (4) Când un desen sau model a fost respins la înregistrare ori când un drept asupra unui desen sau model a fost declarat nul în temeiul alin. (3), desenul sau modelul poate fi înregistrat ori dreptul asupra desenului poate fi menţinut într-o formă modificată, dacă în acea formă cerinţele de protecţie vor fi îndeplinite, iar identitatea desenului sau modelului va fi păstrată. Înregistrarea sau menţinerea într-o formă modificată poate să includă înregistrarea însoţită de o renunţare parţială din partea deţinătorului dreptului asupra desenului sau modelului ori de înregistrarea în Registrul desenelor şi modelelor a hotărârii judecătoreşti a instanţei care a pronunţat nulitatea parţială a dreptului asupra desenului sau modelului.    (5) Dreptul asupra unui desen poate fi declarat nul chiar după ce a expirat sau s-a renunţat la el.

204

   (6) În examinarea cererii, se vor lua în considerare fondul documentar de desene şi modele existent la O.S.I.M., înregistrările internaţionale de desene şi modele la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, desenele/modelele comunitare, precum şi orice alte documente relevante pentru procedurile de examinare depuse de persoanele interesate. În procedurile de examinare, O.S.I.M. poate solicita orice completări necesare, iar în cazul desenelor, chiar specimene.    (7) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi cererilor internaţionale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care îşi extind efectele lor în România, în afară de cazul în care nu se prevede altfel.    Art. 23. - Dacă înregistrarea unui desen sau model, reînnoirea înregistrării acestuia sau înscrierea unei modificări în Registrul de desene şi modele a fost afectată, în mod evident, din eroare materială, O.S.I.M. poate, în termen de 3 luni cu începere de la data înregistrării sau de la data înscrierii, să revoce înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate. Hotărârea de revocare, motivată, se comunică persoanelor interesate în termen de 30 de zile.    Art. 24. -(1) Hotărârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului pot fi contestate, în scris şi motivat, la O.S.I.M., în termen de 30 de zile de la comunicare.    (2) Contestaţia va fi examinată, în termen de cel mult 3 luni de la depunerea contestaţiei, de către Comisia de contestaţii din Departamentul de apeluri al O.S.I.M.    Art. 25. -(1) Hotărârea Comisiei de contestaţii se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la pronunţare şi poate fi atacată la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.    (2) Hotărârile Comisiei de contestaţii rămase definitive şi irevocabile se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronunţarea hotărârii.    (3) În faţa Comisiei de contestaţii părţile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier în proprietate industrială autorizat.    Art. 26. - Toate hotărârile luate în cadrul O.S.I.M. vor fi motivate.    Art. 27. - Eliberarea certificatelor de înregistrare de desene sau modele de către O.S.I.M. se face în temeiul hotărârilor de admitere a cererii de înregistrare a desenelor sau modelelor, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea de admitere a rămas definitivă şi irevocabilă.    Art. 28. -(1) Procedurile privind cererile de înregistrare de desene şi modele şi certificatele de înregistrare sunt supuse taxelor, în cuantumul şi la termenele stabilite conform legii. Taxele se plătesc în contul O.S.I.M.    (2) Taxele datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate se plătesc în valută în contul O.S.I.M.    (3) Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective sau respingerea cererii de înregistrare a desenului ori modelului.    Art. 29. -(1) Solicitantul sau titularul certificatului de înregistrare care, din motive de forţă majoră, nu a putut să respecte un termen privind procedurile în faţa O.S.I.M. este repus în termen, dacă prezintă o cerere motivată, în termen de 60 de zile de la încetarea cauzei care l-a împiedicat să acţioneze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în următoarele situaţii:    a) invocarea priorităţii conform art. 16-18;

205

   b) plata taxelor de înregistrare şi publicare;    c) înregistrarea unei opoziţii conform art. 21;    d) formularea contestaţiilor conform art. 24.    (3) Cererea de repunere în termen va fi însoţită de dovada privind plata taxei legale.

   CAPITOLUL IV Drepturi şi obligaţii

   Art. 30. - Pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza şi de a împiedica utilizarea lor de o terţă parte care nu dispune de consimţământul său. Titularul are dreptul de a interzice terţilor să efectueze, fără consimţământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piaţă, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.    Art. 31. -(1) Întinderea protecţiei este determinată de reprezentările grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate.    (2) Protecţia acordată unui desen sau model în baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.    (3) La stabilirea sferei de protecţie se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului.    Art. 32. - Drepturile conferite la art. 30 nu se exercită în privinţa:    a) actelor efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial, experimental, de cercetare sau învăţământ, cu condiţia ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea normală a desenelor sau modelelor şi să se menţioneze sursa;    b) activităţilor de reproducere în domeniul cercetării sau învăţământului, în scopul citării ori predării, cu condiţia ca aceste activităţi să fie compatibile cu practica comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept exploatării normale a desenului sau modelului şi ca sursa să fie menţionată;    c) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă ţară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb şi accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de reparaţii pe aceste vehicule;    d) folosirii sau luării măsurilor efective şi serioase de folosire a desenelor sau modelelor de către terţi, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului şi revalidarea certificatului;    e) folosirii desenului sau modelului cu bună-credinţă, în perioada cuprinsă între data publicării decăderii din drepturi a titularului şi data publicării dreptului restabilit.    Art. 33. - Drepturile decurgând din înregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piaţa comunitară a produselor în care sunt încorporate desene sau modele protejate ori la care acestea se aplică, introduse pe piaţă anterior de către titularul certificatului de înregistrare sau cu consimţământul acestuia.    Art. 34. -(1) Începând cu data publicării cererii persoana fizică sau persoana juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiază provizoriu de aceleaşi drepturi conferite în conformitate cu prevederile art. 30, până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.

206

   (2) Încălcarea prevederilor alin. (1) atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.    Art. 35. -(1) Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar şi poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani.    (2) Pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menţinere în vigoare a acestuia.    (3) O.S.I.M. acordă un termen de graţie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de menţinere în vigoare, pentru care se percep majorări.    (4) Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturi.    (5) Decăderea titularului din drepturi se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M.    (6) În cazul decăderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de înregistrare, în termen de 6 luni de la data decăderii, pentru motive temeinice.    Art. 36. - Dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului încetează în următoarele situaţii:    a) la expirarea perioadei de valabilitate;    b) prin anularea certificatului de înregistrare;    c) prin decăderea titularului din drepturi;    d) prin renunţarea titularului certificatului de înregistrare.    Art. 37. - Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor pot menţiona pe produse semnul D, respectiv litera "D" majusculă, înscrisă într-un cerc, însoţită de numele titularului sau de numărul certificatului.    Art. 38. -(1) Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum şi drepturile născute din înregistrare sunt transmisibile în tot sau în parte.    (2) Transmiterea se poate face pe cale succesorală, prin cesiune sau licenţă.    (3) Transmiterea se înscrie la O.S.I.M. în Registrul desenelor şi modelelor şi produce efecte faţă de terţi numai de la data publicării în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M. a menţiunii de transmitere.    (4) Înscrierea transmiterii de drepturi asupra desenelor sau modelelor aflate în litigiu se suspendă până la data rămânerii definitive a hotărârilor judecătoreşti cu privire la acestea.    Art. 39. -(1) Autorul, titular al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract cu persoanele care exploatează desenul sau modelul.    (2) În cazul încheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc în acest contract.    Art. 40. - Cererile internaţionale făcute în conformitate cu Aranjamentul de la Haga se depun la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M.    Art. 41. -(1) Autorul are dreptul să i se menţioneze numele, prenumele şi calitatea în certificatul de înregistrare eliberat, precum şi în orice acte sau publicaţii privind desenul sau modelul.    (2) Datele din certificatul de înregistrare se înscriu în carnetul de muncă.

207

   Art. 42. -(1) Înregistrarea desenului sau modelului poate fi anulată, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, pentru motivele prevăzute la art. 22 alin. (3).    (2) Anularea poate fi cerută pe toată durata de valabilitate a certificatului de înregistrare şi se judecă de către Tribunalul Bucureşti.    (3) Hotărârea de anulare se înregistrează la O.S.I.M. şi se publică în termen de maximum două luni de la data înregistrării acesteia.    Art. 43. - Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licenţă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun.

   CAPITOLUL V Desenele şi modelele comunitare

   Art. 44. - Desenele şi modelele comunitare beneficiază de protecţie pe teritoriul României, în baza Regulamentului nr. 6/2002/CE privind desenele şi modelele comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002.    Art. 45. - Cererile de desene şi modele comunitare pot fi depuse direct la Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă sau prin intermediul O.S.I.M.    Art. 46. - Când o cerere de desen sau model comunitar este depusă la O.S.I.M. în temeiul art. 35 din Regulamentul nr. 6/2002/CE privind desenele şi modelele comunitare, O.S.I.M. înscrie data primirii pe cerere, şi, fără să procedeze la examinare, o transmite la Oficiul comunitar în termen de două săptămâni, cu plata unei taxe de transmitere în cuantum de 70 lei.    Art. 47. - Litigiile având ca obiect desene sau modele comunitare, pentru care Regulamentul nr. 6/2002/CE atribuie competenţa tribunalelor de desene şi modele comunitare în sensul art. 80 alin. (1) din regulament, sunt de competenţa Tribunalului Bucureşti, care soluţionează cauzele în primă instanţă.

   CAPITOLUL VI Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci îndomeniul protecţiei desenelor şi modelelor

   Art. 48. - O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unică pe teritoriul României, care asigură protecţia desenelor şi modelelor.    Art. 49. - O.S.I.M. are următoarele atribuţii în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor:    a) acordă protecţie prin eliberarea certificatului de înregistrare a desenelor şi modelelor;    b) este depozitarul Registrului cererilor depuse şi al Registrului desenelor şi modelelor;    c) efectuează, la cerere, cercetări documentare privind desenele şi modelele publicate şi servicii de mediere;    d) întreţine relaţii cu organizaţiile guvernamentale similare şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care România este membră;    e) informează Comisia Europeană cu privire la dispoziţiile naţionale adoptate în scopul transpunerii dispoziţiilor Directivei 98/71/CE;    f) acordă, la cerere, asistenţă în domeniul proprietăţii industriale, organizează cursuri de instruire pentru specialiştii în domeniu;

208

   g) editează şi publică periodic în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M. date privitoare la desene şi modele.

   CAPITOLUL VII Răspunderi şi sancţiuni

   Art. 50. - Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de autor al desenului sau modelului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.    Art. 51. - În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească, se stabileşte că o altă persoană decât cea care figurează în cererea de înregistrare sau în certificatul de înregistrare este îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare, O.S.I.M. eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului.    Art. 52. -(1) Constituie infracţiune de contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani săvârşirea fără drept a oricărui act prevăzut la art. 30, după data înregistrării desenului sau modelului.    (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) sunt de natură să prezinte pericol social pentru siguranţa sau sănătatea consumatorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.    (3) Organele de cercetare penală pot dispune din oficiu în cadrul actelor premergătoare măsurile necesare indisponibilizării produselor ce poartă desene sau modele contrafăcute, precum şi conservarea probelor potrivit dreptului comun şi dispoziţiilor speciale în materie.    (4) Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute; aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârşirea infracţiunii de contrafacere.    Art. 53. -(1) Titularul unui desen sau model înregistrat poate solicita instanţei judecătoreşti:    a) dispunerea unor măsuri asigurătorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor asupra unui desen sau model înregistrat şi dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă;    b) dispunerea, imediat după vămuire, a unor măsuri de încetare a faptelor de încălcare a drepturilor unui desen sau model ce au fost săvârşite de un terţ cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate care implică o atingere a acestor drepturi.    (2) Pentru ordonarea măsurilor asigurătorii sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun. La luarea măsurilor asigurătorii, ordonate de către instanţă, va putea fi cerută constituirea de către reclamant a unei garanţii suficiente pentru prevenirea abuzurilor.    (3) Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente de probă de care acesta dispune, pentru a dovedi că este titularul dreptului încălcat ori a cărui încălcare este inevitabilă.    (4) În cazul în care mijloacele de probă în susţinerea pretenţiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanţa va putea să dispună ca probele să fie produse de către pârât, sub condiţia garantării confidenţialităţii informaţiilor, potrivit legii.    (5) Instanţa va putea să dispună ca autorul încălcării drepturilor decurgând dintr-un certificat de înregistrare să furnizeze informaţii imediate privind provenienţa şi

209

circuitele de distribuire a mărfurilor contrafăcute, precum şi informaţii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu condiţia ca o astfel de măsură să nu fie excesivă în raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.    Art. 54. - Autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului înregistrat, suspendarea vămuirii la importul mărfurilor, în cazurile prevăzute la art. 53, până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti.    Art. 55. - Certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor în vigoare reprezintă active necorporale şi pot fi înregistrate în patrimoniul titularului, persoană juridică.    Art. 56. -(1) La cererea instanţei judecătoreşti, O.S.I.M. este obligat să înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită.    (2) În toate litigiile privind desenele şi modelele citarea titularilor este obligatorie.    *    Prezenta lege*) transpune dispoziţiile Directivei 98/71/CE privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor comunitare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 289 din 28 octombrie 1998, şi creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului nr. 6/2002/CE privind desenele şi modelele comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002.    ___________    *)Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare este prevăzută în Legea nr. 280/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1992.

   NOTĂ:    Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 280/2007 care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 129/1992 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 280/2007:    "Art. II. - Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor pentru care nu s-a luat o hotărâre se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi.    Art. III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.    (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Guvernul adoptă un nou regulament de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată."

210