“Disclaimer-ul”Redundanță sau necesitate ?

Mihai Andrei EnacheJurist, Consilier P.I. Partener - Ratza & ratza

Noțiune și aplicabilitate

• “Disclaimer-ul” - Renunțarea (voluntară sau la cererea expresă a Oficiului) la exclusivitatea protecției pentru o anumită parte (lipsită de distinctivitate) a mărcii.

• Reglementare Actuală - Legea Mărcilor nr. 84/1998 (Republicată) - Art. 23. - (1) “Cand un element neesential al marcii este lipsit de caracter distinctiv (Art. 5 lit. b) si daca acest element este de natura sa creeze indoieli asupra intinderii protectiei marcii, OSIM ceresolicitantului sa declare, in termen de doua luni de la data notificarii, ca nu invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Declaratia se publica odata cu marca inregistrata.”

• Vechea Reglementare – Regulament de Aplicare al Legii Mărcilor nr. 84/1998 – Regula 17 (4) “În cazul in care marca include si un element care este lipsit de caracter distinctiv si daca acest element este de natura să creeze îndoieli asupra întinderii protectiei marcii, OSIM poate cere solicitantului sa declare, in termen de doua luni de la data notificarii, ca nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Aceasta declaratie va fi publicată de către OSIM odată cu marca înregistrată”.

WIPO - Convenția de la Paris 1883

• Articolul 6 quinquies B (2) Marcile de fabrica sau de comert vor putea fi refuzate de la inregistrare sau invalidate când sunt lipsite de orice caracter distinctiv sau când sunt compuse exclusiv din semne sau indicatii putând să serveasca, in comert, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, locul de origine a produselor sau data productiei, sau când ele au devenit uzuale in vorbirea curenta sau in practica comerciala, cinstita si constanta, din tara in care se cere protectia.

OHIM - CTMR COUNCIL REG. (EC) No 207/2009

• Article 37 (2). Where the trade mark contains an element which is not distinctive, and where the inclusion of that element in the trade mark could give rise to doubts as to the scope of protection of the trade mark, the Office may request, as a condition for registration of said trade mark, that the applicant state that he disclaims any exclusive right to such element. Any disclaimer shall be published together with the application or the registration of the Community trade mark, as the case may be.

OHIM - CTMR Guidelines

• In situația în care marca conține un element care nu este distinctiv, examinatorul poate solicita titularului să nu revendice exclusivitatea, numai atunci când includerea acestuia ar putea cauza îndoieli asupra întinderii protecției mărcii.

• Examinatorii nu trebuie să recurgă la această prevedere în mod automat, când marca conține elemente lipsite de distinctivitate.

• Pentru elementele care desemnează tipul, cantitatea, calitatea, valoarea sau originea geografică nu se va solicita "disclaimer". In mod similar cuvintele comune gen (the, to, of, etc.) sau altele nedistinctive (forme de ambalaj sau tipuri comune de împachetare sau îmbuteliere) nu vor necesita "disclaimer".

• În situația în care o marcă constă într-o combinație de elemente nedistinctive, de sine stătătoare, examinatorul nu va solicita "disclaimer" pentru nici unul dintre ele - ex. "Alicante Local and International News".

• Daca, în schimb, examinatorul solicită "disclaimer" iar titularul nu este de acord, marca va fi refuzată în întregime.

• Dacă solicitantul emite un "disclaimer" ab initio in mod voluntar, examinatorul va trebui să accepte acel "disclaimer".

Drepturile conferite de marcăLegea Mărcilor nr. 84/1998 (Republicată) -Art. 36

(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

(2) Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată; b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau

serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;

c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.

(3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte:a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor

sub acest semn;c) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi

acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Art. 37. - (1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere ca terţilor să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 36 alin. (2) numai după publicarea acesteia.

Art. 39. - (1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială:

b) indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora;

Importanța delimitarii solicitării "disclaimer-ului"

• Judecarea dificilă a conflictelor generate între mărci, ce conțin elemente lipsite de distinctivitate, dar pentru care nu a fost solicitat "disclaimer".

• Delimitarea între mărci slabe și marci lipsite de distinctivitate.• Inconsecvența Oficiilor.• Practica neunitara a Oficiilor.• Tratament ne/discriminant. • "Disclamer-ul" - Avantaj sau dezavantaj? • Anticiparea eventualelor conflicte.• Contracararea marcilor pentru care este acordat voluntar "disclaimer tactic", unde

întreaga marca practic este lipsită de distinctivitate (T-295/01 OLDENBURGER)(2186/2008 Sirop Pătlagina)

• Corectarea sau, din contra, susținerea deciziilor sau lipsei acestora, în cadrul procedurilor conflictuale inter partes subsecvente.

• Flexibilitatea criteriilor de catalogare a "disclaimer-elor" vis-à-vis de vocabularul român și internațional (i.e. englez), de specialitate, comun, ne/convențional, argou, etc. aflat în perpetuă schimbare.

• Materie rigidă vs. materie subiectivă - abordare distinctă.• Obligatoriu vs. Optional vs. Excludere completă.

Particularitățile conflictuale

• Pentru exercițiul analizei, extrapolând in extremis, în situația preluarii sistemului excluderii complete a "disclaimer-ului" ne vom confrunta cu urmatoarele posibile probleme:

– Abuz de drept, actiuni in contrafacere / opoziții la înregistrare. – Cazul atipic al Ordonanței Președențiale, unde, datorită caracterului vremelnic și

eminamente urgent, cazul nu se poate judeca în profunzimea dreptului.– Obligativitatea introducerii unei cereri reconvenționale pentru anularea mărcii, în

baza căreia s-a introdus acțiunea în contrafacere (acolo unde intreaga marca este lipsită de distinctivitate).

– Obligativitatea introducerii unei acțiuni în anulare a mărcii, în baza căreia s-a depus opoziție (acolo unde intreaga marca este lipsită de distinctivitate).

– Aparentul impas al Instanței sau al OSIM privind segregarea mărcilor slabe sau/si a elementelor lipsite de distinctivitate, dar care sunt potențate artificial în cadrul procedurilor conflictuale.

– Prejudicierea indirectă a terților (fără posibilități financiare de angajarea a consultanței sau asistentei de specialitate) care folosesc în comerț elemente lipsite de distinctivitate și care vor fi privați de acest drept, urmare obținerii, oportuniste, a unei mărci înregistrate.

Soluția dată de Excepția "Distinctivității dobândite"

• Refuzul Oficiului și respectiv solicitarea "disclamer-ului" pot fi contracarate, legal și bunăoară echitabil, prin furnizarea unor dovezi de "distinctivitate dobândită" asupra elementului în cauza (eg. "Prajitura casei", "Forma sticlei de

vodka Nemiroff"etc.).

– Legea Mărcilor nr. 84/1998 (Republicată) -Art. 5 (2) Dispoziţiile alin. (1) lit. b)-d) nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.

• Obținerea înregistrării fără "disclamer", în acest caz, este pe deplin justificată, ulterior titularul fiind îndreptățit, fără niciun echivoc, a se îndrepta împotriva terților care îi încalcă marca.

• Vitala, este, în acest caz, temporizarea depunerii cererii de marcă:

– Prea devreme: va fi lipsită de distinctivitate.– Prea târziu: vor mai fi pe piața terți care folosesc denumirea ca indicator de tip, gen etc.

• Odată ce a fost adresat subiectul distinctivității, toate celelalte viitoare instanțe vor face trimitere la procedura preliminară, facilitându-se astfel, judecata eficientă și cu celeritate.

Pericolul dat de Enciclopedie, Dictionar (și/sau web) etc.

• Caracterul examinarii, în genere, este unul pur subiectiv, dar cu toate acestea, se apelează în mod frecvent la unelte comune și universal acceptate, cum ar fi enciclopediile, dictionarele etc.

• Trebuie facută distincție între publicațiile electronice care sunt parțial credibile și cele tiparite sau cel puțin certificate.

• Apariția unei definiții asupra unui cuvânt nu-l face automat distinctiv sau lipsit de distinctivitate. Publicul acestora este unul larg, față de care nu se pot nuanța implicațiile juridice. Ca atare, întemeierea argumentațiilor, în ambele sensuri, ar trebui să fie, cel puțin, rezervată.

• Enciclopediile și chiar dicționarele, în mod frecvent și deloc accidental, nu țin seama de drepturile la marcă. Ne aflăm în situația în care mărci celebre sunt tratate și descrise ca substantive comune: WALKMAN, ANTINEVRALGIC etc.

• În conformitate cu practicile internaționale dar și conform art. 10 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 sunt incidente următoarele prevederi:“Dacă reproducerea unei mărci comunitare într-un dicţionar, o enciclopedie sau o lucrare asemănătoare de consultat dă impresia că aceasta constituie termenul generic al bunurilor sau serviciilor pentru care este înregistrată marca, editorul se ocupă, la cererea titularului mărcii comunitare, ca reproducerea mărcii comunitare să fie, cel mai târziu în ediţia următoare a lucrării, însoţită de indicaţia că este vorba despre o marcă înregistrată.” Aceste prevederi legislative trebuie interpretate prin analogie, armonizând dispozițiile comunitare cu cele naționale.

• Prin urmare, referirile facute în aceste dicționare pot crea prejudicii reputaționale și materiale serioase titularului mărcii, în același timp fiind de natură a pune în pericol chiar dreptul de proprietate asupra acestei mărci (i. e. Genericid)

• Soluția este dată de adresarea, către edituri, pentru a se garanta faptul că, în următoarele ediții ale acestor publicații, definițiile referitoare să fie însoțite de mențiunea “_______ este o marcă înregistrată a _________”.

Referințe și bibliografie:

• Mult mai profunde, din toate punctele de vedere, elocvente în cazuistică, în continuare pertinente și constituindu-se drept o condiție sine qua non pentru înțelegerea deplină a prezentelor aspecte, sunt urmatoarele studii si articole:

- "Despre admisibilitatea inregistrarii mărcilor, care nu sunt constituite exclusiv din elemente descriptive; utilizarea Disclaimer-ului" - Ing. ESTELLA GUTTMAN - Revista Română de Proprietate Industriala nr. 5/2006.

- "Administrarea Disclaimer-ului în legislația mărcilor" - Studii de caz din experiența Comisiei de Reexaminare" - Cons. Jur. MIHAELA UHR, Ing. PETRE OHAN Revista Română de Proprietate Industriala nr. 5/2007.

- "Is it time to disclaim the “Disclaimer Rule”? John M. DeBoer - Pentru o privire comparativă Common Law.

VA MULTUMESC pentru

ATENȚIE ȘI RABDARE!

Mihai Andrei Enache Jurist, Consilier P.I.

Partener, Ratza & ratzamae@ratza-ratza.com

tel: 0730650077