GHID PRIVIND EXAMINAREA EFECTUATĂ DE OFICIUL PENTRU ... · Identitatea și riscul de confuzie –...

Identitatea și riscul de confuzie – Caracterul distinctiv

Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu, Partea C, Opoziția Pagina 1 FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014

GHID PRIVIND EXAMINAREA EFECTUATĂ DE OFICIUL PENTRU ARMONIZARE ÎN

CADRUL PIEȚEI INTERNE (MĂRCI, DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE) ÎN LEGĂTURĂ

CU MĂRCILE COMUNITARE

PARTEA C

OPOZIȚIA

SECȚIUNEA 2

IDENTITATEA ȘI RISCUL DE CONFUZIE

CAPITOLUL 4

CARACTERUL DISTINCTIV



Cuprins

1 Observații generale ................................................................................... 3

2 Evaluarea caracterului distinctiv .............................................................. 5

2.1 Examinarea caracterului distinctiv: aspecte generale ............................. 6 2.1.1 Ce anume constituie o „componentă” sau un „element” al unui semn? ......... 6 2.1.2 Ce este caracterul distinctiv? .......................................................................... 6 2.1.3 Aspecte ale caracterului distinctiv care trebuie să fie examinate ................... 8 2.1.4 Momentul relevant .......................................................................................... 9 2.1.5 Produsele și serviciile relevante ................................................................... 10

2.2 Examinarea caracterului distinctiv intrinsec .......................................... 11 2.2.1 Principii generale .......................................................................................... 11

2.2.1.1 Exemple de componente descriptive ......................................................... 13 2.2.1.2 Exemple de componente laudative ........................................................... 14 2.2.1.3 Exemple de componente aluzive ............................................................... 14 2.2.1.4 Exemple de mărci anterioare cu caracter distinctiv intrinsec slab ............. 15

2.2.2 Teme specifice.............................................................................................. 16 2.2.2.1 Semnele constituite dintr-o singură literă sau din cifre și semnele scurte . 16 2.2.2.2 Elementele banale ..................................................................................... 17 2.2.2.3 Declarații de neinvocare ............................................................................ 18 2.2.2.4 Mărcile colective ........................................................................................ 18

2.3 Examinarea caracterului puternic distinctiv ........................................... 18



1 Observații generale Riscul de confuzie (inclusiv riscul de asociere) există atunci este posibil ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză, în ipoteza în care acestea poartă marca în cauză, provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate între ele din punct de vedere economic. Existența riscului de confuzie depinde de evaluarea globală a mai multor factori interdependenți, și anume: (i) similaritatea produselor și serviciilor, (ii) similaritatea semnelor, (iii) elementele distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict, (iv) caracterul distinctiv al mărcii anterioare și (v) publicul relevant. Primul pas în aprecierea eventualei existențe a riscului de confuzie este stabilirea acestor cinci factori, iar cel de al doilea constă în stabilirea importanței lor. În Hotărârea din 29 septembrie 1998, C-39/97, „Canon”, punctele 18 și 24, Curtea Europeană de Justiție (Curtea) a precizat următoarele:

[…] mărcile cu un caracter puternic distinctiv, fie în sine, fie datorită notorietății lor pe piață, se bucură de o protecție mai întinsă decât cele care au un caracter distinctiv mai slab.

[…] caracterul distinctiv al mărcii anterioare și, în special, notorietatea acesteia, trebuie să fie luate în considerare atunci când se determină dacă similaritatea dintre produsele sau serviciile acoperite de cele două mărci este suficientă pentru a da naștere riscului de confuzie.

De asemenea, în Hotărârea din 11 noiembrie 1997, „Sabel”, C-251/95, la punctul 23, Curtea preciza că:

[…] aprecierea globală a similarității vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează mărcile, având în vedere, în special, componentele lor distinctive și dominante.

Prin urmare, atât gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare, cât și, separat, caracterul distinctiv al diferitelor componente ale mărcilor compuse, constituie criterii importante care trebuie stabilite înaintea efectuării unei aprecieri globale a riscului de confuzie. În primul rând, este important să se facă deosebire între (i) analiza caracterului distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu, care determină întinderea protecției acordate acelei mărci, și (ii) analiza caracterului distinctiv al unei componente a mărcii, care determină dacă semnele aflate în conflict coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă un caracter distinctiv (așadar, similaritatea se referă la o componentă importantă) sau al unei componente slabe (așadar, similaritatea se referă la o componentă mai puțin importantă). De exemplu:



Componentele / Elementele mărcii

Marca privită în ansamblu (în ipoteza inexistenței unui caracter distinctiv dobândit)

Virgin Cola (băuturi nealcoolice)

Elementul „Cola” reprezintă un element slab, asociat băuturilor sau amestecurilor de cola, deoarece este descriptiv sau aluziv în raport cu aceste produse. Elementul „Virgin” are un caracter distinctiv normal pentru aceste produse.

Caracter distinctiv normal deoarece, datorită componentei „Virgin”, marca privită în ansamblu nu este descriptivă sau aluzivă ori slabă sub alte aspecte.

(produse electronice)

Elementul „Products”, deși ușor stilizat, este un element slab deoarece descrie o gamă largă de produse. Elementul „Billy’s”, așa cum este descris, are un caracter distinctiv normal pentru aceste produse.

Caracter distinctiv normal deoarece, datorită elementului „Billy’s”, așa cum este descris, și al aspectului specific, marca privită în ansamblu nu este descriptivă sau aluzivă sau slabă sub alte aspecte.

(preparate din cereale)

Elementul „Premium”’ este un element slab din cauza înțelesului laudativ, referitor la un element excelent. Pătratul de culoare gri închis, cu o prelungire în centrul laturii stângi, creează impresia de ansamblu a unei etichete cu design simplu. Pentru preparatele din cereale, imaginea unui spic de grâu este descriptivă sau aluzivă.

Caracter distinctiv mai slab decât cel normal, deoarece toate componentele sunt slabe, iar reprezentarea de ansamblu este banală.

În timp ce caracterul distinctiv trebuie evaluat atât pentru componentele mărcii anterioare, cât și pentru cele ale mărcilor contestate, caracterul distinctiv al mărcii privite în ansamblu este evaluat numai în ceea ce privește marca anterioară. Caracterul distinctiv al mărcii contestate, privite în ansamblu, nu este relevant în sine pentru evaluarea riscului de confuzie, astfel cum se explică mai detaliat în continuare, la punctul 2.1.3. Astfel, orice trimitere făcută în continuare la caracterul distinctiv al mărcii privite în ansamblu se referă exclusiv la marca anterioară. Metodologia pas cu pas, utilizată inițial de Oficiu, menține o separare între evaluarea obiectivă a similarității dintre semne și evaluările caracterului distinctiv al părților lor componente1. Totuși, ulterior, în cadrul evaluării globale, sunt luați în considerare toți factorii atunci când se face o apreciere globală a riscului de confuzie2. Această abordare diferă de altele care cântăresc caracterul distinctiv al diverselor elemente ale mărcilor concomitent cu evaluarea similarității dintre semne. Cu toate că diferența este doar una de metodă și, în principiu, nu ar trebui să afecteze constatarea riscului de confuzie în ultimă instanță, Oficiul utilizează prima din cele două metode descrise.

1 A se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 3, Compararea semnelor. 2 A se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 8, Evaluarea globală.



În orice caz, impactul caracterului distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu nu intră în discuție până la efectuarea evaluării globale, deoarece Tribunalul consideră că nu este corect ca, în faza de evaluare a similarității semnelor, să se țină seama de ceea ce ar putea constitui un grad scăzut sau un grad ridicat al caracterului distinctiv al mărcii anterioare (Hotărârea din 25 martie 2010, T-5/08 - T-7/08, „Golden Eagle”, punctul 65 și Hotărârea din 19 mai 2010, T-243/, „EDUCA Memory game”, 08, punctul 27). 2 Evaluarea caracterului distinctiv Trebuie subliniat din nou că evaluarea caracterului distinctiv este împărțită în două părți separate: (i) caracterul distinctiv al componentelor unui semn și (ii) caracterul distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu. Astfel cum se explică în continuare, scopul acestor evaluări separate este diferit. Caracterul distinctiv al componentelor Atunci când se evaluează riscul de confuzie, se efectuează o analiză a caracterului descriptiv, aluziv sau slab sub alte aspecte al componentelor care coincid, pentru a calcula măsura în care aceste componente care coindid au o capacitate mai mare sau mai mică de a indica originea comercială. Prin aceasta se recunoaște faptul că este mai probabil ca un consumator să considere că un element descriptiv, aluziv sau slab sub alte aspecte al unei mărci nu este utilizat pentru a identifica o întreprindere anume și astfel pentru a distinge respectivele produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi. În consecință, deși titularii de mărci utilizează, de regulă, ca parte a unei mărci, elemente descriptive, aluzive sau slabe sub alte aspecte, pentru a informa consumatorii cu privire la anumite caracteristici ale produselor sau serviciilor respective, ar putea fi mai dificil de stabilit că publicul ar putea fi indus în eroare în ceea ce privește originea, din cauza similarităților existente exclusiv între elemente slabe. Este necesar să se examineze caracterul distinctiv al componentelor mărcii anterioare și al mărcii contestate. Caracterul distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu Hotărârea „Canon” precizează clar următoarele: (i) cu cât marca anterioară este mai distinctivă, cu atât va fi mai mare riscul de confuzie și (ii) mărcile anterioare cu un caracter puternic distinctiv, fie în sine, fie datorită notorietății lor pe piață, se bucură de o protecție mai largă decât mărcile cu un caracter distinctiv mai slab. În consecință, caracterul distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu determină puterea și întinderea protecției conferite acesteia; acest caracter distinctiv trebuie luat în considerare în scopul evaluării riscului de confuzie (nu însă și pentru evaluarea similarității între mărci – a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 27 noiembrie 2007, T-434/05, „Activy Media Gateway”, punctele 50 și 51).



2.1 Examinarea caracterului distinctiv: aspecte generale 2.1.1 Ce anume constituie o „componentă” sau un „element” al unui semn? Curtea nu a definit ce anume trebuie să se considere drept o „componentă” sau un „element” al unui semn. Componentele sunt ușor de identificat atunci când un semn este împărțit vizual în diferite părți (de exemplu, componente figurative și componente verbale separate). Termenul „componentă” acoperă, însă, mai mult decât aceste deosebiri vizuale. În ultimă instanță, perceperea semnului de către publicul relevant este determinantă, iar o componentă există în toate cazurile în care este percepută de public. De exemplu, publicul relevant va privi adesea semnele constituite din un singur cuvânt ca fiind constituite din diferite componente, în special atunci când o parte are un înțeles clar și evident, iar restul nu are niciun înțeles sau are un înțeles diferit (de exemplu, în marca EUROFIRT, componenta „Euro” va fi, în general, înțeleasă ca făcând trimitere la Europa, în timp ce „Firt” nu are niciun înțeles, acestei mărci verbale fiindu-i atribuite două componente: „Euro” și „Firt”). În astfel de cazuri, elementele semnelor constituite din un singur cuvânt ar putea fi considerate drept „componente” în terminologia Curții. Totuși, mărcile verbale nu ar trebui să fie disecate în mod artificial în componente ce nu vor fi identificate ca elemente separate de către publicul relevant. Este necesară o evaluare de la caz la caz pentru a stabili dacă împărțirea unui semn în componente este pur artificială [de exemplu, dacă împărțirea cuvântului „LIMEON”, referitor la fructe, în componentele „LIME” și „ON” ar fi artificială sau nu]3. 2.1.2 Ce este caracterul distinctiv? Curtea a definit caracterul distinctiv după cum urmează:

Pentru a determina caracterul distinctiv al unei mărci și, prin urmare, pentru a aprecia dacă aceasta are un caracter puternic distinctiv, instanța națională trebuie să efectueze o evaluare globală a capacității mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere și, astfel, de a distinge aceste produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi (sublinierea noastră).

(A se vedea Hotărârea din 22 iunie 1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punctul 22). Este important de precizat că acest caracter distinctiv este o problemă de grad și, atunci când se analizează caracterul distinctiv, se aplică o gradare în care un semn sau un element al unui semn poate fi total lipsit de caracter distinctiv, poate avea un caracter puternic distinctiv sau se poate situa oriunde între aceste două grade.

3 Explicații mai detaliate cu privire la acest aspect pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 3, Compararea semnelor.



Distinctiveness Caracter distinctiv Reputed De notorietate Use > recognition Utilizare > recunoaștere Enhanced distinctiveness Caracter puternic distinctiv Use > recognition Utilizare > recunoaștere Arbitrary Arbitrar Allusive Aluziv Descriptive Descriptiv Generic Generic Transport Transport Clothing Îmbrăcăminte Snacks Gustări Magazine Revistă Trucks Camioane Registrable Înregistrabil Un semn sau un element al unui semn nu este distinctiv dacă descrie exclusiv produsele și serviciile propriu-zise sau caracteristicile acelor produse și servicii (cum ar fi calitatea, valoarea, scopul, proveniența etc.) și/sau dacă utilizarea lui în comerț este comună pentru acele produse și servicii. În mod similar, un semn sau un element al unui semn care este generic (cum ar fi o formă comună a unui recipient sau o culoare comună) va fi, de asemenea, lipsit(ă) de caracter distinctiv. Un semn sau un element al unui semn va fi distinctiv în un grad mai scăzut atunci când face aluzie la caracteristicile produselor și serviciilor (dar nu le descrie exclusiv). Un semn sau un element al unui semn care nu este nici descriptiv, nici aluziv se consideră că are un grad „normal” al caracterului distinctiv intrinsec. Aceasta înseamnă că semnul sau elementul unui semn pus în discuție este în totalitate distinctiv, în sensul că nu este în niciun fel diminuată sau afectată capacitatea sa de a identifica produsele și serviciile pentru care a fost înregistrat ca provenind de la o întreprindere anume.



Orice grad mai pronunțat al caracterului distinctiv al mărcii anterioare, dobândit fie prin utilizare, fie pentru că marca este extrem de originală, neobișnuită sau unică, trebuie demonstrat de titular cu dovezi adecvate (a se vedea, de asemenea, punctul 2.3 de mai jos). În mod similar, solicitantul mărcii comunitare poate susține că semnul anterior sau un element al unui semn are un grad mai puțin pronunțat al caracterului distinctiv. Solicitantul mărcii comunitare va trebui să demonstreze aceste afirmații care afectează negativ caracterul distinctiv al mărcii anterioare. Unul din argumentele aduse cel mai frecvent de solicitanți este că marca anterioară sau una din componentele ei are un caracter distinctiv slab, având în vedere faptul că există numeroase mărci formate din elementul respectiv sau care îl includ. În cazul în care acest argument este susținut de solicitant numai prin referire la înregistrările mărcilor, Oficiul consideră că existența mai multor înregistrări de mărci nu este, în sine, foarte concludentă, întrucât nu reflectă neapărat situația de pe piață. Cu alte cuvinte, numai pe baza datelor din registru nu se poate presupune că toate mărcile au fost efectiv utilizate. Prin urmare, dovezile prezentate trebuie să demonstreze utilizarea răspândită la care au fost expuși consumatorii și familiarizarea lor cu mărcile care includ elementul în cauză, pentru a dovedi că elementul respectiv are un grad mai puțin pronunțat al caracterului distinctiv. Atunci când se analizează caracterul distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu, ar trebui să se considere întotdeauna că marca în cauză are cel puțin un grad minim al caracterului distinctiv intrinsec. Mărcile anterioare, comunitare sau naționale, se bucură de o „prezumție de validitate”, pe care Oficiul nu este abilitat să o contrazică. În Hotărârea din 24 mai 2012, C-196/11, „F1-LIVE”, punctele 40-41, Curtea a explicat clar că „în procedurile de opoziție la înregistrarea unei mărci comunitare, validitatea mărcilor naționale nu poate fi pusă în discuție”. Curtea a adăugat: „ar trebui reținut faptul că a caracteriza un semn ca fiind descriptiv sau generic echivalează cu contestarea caracterului distinctiv al acestuia”. 2.1.3 Aspecte ale caracterului distinctiv care trebuie să fie examinate Caracterul distinctiv ar trebui evaluat în ceea ce privește toate caracteristicile relevante ale mărcilor și ale componentelor acestora. Prin urmare, evaluarea ar trebui să vizeze capacitatea cuvintelor, elementelor figurative, culorilor și/sau aspectelor 3D ale semnelor de a identifica produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere anume. Caracterul distinctiv al unui semn poate fi accentuat mai mult dacă este utilizat într-o asemenea măsură încât se bucură de recunoaștere pe piață (a se vedea secțiunea 4.2.3 de mai jos). Oficiul examinează aspectele principale ale caracterului distinctiv după cum urmează: 1. Primul aspect constă în a examina dacă și în ce măsură componentele sunt

descriptive4, laudative sau nedistinctive sub alte aspecte. Scopul este de a stabili

4 Sub rezerva faptului că niciodată Divizia de opoziție nu poate considera că marca anterioară privită în ansamblu este nedistinctivă sau generică.



dacă părțile comune ale semnelor sunt sau nu elementele (cele mai) distinctive (a se vedea punctul 2.2 de mai jos).

2. Al doilea aspect constă în verificarea caracterului distinctiv al mărcii anterioare

privite în ansamblu. În această etapă, Oficiul trebuie să analizeze dacă marca anterioară a dobândit caracterul distinctiv ca urmare a utilizării pe care oponentul i-a dat-o (a se vedea punctul 2.3 de mai jos).

Gradul caracterului distinctiv în sine al semnului anterior reprezintă unul dintre factorii care trebuie luați în considerare în cadrul evaluării globale (Hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-251/95, „Sabel”, punctul 23). Aceasta este o chestiune de drept pe care Oficiul trebuie să o examineze, chiar dacă părțile nu prezintă observații asupra ei. Dimpotrivă, gradul caracterului puternic distinctiv dobândit prin utilizarea semnului anterior este o chestiune de fapt și de drept, pe care Oficiul nu o poate analiza dacă oponentul nu solicită și nu motivează acest lucru. Caracterul distinctiv intrinsec al mărcii contestate privite în ansamblu nu este examinat în cadrul procedurilor de opoziție. În cazul în care, în cursul procedurii de examinare, nu a fost ridicată nicio obiecțiune, se presupune că marca are cel puțin un caracter distinctiv minim. Caracterul puternic distinctiv al semnului contestat nu este relevant, deoarece riscul de confuzie impune o analiză a întinderii protecției mărcii anterioare mai degrabă decât a mărcii solicitate. Dacă o marcă anterioară este recunoscută ca având o întindere mai largă a protecției, datorită caracterului ei puternic distinctiv, notorietatea dobândită de marca solicitată este, în principiu, nerelevantă pentru evaluarea riscului de confuzie (Hotărârea din 3 septembrie 2009, C-498/07P, „La Española”, punctul 84). 2.1.4 Momentul relevant Caracterul distinctiv intrinsec al semnelor (sau al componentelor lor) ar trebui evaluat în momentul adoptării deciziei. Caracterul puternic distinctiv al mărcii (mărcilor) anterioare (în cazul în care este invocat) ar trebui să existe (i) în momentul depunerii cererii de înregistrare a MC contestate (sau orice dată de prioritate) și (ii) în momentul adoptării deciziei. Stabilirea momentului exact al evaluării caracterului distinctiv este importantă, întrucât gradul caracterului distinctiv al mărcilor nu este constant, ci variază în funcție de percepția publicului. Această percepție se poate schimba nu numai din cauza naturii utilizării mărcii specifice, ci și a altor factori (toate aceste elemente pot fi analizate exclusiv în lumina dovezilor prezentate de către părți). De exemplu, percepția publicului se poate schimba atunci când o marcă sau o componentă a ei a fost între timp utilizată în un mod similar de mai multe întreprinderi/mai mulți comercianți din sectorul de piață respectiv. Această utilizare comună a unui semn poate eroda unicitatea lui și, ca o consecință, capacitatea lui de a indica originea produselor și serviciilor. În acest context, este important să se analizeze cu atenție dacă situația descrisă există în toate zonele geografice și pentru toate produsele și serviciile relevante. Spre exemplu, datorită schimbărilor tehnologice în domeniul IT, a existat un număr crescut de cazuri în care componente precum „I” (internet), „E” (electronic) și „M” (mobil) au fost utilizate în asociere cu un cuvânt având o anume semnificație. În contextul comunicațiilor electronice, în prezent, se constată că aceste componente



sunt descriptive (Decizia din 19 aprilie 2004, R 0758/2002-2 – „ITUNES”, punctul 11), în timp ce înainte erau considerate ca fiind distinctive. 2.1.5 Produsele și serviciile relevante Evaluarea caracterului distinctiv intrinsec al semnelor (sau al componentelor acestora) este efectuată numai pentru produsele sau serviciile considerate identice sau similare, adică: • Marca anterioară este evaluată în ceea ce privește produsele și serviciile

înregistrate, considerate a fi identice sau similare cu produsele și serviciile contestate;

• Marca ce face obiectul contestației este analizată în ceea ce privește produsele

sau serviciile contestate, considerate a fi identice sau similare cu cele aferente mărcii anterioare.

Dacă gradul caracterului distinctiv al semnului anterior (sau al unei componente) diferă în funcție de produsele sau serviciile pe care le acoperă, acest lucru trebuie avut în vedere atunci când se determină domeniul de aplicare al comparației produselor și serviciilor aferente semnelor aflate în conflict. De exemplu, chiar dacă există identitate între produsele sau serviciile contestate și unele dintre produsele sau serviciile acoperite de marca anterioară, pentru care gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare (sau al unui element comun pentru ambele semne aflate în conflict) este considerat ca fiind mai scăzut decât normal, Oficiul trebuie să țină seama de alte produse sau servicii acoperite de marca anterioară care sunt similare (nu identice) cu cele aferente mărcii contestate, dar pentru care gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare (sau al componentei în cauză) este normal (sau accentuat). De exemplu, marca anterioară $tilettos acoperă atât produse din categoria încălțăminte pentru femei, cât și obiecte de acoperit capul, iar produsele contestate sunt cele din categoria încălțăminte. Marca $tilettos este aluzivă și, în consecință, nu are un caracter slab pentru produsele din categoria încălțăminte pentru femei, care sunt identice cu produsele contestate. Totuși, marca $tilettos are un caracter distinctiv normal pentru obiectele de acoperit capul, cuprinse în marca anterioară, care sunt similare cu produsele contestate. În cadrul evaluării globale, Oficiul trebuie să cântărească acești factori interconectați. Evaluarea caracterului puternic distinctiv al mărcii anterioare se efectuează numai pentru produsele sau serviciile protejate de semnul pentru care se invocă un caracter puternic distinctiv. În plus, importantă este percepția publicului relevant față de aceste produse și servicii (de exemplu, dacă implică sau nu existența unui public specializat).



2.2 Examinarea caracterului distinctiv intrinsec 2.2.1 Principii generale Primul pas în examinarea caracterului distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu și al unei componente a semnelor care urmează a fi comparate îl constituie examinarea caracterului lor distinctiv intrinsec. Examinarea caracterului distinctiv intrinsec se efectuează, la rândul ei, în două etape: în primul rând, trebuie să se determine dacă publicul relevant recunoaște sau nu conținutul semantic al mărcii în discuție, iar în al doilea rând dacă acel conținut semantic perceput este asociat cu și/sau are o utilizare comună în comerț pentru produse și servicii identice sau similare. În ceea ce privește prima etapă, respectiv dacă publicul relevant recunoaște un conținut semantic, acest aspect este analizat în cadrul comparării conceptuale a semnelor, care este descrisă în detaliu într-un alt capitol din prezentul Ghid5. Caracterul distinctiv intrinsec al mărcilor sau al componentelor acestora trebuie să fie evaluat ținând seama de fiecare dintre regiunile geografice relevante și de diferitele contexte lingvistice și culturale ale acestor zone. Ca atare, este posibil ca publicul din unele părți ale teritoriului relevant să nu înțeleagă conținutul descriptiv pe care îl poate avea o marcă în alte părți ale aceluiași teritoriu. În aceste situații, caracterul distinctiv pe care o marcă îl are în o zonă geografică nu va fi considerat ca fiind limitat din cauza percepției diferite a acesteia în alte zone geografice. Iată un exemplu de cauză în care considerentele lingvistice au fost esențiale pentru clarificarea problemei caracterului distinctiv:

Semnul anterior Semnul contestat Cauza nr.

FRUTISOL Solfrutta T-331/08

Produse și servicii: clasele 29, 30 și 32 Teritoriul: Uniunea Europeană Evaluarea componentelor „frut” și „sol”: „[…] este necesar să se facă o distincție între percepția publicului din state membre cum ar fi Italia și Spania, unde elementele «sol» și «frut» pot fi, în general, recunoscute și înțelese ca făcând aluzie la «soare» și, respectiv, la «fructe», și percepția publicului din state membre ca Ungaria, Finlanda și Lituania, unde aceste elemente nu au un astfel de echivalent apropiat în limbile lor naționale”. În statele membre din prima categorie, consumatorii pot asocia ambele mărci cu noțiunile de „fructe” și „soare”. În consecință, va exista un anumit nivel de similaritate conceptuală între ele […]. În statele membre din a doua categorie, consumatorii nu vor percepe nicio similaritate conceptuală între semne, deoarece nu vor atribui niciun înțeles special părților constituente ale vreunuia dintre aceste semne. (punctele 21 - 24).

Cea de a doua etapă constă în corelarea oricărui înțeles pe care publicul îl percepe la nivelul mărcilor cu produsele și serviciile identice sau similare aflate în litigiu: dacă publicul relevant percepe acest înțeles ca descriptiv, laudativ sau aluziv etc. pentru aceste produse și servicii, atunci caracterul distinctiv al acestui înțeles va fi diminuat pe măsură. Ar putea fi necesar să se facă o distincție între diversele produse și servicii implicate, deoarece constatarea lipsei caracterului distinctiv sau a unui caracter distinctiv limitat s-ar putea referi doar la o parte din acele produse și servicii.

5 A se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 3, Compararea semnelor: Comparația conceptuală.



Criteriile aplicate la examinarea caracterului distinctiv intrinsec al unui semn sau al unei componente a unui semn sunt aceleași cu principiile relevante aplicate atunci când mărcile sunt examinate pe baza motivelor absolute6. Totuși, în litigiile în care sunt invocate motive relative nu se ridică numai problema dacă un semn sau o componentă a unui semn este sau nu este distinctiv(ă) (adică dacă atinge pragul minim al caracterului distinctiv pentru înregistrare), ci și în ce grad este distinctiv(ă) pe scara de gradare menționată anterior. Prin urmare, de exemplu, un termen care nu este descriptiv, ci pur și simplu aluziv pentru produsele sau serviciile în cauză, ar putea fi suficient de distinctiv pentru a trece proba motivelor absolute, însă poate avea un caracter distinctiv mai slab decât nivelul normal în ceea ce privește motivele relative. Se presupune că mărcile anterioare înregistrate au cel puțin un grad minim al caracterului distinctiv intrinsec7. Atunci când sunt prezentate dovezi pentru a contrazice această prezumție, iar aceste dovezi sunt considerate convingătoare, mărcii anterioare îi poate fi conferit doar un domeniu redus de protecție, însă protecția nu va putea fi respinsă în totalitate. În cazul în care un solicitant de MC dovedește că a inițiat o acțiune de anulare împotriva mărcii anterioare înregistrate, atunci ar putea fi necesară suspendarea procedurilor de opoziție, în așteptarea rezultatului acelei acțiuni. Rezultatul examinării caracterului distinctiv intrinsec va fi unul dintre cele prezentate mai jos. Componentele • Componenta are un caracter distinctiv mai slab decât normal sau îi lipsește

caracterul distinctiv deoarece este descriptivă, aluzivă sau laudativă în ceea ce privește caracteristicile produselor sau serviciilor identice sau similare (sau deoarece este slabă sub alte aspecte). A se vedea exemplele de mai jos.

• Componenta are un caracter distinctiv normal deoarece nu este descriptivă,

evocativă, aluzivă sau laudativă (sau pentru că nu este slabă sub alte aspecte) în ceea ce privește produsele sau serviciile identice sau similare.

Marca anterioară • Marca anterioară are un caracter distinctiv mai slab decât normal deoarece,

privită în ansamblu, este aluzivă sau laudativă în ceea ce privește caracteristicile produselor sau serviciilor identice sau similare (sau pentru că este slabă sub alte aspecte). Astfel cum s-a arătat mai sus, Oficiul nu va concluziona că o marcă anterioară, privită în ansamblu, este descriptivă și/sau nedistinctivă8)

• Marca anterioară are un caracter distinctiv normal pentru că, privită în

ansamblu, nu este descriptivă, evocativă, aluzivă sau laudativă (sau pentru că nu este slabă sub alte aspecte) în ceea ce privește produsele sau serviciile identice sau similare.

6 Acestea sunt descrise in Ghid, Partea B, Examinarea. 7 A se vedea Hotărârea în cauza C-196/11, „F1-LIVE”, citată la punctul 2.1.2 de mai sus. 8 A se vedea mențiunile de la punctul 2.1.2 cu privire la „prezumția de validitate” care susține mărcile anterioare înregistrate.



Ar trebui remarcat faptul că practica Oficiului este de a analiza dacă, atunci când marca anterioară (sau componenta) nu este descriptivă (sau nedistinctivă sub alte aspecte), ea este considerată a avea un grad normal al caracterului distinctiv intrinsec. Astfel cum s-a arătat mai sus, acest grad al caracterului distinctiv poate fi accentuat mai mult dacă sunt prezentate dovezi adecvate prin care să se demonstreze că marca anterioară a dobândit un grad mai ridicat al caracterului distinctiv prin utilizare sau datorită faptului că este cu totul originală, neobișnuită sau unică. Astfel cum s-a menționat anterior la punctul 2.1, mărcile verbale constituite din un singur cuvânt pot conține, totuși, diverse componente, dintre care unele pot avea un caracter mai distinctiv decât altele (a se vedea cauza T-331/08, „Solfrutta”, citată anterior). 2.2.1.1 Exemple de componente descriptive


BYLY

T-514/08

Produse și servicii: clasa 3 Teritoriul: Uniunea Europeană Evaluarea elementului „products”: „[…] termenul «products» nu este suficient de distinctiv pentru a fi luat în considerare de consumatori” (punctul 39).


T-490/08

Produse și servicii: clasa 36 Teritoriul: Uniunea Europeană Evaluarea componentei „CAPITAL MARKETS’”: „publicul relevant, alcătuit din consumatori foarte atenți, bine informați și familiarizați cu termenii financiari de bază din limba engleză, va atribui o semnificație redusă înțelesului cuvintelor «capital» și «markets», care sunt descriptive pentru serviciile respective și care nu permit identificarea originii comerciale a mărcilor în discuție” (punctul 59).


R 0834/2009-1

Produse și servicii: clasele 3 și 5 Teritoriul: Uniunea Europeană Evaluarea dreptului anterior: chiar dacă semnele prezintă unele similarități, expresia „NATURAL BRONZE” este descriptivă pentru scopul produselor (bronzare), în ceea ce privește produsele din clasa 3 (punctul 31).


(CINEDAY et al.)

CINETAIN R 1306/2009-4

Produse și servicii: clasele 38 și 41 Teritoriul: Spania Evaluarea elementului „CINE”: Cuvântul „cine” are un înțeles descriptiv în sensul de „cinema (film)”.



Prin urmare, această componentă are doar o relevanță limitată în perceperea semnelor (punctul 36). Semnul anterior Semnul contestat Cauza nr.

NATURAL BEAUTY FROM WITHIN R 0991/2010-2

Produse și servicii: clasele 3 și 5 Teritoriul: Germania Evaluarea elementului „NATURAL BEAUTY”: Elementul „NATURAL BEAUTY” este o indicație clară și esențială a tipului și calității produselor. Publicul german înțelege semnificația acestor două cuvinte de bază, precum și combinația lor (punctele 31-35). 2.2.1.2 Exemple de componente laudative


MAGIC SEAT T-363/06

Produse și servicii: clasa 12 Teritoriul: Spania Evaluarea elementului „MAGIC”: Cuvântul „magic” va fi perceput de publicul relevant ca un simplu calificativ pentru cuvântul „seat” („scaun”), datorită asemănării lui cu cuvântul spaniol „mágico”, acesta fiind pur laudativ (punctul 39). Curtea a considerat că, în Spania, elementul „SEAT” nu va fi asociat cu cuvântul englezesc seat, ci cu binecunoscutul producător spaniol de autoturisme. Prin urmare, s-a constatat că elementul în cauză este distinctiv pentru produsele din clasa 12 (punctul 37).


STAR SNACKS

T-492/08

Produse și servicii: clasele 29, 30 și 32 Teritoriul: Uniunea Europeană Evaluarea elementului „STAR”: Elementul verbal „STAR” este laudativ, deoarece constituie pur și simplu (împreună cu celelalte elemente ale semnelor) o trimitere la produse alimentare de calitate superioară (punctul 52). 2.2.1.3 Exemple de componente aluzive


EL COTO

T-332/04

Produse și servicii: clasele 33, 35, 39 Teritoriul: Uniunea Europeană Evaluarea caracterului distinctiv al imaginii din cererea de MC contestată: elementul figurativ al mărcii evocă o vie; această componentă are o valoare distinctivă redusă în ceea ce privește vinurile (punctul 38). Evaluarea caracterului distinctiv intrinsec al cuvântului „COTO”: „Faptul că un termen este utilizat



curent în o limbă a UE nu înseamnă, în principiu, că nu este distinctiv atunci când nu desemnează produsele sau oricare dintre caracteristicile produselor pentru care este înregistrat” (punctul 51).


WORLDLINK T-325/04

Produse și servicii: clasa 36 Teritoriul: Uniunea Europeană Evaluarea elementelor „LINK” și „WORLD”: elementul „LiNK” („legătură”) nu este descriptiv în mod imediat, între altele, în ceea ce privește „servicii bancare de eliberare de numerar; servicii de transfer de fonduri și plăți; servicii de informare financiară” (clasa 36) acoperite de marca anterioară, ci este doar aluziv în privința acestor servicii. În schimb, elementul „world” („mondială”) va fi perceput ca descriptiv pentru un aspect al serviciilor acoperite, întrucât serviciile financiare sunt adesea furnizate la nivel mondial. În consecință, trebuie considerat că există un risc de confuzie, în pofida faptului că marca anterioară este, în o anumită măsură, aluzivă (punctul 68).


T-5/08-T-7/08

Produse și servicii: clasa 30 Teritoriul: Belgia, Germania, Grecia, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria și Portugalia Evaluarea elementului figurativ al unei căni de culoare roșie, așezate pe un pat de boabe de cafea: „Reprezentarea unei căni roșii pe un pat de boabe de cafea în partea inferioară (a mărcii) are un grad scăzut al caracterului distinctiv pentru produsele în cauză. Cana de culoare roșie și boabele de cafea nu pot fi considerate ca având un caracter puternic distinctiv, întrucât sugerează produsele în cauză. Dimpotrivă […] sunt banale. În contextul comercializării cafelei sau a băuturilor pe bază de cafea, reprezentarea cafelei în cană, gata să fie băută, și a cafelei sub formă de boabe este obișnuită” (punctul 44).

2.2.1.4 Exemple de mărci anterioare cu caracter distinctiv intrinsec slab


R 522/2010-1 (apel pendinte)

Produse și servicii: clasele 30, 31 și 42 Teritoriul: Uniunea Europeană Evaluarea caracterului distinctiv al semnului anterior: „[…] Camera de recurs consideră că semnul anterior este o marcă având un caracter distinctiv foarte slab. Astfel cum s-a arătat anterior, impresia generală creată de acest semn nu înseamnă mai mult decât un desen simplificat al unei etichete, în care cuvântul «PREMIUM» predomină vizual. Acest cuvânt este o referire laudativă la un element excelent (de exemplu, calitatea unui produs) și, datorită naturii sale foarte răspândite și utilizării comune în comercializarea diverselor produse și servicii, va fi înțeles de cea mai mare parte a publicului european” (punctul 38).




KID

R 0249/2002-3

Produse și servicii: clasa 28 Teritoriul: Spania Evaluarea caracterului distinctiv al semnului anterior: Marca anterioară constă în cuvântul KID. În limba engleză, acest cuvânt înseamnă persoană tânără, copil. Aplicat la jocurile și jucăriile din clasa 28, termenul este, în mod clar, descriptiv. El indică, în mod direct și imediat, destinația produselor acoperite de înregistrarea anterioară. Din acest motiv, marca oponentului are un caracter distinctiv foarte slab (punctul 16).

Semnul anterior Semnul contestat Cauza nr. ALASKA ALASKA ECU R 1239/2008-1

Produse și servicii: clasa 11 Frigidere și congelatoare Teritoriul: Spania Evaluarea caracterului distinctiv al semnului anterior: […] Având în vedere că elementul verbal „Alaska” are un caracter distinctiv slab, fiind aluziv în privința produselor în cauză […] (punctul 51). […] Această constatare este justificată și de caracterul distinctiv slab al mărcii oponentului, precum și de faptul că oponentul nici nu a pretins că marca sa are un grad ridicat al caracterului distinctiv pe baza utilizării sau a notorietății, nici nu a prezentat dovezi în acest sens. Astfel cum s-a menționat anterior, aceasta nu se poate deduce din dovada utilizării […] (punctul 53). 2.2.2 Teme specifice 2.2.2.1 Semnele constituite dintr-o singură literă sau din cifre și semnele scurte În conformitate cu Hotărârea Curții din 9 septembrie 2010 C-265/09P, „α” , caracterul distinctiv al mărcilor constituite din o singură literă trebuie evaluat după aceleași criterii care se aplică și altor mărci verbale (punctele 33-39). Deși această hotărâre se referă la motivele absolute, nu este mai puțin adevărat că principiul stabilit de Curte se aplică și în cauzele inter partes, atunci când este nevoie să se determine întinderea protecției mărcilor alcătuite din o singură literă. Curtea, deși a recunoscut că stabilirea caracterului distinctiv se poate dovedi mai dificilă în cazul mărcilor constituite din o singură literă decât în cel al altor mărci verbale, a considerat că aceste circumstanțe nu justifică impunerea de criterii specifice, mai stricte, pentru acest tip de marcă. De asemenea, Curtea a evocat principiul consacrat potrivit căruia caracterul distinctiv al unei mărci constituite din o singură literă (indiferent dacă este reprezentată cu caractere standard sau cu caractere stilizate) trebuie apreciat pe baza unei evaluări faptice, având în vedere produsele și/sau serviciile în cauză. Hotărârea sugerează că nu este corect să se țină seama de presupuneri, de exemplu de o declarație a priori, potrivit căreia consumatorii nu obișnuiesc să perceapă literele unice ca pe niște mărci, sau de argumente generice precum cel referitor la disponibilitatea semnelor, dat fiind numărul limitat de litere. Tribunalul a confirmat faptul că o marcă ce este constituită din o singură literă sau o singură cifră poate avea, într-adevăr, un caracter distinctiv intrinsec (a se vedea Hotărârea din 8 mai 2012, cauza T-101/11, „G / G+”, punctul 50 și Hotărârea din 6 octombrie 2011, T-176/10, „Seven for all mankind”, punctul 36 pentru numerale). În Hotărârea din 10 mai 2011, T-187/10, „G/G”, Tribunalul a respins argumentul



solicitantului, în opinia căruia literele unice sunt, în sine, lipsite de caracter distinctiv și numai reprezentarea lor grafică ar fi protejată (a se vedea punctele 38 și 49). În consecință, deși mărcile anterioare înregistrate constituite din o singură literă (sau o singură cifră), reprezentate cu caractere standard, se bucură de o prezumție de validitate, în cele din urmă va trebui să se evalueze gradul caracterului distinctiv intrinsec al acestor mărci în ceea ce privește produsele și/sau serviciile în cauză. În cazul prezentării unei cereri corespunzătoare, ar trebui să se țină seama de dovezile depuse de opozant, prin care acesta demonstrează, în mod indubitabil, că marca înregistrată constituită din o singură literă a dobândit cel puțin un caracter distinctiv puternic, dacă nu notorietate. Această situație ar putea împrumuta mărcii anterioare o sferă mai largă a protecției. Impactul acesteia asupra rezultatului final trebuie analizat cu atenție: caracterul puternic distinctiv sau notorietatea mărcii anterioare nu ar justifica o constatare a riscului de confuzie în cazul în care caracterele grafice diferite ale mărcilor permit să se facă o deosebire clară între ele. Considerentele de mai sus se aplică atât mărcilor constituite din o singură literă/cifră, reprezentate cu caractere standard (adică mărcilor verbale), cât și mărcilor formate din o singură literă/cifră stilizată. De asemenea, în conformitate cu hotărârea „α”, în ceea ce privește semnele constituite din două litere, în afara cazului în care combinația de litere, ca atare, este în mod intrinsec nedistinctivă pentru produse și servicii (de exemplu, „XL” pentru produsele din clasa 25), aceste semne nu sunt în mod necesar distinctive doar în un grad scăzut. Aceleași reguli se aplică și în cazul numeralelor. 2.2.2.2 Elementele banale Există cazuri în care semnele sunt alcătuite din unul sau mai multe elemente verbale distinctive și din unul sau mai multe elemente figurative care sunt percepute de publicul relevant ca fiind banale sau care au devenit banale. Aceste elemente figurative constau, adesea, în o simplă figură geometrică (de exemplu, chenare, etichete) sau în culori frecvent utilizate în sectorul de piață (de exemplu, roșu pentru extinctoare, galben sau roșu sau portocaliu pentru sectorul poștal, în funcție de statul membru în cauză). Din acest motiv, astfel de elemente banale sunt considerate nedistinctive.


ARCO

R1929/2010-2

Produse și servicii: clasa 9 Teritoriul: Uniunea Europeană Evaluarea elementelor figurative: elementele verbale ale celor două semne coincid. Chiar dacă nu este neglijabil din punctul de vedere al dimensiunii, elementul figurativ al MC contestate ar putea fi perceput de consumatori, în esență, ca simplu element decorativ și nu ca element ce indică originea comercială a produselor (punctul 43).



2.2.2.3 Declarații de neinvocare În conformitate cu articolul 37 din RMC, Oficiul poate impune o declarație de neinvocare a drepturilor exclusive în cazul în care marca respectivă conține un element nedistinctiv, iar includerea acelui element ar provoca dubii cu privire la întinderea protecției. De asemenea, Oficiul acceptă astfel de declarații de neinvocare depuse în mod voluntar. Declarația de neinvocare este prevăzută, de asemenea, în unele sisteme naționale referitoare la mărci. Astfel de declarații de neinvocare sunt asumate de Oficiu și au efect obligatoriu chiar dacă, la o analiză independentă, elementul ar putea părea distinctiv. Efectele unei declarații de neinvocare sunt următoarele: • în cazul în care marca anterioară conține o declarație de neinvocare, titularul este

împiedicat să invoce cu succes drepturile din elementul la care se renunță. Prin urmare, nu va exista niciun risc de confuzie cu o cerere ulterioară de marcă comunitară cu care coincide numai prin elementul la care se referă renunțarea la invocare (a se vedea Decizia din 6 octombrie 2008, R 0021/2008-4, „AUTENTICO JABUGO”, punctul 17, în care s-a renunțat la invocarea elementului JABUGO).

• în cazul în care marca anterioară figurativă conține două cuvinte și nu va fi

invocat niciunul la ambele, domeniul de protecție este redus la maniera și ordinea exactă în care sunt combinate cele două cuvinte.

De remarcat următoarele aspecte: în cazul în care cele două mărci coincid în ceea ce privește elementul la a cărui invocare se renunță, declarația de neinvocare introdusă de titularul cererii de înregistrare a mărcii comunitare va fi lipsită de scop, pentru că nu poate impune nicio obligație asupra titularului mărcii anterioare. Cu alte cuvinte, titularul cererii de înregistrare a mărcii comunitare nu poate reduce în mod unilateral întinderea protecției mărcii anterioare (a se vedea Decizia din 11 februarie 2010, R 0229/2009-2, „DOUGHNUT THEATER”, punctul 58 sau Decizia din 29 martie 2012, R 2499/2010-1, „ACETAT Silicon 101E (fig.)”, punctele 18 și 19). 2.2.2.4 Mărcile colective În cazul în care marca ce stă la baza opoziției este colectivă, caracterul distinctiv intrinsec al acesteia va fi analizat conform metodei obișnuite. Marca poate avea un grad scăzut sau chiar foarte scăzut al caracterului distinctiv intrinsec atunci când se referă la natura sau la alte caracteristici ale produselor în cauză. Faptul că marca este una colectivă nu înseamnă că întinderea protecției sale este mai vastă (a se vedea Hotărârea din 13 iunie 2012, T-534/10, „HELLIM”, punctele 49-52, și Hotărârea din 5 decembrie 2012, T-143/11, „F.F.R.”, punctul 61). 2.3 Examinarea caracterului puternic distinctiv Așa cum s-a menționat anterior, după examinarea caracterului distinctiv intrinsec, al doilea aspect constă în a verifica – cu condiția ca oponentul să fi depus cererea



corespunzătoare9 – dacă marca anterioară a dobândit caracterul puternic distinctiv în momentul depunerii (sau la data priorității) cererii de înregistrare a mărcii comunitare contestate, ca urmare a utilizării sale de către oponent. Întotdeauna trebuie să se țină seama de caracterul distinctiv al mărcii anterioare atunci când se decide asupra existenței riscului de confuzie. Cu cât marca anterioară este mai distinctivă, cu atât riscul de confuzie va fi mai mare (Hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-251/95, „Sabèl”, punctul 24). Prin urmare, mărcile cu un caracter puternic distinctiv se bucură, fie în sine, fie datorită recunoașterii lor pe piață, de o protecție mai întinsă decât mărcile cu un caracter distinctiv mai slab (Hotărârea din 29 septembrie 1998, C-39/97, „Canon” punctul 18). În practică, aceasta înseamnă că, atunci când o marcă anterioară are un caracter puternic distinctiv sau notorietate, acest fapt constituie un argument în favoarea constatării existenței riscului de confuzie. Caracterul puternic distinctiv impune recunoașterea mărcii de către publicul relevant. Această recunoaștere poate accentua caracterul distinctiv al mărcilor cu un caracter distinctiv intrinsec slab sau inexistent, dar și pe cel al mărcilor care sunt distinctive în mod intrinsec.

Marca anterioară Semnul contestat Cauza nr.

CRISTAL

R 0037/2000-2

Produse și servicii: clasa 33 Teritoriul: Franța Evaluarea mărcii anterioare „CRISTAL”: „În ceea ce privește afirmația potrivit căreia „Cristal” este un cuvânt descriptiv pentru produsele în cauză (vinuri spumoase cu aspect cristalin), Camera de recurs nu o poate accepta. Pe de o parte, aceasta este o indicație evocatoare ce sugerează caracterul cristalin al vinurilor, dar care nu descrie în niciun fel produsul. Pe de altă parte, Camera de recurs consideră că a fost demonstrat caracterul puternic distinctiv al mărcii CRISTAL pe piața franceză” (punctul 31). Curtea a oferit câteva indicații cu privire la evaluarea caracterului distinctiv dobândit prin utilizarea mărcii anterioare și a prezentat o listă neexhaustivă de factori:

Pentru efectuarea evaluării, ar trebui să se țină seama, în mod special, de caracteristicile intrinseci ale mărcii, inclusiv de faptul că aceasta conține sau nu conține un element descriptiv referitor la produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată; de cota de piață pe care o deține marca; de cât de intensă, răspândită din punct de vedere geografic și veche în ceea ce privește utilizarea este marca; de sumele investite de întreprindere în promovarea mărcii; de proporția categoriilor relevante de public care, datorită mărcii, identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere anume; și de declarațiile camerelor de comerț și industrie sau ale altor asociații comerciale și profesionale.

9 A se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 1, Aspecte procedurale.



(A se vedea Hotărârea din 22 iunie 1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer” punctul 23.) Dovada caracterului puternic distinctiv dobândit prin utilizare se poate referi atât la (i) zona geografică relevantă, cât și la (ii) produsele și serviciile relevante. Oponentul poate invoca un caracter puternic distinctiv al mărcii anterioare numai pentru o parte din produsele și serviciile înregistrate. Potrivit dovezilor prezentate, Oficiul trebuie să stabilească exact pentru care anume produse și servicii a fost dobândit caracterul distinctiv. Natura, factorii, dovezile10 și evaluarea caracterului puternic distinctiv sunt aceleași ca în cazul notorietății. Totuși, constatarea notorietății necesită atingerea unui anumit prag, în timp ce, așa cum s-a arătat mai înainte, pentru constatarea caracterului puternic distinctiv, acest prag se poate situa la un nivel mai redus. Caracterul puternic distinctiv înseamnă orice element situat la un nivel superior față de caracterul distinctiv intrinsec.

Marca anterioară Semnul contestat Cauza nr. EL COTO

T-332/04

Produse și servicii: clasele 33, 35, 39 Teritoriul: Uniunea Europeană Evaluarea caracterului puternic distinctiv al mărcii „EL COTO”: „Camera de recurs a luat în considerare cunoașterea pe piață a mărcii anterioare «EL COTO» și a efectuat o apreciere corectă a principiilor de jurisprudență relevante pentru a ajunge la concluzia că marca anterioară «EL COTO» are un caracter puternic distinctiv; la baza acestei constatări au stat următoarele: certificatul emis de secretarul general al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada «Rioja», care atestă că din 1977 proprietarul își comercializează vinurile, între altele, sub numele de mărci «El Coto” și «Coto de Imaz» și că aceste mărci «se bucură de o notorietate semnificativă» în Spania; diferitele decizii ale Oficiului spaniol pentru invenții și mărci prin care se recunoaște că marca «EL COTO» este renumită în Spania; un document privind evoluția vânzărilor, care indică faptul că, în anii 1995, 1996, 1997 și 1998, sub marca «El Coto» s-au vândut 339 852, 379 847, 435 857 și, respectiv, 464 080 de cutii a câte douăsprezece sticle de vin” (punctul 50). De asemenea, este important de amintit opinia Curții, potrivit căreia dobândirea caracterului distinctiv al unei mărci poate fi rezultatul utilizării ei ca parte a unei alte mărci înregistrate (Hotărârea din 7 iulie 2005, C-353/03, „Have a break”, punctele 30 și 32, și Hotărârea din 7 septembrie 2006, T-168/04, „Aire Limpio”, punctul 74). Este suficient ca, în urma acestei utilizări, publicul relevant să perceapă în realitate produsul sau serviciul desemnat de mărcile anterioare ca pe un produs sau serviciu provenind de la o întreprindere anume. Rezultatul examinării caracterului puternic distinctiv va fi unul dintre următoarele: • atunci când nu există nicio dovadă în susținerea caracterului puternic distinctiv în

privința produselor și serviciilor relevante sau a teritoriului, sau dacă dovezile sunt insuficiente, gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare va fi caracterul distinctiv intrinsec al acesteia (mai slab decât normal sau normal).

10 Pentru detalii suplimentare cu privire la dovezile necesare și la evaluarea acestora, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 5, articolul 8 alineatul (5).



• în cazul în care există dovezi în susținerea caracterului puternic distinctiv în

privința tuturor sau a unora dintre produsele și serviciile relevante, precum și a teritoriului, iar aceste dovezi sunt suficiente:

○ dacă marca anterioară are un caracter distinctiv intrinsec mai slab decât

normal, este posibil ca marca/componenta să fi dobândit un grad normal sau chiar un grad ridicat al caracterului distinctiv, în funcție de dovezile prezentate11; sau

○ dacă marca anterioară are un caracter distinctiv intrinsec normal, este

posibil ca aceasta să fi dobândit un caracter puternic distinctiv. Trebuie amintit că, deși este posibil ca o marcă privită în ansamblu să fi dobândit un caracter distinctiv puternic, pot exista elemente descriptive cu un caracter distinctiv mai slab decât normal sau care pot fi lipsite de caracter distinctiv. De exemplu, caracterul puternic distinctiv al mărcii „Coca Cola” în ansamblu nu schimbă cu nimic faptul că elementul „Cola” rămâne total descriptiv pentru anumite produse.

11 Pentru detalii suplimentare cu privire la dovezile necesare și la evaluarea lor, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 5, articolul 8 alineatul (5).

GHID PRIVIND EXAMINAREA EFECTUATĂ DE OFICIUL PENTRU ... · Identitatea și riscul de confuzie –...

Documents

Transcript of GHID PRIVIND EXAMINAREA EFECTUATĂ DE OFICIUL PENTRU ... · Identitatea și riscul de confuzie –...